Verso una Direttiva europea anticontraffazione: paesi membri a *** Il crimine paga tra valore intrinseco della merce contraffatta e danno potenziale

Transcript

1 1 Verso una Direttiva europea anticontraffazione: paesi membri a *** Convegno organizzato da Indicam Milano, 10 giugno 2002 Il crimine paga tra valore intrinseco della merce contraffatta e danno potenziale Avv. Giovanni Bana Avv. Lucio Camaldo Nell ambito del Convegno, molto puntualmente indetto da INDICAM sul tema Verso una direttiva europea anticontraffazione: paesi membri a confronto, avendo riguardo alla prospettiva europea e a quello che potrà cambiare anche nel sistema giuridico italiano a seguito del recepimento di tale normativa, si ritiene utile proporre alcune riflessioni sul risarcimento del danno potenziale nella contraffazione. Bisogna anzitutto premettere che la repressione della condotta di contraffazione dei marchi o dei segni distintivi e della attività di vendita dei prodotti recanti tali contrassegni falsificati può essere efficacemente condotta, nel nostro paese come nell Unione europea, soltanto attraverso Sul tema della contraffazione e della tutela penale del marchio si segnalano i seguenti contributi dell Avv. Lucio Camaldo, Una recente pronuncia della Cassazione sul <<falso grossolano>> nella contraffazione di marchi: un orientamento criticabile, in Rivista di diritto industriale, 2000, I, p. 209 ss.; Il révirement delle Suprema Corte in tema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, in Rivista di diritto industriale, 2001, II, pp. 169 ss.; Vendita di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione: osservazioni sul concorso di reati alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, in Rivista diritto industriale, 2002, II, pp. 4 ss.; La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi: analisi dei recenti orientamenti della giurisprudenza, pubblicato nell area download del sito Internet di Indicam: Nuove prospettive per la costituzione di parte civile degli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato di contraffazione e vendita di prodotti con marchi falsi, pubblicato nell area download del sito Internet di Indicam.

2 2 una duplice azione sul piano penale, da un lato, e sotto il profilo civilistico, dall altro. Dall angolo visuale del sistema di giustizia penale, è necessario che gli organi inquirenti, polizia giudiziaria e magistratura, si impegnino in una attività congiunta e altamente specializzata diretta a ricercare i prodotti contraffatti e a risalire alle organizzazioni criminali dedite alla contraffazione dei marchi e al commercio degli oggetti falsi. A tal fine l esperienza maturata presso la Procura della Repubblica di Milano ha evidenziato l opportunità di costituire un pool investigativo formato da soggetti con specifiche competenze in materia, in grado di individuare i canali di produzione della merce contraffatta, identificare gli autori del reato e assicurare le prove in vista del processo penale (attraverso perquisizioni e sequestri). Gli strumenti propri della legge penale, che punisce con una pena piuttosto severa chi pone in essere una condotta di contraffazione o altre attività ad essa legate (artt. 473, 474, 514, 517, 648 c.p.), non possono essere disgiunti da una azione civile tesa a garantire al detentore del marchio registrato il risarcimento del danno derivante dal reato. I due piani (penale e civile) si intersecano nel nostro sistema giuridico in quanto è consentito al titolare del marchio di esercitare l azione civile di risarcimento del danno nel processo penale, diretto ad accertare la responsabilità per le fattispecie di contraffazione o per le attività connesse. Attraverso la costituzione di parte civile (artt. 74 e seg. c.p.p.) è infatti possibile chiedere che il giudice penale si pronunci, oltre che sulla sussistenza del reato contestato, anche sul diritto al risarcimento del danno cagionato dall attività delittuosa a favore del detentore del marchio o del segno distintivo che è stato contraffatto.

3 3 Il giudice penale, pronunciandosi sulla domanda di risarcimento del danno (pronuncia sull an debeatur), può condannare l imputato al risarcimento, provvedendo alla liquidazione del danno (quantum debeatur), oppure pronunciare condanna generica e rimettere le parti davanti al giudice civile, se le prove acquisite non consentono la liquidazione (artt. 538 e 539 c.p.p.). In sede penale è comunque possibile ottenere la condanna al pagamento di una provvisionale che è immediatamente esecutiva (art. 540 c.p.p.). Si vuole evidenziare che tra le voci di danno risarcibile, oltre a quelle già pacificamente riconosciute dalla giurisprudenza, è configurabile anche una riparazione pecuniaria per il danno potenziale che l attività di contraffazione ha comportato per il titolare del marchio originale. Si pensi al caso, tratto da un recente procedimento penale attualmente in corso, che vede coinvolto un soggetto il quale ha prodotto etichette contraffatte riproducenti il marchio, legittimamente registrato dal titolare, e le ha apposte su prodotti non originali. Non vi è dubbio che l autore della contraffazione debba rispondere a titolo penale del reato di cui all art. 473 c.p. e, conseguentemente, a titolo civile debba risarcire il danno derivante dall aver violato il diritto di esclusiva e di marchio, ritenuto dalla giurisprudenza sussistente in re ipsa nell atto di contraffazione. 1 Si ritiene però, secondo la prospettiva enunciata, che l agente dovrebbe essere condannato anche a risarcire il danno potenziale, in considerazione del fatto che questi, applicando le etichette contraffatte sui propri prodotti ha creato una perdita economica per il detentore del marchio. 1 Per una ampia panoramica degli orientamenti giurisprudenziali sul tema cfr. G. SENA, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, Giuffrè, 2001, p. 233.

4 4 Il pregiudizio subito dal titolare del marchio consiste, infatti, non soltanto nella riproduzione abusiva del proprio marchio, ma anche nella apposizione dello stesso su prodotti diversi dai propri. Il danno potenziale può configurarsi in una lesione dell immagine del produttore, ove il marchio sia apposto su oggetti di scadente qualità o di scarso valore. Dalla attività di contraffazione posta in essere può, inoltre, derivare una riduzione della credibilità o del prestigio del titolare del marchio presso la propria clientela, in relazione alla possibile difformità del prodotto acquistato rispetto alle aspettative del consumatore, fondate sull erronea convinzione della provenienza del prodotto dalla fonte di origine risultante dal marchio apposto su di esso. 2 La diffusione a basso prezzo di prodotti contrassegnati da un falso marchio provoca anche una svalutazione del valore dei prodotti originali, con conseguenti perdite sotto il profilo economico. Dunque, riprendendo il caso proposto in precedenza, oltre al danno legato al valore intrinseco dell oggetto contraffatto (ossia le etichette), è opportuno individuare un danno potenzialmente legato all applicazione delle marchio contraffatto sul prodotto posto illegittimamente in circolazione. Se infatti il rischio per il contraffattore fosse limitato al valore intrinseco, a questi potrebbe convenire rischiare dal punto di vista economico. Per esempio, nell ipotesi di contraffazione di etichette da apporre sulle bottiglie di vino, se si guarda soltanto al valore intrinseco dell etichetta, il danno che il contraffattore rischia di dover risarcire è molto limitato, inducendolo così a rischiare, potendo conseguire un ingente guadagno (di qui l espressione il crimine paga ) qualora egli non venga 2 Cfr. Tribunale di Roma, 26 febbraio 1982, in Giur ann. dir. ind., 1528/8; Corte d Appello di Bologna, 27 gennaio 1996, ivi, 3585/3.

5 5 scoperto e proceda indisturbato all apposizione delle false etichette sul suo prodotto. La soluzione più opportuna nell intento di una repressione efficace della contraffazione consiste nel mettere il contraffattore di fronte anche al danno potenziale che deriva al produttore dalla diffusione delle suddette etichette contraffatte apposte su beni di qualità inferiore a quella originale. Si auspica, pertanto, che l orientamento della giurisprudenza, nonché di quanti contribuiranno alla costruzione del nuovo sistema europeo, possa seguire la strada indicata che conduce a una maggiore tutela dei diritti delle imprese titolari dei marchi a fronte del fenomeno, sempre più esteso quantitativamente e territorialmente, della contraffazione. (Studio Legale Bana V. S. Antonio Milano tel info@studiobana.it)