NASCE L IMPRESA Come tutelare la proprietà industriale ELISABETTA GUALANDRI VALERIA VENTURELLI

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1 NASCE L IMPRESA Come tutelare la proprietà industriale ELISABETTA GUALANDRI VALERIA VENTURELLI

2 NASCE L IMPRESA Come tutelare la proprietà industriale A cura di Elisabetta Gualandri e Valeria Venturelli Approfondimento di Brunacci & Partners

3 Elisabetta Gualandri è Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all Università di Modena e Reggio Emilia. Svolge attività di ricerca con riferimento a temi bancari e finanziari nell ambito del Cefin, Centro Studi Banca e Finanza, e con riferimento allo start-up d impresa nell ambito di Softech-ICT, Centro di ricerca industriale per le imprese. Su tali temi di ricerca ha prodotto numerose pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale. INDICE Valeria Venturelli è Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari all Università di Modena e Reggio Emilia. Svolge attività di ricerca con riferimento a temi bancari e finanziari nell ambito del Cefin, Centro Studi Banca e Finanza, e con riferimento allo start-up d impresa nell ambito di Softech-ICT, Centro di ricerca industriale per le imprese. Su tali temi di ricerca ha prodotto numerose pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale. CENTRO STUDI BANCA E FINANZA PREFAZIONE INTRODUZIONE ALLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE Premessa Il brevetto Il design (o modello) Il marchio LA POLITICA BREVETTUALE DELLA START-UP 25 Si ringraziano 2.1 Una nuova invenzione: cosa fare? Le ricerche brevettuali La comprensione del brevetto La contraffazione del brevetto Lo sfruttamento del brevetto Considerazioni su design e marchi 56 03

4 3. VALUTAZIONI DEI BUSINESS ANGELS Analisi quantitativa dei brevetti della start-up Analisi qualitativa dei brevetti della start-up Analisi dei design e dei marchi della start-up 66 PREFAZIONE 4. FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTION) 69 ALLEGATI 73 GLOSSARIO 85 Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Modena, nell'ambito di riflessioni allargate su un modello territoriale che favorisca lo sviluppo di nuove imprese e sulla creazione di opportunità per i giovani, ha deciso di investire risorse ed energie per la creazione di un progetto che favorisca la nascita e la crescita di start-up innovative, che portino valore aggiunto al tessuto imprenditoriale della nostra provincia. Il progetto valorizza anche il ruolo del business angel quale soggetto chiave nella fase di avvio di nuove iniziative economiche. Crediamo fermamente che, per le sue peculiarità, l'investitore informale possa infatti apportare un contributo determinante a dare risposta a problematiche fondamentali che si pongono a chi voglia avvicinarsi al mondo dell impresa: l esigenza di finanziamento della start-up; il fabbisogno di competenze manageriali e gestionali trasversali, che un aspirante imprenditore non sempre ha avuto modo di sviluppare; l'opportunità di accesso a percorsi e reti di contatti già consolidati, utili ad accelerare la crescita. Inoltre è evidente l'ambizione di facilitare un indispensabile salto culturale rispetto ai modelli del passato: oltre alla preparazione tecnica, alle competenze gestionali e al coraggio necessario ad affrontare i nuovi scenari, oggi più che mai sono cogenti una attenta pianificazione finanziaria e l'impegno a tutelare il proprio know-how, per valorizzarlo e difenderlo. Da queste tematiche primarie l'iniziativa di una guida in quattro volumi, la cui chiave di lettura intende rispondere alle esigenze sia dei neo-imprenditori sia dei business angel, valorizzando per entrambi, ognuno con lo specifico punto di vista, priorità e strumenti. A nome del Gruppo che ho l'onore di presiedere ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il progetto, nonché tutti nostri colleghi imprenditori, nei quali da sempre troviamo supporto e stimolo per indirizzare il nostro ruolo e il nostro impegno affinché il territorio modenese rimanga protagonista dei mercati mondiali. 04 Davide Malagoli, presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Modena 05

5 06 Il progetto Servizi per la nuova imprenditoria innovativa del territorio è stato svolto nell ambito del Dipartimento di Economia Aziendale dell Università di Modena e Reggio Emilia, sotto la supervisione di Elisabetta Gualandri e Valeria Venturelli - Cefin (Centro Studi Banca e Finanza) e Softech-ICT (Centro di ricerca industriale per le imprese). L obiettivo del progetto è stato di identificare i principali servizi e strumenti volti a facilitare la nascita e lo sviluppo di start-up ad alto contenuto d innovazione tecnologica, tra cui gli di spin-off universitari. Il fine è di contribuire a superare sia il gap di conoscenza (knowledge gap) sia il gap finanziario (financing gap) che contraddistinguono le nuove iniziative imprenditoriali innovative. Centrale a tal fine è la valorizzazione dei business angels, investitori informali generalmente radicati sul territorio, apportatori sia di conoscenze tecniche/manageriali, sia di capitale di rischio. Il progetto è stato articolato in tre fasi principali. Nella prima fase si è proceduto a una duplice mappatura: da un lato le esigenze finanziarie e non delle neo imprese e dall altro le tipologie di servizi offerti ai potenziali investitori in capitale di rischio dai principali network/associazioni di business angels in ambito nazionale e internazionale. L obiettivo della seconda fase è stato quello di far emergere i principali elementi che ostacolano l incontro tra domanda e offerta di know-how e di finanziamenti per le start-up, con specifico riferimento al nostro territorio. Tale fase è stata realizzata con due modalità: da un lato con interviste ad un campione di imprenditori in prevalenza associati a Confindustria Modena che nel recente passato hanno avviato una attività di tipo innovativo/tecnologico; dall altro lato attraverso un focus group con investitori informali, business angels, operanti nel territorio. Sulla base dell analisi delle risultanze delle prime due fasi della ricerca, si è proceduto alla realizzazione di una guida operativa suddivisa in quattro volumi: uno dedicato allo start-up d impresa [Start-up: dal progetto al mercato], uno ai business angels [Business angels: investitori a valore aggiunto], uno alla redazione ed utilizzo del business plan [Business plan: come costruirlo e interpretarlo] ed uno alla tutela della proprietà industriale [Come tutelare la proprietà industriale]. Ogni volume si chiude con le principali domande poste più frequentemente [FAQ], il glossario dei termini utilizzati e l elenco dei link utili all approfondimento degli specifici temi trattati. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al focus group e alle interviste, per il prezioso contributo alla realizzazione del progetto e di questi volumi. Il volume Come tutelare la proprietà industriale è stato redatto in collaborazione con lo Studio Brunacci & Partners di Modena ed approfondisce l argomento della proprietà industriale e degli strumenti legali a disposizione delle compagnie di recente costituzione per proteggere i frutti della propria attività imprenditoriale. L obbiettivo di questo volume è quello di fornire non solo una panoramica dei suddetti strumenti legali ma anche una serie di suggerimenti, avvertimenti e riflessioni utili per lo sfruttamento della proprietà industriale, sia dal lato dei neo imprenditori che dei possibili business angels interessati ad investire nell impresa. Nel primo capitolo vengono introdotti i titoli di proprietà industriale che maggiormente condizionano le imprese, ossia il brevetto, il design ed il marchio, fornendo le informazioni base per la loro comprensione, gestione ed utilizzo. I temi trattati nel secondo capitolo riguardano l argomento della proprietà industriale dal punto di vista delle start-up companies ed è diretto ad agevolare i neo imprenditori nella definizione della politica brevettuale più conveniente da adottare allo scopo di tutelare la propria attività imprenditoriale ed ottenerne un corrispondente successo economico. Il terzo e ultimo capitolo analizza gli aspetti che devono essere presi in considerazione da parte di un Business Angel per valutare pienamente il portafoglio brevettuale di una start-up company e stabilire correttamente la convenienza o meno ad investire in essa. Modena, dicembre 2011 Elisabetta Gualandri e Valeria Venturelli - Università di Modena e Reggio Emilia 1.1 Premessa CAPITOLO 1 Introduzione alla proprietà industriale I termini proprietà intellettuale e proprietà industriale sono solitamente utilizzati come sinonimi nell indicare i frutti della creatività e le opere dell ingegno ai quali la legge conferisce tutela attraverso alcuni strumenti giuridici, anche molto diversi tra loro. In realtà la proprietà intellettuale è un concetto più ampio che comprende in sé la proprietà industriale. Più precisamente la proprietà intellettuale è costituita dalla proprietà industriale (insieme di istituti giuridici a tutela delle creazioni ottenute in ambito industriale) e dal diritto d autore (istituto giuridico a tutela delle opere artistiche, letterarie, scientifiche ecc ). Il titolare di un bene immateriale, come il diritto di proprietà industriale, gode delle medesime facoltà attribuite dalla legge al titolare di un diritto di proprietà su un bene materiale ed in particolare della facoltà di escludere i terzi dall utilizzo di tale bene. Nel caso della proprietà industriale tale diritto è disciplinato da una serie di norme che consentono al titolare di una creazione industriale di ottenerne la registrazione e, dunque, il riconoscimento di un titolo di privativa, ossia di un monopolio nello sfruttamento del bene. Per tutta una serie di motivi che verranno descritti nel prosieguo di questo volume, la possibilità di vantare diritti di proprietà industriale garantisce al legittimo proprietario un forte vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti e consente - in alcuni casi, addirittura, è un requisito necessario - a società di recente costituzione, come le start-up companies, di avviare un attività commerciale proficua e di successo. Per esigenze di sintesi e contenuti, in questa sezione del volume verranno introdotte solo alcune informazioni, di carattere puramente generale, inerenti a quegli strumenti di proprietà industriale che maggiormente influenzano il successo delle start-up, ossia il brevetto, il design (o modello) ed il marchio d impresa. Nei capitoli successivi del volume verranno approfonditi i principali argomenti riguardanti l approccio delle start-up ad una corretta politica di sfruttamento brevettuale e la valutazione del portafoglio brevettuale da parte dei Business Angels interessati a finanziare l attività imprenditoriale delle start-up. La proprietà intellettuale è costituita dalla proprietà industriale e dal diritto d'autore Un titolo di privativa su un bene determina un monopolio nello sfruttamento di quel bene 07

6 Il brevetto garantisce un sostanziale monopolio legale sul prodotto o sul procedimento brevettato 1.2 Il brevetto Un brevetto è uno strumento giuridico che garantisce al titolare lo sfruttamento esclusivo dell innovazione brevettata, nel territorio dello stato nel quale il brevetto è concesso. In altre parole, tramite un brevetto il relativo titolare ottiene il diritto di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare il proprio trovato senza autorizzazione, determinando così un sostanziale monopolio legale (ius excludendi alios). Grazie a ciò, il brevetto è il più importante - se non spesso l unico - strumento che tutela i frutti della ricerca e consente, grazie al regime di privativa, di recuperarne i relativi costi. In Italia esistono due tipi di brevetto: il brevetto per invenzione ed il modello di utilità. A differenza dei brevetti per invenzione, che per giungere a concessione devono superare un esame di merito da parte di un ente locale o regionale (gli Uffici Brevetti nazionali o internazionali), i modelli di utilità vengono solitamente concessi senza essere esaminati. Un modello di utilità risulta dunque più facile da ottenere ma più difficile da proteggere. La durata massima dei modelli di utilità è pari a 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. I requisiti Per l ottenimento di un valido brevetto per invenzione o di un modello di utilità la privativa deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti: novità, attività inventiva, industrialità e liceità. La durata di un modello di utilità è di 10 anni dalla data di deposito Un invenzione per essere brevettabile deve rappresentare una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico La durata di un brevetto è di 20 anni dalla data di deposito Il modello di utilità tutela le modifiche volte ad ottenere un miglioramento in termini di utilità o facilità d'uso 08 I brevetti per invenzione I brevetti per invenzione proteggono i miglioramenti tecnici, intesi come prodotti e procedimenti produttivi sviluppati in qualunque ambito tecnologico-industriale. Un invenzione, per essere tale, non deve necessariamente contenere un alto grado di innovazione e può riferirsi anche solo ad un dettaglio o ad un piccolo perfezionamento, a patto di rappresentare una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Tuttavia, per quanto nuove ed innovative, certe categorie di innovazioni non sono ritenute brevettabili per legge. L art. 45 del codice della proprietà industriale (c.p.i.), infatti, cita esplicitamente che non possono costituire oggetto di brevetto: - le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; - i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratore; - le presentazioni di informazioni; - i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; - le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l ottenimento delle stesse, e le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale; - tutto ciò che non è prodotto dell'invenzione umana ed è esistente in natura, come il genoma umano o le vitamine. La durata massima dei brevetti per invenzione è generalmente pari a 20 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. I modelli di utilità In Italia e in alcuni altri paesi (tra cui Spagna e Germania) oltre ai brevetti per invenzione esiste anche un altra categoria di brevetti, quella dei modelli di utilità. I modelli di utilità permettono di proteggere i prodotti (non i procedimenti) che consistono in una modifica di oggetti esistenti ed ottengono un miglioramento in termini di utilità o facilità d uso, come ad esempio le nuove forme di un prodotto che comportano una specifica funzionalità. Novità: l oggetto del brevetto deve essere nuovo, ossia non rientrare nel cosiddetto stato della tecnica. Lo stato della tecnica è definito come tutto ciò che è stato divulgato e reso accessibile al pubblico, in Italia e nel mondo, prima della data di deposito del brevetto. In altre parole, l oggetto del brevetto non deve essere mai stato brevettato, messo sul mercato o semplicemente mostrato al pubblico in nessuna parte del mondo, e nemmeno dallo stesso inventore. Gli errori più comuni che si commettono prima di depositare un brevetto riguardano proprio questi due aspetti: la pre-divulgazione da parte dello stesso inventore e la convinzione che per brevettare un prodotto in uno stato sia sufficiente che quel prodotto non sia brevettato in quello stato. Per quanto riguarda il primo aspetto, prima del deposito è indispensabile mantenere il più stretto riserbo sull invenzione. Molto spesso, per motivi commerciali o di marketing, il prodotto da brevettare viene mostrato alla possibile clientela o inserito in un catalogo, magari on-line; tutto ciò può risultare distruttivo della novità del futuro brevetto, qualora qualcuno sia in grado di dimostrare che tali azioni sono avvenute in data anteriore alla data di deposito. Con riferimento al secondo aspetto, invece, si ribadisce che il requisito di novità deve essere inteso in senso assoluto e, pertanto, anche le divulgazioni e le pubblicazioni avvenute all estero hanno ripercussioni sulla novità di un brevetto italiano. Se così non fosse, il processo inventivo risulterebbe troppo facile, basterebbe effettuare un breve giro attorno al mondo, raccogliere le soluzioni tecniche più innovative e brevettarle nel proprio paese, ottenendo così l esclusività all interno del proprio territorio approfittando dell inventività e del lavoro altrui all estero. Attività inventiva: un invenzione implica un attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non è ricavabile in modo ovvio, banale ed evidente dallo stato della tecnica. In altre parole, l invenzione, oltre ad essere nuova nel senso di cui sopra, deve anche rappresentare un progresso rispetto allo stato dell arte attuale, ossia un passo in avanti di entità non trascurabile e non alla portata del tecnico medio che opera nel settore. Sancire se un brevetto soddisfa il requisito di attività inventiva costituisce solitamente la parte più delicata e difficoltosa dei procedimenti di esame svolti di fronte agli uffici brevetti del mondo e delle consulenze tecniche tenute nel corso delle cause giudiziarie inerenti alla nullità di un brevetto. Industrialità: possono costituire oggetto di un brevetto solamente le soluzioni tecniche che possono essere fabbricate o utilizzate in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Vengono dunque escluse, da un lato, tutte le applicazioni artigianali e, dall altro lato, le scoperte in quanto tali, che svelano caratteristiche nascoste della natura, arricchiscono le conoscenze ma non modificano direttamente il mondo. Il requisito di novità deve essere inteso in senso assoluto, pertanto qualunque divulgazione dell'invenzione, anche se da parte dello stesso inventore o se avvenuta all'estero, compromette la validità del brevetto L'invenzione, oltre ad essere nuova, deve anche rappresentare un progresso rispetto allo stato della tecnica, ossia un passo in avanti di entità non trascurabile 09

7 La domanda di brevetto comprende una descrizione, un set di rivendicazioni ed eventuali tavole di disegno La domanda di brevetto è pubblicata 18 mesi dopo il deposito. Prima del diciottesimo mese essa resta segreta Gli effetti del brevetto verso i terzi decorrono dalla data di pubblicazione 10 Liceità: non sono brevettabili le invenzioni contrarie all ordine pubblico e tali da ledere il senso del buon costume, concetti questi in continua evoluzione. Il deposito delle domande di brevetto Il primo passo per l ottenimento di un brevetto consiste nella presentazione di una domanda, che si effettua mediante l allestimento di una documentazione tecnica comprendente una descrizione, corredata di tavole di disegno, ed un set di rivendicazioni. Questa documentazione tecnica non consiste in una mera descrizione di come è fatto il prodotto o il procedimento da brevettare, ma deve essere redatta in modo da chiarire esplicitamente gli aspetti per i quali si richiede la protezione. A tale scopo occorre sia rispettare alcuni requisiti formali imposti dagli uffici brevetti nel mondo, sia adottare accorgimenti specifici, variabili da caso a caso, necessari a definire l invenzione e a garantire un ambito di protezione il più ampio possibile. L operazione di stesura di un brevetto è quindi molto delicata e difficile. A ciò si aggiunga che un brevetto formulato male, ossia che fallisce nel proteggere l invenzione, non può essere corretto in corso d opera dopo il deposito se non in misura assai ridotta, col rischio molto probabile di aver bruciato l invenzione in modo irreparabile. Pur essendo teoricamente possibile per lo stesso inventore allestire e depositare da solo una domanda di brevetto, dunque, la tecnicità e la delicatezza della procedura sconsigliano vivamente di farlo e inducono piuttosto a cercare l aiuto di un consulente esperto in materia. Successivamente al deposito, la domanda è soggetta a pubblicazione ed eventuale concessione. La pubblicazione Una domanda di brevetto viene pubblicata solitamente dopo 18 mesi dalla data di deposito. Ciò significa che per 18 mesi essa resta segreta e non è possibile per terze parti prenderne in alcun modo visione. Questa particolarità delle domande di brevetto comporta notevoli vantaggi per i relativi titolari. Eventuali concorrenti interessati a copiare o anche solo imitare il prodotto o il procedimento brevettato, non conoscendo i contenuti e l effettivo ambito di protezione del brevetto, non hanno infatti la possibilità di prendere in considerazione soluzioni alternative e di organizzare conseguentemente le loro attività produttive/commerciali. A tale proposito occorre aggiungere che gli effetti derivanti dal brevetto verso i terzi decorrono a partire dalla data di pubblicazione della domanda. Ciò implica che, a livello teorico, un prodotto può essere liberamente contraffatto durante il periodo di segretezza in quanto il contraffattore non è a conoscenza dell esistenza del brevetto segreto; in questo caso, tuttavia, qualora ci si trovi di fronte ad una contraffazione, è sufficiente notificare al contraffattore una copia della domanda, rendendo illecito da quel momento in poi ogni suo comportamento in violazione del brevetto. La concessione Con particolare riferimento all Italia, la domanda di brevetto giunge a concessione dopo alcuni anni dalla data del deposito. Durante questo periodo di tempo la privativa viene sottoposta ad un esame di merito (brevetti per invenzione) oppure no (modelli di utilità), in entrambi i casi resta tuttavia possibile per il titolare avviare uno o più procedimenti giudiziari nei confronti di concorrenti che abbiano copiato l idea oggetto di tutela. Prima della concessione, tuttavia, la gestione dei diritti di privativa è piuttosto delicata in quanto si ha a che fare con una proprietà che non è ancora stata ufficialmente riconosciuta e che potrebbe non esserlo mai in caso di rifiuto definitivo da parte delle autorità competenti (uffici brevetti). Per tale motivo in questa fase è molto importante richiedere un consulto ad un esperto di proprietà industriale per chiarire ogni aspetto sulla materia, in particolare nel caso in cui si sia interessati a concedere licenze di sfruttamento e, conseguentemente, si abbia la necessità di redigere un contratto di licenza. Una volta concesso, il brevetto esercita i suoi effetti limitatamente al territorio dello stato in cui è ottenuto. Validità territoriale Ogni brevetto ha una propria validità territoriale. Un brevetto italiano ha chiaramente validità in Italia, così come analogamente i brevetti francesi, i brevetti tedeschi, etc. valgono ciascuno all interno del proprio stato. Esistono anche convenzioni internazionali che raggruppano più paesi assieme e che permettono di depositare, ad esempio, domande di brevetto europeo e domande di brevetto internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty), di cui si parlerà più diffusamente nelle prossime pagine. A tale proposito la Tabella 1 in allegato riporta l elenco dei principali uffici brevetti nazionali ed internazionali con i relativi siti internet. La scelta su quale tipo di brevetto e su quali paesi optare varia in funzione di diversi fattori. Alcuni di essi sono stabiliti dal titolare in funzione degli interessi commerciali che circolano attorno al prodotto brevettato e alla distribuzione geografica mondiale della propria clientela, da un lato, e della concorrenza, dall altro. Altri fattori, invece, sono maggiormente legati alle procedure di tipo tecnico-brevettuale riguardanti sia la concedibilità del brevetto (alcune normative locali sono più permissive di altre e certe tipologie di invenzioni sono brevettabili solo in certi stati) sia la sua difendibilità in sede di causa (certi paesi garantiscono un sistema giudiziario più efficiente di altri). Anche in questo caso, quindi, la complessità della materia è tale da ritenersi suggeribile l intervento di un consulente in proprietà industriale in grado di affiancare il titolare nella scelta degli stati e del tipo di brevetto da presentare. Il primo deposito del brevetto, sia esso un deposito italiano, europeo, internazionale o estero, dà inizio al cosiddetto periodo di priorità, della durata di 12 mesi, entro i quali l oggetto dell invenzione può essere tutelato anche in paesi diversi da quello iniziale di partenza, rivendicando il cosiddetto diritto di priorità. Il brevetto per invenzione italiano Fino al 1 luglio 2008 i brevetti italiani non erano sottoposti ad alcun esame preventivo che ne valutasse i requisiti di validità. Essi, infatti, venivano concessi o respinti dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM - dopo una semplice verifica dei soli requisiti formali. Accadeva sovente, pertanto, che giungessero a concessione brevetti riguardanti prodotti o procedimenti già ampiamente noti e, quindi, tecnicamente e almeno parzialmente nulli. I brevetti per invenzione vengono sottoposti ad un esame di merito prima di essere concessi. I modelli di utilità no Alcune convenzioni internazionali raggruppano più paesi e permettono di depositare domande di brevetto europeo od internazionale Il periodo di priorità decorre dalla data di primo deposito e ha la durata di 12 mesi 11

8 L'esame di merito ha inizio con una ricerca di anteriorità È possibile depositare una memoria di replica con cui apportare eventuali modifiche al brevetto A partire dal 1 luglio 2008 le domande di brevetto italiano per invenzione industriale vengono sottoposte ad un esame di merito che ha inizio con lo svolgimento di una ricerca di anteriorità volta a rintracciare eventuali brevetti o altri documenti precedenti al deposito. Tale ricerca viene svolta entro circa 9 mesi dalla data di deposito del brevetto ed il suo esito viene consegnato al relativo titolare il quale, oltre al rapporto di ricerca contenente le anteriorità più pertinenti, riceve anche un parere sulla brevettabilità dell invenzione redatto da un ente autorevole come l Ufficio Brevetti Europeo (EPO - Tali documenti forniscono al titolare indicazioni utili a valutare l effettivo ambito di protezione ottenibile dal brevetto e la convenienza ad affrontare i costi di un eventuale estensione all estero. La procedura d esame italiana prevede inoltre la possibilità, dopo circa 21 mesi dal deposito della domanda, di presentare una memoria di replica con cui apportare eventuali modifiche al brevetto, mirate a superare le obiezioni avanzate nel parere di brevettabilità e sulle quali l UIBM baserà la decisione finale di concessione o di rifiuto della privativa. La linea temporale, con i principali termini e scadenze riguardanti i brevetti italiani, è schematicamente illustrata in figura 1.1. Figura 1.1 Il brevetto italiano Figura 1.2 I paesi membri della CBE (al 23 settembre 2011) La sintesi del progetto riveste un ruolo fondamentale poiché gli interlocutori esterni devono essere in grado di formarsi un idea completa sul piano di sviluppo Mediante una domanda di brevetto europeo è possibile ottenere un brevetto in più paesi attraverso un'unica procedura 12 Il brevetto europeo Mediante una domanda di brevetto europeo è possibile richiedere, con un unica procedura, la concessione di un brevetto in uno o più dei paesi europei che hanno aderito alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), del 5 ottobre 1973 ed in vigore dal 7 ottobre La distribuzione geografica di tali paesi è illustrata nella seguente figura 1.2, mentre in allegato è possibile trovare un elenco completo degli stati aderenti (Tabella 2). Come si noterà, gli stati membri non si limitano ai soli paesi dell Unione Europea ma comprendono anche numerosi paesi extracomunitari, tra cui Svizzera e Norvegia. In pratica, aderisce alla convezione la sostanziale totalità dei paesi dell Europa continentale, con l esclusione di Federazione di Russia, Ucraina, Moldavia e Bielorussia. La domanda di brevetto può consistere nell estensione di una precedente domanda di brevetto italiano ed essere quindi presentata entro 12 mesi dalla data del corrispondente deposito nazionale; in alternativa, la domanda di brevetto europeo può costituire il primo deposito da cui decorrono i 12 mesi per l allargamento della protezione ad altri eventuali paesi extraeuropei. La procedura di concessione prevede una prima fase che consiste nel deposito della domanda, nello svolgimento di una ricerca di anteriorità e, dopo 18 mesi dalla data di deposito/priorità, nella pubblicazione della domanda. Il rapporto di ricerca può essere pubblicato unitamente alla domanda oppure successivamente ad esso qualora non ancora ultimato allo scadere dei suddetti 18 mesi. Dopo la pubblicazione del rapporto di ricerca ha inizio la vera e propria fase di esame tramite la presentazione di una corrispondente richiesta ed il pagamento di una 13

9 Una volta concesso, il brevetto europeo deve essere convalidato in uno o più dei paesi membri tassa. In questa fase la domanda di brevetto può essere corretta ed aggiustata, sempre nei limiti consentiti dalla convenzione, allo scopo di convincere l Examining Division dell EPO a concedere il brevetto. In caso di accoglimento, il brevetto europeo concesso deve essere convalidato, entro 3 mesi dalla concessione, in uno o più dei paesi aderenti alla convenzione e resta opponibile da parte di terzi per 9 mesi dalla data di pubblicazione della concessione. Terminato il periodo di opposizione senza che il brevetto sia stato contestato, il brevetto europeo così ottenuto ha termine e rimangono in vita i singoli brevetti nazionali convalidati paese per paese. La linea temporale, con i principali termini e scadenze riguardanti i brevetti europei, è schematicamente illustrata in figura 1.3. Figura 1.4 I paesi membri del PCT (al 23 settembre 2011) Figura 1.3 Il brevetto europeo Un brevetto internazionale corrisponde ad una sorta di prenotazione per il deposito di un brevetto in uno o più dei paesi aderenti 14 Il brevetto internazionale Una domanda di brevetto internazionale, anche nota come domanda PCT dal nome della relativa convenzione (Patent Cooperation Treaty) firmata a Washington nel 1970, corrisponde ad una sorta di prenotazione per il deposito di tante domande di brevetto nazionali o regionali in tutti i paesi inizialmente designati, ossia tutti i paesi aderenti alla relativa convenzione. La distribuzione geografica di tali paesi è illustrata nella figura 1.4 sottostante, mentre in allegato è possibile trovare un elenco completo degli stati membri (Tabella 3). Come si noterà, i paesi aderenti comprendono quasi tutti gli stati del mondo, con le principali eccezioni di Argentina e Taiwan. Analogamente al brevetto europeo, anche una domanda PCT può consistere nell estensione di una precedente domanda di brevetto italiano (con presentazione entro 12 mesi dalla data del corrispondente deposito nazionale) o, in alternativa, può costituire essa stessa un primo deposito. Il sistema del brevetto internazionale è governato ed amministrato dall Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI - con sede a Ginevra (Svizzera). La procedura PCT prevede una fase iniziale che consiste nel deposito della domanda, nello svolgimento di una ricerca di anteriorità e, dopo circa 18 mesi dalla data di deposito/priorità, nella pubblicazione del testo brevettuale. Al termine della ricerca il titolare riceve un rapporto di ricerca accompagnato da un parere preliminare, cosiddetta Written Opinion, e ha tempo fino al 22 mese dalla data di priorità per decidere se svolgere un eventuale esame di merito. In caso affermativo, il titolare ha l opportunità di modificare il brevetto, sempre nei limiti consentiti dalla convenzione, allo scopo di ottenere un nuovo rapporto di esame (cosiddetto IPER - International Preliminary Examination Report) che, possibilmente, esprima un giudizio positivo sulla brevettabilità dell invenzione. Sia nel caso in cui l esame internazionale sia stato svolto sia nel caso contrario, la procedura PCT ha termine con l ingresso nelle fasi nazionali e/o regionali che consistono nel deposito di tante domande di brevetto nazionali/regionali in tutti od alcuni dei paesi inizialmente designati nella domanda PCT. Quest ultima, pertanto, cessa di esistere e ad essa si sostituiscono le singole domande di brevetto nazionali/regionali, ciascuna delle quali sarà soggetta ad una propria indipendente procedura, condotta secondo le leggi vigenti nei singoli Paesi o le relative convenzioni, fino a giungere ad eventuale concessione. Al termine della ricerca di anteriorità il titolare riceve un rapporto accompagnato da un parere preliminare (c.d. Written Opinion) e ha tempo fino al 22 mese dalla data di priorità per decidere se svolgere un eventuale esame di merito 15

10 La procedura PCT termina dopo 30 mesi dalla data di priorità con l'ingresso nelle fasi nazionali/regionali Uno dei vantaggi offerti dalla procedura PCT è quello di consentire al richiedente di rimandare la scelta definitiva dei paesi nei quali si intende richiedere la protezione (per la maggior parte dei Paesi aderenti tale conferma deve essere data entro 30 mesi dalla data di priorità). La linea temporale, con i principali termini e scadenze riguardanti i brevetti internazionali, è schematicamente illustrata in figura 1.5. Figura 1.5 Il brevetto internazionale La durata massima del design varia da paese a paese. Generalmente, come accade per i design italiani e comunitari, la durata è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda ed è rinnovabile per ulteriori periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni. Similmente ai brevetti, anche i design si ottengono in seguito alla presentazione di una domanda che deve soddisfare determinati requisiti e che gode di una validità territoriale limitata al paese/regione in cui si richiede la concessione. I requisiti La durata massima di un design è di 25 anni dalla data di deposito Per poter ottenere la registrazione di un design esso deve essere nuovo, deve avere carattere individuale e deve essere lecito. Novità: il design è nuovo se le caratteristiche estetiche che lo compongono non sono mai state divulgate in precedenza da altri. Tale requisito è del tutto analogo al requisito di novità richiesto per i brevetti e anche per esso valgono le considerazioni di carattere generale esposte al punto 1.2. Carattere individuale: il design ha carattere individuale se l utilizzatore lo percepisce come differente nelle sue caratteristiche estetiche dagli altri prodotti dello stesso tipo fino a quel momento conosciuti. Similmente al requisito di attività inventiva necessario per i brevetti, sancire se un design presenti carattere individuale costituisce solitamente la parte più delicata e difficoltosa dei procedimenti delle consulenze tecniche tenute nel corso delle cause giudiziarie inerenti alla validità di un design. Liceità: analogamente ai brevetti, non sono registrabili i design contrari all ordine pubblico o al buon costume. Non sono registrabili, inoltre, i design che riproducono alcuni segni vietati dalla Convenzione di Parigi o che riproducono segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello stato. Il design ha carattere individuale se l utilizzatore lo percepisce come esteticamente differente dagli altri prodotti dello stesso tipo Il design garantisce un sostanziale monopolio sulle caratteristiche estetiche del prodotto oggetto di registrazione Il design (o modello) Il design è uno strumento giuridico finalizzato a proteggere le caratteristiche estetiche di un prodotto o di una sua parte, quali linee, contorni, colori e forme. Possono essere oggetto di design anche gli ornamenti del prodotto stesso (es. disegni impressi sulla superficie) ovvero elementi bidimensionali quali disegni, decorazioni ecc. Il design non protegge gli aspetti del prodotto che svolgono una funzione tecnica, ovvero la cui forma o aspetto esteriore non sono determinati dalla creatività del designer ma sono imposti dalle funzioni pratiche che il prodotto deve svolgere. A titolo esemplificativo si pensi ad una cappa aspirante. Essa potrà essere oggetto di design limitatamente alle sue caratteristiche estetiche, ma potrà essere anche oggetto di brevetto per invenzione industriale qualora fosse caratterizzata da particolari aspetti tecnici atti a migliorare l aspirazione. La registrazione di un design conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l uso a terzi non autorizzati. Validità territoriale In modo similare a quanto previsto per i brevetti, ogni design ha una propria validità territoriale. Esistono anche in questo caso convenzioni internazionali che raggruppano più paesi assieme e che permettono di depositare, ad esempio, design comunitari e design internazionali. Il primo deposito di un design, sia esso un deposito italiano, comunitario, internazionale o estero, dà inizio al cosiddetto periodo di priorità, della durata di 6 mesi, entro i quali l oggetto del design può essere tutelato anche in stati diversi da quello iniziale di partenza, rivendicando il cosiddetto diritto di priorità. In diversi paesi del mondo, tra cui Italia e Unione Europea, è altresì previsto un periodo di grazia che consente di registrare un design anche dopo che è stato divulgato senza perdere dunque il requisito di novità, purché la precedente divulgazione sia avvenuta ad opera dello stesso richiedente; tale periodo di grazia ha la durata di 1 anno dalla data di divulgazione ed, essendo più esteso del periodo di priorità, consente di registrare i design anche dopo la scadenza dei 6 mesi di priorità. Il periodo di priorità decorre dalla data di primo deposito e ha la durata di 6 mesi 17

11 La domanda di design comprende una descrizione, un set di rivendicazioni ed eventuali tavole di disegno (c.d. viste) Con un unica domanda è possibile chiedere la protezione di più oggetti purché facenti parte della medesima classe di Locarno Il design in Italia Il deposito di una domanda italiana di design si effettua mediante l allestimento di una documentazione tecnica comprendente una descrizione, corredata di rappresentazioni grafiche o fotografiche (cosiddette viste), ed un set di rivendicazioni. Questa documentazione tecnica consiste in una mera descrizione esterna del prodotto che deve essere redatta rispettando alcuni requisiti di natura prevalentemente formale. Con un unica domanda è possibile chiedere la protezione di un solo oggetto di design oppure di più oggetti di design, fino ad un massimo di 100 oggetti per ciascuna domanda, purché facenti parte della medesima classe di prodotti individuata tra quelle della Classificazione di Locarno dell 8 ottobre In quest ultimo caso si parla di domanda di design multipla. La domanda di design multipla deve pertanto contenere una descrizione, una serie di rappresentazioni grafiche o fotografiche e un set di rivendicazioni relativi a tutti i design da proteggere. La linea temporale, con i principali termini e scadenze riguardanti i design italiani, è schematicamente illustrata in figura 1.6. Figura 1.6 Il design italiano comunitario non è previsto il deposito di un set di rivendicazioni e non necessariamente la domanda deve contenere una descrizione degli oggetti. La linea temporale, con i principali termini e scadenze riguardanti i design comunitari, è schematicamente illustrata in figura 1.7. Figura 1.7 Il design comunitario 1.4 Il marchio La registrazione del design comunitario è efficace in tutti i 27 stati membri dell'unione Europea 18 Il design comunitario A decorrere dall anno 2003 è possibile depositare domande di registrazione di design comunitario proteggendo così, con un unica domanda, il proprio oggetto di design in tutti i 27 stati membri dell Unione Europea. La tutela dei design comunitari è affidata all Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI - oami.europa.eu) con sede ad Alicante (Spagna). Anche per il design comunitario è possibile ottenere la protezione di più oggetti di design con un unica domanda di deposito alla sola condizione che facciano tutti parte della medesima classe di prodotti individuata tra quelle della Classificazione di Locarno. Nel caso dei design comunitari non è previsto un limite massimo di oggetti di design per ciascuna domanda. La domanda di registrazione, singola o multipla, deve contenere almeno una vista per ogni oggetto di design fino ad un massimo di sette viste per ciascuno di essi. Le viste devono rispondere a specifici requisiti formali imposti dall UAMI. Contrariamente a quanto previsto per i design italiani, in ambito Il marchio è uno strumento giuridico finalizzato a proteggere tutti i segni rappresentabili graficamente (parole, nomi di persona, disegni, etc.), i suoni, le forme (del prodotto o della sua confezione), i colori o le combinazioni di colori quando sono rivolti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa rispetto alle altre. In Italia, il codice della proprietà industriale stabilisce una serie di limitazioni alla registrazione dei marchi. L art. 8, co. 1 e 2, c.p.i., infatti, dispone che possono essere registrati come marchio solo con il consenso dell avente diritto, e purché l uso del marchio non ne leda l immagine: - i ritratti di persone; - i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione. Possono essere registrati come marchio solo dall avente diritto (o con il suo consenso) i segni o i nomi di persona quando siano notori (art. 8, co. 3, c.p.i.). Non possono invece essere registrati come marchio: - i segni che riproducono esclusivamente la forma del prodotto quando detta forma sia imposta dalla natura o dalla funzione del prodotto (art. 9, c.p.i.); - gli stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico o la cui registrazione come marchio è vietata dalle convenzioni internazionali vigenti in materia (art. 10, c.p.i.). Il marchio tutela qualunque segno rappresentabile graficamente quando è rivolto a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa 19

12 Il marchio garantisce un sostanziale monopolio sul segno registrato Contrariamente ai brevetti e ai design, nei marchi la classificazione merceologica ha la funzione di limitare i diritti di marchio ai settori merceologici in cui il titolare intende utilizzarlo Il marchio non ha limiti massimi di durata e può essere rinnovato all'infinito La registrazione di marchio conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e vietarne l uso a terzi non autorizzati. Il marchio oggetto di registrazione può essere costituito soltanto da parole (marchio denominativo), soltanto da disegni o immagini (logo) oppure dalla combinazione di parole con particolari grafie, disegni o immagini (marchio figurativo). Il deposito di una domanda di registrazione di marchio deve essere necessariamente accompagnato dall indicazione delle classi merceologiche nelle quali si intende utilizzarlo. A tale proposito si specifica che tutti i prodotti ed i servizi che possono essere contraddistinti con un marchio sono stati suddivisi in 45 differenti classi merceologiche in base alla cosiddetta Classificazione Internazionale di Nizza, istituita nel 1957 ed approvata da numerosi paesi del mondo. Un elenco completo delle classi e dei servizi, almeno sottoforma di formulazione generica secondo la vigente classificazione internazionale, è riportato in allegato (Tabella 4). La scelta corretta delle classi merceologiche nelle quali ottenere la protezione del marchio è di fondamentale importanza. Contrariamente a quanto avviene per i brevetti o per i design, in cui la classificazione internazionale del prodotto di riferimento ha funzioni meramente descrittive ed organizzative del materiale depositato, nel caso dei marchi la classificazione merceologica ha la funzione di limitare i diritti di marchio ai settori merceologici in cui il titolare intende utilizzarlo. Ovvero il titolare del marchio potrà utilizzare il marchio anche nelle classi merceologiche per le quali non ha chiesto la protezione ma per tali classi riceverà la minor tutela prevista per il marchio di fatto. Sempre che l utilizzo del marchio in tali classi non comporti la violazione di un diritto di marchio anteriore altrui. La durata del marchio varia da paese a paese anche se, nella maggior parte dei casi, esso ha una durata di 10 anni rinnovabili per ulteriori periodi di 10 anni senza limiti massimi di durata. Contrariamente a brevetti e design che hanno sempre una durata temporale limitata, dunque, un marchio può essere mantenuto in vita potenzialmente all infinito. Il rinnovo del marchio può essere richiesto per il segno e per le classi merceologiche oggetto della precedente registrazione. Qualunque modifica al segno o alle classi merceologiche determinerà la necessità di depositare una nuova domanda di registrazione. Anche la disciplina relativa all uso del marchio varia da paese a paese. Tuttavia la maggior parte degli stati del mondo sancisce la decadenza dei diritti di marchio per non uso se il mancato utilizzo del marchio si è protratto per un periodo di tempo superiore a cinque anni. affini, in particolare se a causa dell identità o somiglianza fra i segni e dell identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. A differenza di ciò che accade per i brevetti, l uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione. Capacità distintiva: l utilizzatore deve percepire il legame tra il marchio ed il prodotto e/o l azienda. Non può ritenersi distintivo, ad esempio, il marchio che sia caratterizzato da una denominazione generica o descrittiva del prodotto o del servizio. Liceità: non sono registrabili come marchio i segni contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico; i segni che costituiscono una violazione di diritti altrui. Validità territoriale Anche i marchi, come i brevetti ed i design, hanno una propria validità territoriale. Anche in questo caso sono state istituite convenzioni internazionali che raggruppano più paesi assieme e che permettono di depositare, ad esempio, marchi comunitari e marchi internazionali. Il primo deposito di un marchio, sia esso un deposito italiano, comunitario, internazionale o estero, da inizio al cosiddetto periodo di priorità, della durata di 6 mesi, entro i quali il marchio può essere tutelato anche in stati diversi da quello iniziale di partenza, rivendicando il cosiddetto diritto di priorità che permette di valutare l origine del marchio estero alla data del primo deposito ed opporsi retroattivamente a coloro che, nel frattempo, possono aver depositato o registrato il marchio. Diversamente da quanto accade per i brevetti, è possibile depositare una domanda di marchio in un nuovo paese in qualunque momento, anche al di fuori del periodo di priorità; in questo caso, tuttavia, la data che fa fede per la valutazione della nascita del marchio è la data dell effettivo deposito locale, col rischio che nel frattempo segni identici o simili siano stati depositi e registrati da altri. Il marchio in Italia L utilizzatore deve percepire il legame tra il marchio ed il prodotto e/o l azienda Il periodo di priorità decorre dalla data di primo deposito e ha la durata di 6 mesi 20 Analogamente ai brevetti e ai design, anche i marchi si ottengono in seguito alla presentazione di una domanda che deve soddisfare determinati requisiti e che gode di una validità territoriale limitata al paese/regione in cui si richiede la concessione. I requisiti Per potere ottenere la registrazione di un marchio esso deve essere nuovo, deve avere capacità distintiva e deve essere lecito. Novità: è nuovo il marchio che non sia identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio, prestati o registrati da altri per prodotti o servizi identici o Il deposito di una domanda italiana di marchio si effettua mediante l allestimento di una documentazione comprendente la descrizione del marchio corredata da un esemplare dello stesso e l indicazione delle classi merceologiche della classificazione di Nizza per le quali si intende chiedere la protezione. La classe merceologica può essere semplicemente indicata come titolo generico (in tal caso si richiederà la protezione per tutti i prodotti e/o servizi contenuti in quella classe) oppure tale indicazione può essere accompagnata da un elenco di prodotti specifici rientranti in quella classe (in quest ultimo caso si richiederà esplicitamente la protezione limitatamente ai prodotti indicati). La linea temporale, con i principali termini e scadenze riguardanti i marchi italiani, è schematicamente illustrata in figura 1.8. La domanda di marchio comprende la descrizione del marchio, un esemplare dello stesso e l indicazione delle classi merceologiche 21

13 La registrazione del marchio comunitario è efficace in tutti i 27 stati membri dell'unione Europea Figura 1.8 Il marchio italiano Il marchio comunitario Nell anno 1996 è stato istituito il sistema del marchio comunitario, che ha introdotto la possibilità di depositare un unica domanda di registrazione di marchio con effetto in tutti i 27 stati membri dell Unione Europea. Ciò costituisce un impareggiabile strumento per proteggere contemporaneamente tutti i paesi dell Unione, semplificando, da un lato, la procedura di deposito e di registrazione e riducendo, dall altro lato, notevolmente i costi complessivi. La tutela dei marchi comunitari, come quella dei design che si depositano a livello comunitario, è affidata ancora una volta all UAMI. La domanda di marchio comunitario deve contenere l esemplare del marchio e l indicazione delle classi merceologiche della classificazione di Nizza così come per i marchi italiani. Contrariamente a quanto previsto in Italia, invece, non è necessario che la domanda sia accompagnata dalla descrizione del marchio. La linea temporale, con i principali termini e scadenze riguardanti i marchi comunitari, è schematicamente illustrata in figura 1.9. Figura 1.9 Il marchio comunitario Il marchio internazionale Il sistema del marchio internazionale è affidato, assieme alle domande di brevetto internazionale PCT, all OMPI ed è basato su due principali accordi internazionali: l Accordo di Madrid, risalente al 14 aprile 1891, ed il Protocollo di Madrid, del 27 giugno Diversamente da quanto accade per il marchio comunitario, in cui con una sola domanda si richiede la protezione in tutti i paesi dell Unione Europea, il deposito di una domanda di marchio internazionale non ha effetto automatico in tutti i paesi aderenti. Il richiedente, infatti, all atto del deposito deve scegliere ed indicare esplicitamente in quali paesi intende ottenere la protezione del marchio. Un elenco completo dei paesi membri dell Unione di Madrid, ossia gli stati aderenti all Accordo e/o al Protocollo, è riportato in allegato (Tabella 5). Avvenuto il deposito, l OMPI funge da tramite tra il richiedente ed i singoli uffici nazionali dei paesi scelti, trasmettendo loro tutta la documentazione inerente alla richiesta di registrazione. A questo punto la domanda di marchio internazionale segue un iter differente da paese a paese e viene sottoposta alla procedura di esame stabilita dalla legge di ciascuno stato. Il sistema del marchio internazionale ha senz altro il vantaggio di semplificare la procedura di deposito, oltre che di ridurne i costi. Il richiedente, infatti, è tenuto a depositare una sola domanda per tutti i paesi scelti e a corrispondere, per ogni paese, una tassa di designazione decisamente inferiore a quanto avrebbe dovuto corrispondere procedendo ad un deposito nazionale. La domanda di marchio internazionale deve contenere un esemplare del marchio, la sua descrizione in caso di marchio figurativo, l indicazione delle classi merceologiche della classificazione di Nizza e la designazione dei paesi nei quali si vuole ottenere la protezione del marchio. La linea temporale, con i principali termini e scadenze riguardanti i marchi internazionali, è schematicamente illustrata in figura Figura 1.10 Il marchio internazionale Il marchio internazionale non ha effetto in tutti i paesi aderenti ma soltanto in quelli designati al deposito La domanda di marchio internazionale segue un iter differente da paese a paese 22 23

14 CAPITOLO 2 La politica brevettuale della start-up Come illustrato, anche se brevemente, al precedente capitolo 1., la legge attribuisce a creatori ed inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle proprie creazioni/invenzioni, mettendo a loro disposizione alcuni strumenti legali che gli permettono di tutelarsi contro eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati. Il fenomeno della globalizzazione del mercato ha reso essenziale proteggere la creatività delle imprese, sia di piccole che di grandi dimensioni, allo scopo di sfruttare il più possibile i vantaggi competitivi ottenuti dall innovazione. A ciò si aggiunga che una competizione basata puramente sull abbattimento dei costi è perdente rispetto a quei paesi emergenti in cui le spese di manodopera, e non solo, sono enormemente inferiori a quelle italiane. La competitività del sistema industriale italiano non può quindi prescindere dall innovazione tecnologica e, dunque, dalla sua protezione. Tali considerazioni, di carattere generale, acquistano un valore ancora più marcato nel momento in cui l innovazione è imputabile a start-up companies, ossia società di recente formazione che alle problematiche di cui sopra, legate alla competitività e alla concorrenza da parte di soggetti operanti a costi più bassi, assommano anche le inevitabili difficoltà derivanti dall avvio di una nuova attività, come la necessità di mettere a punto processi organizzativi, produttivi e di acquisizione delle risorse tecniche e materiali, oltre allo scoglio di superare le barriere economiche di ingresso in un nuovo mercato. Per approfondimenti si vedano i volumi dedicati al Business Plan e alla start-up presenti in questa collezione. Per le start-up, dunque, i titoli di privativa sono indispensabili per aggirare, o quantomeno semplificare, le suddette problematiche e, nella maggior parte dei casi, sono la condizione strettamente necessaria per il raggiungimento del successo commerciale, in particolare quando comportano lo sfruttamento di un brevetto per invenzione industriale. Benché, infatti, anche i design e i marchi costituiscano importanti strumenti di apporto e sostegno Una competizione basata puramente sull abbattimento dei costi è perdente rispetto ai paesi emergenti in cui le spese di manodopera, e non solo, sono enormemente inferiori a quelle italiane. La competitività del sistema industriale italiano non può quindi prescindere dall innovazione tecnologica e dalla sua protezione 25

15 I diritti di esclusiva e lo status di monopolio legale derivanti da un brevetto per invenzione industriale determinano una forte distorsione del mercato che, normalmente, è governato dalla libera concorrenza I fattori che influenzano la decisione di brevettare un innovazione tecnologica sono molteplici e non sono quasi mai universalmente applicabili a tutte le realtà aziendali ma, al contrario, variano a seconda del soggetto interessato 26 all attività commerciale dell azienda, oltre ad essere beni immateriali che incrementano il valore economico della società, essi si rafforzano sia legalmente che commercialmente tramite l uso prolungato, gli investimenti pubblicitari e la storicità che viene acquisita nel tempo, circostanze che difficilmente si verificano nel caso di una società di recente costituzione. I diritti di esclusiva e lo status di monopolio legalizzato derivanti da un brevetto di invenzione industriale, invece, costituiscono una forte distorsione del mercato che, normalmente, è governato dalla libera concorrenza. Sfruttando tali diritti è possibile avviare una nuova attività commerciale e ritagliarsi con successo quote di mercato anche con costi superiori rispetto alla concorrenza e anche nel caso in cui il mercato sia soggetto a barriere di ingresso particolarmente gravose. Per tale motivo in questa sezione verrà trattato l argomento inerente alle politiche più convenienti da adottare volte a proteggere i diritti di proprietà industriale di una start-up company derivanti principalmente dallo sfruttamento di brevetti per invenzione industriale e, a margine, verranno fornite anche alcune informazioni di base sullo sfruttamento di design e di marchi. 2.1 Una nuova invenzione: cosa fare? La decisione di proteggere brevettualmente un innovazione tecnologica, quanti brevetti depositare e quali paesi proteggere dipende da una molteplicità di fattori e deve essere presa sulla base di varie considerazioni, che non sono quasi mai di carattere generale ed universalmente applicabili a tutte le realtà aziendali ma, al contrario, variano a seconda del soggetto interessato. I principali fattori da tenere in considerazione sono: - le aspettative in merito all effettiva presenza dei requisiti di validità e alla possibilità di superare eventuali esami di merito e contestazioni da parte di terzi; - le aspettative in merito alla possibilità di sfruttare l invenzione; - le aspettative in merito alla possibilità di trovare possibili acquirenti o licenziatari; - le aspettative in merito all effettiva difendibilità dell invenzione, sia in termini di rintracciabilità dei contraffattori che di possibilità di far valere efficacemente la protezione brevettuale; - l importanza, sia commerciale che strategica, del potenziale mercato del prodotto; - le spese da sostenere per il deposito ed il mantenimento dei brevetti. Parallelamente a questi fattori esistono altri aspetti che possono essere tenuti in considerazione a seconda del settore tecnologico e della tipologia del mercato di riferimento. All interno di mercati soggetti ad un rapido processo evolutivo ed innovativo, ci si può facilmente ritrovare in una situazione in cui diverse aziende concorrenti sviluppano progetti e prodotti similari ed in cui alla fase di ricerca segue una non meno importante e spesso molto più costosa fase di allestimento degli impianti e dei processi produttivi. In tali circostanze, l ottenimento di un brevetto prima dei concorrenti significa per l azienda poter continuare ad investire sul prodotto brevettato e costringere i competitors a ricercare soluzioni alternative, a ritardare l ingresso del proprio prodotto sul mercato, ed a modificare gli impianti già allestiti con conseguente dispendio di risorse ed energie. Quando brevettare? Il momento migliore per procedere con il deposito di un nuovo brevetto per invenzione industriale è quello che precede l immissione sul mercato del prodotto o la sua divulgazione al pubblico, che può avvenire in occasione di fiere, esposizioni, congressi o convegni, oppure tramite la pubblicazione di articoli su riviste di settore. Come si è detto al capitolo precedente, infatti, uno dei requisiti fondamentali per l ottenimento di un valido brevetto per invenzione industriale è quello della novità, che chiaramente esclude la possibilità di depositare un brevetto dopo che l invenzione è stata divulgata. Al contempo, però, anche un deposito eccessivamente anticipato rispetto al lancio di un prodotto può comportare alcuni svantaggi. Uno di questi consiste nel fatto di non riuscire a sfruttare completamente il periodo di priorità, che come si è già visto al paragrafo 1.2 consiste nei 12 mesi successivi al deposito e in cui è possibile estendere la tutela ad altri paesi, per raccogliere le informazioni commerciali necessarie a valutare in quali mercati del mondo l invenzione può ottenere successo economico e, dunque, meriti di essere protetta tramite una corrispondente domanda di estensione. Analogamente, un ulteriore svantaggio risiede nel fatto che la presentazione di una domanda di brevetto con eccessivo anticipo può determinare il mancato sfruttamento del periodo di segretezza, che consiste nei 18 mesi successivi al deposito in cui i contenuti del brevetto non sono resi accessibili al pubblico, dando alle aziende concorrenti la possibilità di prendere visione del testo brevettuale e di studiare eventuali soluzioni alternative. Un altro svantaggio derivante da un deposito prematuro consiste nel fatto di non poter includere nella domanda iniziale tutti gli eventuali sviluppi e i miglioramenti tecnici messi a punto in seguito alla presentazione del brevetto, che, qualora si fosse interessati a proteggere, andrebbero inseriti in un nuovo brevetto di perfezionamento. Tutte queste considerazioni, per quanto certamente valide, sono comunque da soppesare con fattori opposti, come ad esempio il rischio che il prodotto o il procedimento oggetto dell invenzione possa essere sviluppato e brevettato da altri. In circostanze in cui si metta a punto una nuova invenzione con grande anticipo rispetto alla sua immissione sul mercato e vi sia il pericolo che terzi possano giungere alla stessa invenzione, da soli o a causa di fughe di notizie, allora è certamente suggeribile procedere con il deposito del brevetto il prima possibile, per evitare di essere anticipati da un brevetto dei concorrenti, il quale non solo impedirebbe la brevettazione da parte nostra ma addirittura bloccherebbe la nostra attività commerciale. Mentre la domanda di primo deposito deve essere presentata necessariamente prima dell immissione sul mercato (o, più in generale, prima di qualunque divulgazione), pena la nullità del brevetto per mancanza del requisito di novità, l estensione della tutela brevettuale ad altri paesi può essere effettuata anche dopo il lancio commerciale del prodotto in virtù del sopracitato periodo di priorità. Alcune considerazioni in merito a quali e a quanti paesi proteggere sono riportate nel successivo paragrafo. Dove brevettare? La scelta dei paesi in cui depositare un brevetto deve essere effettuata prendendo in considerazione sostanzialmente gli stessi fattori illustrati nell introduzione di questa sezione 2.1, ossia le aspettative in merito all effettiva risultanza dei requisiti di validità, le possibilità di sfruttare economicamente l invenzione, in proprio o tramite acquirenti o Il momento migliore per brevettare è quello immediatamente precedente all immissione del prodotto sul mercato Un deposito eccessivamente anticipato rispetto al lancio del prodotto può comportare svantaggi nel senso di mancato sfruttamento del periodo di priorità mancato sfruttamento del periodo di segretezza impossibilità di includere nella domanda iniziale gli eventuali sviluppi e miglioramenti apportati al trovato 27

16 La scelta dei paesi da proteggere deve tenere conto dei mercati di interesse dell'azienda e dei paesi di origine dei prodotti concorrenti licenziatari, l effettiva difendibilità dell invenzione, l importanza dei mercati di riferimento ed i costi di brevettazione, rapportandoli ad una visione continentale/globale delle possibili situazioni concorrenziali. A tutti questi fattori occorre aggiungere inoltre anche una buona conoscenza dei mercati di interesse, non solo quelli di interesse attuale ma anche quelli di possibile interesse futuro. Un aspetto che non bisogna mai trascurare è il fatto che la scelta dei paesi deve essere effettuata entro il termine della priorità di 12 mesi dal primo deposito (o di 30 mesi, in caso di PCT) e, salvo speciali deroghe previste dalle normative di alcuni paesi del mondo, tali termini sono da ritenere improrogabili nel modo più assoluto. Ciò significa che i paesi del mondo non protetti a tempo debito non sono più tutelabili successivamente. Detto questo, si sottolinea che la scelta definitiva dei paesi in cui richiedere la protezione brevettuale deve soprattutto soddisfare l esigenza di bloccare i concorrenti e di difendere le vendite. Tenuto conto, infatti, che la tutela brevettuale conferisce al relativo titolare il diritto di esclusiva per quanto riguarda sia la fabbricazione sia la commercializzazione di un prodotto all interno del territorio dello stato, allora le strategie di scelta dei paesi si possono riassumere in: - depositare il brevetto nei paesi dei possibili clienti, ossia in quelli dove vengono realizzate le vendite, così da difendere il mercato indipendentemente dalla provenienza delle eventuali merci contraffatte; - depositare il brevetto nei paesi delle aziende concorrenti, ossia in quelli dove vengono fabbricati i loro prodotti, così da difendere il mercato indipendentemente dalla destinazione di tali prodotti; - bilanciare le due necessità sopra indicate, tramite una strategia ragionevole che tenga in considerazione anche il costo della tutela brevettuale. Box 2.1 Le spese di brevettazione - il pagamento delle tasse di deposito, esame e concessione, stabilite dai singoli Uffici Brevetti nazionali o internazionali e variabili da paese a paese; - la durata del brevetto, che incide sui costi di mantenimento da affrontare principalmente dopo la sua concessione. Non rientra tra i propositi di questo approfondimento, dunque, l intenzione di fornire dati e cifre dettagliate che, in forza dei sopra citati motivi, non potrebbero che risultare assolutamente inutili e fuorvianti. Si ritiene più efficace, invece, indicare un range di spesa per la brevettazione in alcuni dei paesi/regioni di maggiore interesse per le imprese italiane, che fornisca un indicazione di massima senza tuttavia alcuna pretesa di esaustività o di eccessiva accuratezza. Brevetto Italiano: Euro 1.500, ,00 Incluse: le spese di allestimento e presentazione della domanda Non incluse: le eventuali spese di revisione del testo e quelle di mantenimento in vita Brevetto Europeo: Euro , ,00 Incluse: le spese complessive dal deposito fino alla convalida del brevetto nei principali paesi aderenti alla convenzione Non incluse: le successive spese di mantenimento in vita paese per paese. Brevetto Statunitense: Euro 6.000, ,00 Incluse: le spese complessive dal deposito fino alla concessione del brevetto Non incluse: le successive spese di mantenimento in vita 28 Fornire indicazioni precise ed assolute in merito alle spese da sostenere per l ottenimento di un brevetto è un operazione particolarmente ardua, se non addirittura impossibile, alla luce dei molteplici fattori che ne influenzano il computo e che variano sensibilmente da caso a caso. I principali fattori che incidono sul costo complessivo di un brevetto sono: - la complessità dell invenzione, che influisce sulle operazioni di stesura e allestimento della domanda iniziale e per le eventuali revisioni successive al deposito; - la lunghezza del testo brevettuale, che influisce sui costi di traduzione, di rilascio di copie autentiche, di stampa, etc.; - il numero di rivendicazioni, che in numerosi paesi del mondo incide direttamente sull entità delle tasse governative da corrispondere al deposito, alla concessione e/o per il mantenimento in vita; - l esistenza e la pertinenza di eventuali anteriorità capaci di anticipare la novità dell invenzione, che incrementano le difficoltà nel portare a concessione il brevetto; - il numero dei paesi designati/confermati tra quelli aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo o ad altre convenzioni internazionali; Brevetto Internazionale PCT: Euro 4.000, ,00 Incluse: le spese di presentazione della domanda e l eventuale tassa di esame preliminare Non incluse: le successive spese di ingresso della domanda PCT nelle fasi nazionali/regionali Per tutta questa serie di motivi, nessuna azienda, nemmeno le società multinazionali più grandi del mondo, tutela la stessa invenzione in tutti i paesi ma, al contrario, effettua una selezione oculata valutando la dislocazione geografica dei possibili clienti e delle aziende concorrenti, così da limitare la scelta ad un numero molto contenuto di paesi e, al contempo, ottenere una protezione territorialmente assai vasta. Con riferimento alla scelta del paese in cui effettuare il primo deposito, si sottolinea che il sistema brevettuale italiano attualmente consente di presentare una nuova domanda di brevetto a prezzi particolarmente contenuti rispetto ai costi di altri paesi europei o alla spesa da sostenere per una domanda di brevetto europeo. Ciò deriva principalmente dal fatto che buona parte delle tasse per lo svolgimento della ricerca di anteriorità per i nuovi brevetti italiani vengono sostenuti dallo stato italiano in virtù di un accordo raggiunto con l EPO. A fronte di una spesa non eccessiva, i titolari di nuovi brevetti italiani hanno quindi la possibilità di tutelarsi nel territorio nazionale e, contemporaneamente, di disporre del rapporto di ricerca emesso da un autorevole ed efficiente autorità di Alla luce dei costi particolarmente contenuti e della possibilità di disporre di un autorevole rapporto di ricerca, appare preferibile la strategia che prevede di effettuare il primo deposito in Italia 29

17 Le ricerche di anteriorità rivestono un'importanza primaria per verificare la sussistenza dei requisiti di novità ed attività inventiva per individuare la strada di sviluppo imboccato da altre aziende 30 ricerca come l EPO prima della scadenza del periodo di priorità. Ciò consente non solo di stabilire quale è l effettivo ambito di protezione dell invenzione ma anche di valutare l effettiva convenienza ad affrontare i successivi, e ben più alti, costi di estensione all estero. Alla luce di tali considerazioni la strategia brevettuale che prevede di effettuare il primo deposito in Italia appare dunque preferibile. 2.2 Le ricerche brevettuali Dopo aver analizzato gli aspetti legati alle scelte strategiche da prendere in materia di brevetti e proposto alcune utili considerazioni al riguardo, in questa sezione e nella successiva verranno trattati gli aspetti più pratici inerenti alla brevettazione vera e propria e riguardanti, da un lato, l importanza dello svolgimento di ricerche brevettuali e, dall altro lato, la lettura e la comprensione di un brevetto. Nel capitolo 1.1 di questo volume si è mostrato che due dei requisiti fondamentali per la validità di un brevetto sono la novità e l attività inventiva, da intendersi come differenziazione quantitativa e qualitativa tra l invenzione oggetto del brevetto e lo stato della tecnica. Si è inoltre chiarito il fatto che lo stato della tecnica è definito come tutto ciò che è stato divulgato e reso accessibile al pubblico, in Italia e nel mondo, prima della data di deposito del brevetto, e questo indipendentemente da quali e quante fossero le conoscenze dell inventore al momento dello sviluppo e della brevettazione dell invenzione. In altre parole, lo stato della tecnica non consiste nelle reali conoscenze tecniche dell inventore ma, bensì, nelle conoscenze che egli avrebbe potuto ottenere svolgendo preliminarmente un accurata ricerca a livello internazionale sull argomento inerente alla sua invenzione. Già da queste considerazioni, dunque, emerge chiaramente l importanza di effettuare approfondimenti e ricerche di anteriorità preliminari prima ancora di avviare l attività di R&S diretta ad ottenere una nuova invenzione, al fine di documentarsi sulle soluzioni tecniche già ottenute da altri nello stesso campo di applicazione e mirate ad affrontare problematiche similari o analoghe a quelle di interesse. In assenza di questa fase di documentazione e ricerca, infatti, è possibile giungere, magari anche in buona fede ma comunque infelicemente, alle stesse medesime soluzioni e conclusioni di ignoti predecessori, il che renderebbe vano ogni sforzo di ottenere un valido brevetto mirato a proteggere i risultati ottenuti o, addirittura, potrebbe condurre a violare diritti altrui nel caso in cui tali soluzioni antecedenti siano state brevettate da altri. Questa eventualità è tanto più probabile quanto più è sfruttato industrialmente il settore tecnico in cui si inserisce l invenzione. Al contrario, al termine di un approfondita ed accurata fase di ricerca e di documentazione, l attività inventiva e la presunzione di validità di un invenzione non possono che uscirne notevolmente rafforzati. Tale fase di ricerca, oltre ad assistere notevolmente il processo di brevettazione, fornisce una serie di risultati tecnici di notevole importanza anche quando considerati indipendentemente dalle intenzioni di giungere ad un nuovo brevetto. Tra questi risultati si annovera, ad esempio: - il fatto di raccogliere notevoli informazioni sull operato e sulle tecnologie della concorrenza, permettendo di individuare la strada dello sviluppo tecnologico in un dato settore tecnico imboccato, ad esempio, dalle relative aziende leader; - il fatto di fornire stimoli ed incentivi alla progettazione per il raggiungimento di nuovi traguardi. Lo studio e l analisi delle soluzioni già esistenti, infatti, è alla base dello sviluppo e del progresso della scienza e della tecnica umane. - la possibilità di risalire all esistenza di eventuali diritti altrui e alla loro distribuzione geografica nei mercati del mondo; l ottenimento di tali informazioni può portare a delineare nuove strategie commerciali o a modificare i processi produttivi esistenti in seno all azienda che ha svolto la ricerca, in quanto forniscono chiare indicazioni su cosa si può produrre, dove si può produrre e dove si può commercializzare un prodotto. A ciò si aggiunga il fatto che il tempo e le risorse, innanzitutto economiche, da impiegare per lo svolgimento di una ricerca di anteriorità il più delle volte sono di entità molto più contenuta rispetto ai costi di ricerca e sviluppo, i quali a loro volta sono solitamente più piccoli delle spese dedicate alla successiva fase di allestimento produttivo. In altre parole, in tutte quelle situazioni in cui è prevista una laboriosa ed approfondita fase di R&S e di successiva industrializzazione del prodotto, lo svolgimento di ricerche preliminari assume un importanza quasi fondamentale, innanzitutto per fornire a tecnici e progettisti un indirizzo per la progettazione e, inoltre, per evitare di abbandonare, un giorno, il lavoro di sviluppo costato diversi mesi o anni e a dover interrompere la propria attività produttiva per non violare un brevetto altrui di cui si ignorava l esistenza. Le ricerche on-line Alla luce di queste considerazioni, si sottolinea che la necessità di affiancare all attività di ricerca e sviluppo un approfondito lavoro di documentazione brevettuale è assai più frequente all interno di aziende strutturate e già avviate, che possono dedicare al dipartimento di R&S almeno una decina di ricercatori e progettisti. Ciononostante, anche per le aziende di nuova costituzione, che magari intendono contenere le risorse da impegnare nello sviluppo di un nuovo prodotto e nelle relative spese di ricerca e documentazione, tutte le informazioni date e le considerazioni fornite in precedenza sono da giudicare totalmente valide. A ciò si aggiunga che oramai nell era di internet numerose informazioni e conoscenze sono accessibili gratuitamente anche on-line, tra cui diverse banche dati brevettuali. Rispetto ad una totale ignoranza di quello che è lo stato della tecnica alla data del deposito di un brevetto, dunque, si sottolinea che una ricerca svolta in proprio dall inventore sulle banche dati disponibili online costituisce già un notevole e sensibile passo avanti per l ottenimento di un nuovo brevetto per invenzione industriale che soddisfi i requisiti di validità prescritti dalla legge. Alcuni database brevettuali gratuitamente disponibili on-line sono i seguenti: - (solo brevetti statunitensi) worldwide.espacenet.com Tra i tre database sopra citati, il più completo ed ampiamente utilizzato è certamente il terzo, noto più brevemente come Esp@cenet. Nel successivo box 2.2 si riportano alcune informazioni tratte dal sito worldwide.espacenet.com e si forniscono utili istruzioni per effettuare ricerche tramite Esp@cenet. per fornire stimoli ed incentivi alla progettazione per delineare nuove strategie commerciali o modificare i processi produttivi esistenti Numerose informazioni e conoscenze sono accessibili gratuitamente online, tra cui diverse banche dati brevettuali. Rispetto ad una totale ignoranza dello stato della tecnica, una ricerca svolta in proprio sulle banche dati disponibili on-line costituisce già un notevole passo avanti per l ottenimento di un brevetto che soddisfi i requisiti di validità 31

18 Box 2.2 La ricerca brevettuale on-line tramite è un servizio gratuito di ricerca di documenti brevettuali offerto dall Ufficio Brevetti Europeo (EPO) che fornisce l accesso ad oltre 70 milioni di documenti brevettuali depositati in più di 80 paesi dal 1836 a oggi. Tramite Esp@cenet è possibile svolgere ricerche brevettuali all interno di tre banche dati distinte: la banca dati Worldwide, selezionata di default, comprendente un insieme globale di documenti brevettuali pubblicati in più di 80 paesi; la banca dati EP, comprendente esclusivamente i brevetti e le domande di brevetto europeo; la banca dati WIPO, comprendente esclusivamente le domande internazionali PCT. Modalità di ricerca Esp@cenet prevede la possibilità di scegliere tra diverse modalità di ricerca in base alle necessità dell utente e alla ricerca da svolgere. Tali modalità si differenziano principalmente tra di loro in base a come vengono utilizzate le parole chiave rispetto ai vari campi di ricerca associati ad ogni documento brevettuale. I campi di ricerca disponibili sono i seguenti: titolo, riassunto, testo completo (disponibile solo per banche dati EP e WIPO), numero di pubblicazione, numero di domanda, numero di priorità, data di pubblicazione, titolare/i, inventore/i, European Classification (ECLA) e International Patent Classification (IPC). Smart search: accedendo al sito, sulla home page, appare la prima modalità di ricerca denominata Smart Search. Introdotta nel 2009, questa modalità di ricerca permette di inserire una query composta da un massimo di 20 termini separati da uno spazio senza la necessità di indicare i campi di ricerca associati ad ogni termine e gli operatori logici booleani. Nella figura sottostante è mostrato un esempio di query utilizzata per ricercare i brevetti europei depositati a nome Siemens e pubblicati nel Quick search: tramite questa modalità è possibile effettuare una ricerca utilizzando un solo campo alla volta a scelta tra: titolo+abstract, titolare o testo completo (disponibile solo per banche dati EP e WIPO). E possibile inserire fino a 10 parole chiave separate da un operatore booleano AND/OR o da uno spazio che viene considerato come un AND. Advanced search: questa modalità è la più completa in quanto permette di effettuare ricerche incrociate combinando più parole chiave in più campi di ricerca. Per esempio è possibile ricercare documenti brevettuali pubblicati in uno specifico anno, in un determinato paese, e che contengano all interno del titolo e/o dell abstract delle specifiche parole chiave. Nella figura sottostante è mostrato un esempio di query per ricercare i brevetti pubblicati tra il 2005 e il 2006 che contengono all interno del titolo o dell abstract entrambe le parole chiave bicycle e brake rientranti nella classificazione ECLA B

19 Number search: questa modalità di ricerca è la più pratica nel caso in cui si conosca il numero di pubblicazione, di domanda o di priorità del documentale brevettuale da ricercare. È infatti sufficiente il numero del brevetto nel relativo campo per essere indirizzati alla relativa pagina di risultato. Classification search: l International Patent Classification (IPC), istituita dall accordo di Strasburgo del 1971, e l European Classification (ECLA), istituita dall Ufficio Brevetti Europeo (EPO), rappresentano due sistemi di classificazione introdotti con lo scopo di identificare ogni brevetto tramite l assegnazione di una sigla alfanumerica in base alla diversa area tecnologica alla quale si riferisce. Le due classificazioni sono realizzate secondo una struttura gerarchica ad albero: la classificazione IPC contiene circa classi diverse, l ECLA raggiunge le classi circa. L ECLA è di fatto un estensione dell IPC e in molti casi i due codici assegnati allo stesso documento brevettuale risultano molto simili. Per ogni domanda di brevetto, l esaminatore assegna una classe indicando il livello più dettagliato in base ai contenuti del brevetto. La Classification search a disposizione su Esp@cenet consente di svolgere una ricerca all interno delle classi ECLA ed è particolarmente indicata nel caso in cui si sia interessati a trovare i documenti brevettuali rientranti in una particolare area tecnologica. Tramite questa sezione è possibile sia navigare dettagliatamente all interno dell albero gerarchico costituito dalle classi ECLA, che ricercare le sigle delle classi più pertinenti in base alle parole chiave inserite. Nella figura sottostante è mostrato un esempio di ricerca delle classi ECLA più pertinenti in base alle parole chiave bicycle e brake. Risultati della ricerca Una volta individuata la metodologia di ricerca appropriata e una volta che la query è stata creata e inviata ai server di Esp@cenet, il sistema restituisce una Result list, cioè un elenco di documenti brevettuali che soddisfano i parametri di ricerca selezionati. Ogni documento viene mostrato nella Result lis tramite i dettagli principali del documento brevettuale: titolo, inventore/i, titolare/i, classificazioni ECLA e IPC, numero e data di pubblicazione e data di priorità. Tra i vari dettagli è possibile notare che restano visualizzate le parole chiave utilizzate. Nella figura sottostante è mostrato un esempio di Result list fornita da Esp@cenet. Esp@cenet offre inoltre la possibilità di eseguire delle operazioni sui documenti brevettuali elencati nella Result list tra le quali: selezione, ordinamento, memorizzazione in una Patent list, esportazione nei formati CSV e XLS, esportazione dei frontespizi nel formato PDF. Cliccando sul titolo del brevetto si accede alla visualizzazione dei contenuti del documento selezionato. I contenuti sono suddivisi nelle seguenti sezioni: Bibliographic data: questa sezione raccoglie tutti i principali dettagli anagrafici del documento brevettuale, il riassunto e la figura principale. Nella sezione Bibliografic data è anche presente un link con cui è possibile visionare una lista contenente eventuali documenti brevettuali che, rivendicando la stessa priorità, riguardano 34 35

20 36 la medesima invenzione e sono stati depositati in altri paesi del mondo. Ulteriori link, invece, permettono di visualizzare i documenti brevettuali citati nel brevetto o che citano il brevetto in questione. Description: in questa sezione è possibile trovare il testo completo della descrizione del brevetto dove viene indicato in che modo è stata realizzata l invenzione, come viene utilizzata e quali sono i benefici rispetto a ciò che è già esistente. Claims: nella sezione Claims sono elencate le rivendicazioni che delineano l ambito di protezione del brevetto. Esp@cenet fornisce inoltre la possibilità di ottenere una traduzione delle rivendicazioni in italiano tramite un motore di traduzione interno che è attivabile anche nelle sezioni Bibliographic data e Description. Mosaics: in questa sezione sono raccolti tutti i disegni presenti nel brevetto. Original document: tramite questa sezione è possibile visionare e/o scaricare una copia completa del brevetto originale. INPADOC legal status: quest ultima sezione fornisce informazioni relative allo stato del brevetto. Le banche dati a pagamento I database brevettuali disponibili on-line presentano l innegabile vantaggio di essere semplici, pratici ed immediatamente accessibili e fruibili da parte di chiunque, oltre al fatto di essere completamente gratuiti. Inevitabilmente, però, non sono esenti da limiti e pecche di varia natura che ne impediscono l impiego nel momento in cui si ha la necessità di eseguire una ricerca particolarmente complessa ed articolata. La maggior parte delle banche dati on-line, infatti, non sono complete, contengono i documenti brevettuali depositati solo per alcuni paesi e permettono di utilizzare contemporaneamente un numero di campi di ricerca particolarmente contenuto. Se per una verifica preliminare, magari non troppo approfondita, dello stato della tecnica da parte dello stesso inventore, l impiego di questi siti internet può ritenersi abbastanza adeguato, esistono tuttavia diverse altre circostanze in cui tali indagini devono essere necessariamente svolte ad un livello di approfondimento decisamente superiore. Ciò accade, ad esempio, tutte quelle volte in cui si è intenzionati a scoprire l effettiva validità di un brevetto altrui, ambendo magari a rintracciare eventuali brevetti anteriori in grado di annullarne, completamente o almeno in parte, l ambito di protezione. Simili circostanze si verificano quando, a livello preventivo o perché coinvolti in un procedimento giudiziario, si è interessati a copiare liberamente, in tutto o in parte, l oggetto dell invenzione brevettata. Allo scopo di aumentare il livello di approfondimento delle ricerche brevettuali si rende necessario avvalersi di qualificati centri di documentazione e di banche dati tecnico-brevettuali a pagamento che, oltre a mettere a disposizione un numero di brevetti decisamente superiore rispetto alle banche dati on-line e ad includere anche pubblicazioni tecniche non-brevettuali di numerosi paesi, come articoli specialistici pubblicati su riviste e raccolte di carattere scientifico, sono dotati di strumenti di ricerca più efficienti che permettono di raggiungere una maggiore profondità ed efficacia dell indagine brevettuale. Anche in questo caso, dunque, è certamente consigliabile rivolgersi ad un consulente esperto in materia, che oltre ad avere accesso ad una o più di queste banche dati a pagamento, ne conosce anche le funzionalità e le metodologie di utilizzo. 2.3 La comprensione del brevetto Come già accennato in precedenza al paragrafo 1.2, un brevetto consiste in un documento tecnico comprendente una descrizione, una o più tavole di disegno, ed un set di rivendicazioni. La stesura di un brevetto si ribadisce essere un operazione molto delicata e difficile tanto che, in caso di errata formulazione ed enunciazione degli aspetti tecnico-legali dell invenzione, il rischio di ritrovarsi in mano una domanda priva di alcuna validità o facilmente aggirabile è certamente più che fondato. La stesura del brevetto, infatti, deve avvenire in modo da prevenire eventuali attacchi alla sua validità e al suo ambito di protezione che possono sorgere durante la fase di esame nei vari Uffici Brevetti del mondo o in sede giudiziaria, in caso di lite in tribunale. Alcune caratteristiche dell invenzione, pertanto, devono essere citate nelle rivendicazioni, altre devono essere inserite solamente in descrizione mentre altre ancora devono essere omesse; la scelta in merito a cosa dire e cosa non dire è decisiva e, anche quando intuito che cosa dire, ogni concetto deve essere espresso con termini adeguati adoperando un linguaggio specifico, da taluni soprannominato brevettese, che non è di facile comprensione da parte di coloro che affrontano la lettura di un brevetto per la prima volta. Per aumentare il livello di approfondimento delle ricerche brevettuali è necessario avvalersi di qualificate banche dati a pagamento In caso di errata formulazione, si rischia di ritrovarsi in mano una domanda di brevetto priva di alcuna validità o facilmente aggirabile La scelta in merito a cosa dire e cosa non dire è decisiva ed ogni concetto deve essere espresso adoperando un linguaggio specifico 37

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