NEWSLETTER. N 1 - Gennaio STUDIO LEGALE VANZETTI & ASSOCIATI Milano - Venezia. studio@vanzettieassociati.

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1 NEWSLETTER N 1 - Gennaio 2009 STUDIO LEGALE VANZETTI & ASSOCIATI Milano - Venezia studio@vanzettieassociati.it

2 GIURISPRUDENZA 1. La Cassazione nega la tutela ai sensi dell art n. 3 c.c. ai mattoncini della Lego. Cass., 29 febbraio 2008, n Le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario in materia di nullità di un brevetto concesso nelle more del giudizio. Cass., S.U., 12 marzo 2008, n Sottrazione di informazioni da parte di un ex dipendente: competenza delle Sezioni ordinarie o delle Sezioni specializzate? Cass., 19 giugno 2008, ord., n Le Sezioni Unite si pronunciano in materia di convalida del marchio. Cass., S.U., 1 luglio 2008, n Giudicato contraffatto il marchio costituito dalla forma della penna Bic. Trib. Milano, 29 febbraio Il Tribunale di Torino inibisce la commercializzazione in Italia del clone cinese della Smart. Trib. Torino, ord., 20 marzo Diritto d autore e opere del design di Le Corbusier: problemi di diritto intertemporale posti dalla nuova normativa. Trib. Monza, 15 luglio Il Tribunale di Milano tutela contro il c.d. look alike le confezioni delle Emiliane Barilla. Trib. Milano, 28 luglio 2008 LEGISLAZIONE 1. Organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( OCM vino ): D.O.P. e I.G.P. anche per i vini. 2. Abrogazione dell Alto Commissario per la lotta alla contraffazione. 3. Ricerca di anteriorità: una nuova fase nella procedura italiana di brevettazione. 4. Design comunitario: nuova edizione della Classificazione di Locarno.

3 GIURISPRUDENZA

4 1. La Cassazione nega la tutela ai sensi dell art n. 3 c.c. ai mattoncini della Lego Corte di Cassazione, 29 febbraio 2008, n La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata (dopo essersi occupata della questione nella sentenza del 9 marzo 1998, n. 2578, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1998, p. 28) sulla tutela dei mattoncini Lego non più protetti da brevetto - a fronte della realizzazione da parte di un concorrente di una linea di mattoncini con essi compatibili e integrabili. Riformando la decisione della Corte d Appello di Milano (sentenza del 28 ottobre 2003, in Giur. ann. dir. ind., 2004, p. 592), la Suprema Corte ha affermato che la produzione e commercializzazione di elementi modulari compatibili con quelli di un concorrente - ove si tratti di elementi non coperti da privativa e sia esclusa la sussistenza di un ipotesi di imitazione servile confusoria - non costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell art. 2598, n. 3, c.c., norma che com è noto vieta l impiego di mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare l altrui azienda. Secondo la Cassazione, infatti, l imitazione di forme non protette da brevetto è vietata solo in quanto idonea a determinare appunto confusione sulla provenienza dei prodotti, e dunque la compatibilità tra prodotti modulari di diversa produzione non può essere considerata di per sé illecita quando non ingeneri confusione alcuna sulla provenienza dei prodotti. Quanto al profilo della confondibilità, la Cassazione ha considerato definitiva la sentenza della Corte d Appello nella parte in cui ha escluso il rischio di confusione e l illecito di imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c., in quanto il punto non era stato oggetto di impugnazione.

5 2. Le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario in materia di nullità di un brevetto concesso nelle more del giudizio Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 marzo 2008, n Rovesciando un precedente orientamento della Cassazione (vedi ad esempio Cass., 8 agosto 1989, n. 3657, in Foro It., 1990, I, p. 117), le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del Giudice ordinario a pronunciarsi sulla nullità della frazione italiana di un brevetto europeo, anche nel caso in cui la procedura di concessione del brevetto davanti all Ufficio Europeo dei Brevetti sia pendente al momento della domanda giudiziale e la concessione dello stesso sia intervenuta nel corso del giudizio. La concessione del titolo determina infatti, secondo la Cassazione, la giurisdizione sopravvenuta del giudice ordinario, che deve affermarla, anche se in precedenza mancava. Le Sezioni Unite hanno poi giudicato irrilevante il fatto che contro la concessione del brevetto fosse stata proposta opposizione, sottolineando che la pubblicazione del rilascio del brevetto da parte dell Ufficio Europeo dei Brevetti, anche se oggetto di ricorsi amministrativi di terzi, trasforma immediatamente l interesse legittimo a ottenere la concessione in diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario (secondo la Corte di Cassazione, del resto, il tenore dell art. 97 della Convenzione sul Brevetto Europeo e delle relative norme attuative dimostra che non vi sono ragioni d incompatibilità tra procedura amministrativa e azione di nullità dinanzi al giudice ordinario ). La questione risolta dalle Sezioni Unite è stata comunque espressamente superata dal codice della proprietà industriale, che all art. 120, 1 comma, dispone che le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l autorità giudiziaria dello Stato. Se l azione di nullità è proposta quando il titolo non è ancora stato concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore

6 3. Sottrazione di informazioni da parte di un ex-dipendente: competenza delle Sezioni ordinarie o delle Sezioni specializzate? Corte di Cassazione, 19 giugno 2008 (ord.), n L ordinanza della Corte Cassazione che qui si segnala ha negato la competenza delle Sezioni specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale in un caso di sottrazione di informazioni aziendali (nella specie si trattava di un elenco di nomi e recapiti di clienti) da parte di un exdipendente, che successivamente le aveva comunicate a un terzo concorrente: condotta questa che, secondo la società ricorrente, costituiva sia atto di concorrenza sleale sia violazione dei diritti di proprietà sui segreti aziendali ex artt. 98 e 99 c.p.i.. La Suprema Corte ha tuttavia escluso che le informazioni in questione fossero tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., dato che esse non rispettavano tutti i requisiti previsti da queste norme: in particolare, secondo la Corte si trattava di informazioni note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, e prive di valore economico. La Cassazione - ritenendo dunque che nella fattispecie non fosse riscontrabile una violazione di diritti di proprietà industriale - ha negato la competenza delle Sezioni specializzate sulla base dell art. 134 c.p.i., che esclude appunto detta competenza per le fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l esercizio dei diritti di proprietà industriale.

7 4. Le Sezioni Unite si esprimono sulla convalida del marchio Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1 luglio 2008, n Risolvendo un annoso contrasto in materia di convalida di marchio, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che anche nel regime precedente alla riforma del 1992 (riforma che ha risolto la questione inserendo nell art. 48 l.m., oggi art. 28 c.p.i., un esplicito riferimento al titolare di un marchio registrato) - un marchio poteva convalidarsi non solo rispetto a un marchio anteriore di fatto, ma anche rispetto ad un marchio anteriore registrato. Con questa sentenza le Sezioni Unite della Cassazione hanno dunque smentito la tesi giurisprudenziale per cui, considerata la pubblicità legale dei registri, in caso di conflitto tra marchi registrati non potrebbe mai aversi un uso in buona fede del secondo marchio; ed hanno con ciò chiarito che il regime di pubblicità legale non è di per sé sufficiente ad escludere la buona fede. Le Sezioni Unite hanno poi rilevato che l istituto della convalida non rappresenta né una perdita del diritto all uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato senza contestazione, bensì un ipotesi di decadenza dall esercizio dell azione di nullità o di contraffazione: decadenza che, secondo la Corte, può essere impedita esclusivamente mediante l esercizio delle azioni in questione, irrilevante essendo viceversa l eventuale invio di diffide stragiudiziali. Per quanto riguarda infine l ambito di operatività dell istituto, le Sezioni Unite hanno affermato che la convalida non è consentita genericamente per tutti i prodotti per i quali il marchio sia stato registrato, ma solo per i prodotti per i quali è stato [anche] effettivamente utilizzato.

8 5. Giudicato contraffatto il marchio costituito dalla forma della penna Bic Cristal Tribunale di Milano, 29 febbraio 2008 Il marchio costituito dalla forma della celebre penna Bic Cristal è valido, e l importazione e commercializzazione di penne a sfera identiche ad esso ne costituisce contraffazione. Così ha deciso il Tribunale di Milano, riconoscendo anzitutto la validità del marchio in questione: i Giudici in particolare hanno escluso che la forma della Cristal fosse da una lato forma necessitata del prodotto, dato che la pianta esagonale del fusto, la particolare conformazione del cappuccio e la forma della clip non svolgono un ruolo funzionale ; e dall altro che essa fosse di uso comune nel settore, dal momento che nel panorama delle penne a sfera usa e getta l insieme delle forme del marchio rappresentato dalla penna Bic Cristal non risulta adottato da altri analoghi prodotti dai quali, anzi, si diversifica. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la contraffazione non era esclusa né dalla mancata riproduzione sul prodotto del contraffattore degli elementi denominativi e figurativi presenti sulla penna Bic, né dalla presenza sulle confezioni di marchi diversi, risultando assorbente l integrale riproduzione del marchio di forma in esame e persistendo, quindi, un evidente pericolo di confusione. I Giudici hanno infine ritenuto che l illecito concorrenziale per imitazione servile fosse assorbito dall accertata contraffazione dal momento che, oltre all interferenza tra le penne contestate e il marchio di forma Bic già oggetto della pronuncia di contraffazione, non emergevano ulteriori profili confusori (riguardanti, ad esempio, le confezioni dei prodotti).

9 6. Il Tribunale di Torino inibisce la commercializzazione in Italia del clone cinese della Smart Tribunale di Torino, ord., 20 marzo 2008 Tribunale di Torino, 20 marzo 2008 La Sezione specializzata del Tribunale di Torino ha tutelato la forma della nota citycar Smart, registrata da Daimler Chrysler sia come marchio comunitario sia come modello internazionale (designante anche l Italia), nei confronti di auto di produzione cinese Noble e Buble, importate da due società italiane. Pur giudicando entrambe le automobili contraffazione del marchio di forma della Smart, il Tribunale ha ritenuto che solo la Noble modello che, diversamente dalla Buble, riproduceva anche l effetto bicolore della carrozzeria della Smart costituisse violazione del modello internazionale. Il provvedimento oltre a rappresentare un caso emblematico di difesa dei prodotti europei nei confronti di copie provenienti dalla Cina appare interessante per aver ammesso, in relazione alla medesima forma di un prodotto, il cumulo delle tutele conferite dal marchio comunitario e dalla normativa sui disegni o modelli comunitari. Secondo il Tribunale si tratta infatti di privative che - pur avendo il medesimo oggetto (appunto, la forma del prodotto) - si fondano su parametri differenti: per valutare la confondibilità tra marchi bisogna fare riferimento al consumatore medio, mentre per individuare quella tra modelli il referente è viceversa l utilizzatore informato, vale a dire un soggetto che - pur non essendo necessariamente un esperto del settore - è comunque più attento ai dettagli rispetto al consumatore medio. Si deve perciò ritenere, sempre secondo i Giudici, che quest ultimo soggetto possa confondersi anche in presenza di differenze (quale appunto l assenza sull automobile Buble del caratteristico bicromatismo della Smart) che, con riferimento all utilizzatore informato, appaiono invece sufficienti ad escludere la confondibilità. Sulla sinistra, dall alto, la Noble e la Buble. Sulla destra le Smart

10 7. Diritto d autore e opere del design di Le Corbusier: problemi di diritto intertemporale posti dalla nuova normativa Tribunale di Monza, 15 luglio 2008 Com è noto, il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 (poi convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46), ha introdotto rilevanti modifiche agli artt. 44 e 239 c.p.i., riguardanti la protezione delle opere di design ai sensi del diritto d autore. Quanto all art. 44 il decreto, adeguando la normativa nazionale a quella comunitaria (la cui violazione aveva determinato l apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese), ha esteso da 25 a 70 anni la durata della protezione di diritto d autore sulle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico ; quanto all art. 239, contenente disposizioni transitorie sull operatività della suddetta protezione, il provvedimento legislativo ha eliminato il periodo di c.d. moratoria previsto dalla precedente versione dell articolo (un periodo di dieci anni, decorrenti dal 2 febbraio 2001, nel quale era precluso al titolare dei diritti di agire contro l utilizzazione di opere del design tutelate dal diritto d autore). Di questa nuova disciplina, per molti aspetti problematica, il Tribunale di Monza ha recentemente fornito una delle prime interpretazioni. L occasione è stata offerta da un caso riguardante la tutela di poltrone e divani disegnati da Le Corbusier, richiesta dal titolare dei diritti d autore su queste opere (la società Cassina) a fronte della produzione e commercializzazione, da parte di due società concorrenti, di mobili che ne costituivano imitazione. In particolare il Giudice monzese ha ritenuto che il nuovo testo dell art. 239 c.p.i. sia applicabile solo alle condotte successive all entrata in vigore del d.l. 10/2007 (15 febbraio 2007): e ha quindi considerata lecita l attività di produzione e commercializzazione posta in essere dalle convenute in epoca appunto anteriore al 15 febbraio 2007, e illecita quella successiva a questa data. Il Tribunale di Monza ha poi precisato che l estensione a 70 anni della durata del diritto d autore si applica anche alle opere di autori scomparsi prima dell entrata in vigore del citato decreto legge.

11 8. Il Tribunale di Milano tutela contro il c.d. look alike le confezioni delle Emiliane Barilla. Tribunale di Milano, 28 luglio 2008 La commercializzazione di tortellini le cui confezioni riproducono le caratteristiche di quelle della nota linea di pasta secca ripiena Emiliane Barilla costituisce atto di concorrenza sleale, ancorché su queste confezioni sia apposto un marchio diverso e non confondibile: lo ha stabilito la Sezione specializzata del Tribunale di Milano. Le confezioni contestate riprendevano il complesso degli elementi che caratterizzano quelle delle Emiliane : ciò, secondo il Tribunale di Milano, costituisce una condotta diretta a introdurre elementi di confusione sul mercato, e finalizzata ad ottenere un agganciamento all immagine dell impresa concorrente. Qui sotto riportiamo le immagini delle due confezioni in questione. Questa sentenza rappresenta una delle non molte pronunce italiane in materia di look alike, vale a dire della pratica (particolarmente diffusa fra i prodotti commercializzati con i marchi delle grandi catene distributive) di utilizzare confezioni che, pur essendo contrassegnate da un marchio non confondibile con altri presenti sul mercato, riproducano più o meno pedissequamente gli elementi caratterizzanti (forma, linee, etichette, slogan, disegni e colori) delle confezioni di aziende più conosciute, allo scopo di attirare l attenzione dei consumatori.

12 LEGISLAZIONE

13 1. Organizzazione comune del mercato vitivinicolo: D.O.P. e I.G.P. anche per i vini Il Regolamento (CE) n. 479/2008, sostitutivo dell abrogato Regolamento (CE) n. 1493/1999, ha significativamente modificato il regime del mercato vitivinicolo europeo. Tra le molte novità, vale la pena di segnalare quelle in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Allo scopo di migliorare la competitività dei produttori di vino comunitari, di rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità e di istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, il Regolamento prevede la possibilità di adottare a partire dal 1 agosto 2009 per i vini le menzioni D.O.P. (denominazione di origine protetta) e I.G.P. (indicazione geografica protetta), già da tempo in uso per i prodotti alimentari. Ai singoli Paesi non sarà comunque imposto di abbandonare le denominazioni nazionali già previste dalla legislazione interna (ad esempio, per l Italia, quelle di D.O.C., D.O.C.G. e I.G.T. ): l art. 59, par. 2, lett. a), del Regolamento dispone infatti che sulle etichette possano continuare ad essere apposte le menzioni tradizionalmente utilizzate negli Stati membri. Starà ai singoli produttori di vino, dunque, decidere se adottare le nuove denominazioni e indicazioni oppure se mantenere quelle tradizionali.

14 2. Abrogazione dell Alto Commissario per la lotta alla contraffazione L entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 112, ha comportato la soppressione dell Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, cui erano attribuite com è noto - funzioni di monitoraggio e raccolta di dati sul fenomeno della contraffazione, di coordinamento ed indirizzo delle politiche e delle strategie per la tutela della proprietà industriale e intellettuale, di studio ed elaborazione di misure normative e amministrative per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale, e di assistenza alle imprese vittime della contraffazione. La decisione, da più parti criticata, di sopprimere l Alto Commissario (istituito dalla l. 80/2005, c.d. decreto competitività ) rientra in una manovra di politica legislativa che l art. 68, comma 5, del citato d.l. 25 giugno 2008, n. 112, ha descritto in questi termini: al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

15 3. Ricerca di anteriorità: una nuova fase nella procedura italiana di brevettazione Con l entrata in vigore del Decreto Ministeriale n del 27 giugno 2008 (in Gazz. Uff. del 2 luglio 2008, n. 153), le domande di brevetto per invenzione depositate presso l Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) a partire dal 1 luglio 2008 sono oggetto di una ricerca di anteriorità effettuata dall Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Questa nuova fase della procedura di brevettazione è regolata da un accordo stipulato il 18 giugno 2008 fra il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per la proprietà industriale Ufficio italiano brevetti e marchi, e l Organizzazione Europea dei Brevetti. La ricerca di anteriorità riguarda esclusivamente le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è rivendicata una priorità estera ai sensi dell art. 4 del Codice della Proprietà Industriale, e potrà anche non essere svolta ove l U.I.B.M. ritenga, alla stregua del notorio, certa o assolutamente evidente l assenza dei requisiti di validità. La ricerca di anteriorità è poi esclusa per le domande di brevetto per modello di utilità. Tra le novità collegate all introduzione di questa fase della procedura di brevettazione, segnaliamo che: - le domande di brevetto devono essere corredate da una traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, in mancanza della quale il richiedente deve corrispondere all amministrazione la somma di 200 euro per le spese di traduzione (diritti di deposito per la ricerca ex tabella A), lettera a), n. 7 allegata al Decreto Ministeriale del 2 aprile 2007); - l U.I.B.M. richiede all EPO il rapporto di ricerca entro 5 mesi dalla data della domanda di brevetto, e il rapporto viene redatto dall EPO entro 9 mesi dalla data della domanda; - ai sensi dell art. 6, 1 e 2 comma, del D.M. n /08 l U.I.B.M. dopo la pubblicazione della domanda provvede all esame di cui all art. 170, 1 comma, lett. b, del Codice, sulla base del rapporto di ricerca e dell eventuale documentazione prodotta dal richiedente, e se rileva che per la domanda esaminata, tenuto conto del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente, non può essere concesso il brevetto, emette una lettera interlocutoria di rifiuto adeguatamente motivata ; - all atto del deposito di una domanda di brevetto europeo che rivendichi una priorità italiana per la quale è stata effettuata la ricerca di anteriorità, il richiedente è esentato dal pagamento della tassa di ricerca (1.050 euro) altrimenti dovuta all EPO.

16 4. Design Comunitario: nuova edizione della Classificazione di Locarno Il 1 gennaio 2009 è entrata in vigore la nona edizione della Classificazione di Locarno, vale a dire la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, in vigore dall 8 ottobre In particolare, la nuova edizione prevede: - l introduzione della nuova classe dal titolo Simboli grafici e loghi, motivi per superfici, ornamento per prodotti come presentazione, disegni grafici, simboli grafici, loghi, ornamento e motivi per superfici; - la cancellazione della classe (dal titolo Miscellanea che includeva tutti i prodotti non compresi nelle altre classi) e la riclassificazione dei suoi prodotti in altre classi; - l introduzione di 99 nuovi prodotti.

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