La tutela della proprietà intellettuale come incentivo all'innovazione

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1 Ordine degli Ingegneri di Modena La tutela della proprietà intellettuale come incentivo all'innovazione 27 Novembre 2010 Ing. Michele Rubbini Ing. Doriano D'Addese

2 Introduzione ai brevetti 2

3 A cosa servono? Tutelano lo sforzo creativo e l'ingegno dell'inventore; Creano un monopolio legale! Diritto di vietare a terzi di copiare. Attenzione! I diritti in P.I. sono nazionali! 3

4 Dove depositare? Dove si vende; Dove si produce; Dove potrebbero produrre i concorrenti (es. Estremo Oriente). 4

5 Cos è un brevetto? A cosa serve? ( esclusivo 1. Escludere altri dal mercato (diritto produrre, acquistare, vendere, usare, esportare, importare 2. Dare il brevetto in licenza ad altri 3. Vendere il brevetto ad altri Chi lo vuole? Chi fa ricerca Chi non lo vuole? Organizzazioni Open-source, Greenpeace, ecc. Dove è valido? ( nazionali Brevetti per paese (italiano, europeo, PCT, Quanto dura? 20 anni dalla data di deposito 5

6 Cosa si può brevettare? Eccezioni alla brevettabilità: 1. Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici 2. Piani, principi e metodi per attività intellettuali, giochi ( se 3. Attività commerciali e software (per 4. Banche dati 5. Metodi per trattamento chirurgico terapeutico e diagnostico 6. Invenzioni contro l ordine pubblico e buon costume 7. Procedimenti essenzialmente biologici 6

7 Cosa è brevettabile? 1. Novità 2. Attività inventiva 3. Applicabilità industriale Cosa è brevettabile? 1. Nuovi prodotti ( software 2. Nuovi metodi (processi produttivi e 3. Nuovi impianti 4. Nuove combinazioni 7

8 Struttura di un testo brevettuale Titolo Riassunto Descrizione Stato dell'arte Problema tecnico Scopo del trovato Descrizione di una o più forme di attuazione Funzionamento Rivendicazioni ( eventuali ) Disegni 8

9 BREVETTO EDISON - Brevetto n. US : La presente invenzione riguarda la lampadina elettrica, inventata da Edison. Il brevetto americano è stato concesso il 27 gennaio 1880, ed i suoi principi sono in uso ancora oggi. 9

12 BREVETTO GEOX brevetto n. EP382904: L'invenzione riguarda la famosa "scarpa che respira". Nella suola multistrato viene inserita una membrana di un materiale traspirante ma resistente all'acqua (tipo GoreTex) per permettere la traspirazione del piede anche in caso di esterno ( pioggia umido (ad esempio 12

15 BREVETTO SONY - Brevetto n. US 6,254,477: La presente invenzione riguarda la consolle videogame Play Station Il brevetto americano è stato concesso il 3 luglio

18 BREVETTO Moran - Brevetto PCT WO94/22095: La presente invenzione riguarda la tecnologia alla base delle chiavette USB. La domanda PCT (internazionale) è stata depositata il 15 marzo La M-System, di proprietà dell'inventore D. Moran, è stata comprata dalla SanDisk, leader mondiale nella tecnologia USB. 18

21 BREVETTO Zadesky - Brevetto PCT WO2005/019987: La presente invenzione riguarda una particolare tecnologia touchpad. La domanda PCT (internazionale) è stata depositata il 18 agosto 2003, e la relativa domanda di brevetto europea è ancora pendente. La Apple, proprietaria del brevetto, ha sviluppato questa tecnologia touch-pad che è una delle basi del successo dell'i- Phone e dell'i-pod. 21

25 BREVETTO ILLY CAFFE' - brevetto n. EP A1: Si tratta di una capsula di caffè per macchine per caffè domestiche completamente sigillata contenente caffè in polvere. La capsula si apre per fare uscire la bevanda grazie ad una punteria interna alla capsula stessa, che perfora il fondo della capsula quando la capsula viene installata nella macchina. Si evita così di utilizzare perforatori esterni alla capsula e, quindi, di sporcare di caffè i componenti della macchina. 25

28 Come ottenere un brevetto? (!) Fare l invenzione Descrivere l invenzione in un testo legale ( rivendicazioni (descrizione, esempi, Depositare la domanda di brevetto presso: UIBM (Ufficio no Brevetti e Marchi) EPO (European Patent Office) USPTO, JPO, PCT, ecc. Ricerca di anteriorità: EPO, USPTO, UIBM Esame di brevettabilità: EPO, USPTO, UIBM Concessione del brevetto 28

29 Chi ha diritto al brevetto? ( economici Inventore v. titolare (diritti morali v. diritti (1) Inventore per se stesso l inventore è titolare del brevetto (2) Inventore dipendente il datore di lavoro è titolare del brevetto (3) Inventore ricercatore universitario... l'inventore è titolare 29

30 Durata brevetti: 20 anni dalla data di deposito della domanda modelli utilità: 10 anni dalla data di deposito della domanda in linea di massima non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata 0 deposito 12 mesi termine priorità N concessione 3 mesi Pubblicazione titolo ( anticipata (ev.pubblicazione 18 mesi pubblicazione 10/20 anni scadenza improrogabile modello utilità/ brevetto 30

31 Come annullare un Brevetto Brevetti ni: Cause di Nullità; Tribunali Specializzati PI. Brevetti Europei: Opposizione centralizzata EPO; Cause di Nullità nazionali. 31

32 The top filers with the EPO in

33 Number of granted European patents in 2009 Country Total % on total Belgium 583 1,12% Switzerland ,26% Germany ,9% Denmark 436 0,84% France ,76% United Kingdom ,17% Italy ,83% Netherlands ,07% Sweden ,51% Japan ,16% United States of America ,84% Republic of South Korea ,11% Taiwan 201 0,39% China 351 0,68% In verde: Stati con concentrazione di poche grandi industrie In blu: Stati con concentrazione di medie/piccole industrie Fonte: EPO annual report

34 Brevetti: fonte di informazioni? Banche dati gratuite ep. espacenet.com wipo.org uspto.gov 34

35 Introduzione ai design 35

36 Cosa si intende per "Disegni e modelli? E' possibile richiedere la tutela del design sia per l'aspetto di un intero prodotto, (anche complesso), che per una sua parte. Con "aspetto" si intende l'insieme delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali, degli ornamenti, purchè questi rispettino i seguenti requisiti: Novità; Carattere Individuale. 36

37 Quando è registrabile un design? - l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare: - le caratteristiche delle linee, - dei contorni, - dei colori, - della forma, - della struttura superficiale - dei materiali del prodotto - dell'ornamento 37

38 Prodotto: qualsiasi oggetto industriale o artigianale: - i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, - gli imballaggi, - le presentazioni, - i simboli grafici e caratteri tipografici NO programmi per elaboratore. 38

39 Componente di un prodotto complesso proteggibile se: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità. 39

40 Funzione tecnica NO: 1. caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte per essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto SI: prodotti che consentono l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare. 40

41 Requisiti di validità 1. novità attenuata (nel mondo ma noti all'ambiente specializzato, 12 mesi periodo di grazia) 2. carattere individuale (per il consumatore informato, non necessariamente ornamentale) 41

42 Come si ottiene e quanto dura? Depositare la domanda di registrazione di Disegno/Modello; Esame da parte dell'ufficio competente; Registrazione Disegno/Modello; Validità per 25 anni; Rinnovo ogni 5 anni; Pubblicazione: - immediata - differita (30 mesi dalla priorità) 42

43 Come è fatta la domanda? Alcune importanti indicazioni per il deposito dei modelli: Se interessa una forma nuova e provvista di carattere individuale è opportuno depositare immagini in bianco e nero o, preferibilmente Disegni in linea nera su sfondo bianco; Per la tutela di un semplice disegno (quindi un oggetto bidimensionale ) è sufficiente depositare una immagine ad esso relativa; Per la tutela di un modello (un oggetto tridimensionale) è necessario depositare un numero di viste sufficienti a descriverlo in maniera completa ed esaustiva; Solo se interessa un particolare accostamento cromatico di una confezione è fondamentale che il deposito sia effettuato a colori; 43

44 Esempio di modelli tridemensionali: 44

45 Esempio di modelli particolari: Ci saranno sempre 7 viste! 45

46 Depositi multipli: In : senza limite In Europa: 100 modelli Purché stessa classe di Locarno 46

47 I pezzi di ricambio possono essere registrati come Modelli? Si, purchè: a) sussistano i requisiti generali della novità e del carattere individuale; b) rimangano visibili una volta incorporati nel prodotto complesso; c) la loro forma non sia necessitata dalla funzione tecnica del prodotto. Poichè spesso i pezzi di ricambio hanno una valenza tecnica intrinseca, dovuta proprio alla loro forma, la protezione di questo tipo di prodotto sotto forma di design è da valutare di volta in volta. 47

48 Come si usa un design registrato Un Disegno o Modello, una volta depositato, potrà essere azionato contro un terzo che utilizzi una forma simile. Si potrà in questo caso agire secondo le seguenti modalità: inviando una diffida al terzo; avviando una causa di merito per contraffazione del Modello; richiedendo un provvedimento cautelare (descrizione, sequestro, inibitoria) al Tribunale competente. Potere deterrente sui concorrenti: consigliabile indicare sulla confezione, sul prodotto, sulla brochure, ecc. che il Modello del relativo prodotto è stato depositato. 48

49 Cosa fare se non si ha un disegno registrato? La legge na disciplina una tutela sia per i diritti titolati che per quelli non titolati: un modello non depositato gode di una protezione qualora sia imitato servilmente da un terzo. Per condurre tale azione si dovrà necessariamente: dimostrare la notorietà del modello; fornire la data certa di divulgazione del modello; dimostrare la confondibilità dei prodotti ossia la possibilità che il consumatore sia tratto in inganno sull'origine degli stessi. Questo determina chiaramente la grande difficoltà della determinazione di tale azione di tutela. - Valido solo per 3 anni dalla divulgazione 49

50 Legame con il Diritto d'autore ART. 2 - LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) In particolare sono comprese nella protezione: 1) [...] 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Per accedere alla protezione tramite Diritto d Autore, un prodotto non deve presentare solo creatività ed originalità, ma anche valore artistico, inteso come particolare apprezzamento del prodotto nell'immaginario collettivo, valutato più facilmente con riferimento al rilievo ad esso riconosciuto attraverso premi ricevuti, pubblicazioni, articoli in riviste di design, mostre, esposizione nei musei, ecc. 50

51 Il Diritto d'autore (Copyright) Tutela le opere aventi carattere creativo Differenze tra Diritto d'autore e Design: Non vale per produzioni in serie; Diritto dell'autore (non dell'azienda); Protezione limitata (es. remake di film, quadri del Colosseo, ecc.). 51

52 Introduzione ai marchi 52

53 La tutela del nome: Marchio Protegge la parola: GEOX; Protegge la grafica: Protegge lo slogan: "La scarpa che respira"; Protegge l'immagine: 53

54 La scelta del Marchio Deve essere nuovo: eventualmente fare una ricerca di anteriorità; Deve essere distintivo: es. Geox, Alcantara, Nylon, Xerox; Non deve essere descrittivo: es. "Aranciata" per un succo di frutta all'arancia; Non deve essere decettivo: es. "Aranciata" per un succo di frutta alla mela. 54

55 Come si ottiene un Marchio? Contattare un Consulente (!) Eventuale ricerca di anteriorità; Depositare la domanda di Marchio; Esame da parte dell'ufficio Marchi nazionale (specie all'estero); Concessione del Marchio; Validità per 10 anni; Rinnovo potenzialmente infinito. 55

56 Validità territoriale Marchi italiani; Marchi comunitari; Marchi nazionali esteri; Marchi internazionali 56

57 Le classi 45 classi (solo ai fini di tasse!); Classi di prodotti; Classi di servizi; Coesistenza di marchi uguali in classi diverse es. Ferrari auto - Ferrari spumante Modiano brevetti - Modiano carte da gioco 57

58 I nuovi Marchi: Marchi di suono es. musica della MGM, o della Intel; Marchi di colore es "rosso" Ferrari; Marchi di odore es. "profumo di erba tagliata"; Marchi tridimensionali es. "Forma di chiave" di CISA. 58

59 Introduzione ai nomi a Dominio 59

60 I nuovi Marchi "virtuali": i Nomi a dominio Indirizzi Internet - es. modiano.com Similitudini con i marchi tradizionali: Riconoscibilità dei prodotti dell'azienda per il cliente/consumatore; Permette di trovare l'azienda/il prodotto sul mercato virtuale di internet; Mezzo di marketing, comunicazione, ecc. Diritti nazionali - es.it,.com,.eu, ecc. Differenze con i Marchi tradizionali: Sono univoci (modiano.com - modiano.it!); Non esistono le classi; Normalmente non esiste un esame 60

61 I Nomi a dominio sono: Molto potenti commercialmente; Molto importanti (anche se purtroppo spesso sottovalutati dagli imprenditori...); Questioni legali e non informatiche (come spesso erroneamente si pensa). 61

62 Deposito e registrazione dei Nomi a dominio Contattare un Consulente (!) FIRST COME, FIRST SERVED Il principio in base al quale vengono assegnati i Nomi a dominio: chiunque chieda il deposito di un Nome a dominio ancora libero, cioè non ancora registrato da altri, ne ottiene la registrazione e il diritto all'utilizzo. GESTIONE TERRITORIALE DEL PROPRIO PORTFOLIO DOMINI Registrare i domini relativi alle aree geografiche in cui il Marchio è utilizzato, evitando che lo facciano altri (tipicamente a fini speculativi) 62

63 Quali strumenti a tutela del Marchio su Internet? Sorveglianza periodica delle nuove registrazioni di nomi a dominio contenenti il Marchio d'interesse (causa di sviamento del traffico Internet e quindi della clientela). Monitoraggio della presenza del proprio Marchio, in forma di contenuti, immagini, loghi e parole collegate, all'interno di pagine web (potenziali casi di contraffazione online). Recupero Nomi a dominio attraverso procedura di riassegnazione o vertenza. 63

64 Anti Contraffazione online Vendita di prodotti contraffati su Internet in aumento ebay, Alibaba, Made in China i siti di aste on line più popolari 64

65 Quali strumenti per bloccare il fenomeno? (!) Contattare un consulente Monitoraggio periodico delle aste on line --> rilevazioni prodotti contraffatti o vendite non autorizzate Analisi dei singoli casi e azioni per bloccare l'abuso --> interazione con il provider e chiusura aste 65

66 Azioni legali 66

67 Quando rispettare i diritti in p.i.? Contattare un consluente in p.i. (!) per: a) valutare validità legale dei diritti in p.i. (gli esaminatori (! umani sono essere b) valutare strategie per annullamento diritti in p.i. non validi (!) ps: in caso di brevetti, serve un consulente tecnico 67

68 Azioni stragiudiziali: diffide diffide con Ufficiale Giudiziario tentativi di soluzione transattiva (licenze, contratti di coesistenza, ecc.) sorveglianze doganali 68

69 Azioni legali a livello europeo: Durante l'esame: osservazioni di terzi ("opposizione dei poveri") Dopo la concessione: opposizione -> appello -> ricorso (solo per gravi errori di procedura!) Dove: di fronte all'ufficio Brevetti Europeo, Monaco di Baviera, Germania 69

70 Azioni legali a livello italiano /I Procedure d'urgenza preliminari: descrizione sequestro inibitoria Dove: Tribunali specializzati + luogo dell'illecito 70

71 Azioni legali a livello italiano /II Procedure di merito: Procedure di merito: causa di nullità causa di contraffazione Dove: Tribunali specializzati 71

72 Azioni legali all'estero (esempi): Germania: se si manda diffida, 1 mese per chiedere ingiunzione chi perde, paga! UK: diffida è atto di aggressione! SCONSIGLIATA procedura molto costosa (oltre i Euro) USA: diffida è atto di aggressione! SCONSIGLIATA procedura ESTREMAMENTE COSTOSA! (circa 1-2 mil USD) danni punitivi (possono far fallire le aziende) -> valutare sempre una soluzione transattiva 72

73 Valore economico PI 73

74 Valore economico dei diritti p.i. valore economico valore tecnologico valore di immagine... valore brevettuale??? serve un consulente in p.i. per a) determinare il reale valore brevettuale b) effettuare due diligence in caso di compra-vendita o M&A 74

75 Valutazione brevettuale: ricerca di anteriorità valutazione esame di concessione valutazione eventuali opposizioni o sentenze di validità 75

76 Valutazione economica: bilanci dalla data del brevetto previsioni di fatturato futuro spese pubblicitarie spese di progettazione e sviluppo importi di vendita royalties del settore contratti di licenza, distribuzione, ecc. 76

77 Equo Premio nelle invenzioni aziendali Elementi rilevanti per la sua determinazione/i 1) Valore dell'invenzione brevettata profitto prodotto dall'invenzione (se sfruttata direttamente dall'impresa) canone di licenza (se sfruttata da altri tramite licenza) 2) Contributo dell'impresa assistenza materiale e intellettuale fornita dall'impresa per la realizzazione dell'invenzione 77

78 Equo Premio nelle invenzioni aziendali Elementi rilevanti per la sua determinazione/ii 3) Grado di iniziativa del dipendente livello di autonomia dalla dirigenza distanza delle mansioni svolte dal settore ricerca e quindi dall'invenzione retribuzione percepita 78

79 Q & A 79