Innovazione e Proprietà Industriale

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1 Innovazione e Proprietà Industriale Lecco, 7 maggio 2013 Dott. Enrico Zanoli Studio Zanoli & Giavarini enrico.zanoli@ipeuro.com 1

2 Sommario La Proprietà Industriale Titoli brevettuali Brevettabilità e libertà d attuazione Il processo di brevettazione Procedure di deposito/concessione di brevetti Brevetto e segreto industriale Suggerimenti per definire una strategia di tutela dell innovazione 2

3 La Proprietà Industriale 3

4 Proprietà Industriale A1 CPI L espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità Marchi/Modelli Registrati: tutelano la capacit tutelano la capacità di farsi riconoscere, di creare un proprio modello di appealing, di caratterizzare e distinguere il proprio dall altrui altrui Brevetti/Modelli Utilità: tutelano soluzioni t tutelano soluzioni tecniche innovative proteggendone il concetto alla base, anche da forme realizzative equivalenti 4

5 Marchi: esempi 5

6 Modelli registrati: esempi (1) 6

7 Modelli registrati: esempi (2) 7

8 Brevetti: esempi (1) Il telegrafo (Bell) La lampadina (Edison) 8

9 Brevetti: esempi (2) Il mouse La dinamite (Nobel) 9

10 Proprietà Industriale: Titoli Brevetto per invenzione durata 20 anni tasse di mantenimento annuali a partire dal 5 5 anno Modelli di utilità (MU) durata 10 anni tasse di mantenimento quinquennali Modelli/Disegni durata 25 anni tasse di mantenimento quinquennali Marchi durata potenzialmente illimitata tasse di rinnovo decennali 10

11 Proprietà Industriale: Opportunità Protezione investimenti R&D, tecnologie proprietarie, difesa occupazione Tutela obbiettivi di mercato: difesa/aumento quote di mercato Attacco concorrenti: erosione tecnologie/mercati dei concorrenti Creazione di valore per l aziendal 11

12 Titoli brevettuali 12

13 Brevetto per invenzione Un brevetto per invenzione è un titolo conferito dallo Stato che concede il diritto di sfruttamento esclusivo di un invenzione L esclusiva conferita dal brevetto è limitata: Temporalmente,, durata massima 20 anni Geograficamente,, vale solo nel territorio dello Stato ove è stato richiesto e concesso Tecnicamente,, l ambito l di protezione è rivendicazioni definito dalla portata delle 13

14 Diritto di brevetto (1) A66 CPI I diritti di brevetto per invenzione consistono nella facoltà esclusiva di attuare l invenzione l e di trarne profitto nel territorio dello Stato Conferisce i seguenti diritti esclusivi: Se l oggetto l del brevetto è un prodotto,, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione Se l oggetto l del brevetto è un procedimento,, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione 14

15 Diritto di brevetto (2) A67 CPI Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, se: il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo, oppure risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato 15

16 Limitazioni al diritto di brevetto A68 CPI La facoltà esclusiva non si estende: Agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale Alla preparazione estemporanea,, e per unità,, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzione industriale ancora in vigore, non può essere attuato,, nén utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto abbia fatto uso nella propria azienda dell invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso 16

17 Oggetto del brevetto (1) A45 CPI Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un attivit attività inventiva e sono atte ad avere un applicazione industriale Non sono considerate invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, la presentazione di informazioni ed i programmi per elaboratori La brevettabilità è esclusa solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, presentazioni d informazioni e programmi per elaboratori considerati in quanto tali 17

18 Oggetto del brevetto (2) A45 CPI Non sono considerate invenzioni metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. La disposizione non si applica a prodotti,, sostanze o miscele di sostanze per l attuazione l di uno dei metodi nominati Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l ottenimento l delle stesse. Questa applicazione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti 18

19 Requisiti del brevetto per invenzione AA CPI Novità Attività Inventiva Applicabilità Industriale Liceità Sufficienza di descrizione Rivendicazioni 19

20 Novità A46 CPI Un invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica Stato della tecnica Tutto ciò che è stato reso disponibile al pubblico nel territorio dello Stato ed all estero prima della data di deposito (priorità) ) della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta o orale, utilizzazione o un qualsiasi mezzo Il contenuto di domande di brevetto nazionale o di brevetto EP o PCT designanti ed aventi effetto in Italia che abbiano data di deposito (priorità) ) anteriore rispetto alla data di deposito (priorità) ) della domanda di brevetto Valutazione novità si considera una pre-divulgazione alla volta va identificata la combinazione di elementi rivendicati attenzione alle auto-collisioni!! 20

21 Novità - eccezioni A47 CPI Sostanze o composizioni di sostanze note ma di nuova utilizzazione Pre-divulgazioni non opponibili Esposizioni in fiere riconosciute da Convenzione di Parigi (poche!!) Divulgazione nei sei mesi antecedenti la data di domanda con abuso evidente 21

22 Attività inventiva A46 CPI Un invenzione è considerata come implicante un attivit attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica Valutazione attività inventiva lo stato della tecnica può cambiare rispetto a quello considerato per la valutazione della novità si possono combinare più insegnamenti dello stato dell arte si possono utilizzare procedimenti di valutazione strutturati (l EPO adotta il cosiddetto problem/solution approach ) 22

23 Applicabilità industriale e liceità A49 CPI Un invenzione è considerata atta ad avere un applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola A50 CPI Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all ordine pubblico o al buon costume 23

24 Sufficiente descrizione e rivendicazioni A51 CPI L invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto A52 CPI La descrizione deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che s intende s debba formare oggetto del brevetto I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione ed i disegni servono per interpretare le rivendicazioni 24

25 Brevetto per modello d utilitd utilità Un brevetto per MU è un titolo conferito dallo Stato che concede il diritto di sfruttamento esclusivo del modello L esclusiva conferita dal brevetto per MU è limitata: Temporalmente,, durata massima 10 anni Geograficamente,, vale solo nel territorio dello Stato ove è stato richiesto e concesso Tecnicamente,, l ambito l di protezione è rivendicazioni definito dalla portata delle 25

26 Oggetto del brevetto per MU A82 CPI Possono costituire oggetto del brevetto per MU i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità d applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili, od oggetti d uso in genere Gli effetti del brevetto per MU si estendono ai modelli che conseguono pari utilità,, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo 26

27 Requisiti del brevetto per MU AA CPI Novità Comodità od efficacia d impiegod Applicabilità Industriale Liceità Sufficienza di descrizione Rivendicazioni 27

28 Brevettabilità e libertà d attuazione 28

29 Brevettabilità e libertà di attuazione (1) Esempio Ho fatto un invenzione Ho ottenuto un brevetto Domanda: Possono attuare l invenzione l protetta dal mio brevetto? Risposta: Non è detto!! A68 CPI Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzione industriale ancora in vigore, non può essere attuato,, nén utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi 29

30 Brevettabilità e libertà di attuazione (2) Il brevetto conferisce un diritto negativo: il diritto di impedire ad altri di fare (ius excludendi alios) Non conferisce il diritto di fare, che dipende dalla pre-esistenza esistenza di brevetti di terzi Per stabilire se esiste la libertà di attuazione occorre esaminare le rivendicazioni dei brevetti anteriori dei Paesi ove si intende attuare a l invenzione Per stabilire la brevettabilità occorre esaminare l intera l descrizione dei brevetti/domande di brevetto pubblicate in qualsiasi Paese (più la letteratura non-brevettuale) Può succedere che i documenti rilevanti ai fini della libertà di attuazione siano diversi dai documenti rilevanti per la brevettabilità. 30

31 Brevettabilità e libertà di attuazione (3) Anticipato: non brevettabile nessun diritto di attuare l invenzione Ambito rivendicazioni Ambito descrizione Nuovo ma dominato: brevettabile nessun diritto di attuare l invenzione cross-licensing agreement possibile Nuovo e non dominato: Invenzione brevettabile e liberamente sfruttabile 31

32 Brevettabilità e libertà di attuazione (4) Esempio pratico (1) L azienda A identifica un concetto innovativo di comando per interruttori di alta tensione, basato su motore elettrico anziché su dispositivi meccanici (molle) 32

33 Brevettabilità e libertà di attuazione (5) Dopo avere analizzato lo stato dell arte, l azienda l A deposita una domanda di brevetto relativa ad un interruttore di alta tensione che è caratterizzato dal fatto che il meccanismo di comando comprende un motore con controllo di posizione (posizione angolare dell albero motore e/o posizione del contatto mobile rilevata da un sensore) L idea di A è brevettabile L azienda A è libera di attuare l invenzionel in quanto non esistono diritti brevettuali di terzi relativi a questa soluzione tecnologica 33

34 Brevettabilità e libertà di attuazione (6) Esempio pratico (2) L azienda B identifica una evoluzione del concetto di comando per interruttori di alta tensione, basato sul fatto che il motore elettrico con controllo di posizione ed il sistema di trasmissione permettono al contatto mobile di raggiungere una determinata velocità all istante di apertura 34

35 Brevettabilità e libertà di attuazione (7) L idea di B è brevettabile,, in quanto contiene delle caratteristiche nuove ed originali rispetto a quanto descritto nel brevetto di A (il motore elettrico con controllo di posizione ed il sistema di trasmissione permettono al contatto mobile di raggiungere una determinata velocità all istante di apertura) L idea di B non può essere attuata liberamente in quanto utilizza un comando comprendente un motore con controllo di posizione ricadendo quindi nell ambito di protezione definito dalle rivendicazioni del brevetto di A 35

36 Brevettabilità e libertà di attuazione (8) Libertà di attuazione e brevettabilità sono due problematiche distinte. L ottenimento di un brevetto non significa che l invenzione l sia liberamente attuabile E opportuno compiere ricerche e analisi dello stato dell arte per verificare preventivamente la libertà di attuazione e la brevettabilità di soluzioni tecnologiche in fase di sviluppo E sempre opportuno integrare un brevetto ampio, su una nuova tecnologia, con brevetti di perfezionamento o selezione di particolari realizzazioni tecnicamente e commercialmente significative Se i perfezionamenti o le selezioni sono brevettate da terzi, si può tentare di risolvere il conflitto mediante cross-licensing licensing,, altrimenti la tecnologia rimane bloccata 36

37 Il processo di brevettazione 37

38 Il processo di brevettazione Identificazione di un idea innovativa che risolva un problema tecnico (in senso lato) Azienda Strutturazione delle informazioni relative all idea innovativa concepita (Invention Disclosure) Analisi dello stato dell arte Ricerca brevettuale Identificazione dello stato dell arte più vicino Identificazione dei profili di brevettabilità relativi all idea innovativa concepita Azienda + Consulente Definizione di una strategia brevettuale Redazione domande di brevetto Deposito Consulente 38

39 Idea innovativa Il problema tecnico risolto dall idea innovativa può scaturire da qualunque esigenza del campo tecnico di riferimento: esigenze di carattere industriale esigenze di carattere commerciale esigenze di carattere estetico L idea innovativa va definita in termini concreti e con caratteristiche tiche di tipo tecnico, non in termini astratti o qualitativi L idea innovativa non deve implicare necessariamente un reale progresso tecnico nel campo di riferimento 39

40 Invention Disclosure Documento di presentazione strutturata delle informazioni relative all idea innovativa per facilitarne l analisi l brevettuale Sezioni in cui si articola il documento: Campo tecnico dell idea innovativa Analisi dello stato dell arte e relativi inconvenienti Descrizione dell idea innovativa nei suoi aspetti essenziali Descrizione di dettaglio dell idea innovativa nelle sue forme realizzative preferite Possibili varianti Vantaggi 40

41 Ricerca brevettuale (1) Normalmente effettuata su banche dati on-line che contengono documenti brevettuali e/o letteratura tecnica e scientifica Eventualmente tramite consulenti esteri Due categorie di banche dati per ricerca on-line: A pagamento con accesso autorizzato Gratuite con accesso libero (servizio internet gratuito dell EPO) siti governativi esteri (US, FR, UK, JP, etc) 41

42 Ricerca brevettuale (2) 42

43 Ricerca brevettuale (3) 43

44 Contenuto domanda di brevetto La domanda di brevetto deve comprendere: Generalità del richiedente Designazione inventori Titolo Descrizione Eventuali disegni Rivendicazioni descrizione stato dell arte problema tecnico descrizione invenzione descrizione di dettaglio di una o più forme di attuazione dell invenzione vantaggi 44

45 Procedure di deposito e concessione di brevetti 45

46 Deposito in Italia Per ottenere un brevetto bisogna depositare una domanda corredata a di una descrizione tecnica, eventualmente con disegni, presso una Camera di Commercio o in via telematica e pagare le tasse di deposito La domanda viene trasmessa a UIBM, presso il Ministero delle Attivit ività Produttive UIBM commissiona all EPO una ricerca brevettuale L EPO trasmette il rapporto di ricerca (RR) che comprende un opinione sulla brevettabilità La domanda viene resa disponibile al pubblico dopo 18 mesi dopo la data di deposito E possibile modificare le rivendicazioni durante la procedura e depositare memorie a sostegno delle modifiche introdotte UIBM esamina la domanda e decide su concessione 46

47 La procedura IT Deposito Tasse di deposito e onorari professionali RR + opinione scritta (~ 9 mesi) Eventuale estensione con priorità (12 mesi) Eventuale estensione senza priorità (entro 18 mesi) Accessibilità al pubblico (18 mesi) Risposta ai rilievi dell UIBM (21 mesi) Concessione (~ 2 anni) Modifiche testo/rivendicazioni (NO materia nuova) Onorari professionali Esborsi, onorari professionali Durata (20 anni) Tasse di mantenimento annuali (dal 5 5 anno) 47

48 Deposito all estero (1) La Legge italiana prevede che il deposito di una nuova domanda di brevetto da parte di un richiedente residente nel territorio dello stato debba essere fatta in Italia E possibile depositare direttamente all estero previa autorizzazione ministeriale Trascorsi 90 giorni dalla data di primo deposito in Italia è possibile estendere la domanda di brevetto all estero 48

49 Deposito all estero (2) Depositando all estero entro 12 mesi dalla data di deposito in Italia è possibile rivendicare il diritto di priorità Se si deposita all estero oltre i 18 mesi dalla data di deposito in Italia, le domande depositate all estero risultano anticipate dalla stessa domanda di brevetto depositata in Italia Possibili percorsi per il deposito estero: Deposito nazionale diretto (US, CN, FR, DE, AU, ) Deposito presso l Ufficio l Brevetti Europeo (procedura di deposito, esame e concessione unificata regionale che copre 35 Stati europei ei e che origina un fascio di brevetti nazionali) Deposito di domanda di brevetto internazionale PCT (procedura di deposito unificata che origina un fascio di domande di brevetto nazionali/regionali) 49

50 La procedura EP (1) Deposito in Italia (priorità) Deposito all EPO Ricerca Pubblicazione Procedura di esame presso l EPOl 3-44 anni Traduzione, tasse di deposito e di ricerca, onorari professionali Tasse di esame, designazione e concessione, onorari professionali Validazione presso gli uffici brevetti nazionali (DE, FR, AT, BE,.) Traduzioni, tassa di validazione, onorari professionali Eventuali opposizioni (entro 9 mesi) Tasse di mantenimento annuali dal 3 3 anno 50

51 La procedura EP (2) ricerca priorità deposito RR+WO richiesta esame concessione validazione IT DE X X+3 GB FR GB X+9 pubblicazione esame pubblicazione opposizione A1 (domanda + RR) A2 (domanda) A3 (RR) B1 (brevetto concesso) 51

52 La procedura PCT (1) Deposito in Italia (priorità) Deposito PCT Ricerca Pubblicazione IPE (opzionale) Fasi nazionali / regionali Traduzione, tasse di deposito e di ricerca, onorari professionali Tasse esame, onorari professionali 30/31 mesi max US JP DE EP esame DE IT 2-33 anni GB 52

53 La procedura PCT (2) priorità deposito ricerca fasi nazionali/regionali US EP DE IPE IPRP EP RR+WO pubblicazione US DE A1 (domanda + RR) A2 (domanda) fasi nazionali/regionali A3 (RR) 53

54 Brevetto e segreto industriale 54

55 Brevetto e segreto industriale BREVETTO Pubblicazione Costi di brevettazione Protezione limitata nel tempo Azionabile ERGA OMNES Ostacolo a brevettazione SEGRETO INDUSTRIALE Non pubblicato Non costa Protezione (teoricamente) illimitata nel tempo Azionabile solo contro terzi contrattualmente vincolati Non ostacola brevettazione Difficile da mantenere 55

56 Brevetto o segreto? (1) Negli anni 90 l azienda l tessile A progetta una macchina che migliora una fase del proprio ciclo produttivo Viene costruito e sperimentato un prototipo, poi viene costruita la macchina in scala reale La macchina non viene brevettata, per paura che venga copiata e perché è destinata solo ad uso interno Alla fine degli anni 90 una parte della macchina si usura e deve essere sostituita L incarico di costruire la parte usurata viene affidato alla ditta a B, costruttrice di macchine tessili, che va nello stabilimento di A, fa i rilievi e costruisce la parte richiesta 56

57 Brevetto o segreto? (2) Dopo circa 1 anno, A si vede offrire dal rappresentante commerciale della ditta B, costruttrice di macchine tessili, la stessa macchina ideata ed utilizzata da A La ditta B aveva infatti da poco avviato la produzione e la vendita di tutta la macchina ideata dalla ditta A, e la offriva sul mercato La ditta A non aveva fatto sottoscrivere alla ditta B nessun obbligo di segretezza al conferimento dell incarico di ricostruire la parte in questione La ditta A sostiene che B ha violato dei suoi segreti industriali, i, ma B sostiene che non gli è stato chiesto di mantenere alcun segreto A ha avviato un azione legale contro B per violazione di segreti industriali, con esito incerto 57

58 Brevetto o segreto? (3) Considerazioni generali: Valutare bene la scelta di non brevettare Un brevetto può essere dato in licenza e generare royalties Un brevetto impedisce a terzi di brevettare la medesima invenzione Il segreto è molto difficile da mantenere e può richiedere la stipula di accordi di segretezza 58

59 Suggerimenti per definire una strategia di tutela dell innovazione 59

60 Tutela dell innovazione Il brevetto Squadra ideale Un documento legale con un contenuto tecnico per finalità di business le parti in gioco - R&D - Marketing / Commerciale -Management -Consulente brevettuale 60

61 Definizione di una strategia di tutela (1) -consolidare posizioni di mercato -aumentare quota di mercato -entrare in nuovi mercati Obbiettivi industriali Definizione di obbiettivi chiari e misurabili Obbiettivi R&D -sviluppo nuove tecnologie -miglioramento tecnologie esistenti 61

62 Definizione di una strategia di tutela (2) Analisi stato dell arte & posizioni brevettuali di terzi Players Tecnologia AB CD EF Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Scopo: - identificazione key-players - identificazione opportunità (free areas) - identificazione barriere d ingressod 62

63 Definizione di una strategia di tutela (3) Identificazione di un metodo per acquisire diritti di PI Sviluppo In House Sviluppo congiunto Sviluppo presso terzi Acquisto 63

64 Definizione di una strategia di tutela (4) Tutela diritti di PI Strategia Brevettuale Strategia Contrattuale Protezione Know-How aziendale - Licenze - Acquisti/Cessioni segretezza Coordinamento portafoglio brevetti 64

65 Grazie per l attenzione l Zanoli & Giavarini S.p.A. info@ipeuro.com MILANO: Via Melchiorre Gioia, 64 Tel.: 02/ Fax: 02/ BERGAMO: Via Camozzi, 84 Tel.: 035/ Fax : 035/ TREVISO: P.za Filodrammatici, 3 Tel. 0422/ Fax: 0422/ PIACENZA: Via Prevostura, 62 Tel. 0523/ Fax: 0523/