Lezione XIV: Gestire le invenzioni

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1 PROGETTO GEN HORT Lezione XIV: Gestire le invenzioni Stefano Borrini Società Italiana Brevetti Società Italiana Breve0 Aprile Maggio 2014

2 Art. 65 CPI [ ] 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

3 Contratti a monte: ricerca commissionata Ricerca commissionata e Contratti di sviluppo Contratti di ricerca Convenzione quadro che fornisce lo schema di riferimento della collaborazione tra impresa finanziatrice e università - Indirizzo del programma di ricerca cui seguono i contratti attivativi Ricerca cooperativa Accordi di ricerca commissionata ma prevedono sviluppo di una tecnologia già protetta. Si hanno quando una impresa è interessata a una tecnologia ma richiede lo sviluppo ulteriore prima di sottoscrivere una licenza. Impresa finanzia e si garantisce i risultati attraverso un opzione. Accordo realizzato quando l impresa esprime la volontà di presidiare alcune conoscenza specifiche. Convenzione regola la condivisione del personale strutture e laboratori. In genere sostenuta da finanziamenti nazionali e comunitari. Lungo periodo

4 Contratti di ricerca o consulenza conto terzi Finanziamento privato Titolarità disciplinata dal contratto: - titolarità del finanziatore - diritto di accesso dell EPR Compenso: - per l attività di ricerca - ulteriore in casi di brevettabilità del risultato - ancora ulteriore in caso di sfruttamento commerciale di brevetti o know-how

5 Contratti di ricerca o consulenza conto terzi Riconoscimento diritto morale degli inventori No al divieto assoluto di pubblicazione ma - limitato nel tempo in funzione delle reali esigenze - non oltre un determinato periodo dalla cessazione degli effetti del contratto Obbligo del committente di comunicare il deposito di domande di brevetto

6 Ricerca cooperativa Finanziamenti pubblici, ampi programmi di ricerca, programmi quadro, convenzioni. Caratteristica principale Condivisione iniziale di conoscenze, di diritti IP, di competenze, strumentazione, apparecchiature, rischi. Definire: Regimi di titolarità e utilizzo delle conoscenze pregresse (background), conveniente: procedere ad un censimento (opt-in / opt-out / opt-in in busta sigillata) al fine di evitare dispute su cosa sia background e cosa foreground evitare appropriazione da parte dei contraenti di informazioni pregresse dell altro gestire in fase commerciale la dipendenza e capire chi debba concedere diritti all accesso; evitare conflitti in caso di ricerche parallele estendere ai c.d sideground conoscenze relative al proprio background sviluppate nel corso ricerca ma parallelamente e indipendentemente da esso contraente del progetto di Regimi di titolarità dei risultati conseguiti (foreground) (fonti di finanziamento / modelli predisposti da associazioni e finanziatori) Attribuzione della titolarità nei rapporti tra istituzioni Attribuzione della titolarità nella istituzione

7 Contratti di sviluppo Collaborazione inventore EPR mette a disposizione laboratori, apparecchiature Titolarità al committente ma EPR deve essersi preventivamente fatta cedere diritti da inventore Durata Verifiche periodiche Esonero dell EPR da responsabilità per mancata brevettazione o non idoneità del prodotto o danni a terzi Corrispettivi calcolati in base ai giorni di ricerca royalties per la commercializzazione del prodotto. Pubblicazioni - Confidenzialità

8 Esempi di contratti di ricerca tra privati e università 1. La società P ha maturato una profonda esperienza nel settore della produzione di proteine umane d interesse farmaceutico attraverso espressione in organismi geneticamente modificati: piante.

9 Esempio 2. Nell ottica dello sviluppo e commercializzazione delle molecole prodotte, P ha stipulato un accordo di ricerca con una certa Università (U) per lo scale up del metodo con produzione in campo, la purificazione delle proteine prodotte ed i test clinici necessari al rilascio di una AIC. Studio Legale SIB 2014

10 3. La collaborazione inizia regolarmente e termina dopo un certo numero di anni.

11 Contratti di ricerca 1. Premessa: Definizione delle Parti e delle rispettive competenze e/o campi di attività ed interessi; 2. Oggetto del contratto: Definizione veloce delle finalità delle attività commissionate. 3. Definizione dettagliata del Programma di ricerca, normalmente descritto in allegato. 4. Aspetti economici: Corrispettivi pagati dal Committente privato all Amministrazione pubblica che esegue la ricerca e modalità e tempistica di pagamento.

12 5. Background: Conoscenze, Materiali e Strumenti di ricerca. 6. Material Transfer Agreement (MTA) e/o licenze d uso dell informazione brevettata. 7. Proprietà delle conoscenze maturate, dei risultati della ricerca, della documentazione. 8. Protezione I.P.: definizione dei diritti e titolarità. 9. Invenzioni di perfezionamento ed invenzioni derivate

13 Contratti di ricerca 10. Diritti/Doveri dell inventore 11. Segretezza/confidenzialità, durata del vincolo di segretezza; 12. Utilizzazione/pubblicazione dei risultati. 13. Eventuali corrispettivi all Università 14. Durata del contratto; durata del vincolo post contrattuale e Recesso. 15. Foro competente.

14 1. Durata del contratto; durata dei vincoli post contrattuali: Il contratto definirà: Durata di validità del contratto o e quindi della cooperazione privato/pubblico. Durata del periodo dopo la fine del contratto, entro il quale valgono ancora dei vincoli per le parti, vuoi di segretezza, vuoi di sfruttamento delle conoscenze maturate durante la cooperazione.

15 1. Durata del contratto; durata dei vincoli post contrattuali: La definizione dei vincoli post contrattuali è di fondamentale importanza per ricerche in settori ove la realizzazione concreta di un invenzione può richiedere anni. È questo il caso di piante transgeniche per le quali il passaggio tra la sperimentazione a livello di laboratorio o impianto pilota e la produzione industriale in campo necessita almeno di 2-3 anni.

16 1. Durata del contratto; durata dei vincoli post contrattuali: Il contratto dovrebbe contenere una clausola che vieti all Università, per un periodo da definire (1, 2 o 3 anni) dalla fine del contratto, di sfruttare autonomamente le conoscenze maturate durante la cooperazione per produrre invenzioni derivate o di perfezionamento brevettate, se non (i) previa autorizzazione del Finanziatore Privato, (ii) e concessione di una licenza d uso (gratuita) non esclusiva sulla nuova invenzione.

17 Finanziatore privato già possedeva una competenza scientifica profonda, brevettata nella realizzazione di piante transgeniche capaci di produrre proteine umane di interesse farmaceutico. Trasferiva: licenza d uso sul brevetto relativo alle piante transgeniche brevettate, il know how necessario per la miglior realizzazione dell invenzione brevettata, linee di piante transgeniche loro semi e cassette di espressione

18 Material Transfer Agreement La definizione del materiale biologico stesso ivi comprese la progenie, i materiali derivati, i materiali modificati; Gli obblighi del Fornitore e del Ricevente; I diritti di proprietà nascenti dal materiale e sui derivati visti sopra (deposito m.o.); I diritti di proprietà intellettuale; I vincoli di segretezza; le garanzie, le responsabilità ed il termine del contratto.

19 4. Titolarità sulle conoscenze maturate, sui risultati della ricerca, sulla documentazione Il programma di ricerca non produrrà solamente risultati o materiali o invenzioni brevettabili, ma produrrà prima di tutto nuova conoscenza scientifica, la cui titolarità va indicata. La titolarità sulla conoscenze sviluppate dovrà valere anche oltre i termini temporali contrattuali per evitare al termine del contratto lo sfruttamento autonomo di invenzioni derivate o di perfezionamento basate su tali conoscenze.

20 4. Titolarità sulle conoscenze maturate, sui risultati della ricerca, sulla documentazione li Finanziatore Privato del programma sarà normalmente indicato come titolare unico di tutti i diritti. Tuttavia le Parti potranno stabilire attraverso clausole specifiche nel contratto una ripartizione differente della titolarità ed i termini entro i quali i diritti possono essere esercitati.

21 6. Diritti/doveri dell inventore Il contratto dovrà definire il diritto del ricercatore ad essere riconosciuto come inventore.

22 6. Diritti/doveri dell inventore Ma anche prevedere il dovere dell inventore a sottoscrivere qualsiasi documento possa rendersi necessario affinché il Finanziatore Privato possa validamente acquisire la titolarità dell invenzione brevettata, là dove la legge nazionale riconosca l inventore come titolare del brevetto. Per esempio negli Stati Uniti. Ancora prevedere l impegno dell inventore a fornire tutte le informazione tecniche necessarie per una valida brevettazione

23 8. Utilizzazione/pubblicazione dei risultati Il contratto dovrà definire le condizioni alle quali il ricercatore/università potrà pubblicare le nuove conoscenze scientifiche e risultati conseguiti nell ambito del programma di ricerca.

24 7. Segretezza confidenzialità: parti vincolate e confidenzialità Normalmente ogni divulgazione pubblica: scritta (articoli, poster, abstract), orale (conferenze, lezioni) in Internet, o come tesi di laurea, dovrà essere preventivamente sottoposta ed autorizzata dal Finanziatore Privato e non dovrà creare pregiudizio al deposito di una domanda di brevetto e alla validità del successivo brevetto concesso.

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26 Materiale Originale Con il termine Informazioni si intende qualsiasi segreto industriale, know-how, informazione tecnica, scientifica, finanziaria o commerciale, messe a disposizione

27 Progenie ogni discendenza del Materiale Originale, ovvero ogni prodotto ottenuto da un evento di replicazione del Materiale Originale. Derivazione Non Modificata ogni sostanza o elemento scoperto o ottenuto dal Ricevente nell Attività di Ricerca (come di seguito definita) e che consiste in una parte o prodotto del Materiale Originale o della sua Progenie come ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, proteine, plasmidi, vettori, DNA, RNA.

28 Modificazione ogni sostanza, elemento, cellula o microrganismo scoperto o ottenuto nell Attività di Ricerca (come di seguito definita) che comprenda una parte del Materiale Originale o della Progenie o una Derivazione Non Modificata.

29 Nuove Informazioni qualsiasi segreto industriale, know-how, informazione tecnica, scientifica, finanziaria o commerciale, o qualunque altro tipo di informazione su diritti proprietari riguardante il Materiale Generale, le Informazioni, l Attività di Ricerca e le Invenzioni, siano esse espresse in forma orale o scritta, registrate su supporto volatile, ottico o magnetico, di cui il Ricevente o i suoi collaboratori vengano in qualunque modo a conoscenza per il tramite dell Attività di Ricerca stessa. Le Nuove Informazioni saranno e rimarranno di sola ed esclusiva proprietà del Fornitore.

30 Collaborare (talvolta crea problemi)

31 delta-9-tetraidrocannabinolo Usi della canapa Produzione tessuti e carta Bioedilizia (plastiche e compensato di canapa) Oli di semi di canapa e derivati (biodiesel) Usi medici (antiemetico, controllo spasticità in sclerosi multipla)

32 Material transfer agreement Definire esattamente a) il materiale che viene trasferito b) il motivo per cui viene trasferito c) i prevedibili (e possibilmente anche gli imprevedibili ) sviluppi brevettuali futuri

33 Domande Lezione XIV 1.Il diritto ad essere nominato inventore può essere negoziato in un contratto di ricerca? E La possibilità di inserire limitazioni riguardo tempi e modi delle pubblicazioni scientifiche? 2 Qual è un impegno che viene fatto spesso sottoscrivere ai ricercatori in un contratto di ricerca e che ha a che fare con la procedura brevettuale? 3. Quali sono tre importanti aspetti da definire in un MTA?