Manuale sulla Proprietà Intellettuale

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1 Manuale sulla Proprietà Intellettuale Giuseppe Conti Massimo Barbieri Technology Transfer Office Politecnico di Milano

2 INDICE 1 Il brevetto Cenni storici Struttura del brevetto Tipologie di brevetti Deposito del brevetto La contraffazione Tutela giuridica Il risarcimento del danno Le invenzioni dei dipendenti Bibliografia Invenzioni biotecnologiche Privativa sulle varietà vegetali Usi sperimentali dell invenzione brevettata Conclusioni Bibliografia Invenzioni chimiche...50 Direttiva 98/44/CE...52 Disegno di Legge Disegno di Legge N Giuseppe Conti Massimo Barbieri 2/65

3 1 Il brevetto 1.1 Definizione di brevetto Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo (20 anni) e territoriale (in riferimento al/ai Paese/i in cui il brevetto è stato esteso). Il possesso di un brevetto dà al suo titolare il diritto di vietare ad altri la riproduzione dell invenzione, ovvero la produzione, l uso, la commercializzazione, la vendita o l importazione del trovato nel territorio in cui detto brevetto è stato concesso (artt. 1 1 e 1 bis 2 Legge invenzioni R. D. 29/06/1939, n 1127). Si tratta quindi di un diritto negativo. Il suo possesso non garantisce al titolare il corrispondente diritto positivo ad attuare l invenzione stessa. Affinché l invenzione sia attuabile, occorre che non esistano brevetti antecedenti che, in quanto diritti di privativa, ne vietino l attuazione. In sintesi una tecnologia che è nuova ed originale è brevettabile; una tecnologia che non ricade sotto la privativa di brevetti pendenti di terzi è liberamente attuabile; una tecnologia che ricade sotto la privativa di brevetti pendenti di terzi ne costituisce contraffazione. Brevettabilità e attuabilità sono le due condizioni necessarie per uno sfruttamento ottimale dell invenzione. Due sono le tipologie di brevetto industriale: brevetto per invenzione industriale e brevetto per modello industriale, che si suddivide a sua volta in modello d utilità e disegno o modello. 2 Cenni storici I brevetti hanno avuto origine come strumenti usati dai governi aristocratici o repubblicani nell Europa di fine medioevo e del primo rinascimento principalmente al fine di incentivare il trasferimento e la divulgazione di tecnologie straniere. Il termine brevetto deriva dall espressione latina litterae patentes, che si riferisce semplicemente a lettere aperte e che gl inglesi hanno tradotto letteralmente come letters patent, abbreviato in patent nella forma di sostantivo. L aggettivo inglese patent significa aperto. Le letters patent erano i documenti ufficiali con cui alcuni privilegi, diritti, alti ranghi sociali e titoli venivano 1 Art. 1 R.D. 29 giugno 1939, n (legge invenzioni): I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni previsti da questo decreto. Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l oggetto dell invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale b) alla preparazione estemporanea, e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati. 2 Art. 1 bis legge invenzioni: 1. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 3/65

4 conferiti ed annunciati pubblicamente; pertanto, portavano il sigillo del sovrano concedente all interno, invece di essere sigillati esternamente. La protezione della proprietà intellettuale nacque proprio in Italia nel XIV secolo, da cui si diffuse dapprima nell Europa continentale e poi in Inghilterra. Ma nel XIV e all inizio del XV secolo tali diritti consistevano esclusivamente in concessioni per lo sfruttamento in esclusiva di procedimenti localmente sconosciuti o di congegni che avevano avuto origine altrove e probabilmente da persone che non erano quelle che richiedevano il privilegio. La prassi di concedere tali privilegi era finalizzata ad ottenere la rivelazione e l applicazione di segreti che fossero di provenienza straniera, attraverso l immigrazione di artigiani specializzati, come nel caso del tessitore fiammingo John Kempe, a cui Edoardo II conferì tale titolo nel La prima legge sui brevetti fu approvata dal Senato veneziano il 19 marzo La legge richiedeva la registrazione di ogni congegno nuovo ed ingegnoso che non fosse stato costruito fino a quel momento nel territorio veneziano, e proibiva ad ogni privato, eccetto l inventore, di costruirlo per un periodo di 10 anni, a pena di pagamento di penali per la violazione del codice. In Inghilterra, invece, la prima chiara previsione di brevetti d invenzione non venne alla luce prima del XVII secolo. Nel XIV secolo l Inghilterra era tecnologicamente arretrata rispetto a molte regioni dell Europa continentale e si sforzava di prendere a prestito le pratiche industriali più avanzate. Si sperava che i maestri artigiani stranieri iniziassero apprendisti inglesi ai misteri delle loro arti; ma, poiché con ogni probabilità non avrebbero mantenuto il controllo degli apprendisti a cui avevano trasmesso le nuove capacità nel momento in cui questi fossero stati ammessi allo stato di operai qualificati, si sarebbe formata una schiera di potenziali concorrenti locali, dai quali il maestro straniero desiderava ovviamente essere protetto. Proteggere gl insegnanti dalla concorrenza dei loro studenti, dando loro un monopolio sull attività commerciale, affrontava direttamente il problema degli effetti diffusivi. Anche la durata di questi primi brevetti inglesi 14 anni con la possibilità di un estensione di 7 anni non era fissata arbitrariamente: 7 anni era la durata dell apprendistato e così la protezione concessa doveva durare almeno per due generazioni d apprendisti. Un cambiamento radicale a questa prassi si ebbe nel 1623, allorquando il Parlamento inglese emanò lo Statuto dei Monopoli, con cui dichiarava che da quel momento tutti i monopoli della Corona, atti istitutivi di corporazioni e brevetti si dovessero considerare contrari alla legge. Si ammise tuttavia un eccezione nel caso di brevetti regi, che conferivano un monopolio per 14 anni o meno al primo e vero inventore di una nuova produzione [2]. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 4/65

5 3 Struttura del brevetto 3.1 Il titolo Il titolo deve essere scritto in modo tale da caratterizzare l invenzione. 3.2 Il riassunto Il riassunto ha soltanto finalità d informazione tecnica e pertanto deve limitarsi a riportare il nucleo necessario per individuare il campo di applicazione del trovato e delle sue caratteristiche essenziali. 3.3 La descrizione Nel testo della descrizione va riportato un cenno sommario all invenzione, sviluppando il titolo dell invenzione e tracciando un esposizione dello stato della tecnica e delle finalità da conseguire. La descrizione deve concludersi con una o più rivendicazioni non di seguito alla descrizione, ma su uno o più fogli allegati. Tutti i fogli devono essere firmati. Nella descrizione non possono essere inclusi disegni o formule chimiche o matematiche. La descrizione è strutturalmente suddivisa in due parti. Nella prima viene fatta una breve esposizione dello stato della tecnica che si riferisce al campo tecnico cui appartiene il trovato. Indi vengono posti cenni sui difetti, nel senso che l invenzione individua i difetti riscontrati nei ritrovati anteriori. Generalmente viene esposta prima una descrizione della struttura e poi del funzionamento. La descrizione dell invenzione deve contenere tutti gli elementi necessari per poter realizzare l invenzione. Deve essere scritta in modo tale da lasciare un margine di almeno 3 centimetri alla sinistra ed al massimo il foglio può contenere 25 linee di testo; gli spazi vuoti devono essere opportunamente barrati [3]. 3.4 Le rivendicazioni Una rivendicazione è una dichiarazione che definisce il contenuto della protezione richiesta. Deve ovviamente possedere i requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva), essere chiara, concisa e supportata dalla descrizione (ovvero nella descrizione deve esserci la base per la materia rivendicata e una rivendicazione non può avere una portata più ampia rispetto a quanto descritto, rappresentato nelle figure e noto dallo stato della tecnica). Ma nel contempo, una rivendicazione deve poter comprendere tutto ciò che è un ovvia modifica, un equivalente (mezzi che svolgono la stessa funzione, sostanzialmente nello stesso modo tale da raggiungere lo stesso risultato) e gli usi descritti, nonché tutte le varianti di realizzazione che presentano le stesse proprietà o usi che sono stati attribuiti nella descrizione alle forma di realizzazione. Una rivendicazione può essere paragonata all atto di delimitare con dei paletti il terreno di proprietà: i paletti andranno disposti il più possibile sul confine del proprio terreno (la soluzione ideata), evitando al contempo d invadere la proprietà di altri (brevetti antecedenti in vigore o scaduti) o la proprietà pubblica (soluzioni non Giuseppe Conti Massimo Barbieri 5/65

6 brevettate ma di pubblico dominio). Generalmente nelle rivendicazioni redatte secondo la prassi europea possiamo distinguere: il preambolo o parte classificatoria (in cui è descritta l arte nota); la parte di transizione (locuzione del tipo caratterizzato dal fatto che ); gli elementi caratterizzanti (in cui è spiegata l invenzione). Le rivendicazioni possono essere: indipendenti (dirette a caratteristiche essenziali dell invenzione, ad eccezione delle caratteristiche implicite); dipendenti (dirette a particolari forme di realizzazione, che includono le caratteristiche essenziali della rivendicazione indipendente da cui dipendono ed, eventualmente, anche le ulteriori caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti da cui discendono. Con particolari forme di realizzazione s intende anche una descrizione più dettagliata dell invenzione). Una ulteriore distinzione riguarda le categorie delle rivendicazioni, che possono essere di: prodotto (molecola di formula ); procedimento (descrizione dei vari passaggi ); protegge il processo e il prodotto solo se ottenuto mediante il procedimento in oggetto; product by process (molecola ottenuta/ottenibile mediante segue la descrizione del processo); è comunque sempre una rivendicazione di prodotto ed è utilizzabile solo quando non si può descrivere il prodotto per via strutturale; intermedio di processo (molecola di formula ); composizione (lista degli ingredienti ); uso (uso del composto X per ottenere l effetto Y); uso in campo medico (uso di X per preparare un farmaco contro Y; oppure metodo per trattare Y mediante un farmaco X). Generalmente una rivendicazione è definita mediante caratteristiche positive : si scrive ad esempio un dispositivo comprendente X, Y, Z e non un dispositivo senza (la caratteristica) K. L inventore rivendica nel suo brevetto un trovato, descrivendo anzitutto ciò che è arte nota e poi il suo specifico contributo. La rivendicazione deve essere redatta in termini di caratteristiche tecniche dell invenzione (struttura di supporto, composto X, fase di un operazione: miscelare X con Y alla temperatura Z, ecc ). Sono escluse dichiarazioni, ad esempio sui vantaggi commerciali, o altre caratteristiche non tecniche. Sono ammesse caratteristiche oltre a quelle comportanti limitazioni strutturali : ad esempio caratteristiche funzionali (solo se la persona esperta del settore tecnico non ha difficoltà ad individuare mezzi per eseguire quella funzione, evitando di esercitare un passo inventivo). Sono accolte anche rivendicazioni rivolte all uso di un invenzione, intendendo l applicazione tecnica. Il preambolo (o parte classificante o pre-caratterizzante ) riferisce l arte ritenuta non brevettabile dal richiedente, ovvero l oggetto dell invenzione unitamente alle caratteristiche tecniche necessarie per definire Giuseppe Conti Massimo Barbieri 6/65

7 l invenzione e che sono note nello stato della tecnica. Secondo la buona prassi redazionale, esso descrive l anteriorità più vicina (o closest prior art ). Un esempio banale ma utile per spiegare come può essere scritta la porzione pre-caratterizzante di una rivendicazione è il seguente: - Sedia, comprendente un piano di seduta, uno schienale ed elementi di sostegno adatti a disporre il piano di seduta ad una prestabilita altezza da un piano di supporto, La parte di transizione è generalmente costituita dall espressione caratterizzato dal fatto che, ciò che consiste, che comprende o simili. Vi è una differenza sostanziale tra comprende e consiste : nel primo caso la rivendicazione è aperta, nel secondo è chiusa (open e closed claims). La porzione caratterizzante dichiara le caratteristiche tecniche che, in combinazione con quelle della parte classificante, si desidera tutelare, ovvero le caratteristiche che l invenzione aggiunge a quanto è già noto. Per continuare con il presedente esempio, si può scrivere: - detta sedia essendo caratterizzata dal fatto che, all estremità libera degli elementi di sostegno sono associati mezzi per un libero movimento della sedia sul piano di supporto. Gli elementi caratterizzanti possono essere indicati nominativamente, oppure in termini di mezzi, di funzioni, risultato. Il prof. Franzosi 3 riporta [4] un esempio semplice ma illuminante per spiegare gli elementi caratterizzanti: se nella rivendicazione si dice chiodi, si vorranno indicare oggetti chiaramente identificabili nella sua struttura. Se si indicano i mezzi (ad esempio mezzi per tenere assieme due pezzi di legno), si indica ciò che serve ad una specifica funzione, senza indicare una specifica struttura o materiale con precisa identità fisico spaziale. Se si indica una funzione, (ad es. assicurare la tenuta di due assi di legno con un elemento che penetra in ognuno di essi) si indica un modo di operare, senza indicazione della forza che opera o dell oggetto che subisce l azione della forza. Gli elementi possono essere individuati anche in termini di risultato: ad es. si può dire qualsiasi cosa serva a tenere assieme due assi di legno. Una rivendicazione di mezzi, funzioni o di risultato sembra più aperto, ovvero sembra possa riguardare anche gli elementi non indicati. Una siffatta rivendicazione è ammissibile se rispetta il triplice test di: essere definita; essere attuabile; possedere i requisiti di legge (novità, originalità, industrialità). Indicazioni di mezzi, di funzioni e di risultato costringono l interprete della rivendicazione a far riferimento alla descrizione o addirittura a riferirsi al prodotto commerciale, restringendo a quello la portata del brevetto. In passato la giurisprudenza dominante seguiva la tesi che la portata della protezione fosse rilevabile da altre parti del brevetto, non menzionate nelle rivendicazioni, soprattutto perché, non essendovi in Italia un esame preventivo, era impossibile identificare esattamente il contenuto del brevetto: il contenuto veniva determinato durante un procedimento giudiziale, mettendo a confronto il brevetto con le anteriorità. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 7/65

8 Questa conclusione non è più possibile dopo la ratifica effettuata dall Italia della Convenzione di Strasburgo. La giurisprudenza italiana più recente è orientata nel senso di reperire il contenuto del brevetto nelle rivendicazioni, e di non consentire una libera ricostruzione della portata precettiva del brevetto, andandola a rilevare in altre parti del brevetto che non siano riportate nelle rivendicazioni. La ricerca di un ambito proteggibile al di fuori delle rivendicazioni lede in modo inaccettabile l interesse dei terzi alla certezza delle situazioni giuridiche ed in particolare della libertà di svolgere liberamente attività economiche. Le rivendicazioni vanno lette alla luce della descrizione e dei disegni. Dunque tutto fa capo alle rivendicazioni, e la descrizione è soltanto un mezzo sussidiario per interpretarla. Se le rivendicazioni non sono chiare, esse dovranno essere interpretate alla luce della descrizione. Non è invece legittimo fare riferimento ad altre fonti successive al brevetto, quali articoli scientifici e comunicazioni a congressi, che rispecchiano successivi perfezionamenti. Molto importanti sono le dichiarazioni riduttive fatte dall inventore in sede d esame, durante il quale avviene frequentemente che, al fine di superare le obiezioni dell esaminatore, l inventore chiarisca e limiti la portata del suo brevetto. 3 Avvocato in Milano, partner nello studio legale Franzosi Dal Negro Pensato Setti ( Giuseppe Conti Massimo Barbieri 8/65

9 4 Tipologie di brevetti Le invenzioni possono essere di prodotto o di procedimento: le prime riguardano la realizzazione di un nuovo prodotto e le seconde attengono alle procedure e ai metodi di lavorazione destinati alla realizzazione di prodotti. Un altra distinzione è tra invenzioni principali e derivate. Le prime sono quelle a cui si perviene senza un nesso con altre invenzioni, anche se partono da precedenti conoscenze. Quelle derivate prendono come diretto punto di partenza una precedente invenzione. Le invenzioni derivate si possono suddividere nelle seguenti tipologie: di perfezionamento: è quella che apporta un miglioramento o un aggiunta alla precedente; di traslazione: avvia una nuova utilizzazione sulla precedente concezione inventiva, determinando un originale applicazione in un settore della tecnica; di combinazione: raggiunge l obiettivo di una nuova soluzione, combinando precedenti invenzioni o elementi tratti da precedenti invenzioni. Ovviamente queste invenzioni devono essere caratterizzate da un attività inventiva, per non incorrere nella variante costruttiva che non produce un diverso e migliore effetto dell apparecchio o del procedimento. Dal punto di vista legale, una differenza importante è tra invenzione indipendente e dipendente. In forza della protezione giuridica, un invenzione dipendente può essere brevettata soltanto con il consenso del titolare della precedente invenzione. Il brevetto industriale si suddivide in due tipologie: brevetto per invenzione industriale; brevetto per modello industriale, a sua volta distinto in modello d utilità e disegno o modello. Il brevetto per modello d utilità si distingue dal brevetto d invenzione per il fatto di proteggere perfezionamenti di prodotti già esistenti, che risultano in incrementi di utilità dei prodotti stessi, invece che nuove soluzioni di problemi tecnici. Un brevetto per modello d utilità deve proteggere un oggetto concreto, quindi non si applica ai procedimenti. Rispetto al brevetto per invenzione industriale, ha una durata di 10 anni dal deposito della domanda, suddivisa in due quinquenni, con tasse di mantenimento pagabili in un unica soluzione o in due rate, una al momento del deposito e l altra allo scadere del primo quinquennio. Con il brevetto per disegno o modello s intende proteggere l aspetto di qualsiasi oggetto industriale o artigianale, dell intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. I disegni o modelli sono considerati identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 9/65

10 Il requisito del carattere individuale è soddisfatto se l impressione che il disegno o modello suscita nell utilizzatore informato differisce dall impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o dell eventuale data di priorità rivendicata. La registrazione di un disegno o modello ha una durata di 5 anni dal deposito della domanda, prorogabile per uno o più periodi di 5 anni, fino a un massimo di 25 anni. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione di più disegni o modelli (fino a 100), purché siano attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione dei disegni e modelli. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 10/65

11 5 Deposito del brevetto Il deposito di una domanda di brevetto può essere sia nazionale (che, grazie alla Convenzione di Parigi, si può estendere in altri Paesi entro 12 mesi dalla data di deposito) sia estero. Il deposito estero non può però avvenire, salvo autorizzazione ministeriale, prima che siano decorsi 90 giorni dal deposito della domanda italiana, necessari per consentire di valutare se l innovazione può risultare d interesse per la difesa nazionale. È peraltro possibile effettuare un primo deposito all estero (domanda di brevetto europeo o PCT), previo ottenimento della relativa autorizzazione ministeriale. 5.1 Deposito nazionale La gestione nazionale dei brevetti è affidata all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), organo amministrativo che ha sempre operato nell ambito del Ministero dell Industria e dal 1984 è stato inquadrato come Direzione Generale della Produzione Industriale alle dipendenze dello stesso Ministero. È questo l ufficio destinatario delle domande di brevetto, mentre gli uffici periferici delegati quali centri di raccolta sono le locali Camere di Commercio (CCIAA). Per essere ricevibile, la domanda deve essere depositata esclusivamente presso tali enti commerciali o spedita direttamente all UIBM. Il nostro ordinamento in tema di invenzioni e di modelli non prevede un esame preventivo di novità e attività inventiva. L esame dell Ufficio riguarda i seguenti compiti: accertare la ricevibilità della domanda (per documentazione allegata ed assolvimento delle tasse prescritte); verificare la sua regolarità formale (per unicità d invenzione, designazione dell inventore, allegazione di eventuali priorità); controllare la corrispondenza del titolo all oggetto dell invenzione; verificare la sufficienza della descrizione 4. L Ufficio non è tenuto a svolgere indagini esterne alla domanda (che implicano un confronto con brevetti già concessi, con altre domande in corso d esame e con lo stato della tecnica) ma solo interne, quale è il ricorso alla comune esperienza disponibile in un soggetto che non abbia fatto specifiche ricerche di anteriorità relativamente a quel ramo della tecnica. Terminata la fase istruttoria, l Ufficio decide di concedere il brevetto oppure di respingere la domanda (reiezione totale o parziale). Il provvedimento di rifiuto, di competenza del Direttore dell UIBM, deve essere motivato. Nel sistema italiano non è prevista la procedura di opposizione (se il brevetto è concesso, i terzi non possono opporsi, come invece accade per il brevetto europeo). 4 Art. 27 R.D. 244/1940 sulle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per industriale: Il richiedente, su invito dell Ufficio centrale dei brevetti, deve completare la documentazione presentando appropriati disegni, o nuovi altri disegni, qualora essi siano necessari per l intelligenza della descrizione dell invenzione. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 11/65

12 Ai fini del deposito per la presentazione della domanda di brevetto per invenzione industriale occorrono i seguenti documenti: domanda in bollo, su modulo A (vedi Allegato 1) in cinque copie, presentata alla Camera di Commercio e indirizzata al Ministero delle attività produttive; prospetto A riassuntivo in due copie firmate in originale ed in carta semplice; descrizione tecnica del trovato in una copia; tavole dei disegni illustrative del trovato in una copia; attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa da pagare sul C/C postale , intestato all Ufficio delle Entrate di Roma 2 Roma; eventuale lettera d incarico, o procura o autocertificazione se la domanda è presentata tramite un terzo incaricato, avvocato o iscritto in apposito albo. I costi per il deposito sono elencati nella seguente tabella: Comprensive della tassa di domanda Descrizione + tav. fino a 10 pag. 212,00 Descrizione + tav. fino a 20 pag. 246,00 Descrizione + tav. fino a 50 pag. 381,00 Descrizione + tav. fino a 100 pag. 617,00 Descrizione + tav. oltre a 100 pag. 945,00 Le tasse dovute per il deposito si calcolano sommando il numero delle pagine della descrizione (compreso il prospetto A) al numero delle tavole. Le tasse di mantenimento sono elencate nella seguente tabella: 4 anno 47,00 10 anno 236,00 16 anno 741,00 5 anno 61,00 11 anno 337,00 17 anno 741,00 6 anno 88,00 12 anno 472,00 18 anno 741,00 7 anno 121,00 13 anno 539,00 19 anno 741,00 8 anno 168,00 14 anno 607,00 20 anno 741,00 9 anno 202,00 15 anno 741,00 Le prime tre annualità sono comprese nella tassa di deposito. Le annualità successive vanno pagate - solo se il brevetto è stato concesso - entro la fine del mese Giuseppe Conti Massimo Barbieri 12/65

13 corrispondente a quello del deposito: oltre tale termine è possibile mantenere in vita il brevetto provvedendo al pagamento entro sei mesi, con l aggiunta della mora. Per il deposito di modelli d utilità, devono essere presentati il modulo U ed il prospetto riassuntivo U. 5.2 Deposito europeo Lo scopo della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) 5 è stato quello di istituire una procedura unitaria di rilascio dei brevetti per invenzione (non sono previsti i modelli di utilità) riconosciuta da tutti gli Stati contraenti (vedi Allegato 5). La sede dell Ufficio Brevetti Europeo (UEB) è a Monaco di Baviera; l altra sede di trova all Aja, cui fa capo un agenzia distaccata a Berlino e un altra a Vienna. L UEB è organizzato in 5 Direzioni Generali: la DG1, costituita da una sezione di deposito (che fa parte della sede dell Aja) e si occupa della ricezione e della regolarità formale delle domande e da divisioni di ricerca (pure esse presso la sede dell Aja), che predispongono il cosiddetto rapporto di ricerca europeo ed altre ricerche internazionali o nazionali per conto di Uffici brevettuali nazionali e di privati; la DG2, costituita da divisioni d esame (inquadrate presso la sede di Monaco), che hanno competenza nella verifica di sussistenza nella domanda dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla Convenzione e da divisioni d opposizione, competenti per le procedure d opposizione contro la concessione del titolo. Entrambe le divisioni sono composte da membri tecnici, ma suscettibili di ampliamento con un esaminatore giurista; la DG3, che riguarda la fase giurisdizionale amministrativa e comprende le Camere di ricorso (con la Camera ampliata di ricorso) competenti a provvedere sui ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni d esame, delle divisioni d opposizione e della divisione giuridica; la DG4, che concerne gli affari amministrativi; la DG5, che attiene agli affari giuridici. La domanda di brevetto europeo può essere depositata direttamente presso l UEB a Monaco, nella sede dell Aja o ricevuta dagli Uffici brevettuali nazionali (in Italia l UIBM). La forma del deposito è diretta od a mezzo del servizio postale. Importante è sottolineare che il brevetto europeo non è unico, ma contiene un fascio di brevetti nazionali. Il procedimento per il rilascio dell attestato del brevetto europeo inizia presso la sezione deposito dell Aja, dove perviene la domanda di brevetto europeo, che l esaminatore verifica se abbia i requisiti necessari per attribuirle una data di deposito e se sono state pagate le tasse di deposito e ricerca, essendo altrimenti la domanda da considerare ritirata, come nel caso in cui non venga depositata nei termini la traduzione in una delle tre lingue di lavoro dell UEB (inglese, francese e tedesco), qualora la domanda risulti redatta in altra lingua. 5 La Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 è stata ratificata in Italia con L. 26 maggio 1978 ed è entrata in vigore il 1 dicembre I criteri di applicazione sono stati fissati con il D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 13/65

14 Se sono rispettati tali requisiti, la sezione di deposito passa alla verifica di sussistenza di talune condizioni di regolarità formale elencate nell art CBE. Una volta riconosciuta alla domanda di brevetto la data di deposito, la divisione di ricerca provvede a redigere il rapporto di ricerca da comunicare al richiedente. La richiesta di esame deve essere formulata entro 6 mesi dalla data in cui è stata menzionata la pubblicazione del rapporto di ricerca europeo nel Bollettino europeo dei brevetti, previo pagamento della tassa d esame. Durante la fase istruttoria, l esaminatore ha la facoltà di colloquiare con il depositante nella fase di rilascio del brevetto, anche se non esiste comunque un diritto al colloquio informale, ma invece il diritto alla procedura orale, garantita dall art CBE. La sua inosservanza in violazione dell art. 116 rende invalida 6 Art. 91 CBE: (1) Se una data di deposito è stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo e se la domanda non è considerata ritirata a norma dell art. 90, paragrafo 3, la sezione di deposito esamina: (a) se sono soddisfatte le esigenze dell art. 133, paragrafo 2; (b) se la domanda soddisfa le condizioni formali previste dal regolamento d esecuzione per l applicazione della presente disposizione; (c) se l estratto è stato presentato; (d) se la richiesta di concessione del brevetto europeo soddisfa, per quanto concerne il suo contenuto, le disposizioni imperative del regolamento d esecuzione e, se del caso, sono state soddisfatte le esigenze della presente convenzione relative alla rivendicazione della priorità; (e) se le tasse di designazione sono state pagate; (f) se la designazione dell inventore è stata fatta in conformità all art. 81; (g) se i disegni di cui all art. 78, paragrafo 1, lettera d) sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda. (2) Se constatata l esistenza d irregolarità alle quali si può rimediare, la sezione di deposito dà al richiedente, in conformità alle disposizioni del regolamento d esecuzione, la possibilità di rimediare a queste irregolarità. (3) Se il richiedente non rimedia, in conformità alle disposizioni del regolamento d esecuzione, alle irregolarità constatate durante l esame in relazione al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), la domanda di brevetto europea è respinta; se le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d) concernono il diritto di priorità, la loro inosservanza implica la perdita di questo diritto per la domanda. (4) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), la tassa di designazione per uno Stato designato non è stata pagata in tempo utile, questa designazione è considerata ritirata. (5) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f), il richiedente non ha rimediato alla mancanza della designazione dell inventore in conformità alle disposizioni del regolamento d esecuzione, salve le eccezioni da esso previste, entro il termine di sedici mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo di priorità, la domanda di brevetto è considerata ritirata. (6) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera g), i disegni non sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda e se non sono stati presi provvedimenti secondo le prescrizioni del regolamento d esecuzione per rimediare a questa situazione, la data di deposito della domanda sarà quella alla quale i disegni sono stati presentati oppure i riferimenti ai disegni saranno considerati come soppressi, a scelta del richiedente, alle condizioni previste dal regolamento d esecuzione. 7 Art. 116 CBE: (1) Si ricorre alla procedura orale sia d ufficio, quando l Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una delle parti della procedura. Tuttavia, l Ufficio europeo dei brevetti può respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano i medesimi. (2) Tuttavia, si ricorre alla procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione lo ritiene utile o quando essa prevede di dover respingere la domanda di brevetto europeo. (3) La procedura orale dinanzi la sezione di deposito, alle divisioni di esame e alla divisione giuridica non è pubblica. (4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblicata dinanzi alle Commissioni di ricorso dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni d opposizione, salvo decisione Giuseppe Conti Massimo Barbieri 14/65

15 ogni conseguente decisione Con il termine procedura orale la Convenzione individua un incontro ufficiale tra la divisione competente riunita in seduta collegiale e la parte. Vi si ricorre su richiesta della parte medesima o ad istanza dell ufficio quando lo ritenga opportuno ed è un procedimento esperibile davanti ad ogni organo dell UEB, esclusa la divisione di ricerca. La trattazione orale serve solo a sviluppare argomentazioni già enunciate e ad integrarle. La procedura che pone fine all esame di merito è regolata dall art CBE, che delega alla divisione d esame l emanazione del provvedimento di rifiuto della domanda o di concessione del brevetto. Ogni decisione deve essere motivata secondo quanto previsto dalla regola Se la divisione d esame stabilirà che sussistono i presupposti per il rilascio del brevetto dovrà invitare il richiedente alla dichiarazione di accordo sul testo della formulazione con cui l Ufficio intende concedere il titolo (regola ). In mancanza di assenso nel termine prefissato la domanda sarà respinta, salvo che il richiedente presenti proposte di modifica dei documenti; in quest ultimo caso la procedura continuerà. La decisione di concessione del brevetto europeo prenderà effetto per il titolare dal giorno della pubblicazione della menzione dell attestato nel Bollettino europeo dei brevetti e conferirà gli stessi diritti di contraria dell organo adito, qualora l ammissione del pubblico può presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati. 8 Art. 97 CBE: 1) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che questa domanda o l invenzione che ne forma l oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che non siano previste dalla convenzione sanzioni diverse dal rigetto. 2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l invenzione che ne forma l oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di concedere il brevetto europeo per gli Stati designati a condizione che: a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l accordo del richiedente sul testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo; b) siano state pagate le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto entro il termine prescritto dal regolamento d esecuzione; c) siano state pagate le tasse annuali e, eventualmente, le soprattasse già esigibili. 3) Qualora le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo non siano state pagate in tempo utile, la domanda è considerata ritirata. 4) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo prende effetto soltanto dal giorno della pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di questa concessione. Questa menzione è stata pubblicata al più presto tre mesi dopo l inizio del termine di cui al paragrafo 2, lettera b). 5) Il regolamento di esecuzione può disporre che il richiedente dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni che appaiono nel testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo, nelle due lingue ufficiali dell Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. In questo caso, il termine di cui al paragrafo 4 non può essere inferiore a cinque mesi. Se la traduzione non è presentata in tempo utile, la domanda è considerata ritirata. 9 Regola 86.2: Dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca europea e prima di aver ricevuto la prima notificazione della divisione d esame, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. 10 Regola 51.4: Prima di prendere la decisione di concedere il brevetto europeo, la divisione d esame notifica al richiedente il testo in cui essa intende concedere il brevetto europeo e lo invita a pagare entro un termine di tre mesi le tasse di concessione e di stampa ed a presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell Ufficio europeo dei brevetti diverse da quelle della procedura. Se, entro detto termine, il richiedente ha manifestato il suo disaccordo sulla concessione del brevetto europeo in questo testo, la notificazione della divisione d esame è considerata non fatta e l esame viene ripreso. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 15/65

16 un brevetto nazionale (art CBE). Nel sistema europeo la procedura di opposizione è posposta alla concessione e si identifica in un procedimento centralizzato di revoca e/o limitazione del titolo già rilasciato. L art CBE dispone che, una volta che la domanda di brevetto è stata pubblicata, qualsiasi terzo può presentare osservazioni scritte e motivate, senza comunque diventare parte della procedura. L esaminatore potrà tenere in considerazione tali osservazioni, chiedendo al richiedente di prendere posizioni. La formale procedura di opposizione investe invece il brevetto europeo nella sua interezza (e dunque tutti gli Stati per i quali è stato concesso ed ha effetto). L opposizione va proposta entro nove mesi dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto, in forma scritta e motivata, previo pagamento della tassa di opposizione. Legittimato all azione è qualsiasi terzo, anche se non possiede un particolare interesse. Le cause di opposizione sono tassativamente fissate dall art CBE. L onere della prova spetta sempre all opponente, che peraltro può ritirare l opposizione senza che si determini l estinzione del procedimento, che prosegue d ufficio (regola ). I provvedimenti emessi dalla divisione di opposizione, ma anche le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame e della divisione giuridica, sono impugnabili dinnanzi le Camere di ricorso. 5.3 Deposito internazionale (PCT) Il sistema del brevetto internazionale PCT [Patent Cooperation Treaty - Trattato di cooperazione di Washington in materia di brevetti, gestito dall Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o 11 Art. 64 CBE: 1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato. 2) Se l oggetto del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono sai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento. 3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale. 12 Art. 115 CBE: 1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può presentare osservazioni contro la brevettabilità dell invenzione, che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all Ufficio europeo dei brevetti. 2) Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno la facoltà di prendere posizione. 13 Art. 100 CBE: L opposizione può essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali: a) l oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57; b) l invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla; c) l oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata. 14 Regola 60.2: Se l opponente muore o diventa incapace di agire, la procedura di opposizione può essere proseguita d ufficio, anche senza la partecipazione dei suoi eredi o rappresentati legali. La procedura può essere proseguita anche in caso di ritiro dell opposizione. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 16/65

17 WIPO), con sede a Ginevra] consente di richiedere la tutela brevettuale in 179 stati membri. La procedura prevede la presentazione di un unica domanda, di una preliminare ricerca internazionale e di un successivo esame ed eventuale concessione ad opera degli Uffici Centrali Brevetti dei singoli paesi designati. Una sola domanda di registrazione produce pertanto gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati; si ha pure la possibilità di designare brevetti regionali, ossia validi in un gruppo di paesi. Attualmente le organizzazioni regionali sono quattro: Ufficio Brevetti Europeo (EPO); Organizzazione sul Brevetto Eurasiatico (EAPO); Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI); Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Industriale (ARIPO). Dal PCT viene esclusa la tutela del disegno o modello industriale, quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali, che ricadono sotto altri trattati o convenzioni. La sequenza procedurale si articola in tre fasi: presentazione di una domanda internazionale (Allegato 4); effettuazione di una ricerca internazionale; avvio di un esame preliminare. Per quanto concerne la prima fase, la domanda può essere presentata all UIBM (ma non presso le Camere di Commercio) o direttamente agli uffici dell OMPI o dell EPO; contestualmente si effettua il pagamento delle tasse iniziali. Si può depositare una domanda in lingua italiana, purché entro un mese dalla data di deposito, il depositante fornisca la traduzione conforme al testo italiano. Se ciò non avviene, il depositante dovrà pagare una tassa di mora pari al 50% della tassa base; se entro due mesi dalla data di deposito non viene fornita la traduzione, la domanda viene dichiarata come ritirata dall Ufficio ricevente. L Ufficio nazionale compie un esame formale e provvede ad inviarne copia all Ufficio internazionale di Ginevra e all ufficio incaricato della ricerca, che per un residente in Italia è l Ufficio Brevetti Europeo. Quest ultimo redige un rapporto in cui cita le diverse anteriorità ritrovate e lo invia al depositante. Al termine del diciottesimo mese dalla data di priorità, la domanda viene pubblicata. Terminata la prima fase, il depositante può scegliere di richiedere l esame internazionale e iniziare la seconda fase, oppure sganciarsi dalla procedura del piano PCT e seguire la via dell esame separato nei vari paesi, nei quali i depositi devono avvenire entro il ventesimo mese dalla data di priorità. Per quanto riguarda la terza fase, a richiesta esplicita del titolare, entro il 19 mese dalla data di priorità, e previo pagamento della relativa tassa, viene richiesto un esame preliminare della domanda di brevetto internazionale all autorità incaricata (EPO), che offre la possibilità di valutazione dei requisiti di brevettabilità. L ingresso nelle fasi nazionali o regionali viene quindi differito entro il 30 mese dalla data di priorità. La mancata richiesta dell esame preliminare implica l ingresso nelle fasi nazionali e/o regionali entro il 20 mese dalla priorità. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 17/65

18 Una domanda internazionale è costituita da: una copia del modulo PCT/RO/101 (vedi Allegato 4); 3 copie della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni; 1 copia di ogni procura ( power of attorney ); 1 copia del documento di priorità (richiesto, se depositato insieme alla domanda; 1 copia del foglio di calcolo delle tasse. Il sistema del brevetto internazionale PCT è vantaggioso quando: gli interessi di protezione territoriale sono extraeuropei; il numero di Paesi è elevato (oltre dieci); non è ancora stata stabilita una strategia brevettuale (il sistema PCT è essenzialmente una procedura di ritardo). Con il sistema PCT si ha una semplificazione delle procedure di deposito multinazionale, una possibile richiesta combinata di deposito multinazionali, un ritardo nell effettuazione delle maggiori spese. Si ha di converso un aumento dei costi complessivi. I consulenti in proprietà industriale consigliano generalmente di depositare la prima domanda di base nel proprio paese e poi decidere quale procedura seguire tra: la richiesta di un brevetto europeo e il deposito di domande nazionali separate in paesi non europei; la richiesta di brevetto PCT, nel quale si include il brevetto europeo; la richiesta di brevetti nazionali [9]. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 18/65

19 6 La contraffazione Ci sono due tipologie di contraffazione: letterale; per equivalenza. Si ha contraffazione letterale quando il prodotto o processo del concorrente rientra esattamente nella dizione delle valide rivendicazioni. Si ha contraffazione per equivalenti quando il prodotto o processo non rientra esattamente nella dizione delle rivendicazioni, ma vi rientra indirettamente, con alcune variazioni. Si ritiene che siano equivalenti quelle realizzazioni che: sono sostanzialmente la stessa cosa; che apportano modifiche non sostanziali; che non mutano la sostanza. Le teorie più diffuse sono quella americana e quella tedesca. Secondo la dottrina tedesca vi è equivalenza quando la soluzione del contraffattore è alla portata del tecnico medio che, al tempo delle priorità, esamini le rivendicazioni (ovvero allorquando la soluzione è diversa ma ovvia 15 ). Secondo la dottrina statunitense 16 vi è equivalenza quando la soluzione del contraffattore presenta una equivalenza dei mezzi, o/e della funzione o/e del risultato esposto nella rivendicazione (equivalenza FWD, che sta per Function Way Result ). Se un brevetto rivendica A + B + C + D, la contraffazione letterale consiste nella riproduzione di A + B + C + D; la contraffazione per equivalenti consiste nella riproduzione di A1 + B + C + D oppure di A + B1 + C + D, fino a A1 + B1 + C1 + D1. Affinché sussista contraffazione, devono essere riprodotti tutti gli elementi della rivendicazione (dottrina che va sotto il nome di all element rule ), ovvero sia la parte pre-caratterizzante sia quella caratterizzante. Il prof. Franzosi spiega tale concetto con un esempio fantasioso ma utile, dimostrazione nota con l espressione il cavallo azzurro. Si supponga di avere una rivendicazione così scritta: cavallo caratterizzato dal fatto che è di colore azzurro. Se la contraffazione fosse da imputare solo alla parte caratterizzante, tutto ciò che è azzurro dovrebbe essere considerato rientrante nella contraffazione (si tratti per es. di una matita, di un libro, ecc ). Invece è 15 Se è ovvio per una persona esperta nell arte che lo stesso risultato di quello ottenuto per mezzo dell elemento espresso nella rivendicazione può essere ottenuto per mezzo dell elemento equivalente. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 19/65

20 evidente che sarà contraffattore soltanto colui che riproduca non solo la parte caratterizzante, ma anche la parte classificatoria, ovvero produca dei cavalli azzurri [10]. La rivendicazione dipendente richiama la rivendicazione principale e aggiunge ulteriori limitazioni. Essa è così scritta: A caratterizzato da B (rivendicazione principale) e inoltre da C (rivendicazione dipendente). È ovvio che si ha contraffazione se tutti gli elementi A B C sono presenti. Un altra considerazione da tener presente, come insegna il prof. Franzosi, è la cosiddetta file wrappel estoppel o gatto d Angora [11]. Nel corso dell esame, solitamente, il richiedente definisce la sua invenzione in termini ristretti, al fine di evitare l anticipazione di anteriorità. Così, egli depositerà una domanda di brevetto rivendicando A, ma limiterà il trovato come A B dopo un rapporto di ricerca, o come A B C dopo le obiezioni dell esaminatore. Un tale brevetto assume una trasformazione nelle cause di contraffazione. Esso, infatti, nelle mani del titolare non sarà più A B C, ma A B o addirittura A. Così avviene, si dice, per il gatto d Angora che, allorché viene immerso in acqua assume una dimensione ridottissima (anche un quarto del suo volume); invece quando è trattato con getti d aria di temperatura adeguata, aumenta enormemente di volume. La morale è che il brevetto è quello risultante dall esame; esso non può essere dilatato. Allorché il richiedente definisce il suo brevetto come A B C, egli rinuncia alla protezione su A B e ovviamente su A, B, e C considerati singolarmente. L esigenza di tutela dei terzi non ammette altra soluzione. 16 Il titolare di un brevetto può invocare la dottrina degli equivalenti contro il produttore di un dispositivo che svolge sostanzialmente la stessa funzione, sostanzialmente nello stesso modo e produce sostanzialmente lo stesso risultato dell elemento espresso dalla rivendicazione. Giuseppe Conti Massimo Barbieri 20/65