REPUBBLICA ITALIANA. LINCOLN ITALIANA s.p.a. ; CONTER s.p.a. avv.ti Cartella (foro di Milano), Borghese resistente

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1 TRIBUNALE DI NAPOLI; ordinanza 1 giugno 2007; giud. CASABURI; Soc. Beiersdorf e altro (AVV.TI TREVISAN, CUONZO) c. Soc. Lincoln e altri (AVV.TI CARTELLA, BORGHESE) Proprietà industriale Marchio comunitario- Lattina conica blu- Ridotta capacità distintiva Concorrente Lattina simile Elementi figurativi e denominativi- Confondibilità - Esclusione (Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1993 n. 40\94 sul marchio comunitario, art. 9) Il marchio comunitario di forma tridimensionale costituito da una lattina conica di forma blu, senza scritte o elementi figurativi, usata per una crema dermatologica, presenta bassissima capacità distintiva e non è confondibile con la lattina di un concorrente, pur conica e di colore blu, e usata per il medesimo prodotto, il cui coperchio si differenzia però per la presenza di elementi figurativi e denominativi, compreso il marchio del produttore (1) Precedenti in ordinanza Corte Giust. 14 dicembre 2006, n. 316\05, Foro it., 2007, IV, 145. Corte giust. 27 aprile 2006, n. 145 \05, id., 2006, IV, 353. Corte 7 ottobre 2004, n. 136/02, id.., Rep 2005, voce Unione europea e Consiglio d Europa, n Trib. I grado 24 novembre 2004, n. 393/02, id., 2005, IV, 205 Trib. I grado 24 novembre 2004 cit. Corte Giust. 12 gennaio 2006, n. 173/04, id., Rep. 2006, voce cit., n. 710 Trib. I grado, 28 gennaio 2004, n. 146/02-153/02, id., 2004, IV, 130 Trib. I grado 12 dicembre 2002, n. 63/01, id., Rep. 2004, voce cit., n Corte Giust. 29 aprile 2004, n. 468 \01, id., 2005, IV, 50 Trib. I grado 5 marzo 2003, n. 194\01, id., Rep. 2005, voce cit., n 1772 Corte Giust. 21 ottobre 2004, n. 447/02 P, id., Rep, 2006, voce cit., n giugno 2006, n. 25/05, id., 2006, IV, 649. Corte Giust. 23 ottobre 2003, n. 408\01, id., 2004, IV, 395). Trib. I grado 8 dicembre 2005, n. 29\04, id., 2006, IV, 661 Corte Giust. 28 aprile 2004, n. 3/03, id., Rep. 2006, voce cit., n. 453 (1) L ordinanza cautelare in rassegna è stata pronunciata dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Napoli quale giudice dei marchi comunitari, ai sensi dell art. 120, 5 comma cod. proprietà industriale (che dà attuazione all art. 91 ss del Reg. 40\93 sul marchio comunitario). Il Tribunale ha affermato che il marchio di forma tridimensionale costituito da una mera lattina conica di colore blu, utilizzato per una celebre crema per la pelle (nivea) presenti scarsissima capacità distintiva, in quanto difficilmente riconducibile all impresa produttrice (si noti che il marchio in oggetto di fatto non in uso è priva di qualunque elemento figurativo o denominativo, non essendo riportata neanche la denominazione nivea ); da qui alla stregua dei noti criteri giurisprudenziali l esclusione della confondibilità con la confezione di un concorrente, Leocrema, simile per la forma ed il colore (ma si tratta di elementi entrambi piuttosto banali), ma fortemente differenziata quanto al coperchio. Questo l elemento che più viene all attenzione del consumatore medio presenta infatti sia elementi figurativi che denominativi, compreso appunto il marchio Leocrema. Da qui anche l esclusione della confondibilità con l altro marchio Nivea, bidimensionale (e di fatto riportato sui coperchi delle lattine), e profondamente diverso sotto il profilo grafico\denominativo. Cfr, nella giurisprudenza comunitaria (la sola considerata dall ordinanza) Corte giust. 22 giugno 2006, n.. 25/05 P, Foro It., 2006, IV, 649 e, per altro verso, Trib. I grado 23 febbraio 2006, n. 194/03, ibid., IV, 452, con osservazioni di DI PAOLA Nel diritto interno sul marchio di forma tridimensionale cfr Trib. Catania 23 luglio 2003, id., 2003, I,

2 Provvedimento per esteso REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in persona del giudice designato dott. Geremia Casaburi ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel proc. civ. iscr. al n del n.r..g.aff. cont con ad oggetto: proprietà industriale TRA BEIERSDORF AG; BEIERSDORF s.p.a. avv.ti Trevisan, Cuonzo (foro di Napoli) ricorrente E LINCOLN ITALIANA s.p.a. ; CONTER s.p.a. avv.ti Cartella (foro di Milano), Borghese resistente SUPERMERCATO IL QUADRIFOGLIO s.a.s. DI COLELLA ANNA & C., con sede in Capua (CE) resistente contumace IN FATTO Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e 126 ss cod. propr. ind. gli istanti in epigrafe (la prima quale titolare del marchio su cui infra, la seconda consociata dell altra quale distributrice in esclusiva per l Italia dei prodotti della casa madre, chiedevano disporsi l consuete misure cautelari (inibitoria, sequestro) delle confezioni di crema per la pelle a marchio Leocrema (CONTER è produttore e distributore, LINCOLN cessionario dei marchi Leocrema), in quanto costituenti contraffazione dei propri marchi comunitari NIVEA, e comunque ex art c.c., per le ragioni meglio esposte in parte motiva. Parte resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. La domanda peraltro era stata proposta anche nei confronti del supermercato in Capua ove era stata acquistato un esemplare del prodotto del resistente, che però non si costituiva. All udienza dell 8 maggio 2007 la ricorrente rinunciava alla domanda di sequestro. All esito il GD si riservava la decisione del procedimento. IN DIRITTO 1) competenza per territorio La domanda è infondata e va rigettata. Pregiudizialmente sussiste lo si rileva d ufficio, ex art. 28 c.p.c.- la competenza per territorio di questa sezione specializzata del tribunale di Napoli, ai sensi del comb. disp. art. 120 cod. propr. ind. e 20 c.p.c. (forum commissi delicti, atteso che nell ambito territoriale di riferimento, vale a dire un supermercato in Capua, è stato acquistata una confezione del prodotto costituente - secondo 2

3 parte ricorrente violazione sia dei suoi diritti di proprietà industriale, integrandosi oltretutto, sempre secondo la ricorrente, una condotta di concorrenza sleale). Beninteso, al tribunale non sfugge l anomalia del radicamento della controversia presso questa sezione, essendo comunque deprecabile il fenomeno del forum shopping (così come- e il rilievo opera per entrambe le parti- la personalizzazione dei richiami giurisprudenziali, attraverso l ampio richiamo di provvedimenti non solo di quest Ufficio, ma addirittura dello stesso magistrato estensore, espressamente indicato). 2) applicabilità del diritto comunitario In via preliminare si osserva che parte ricorrente (d ora in avanti: BEIERSDORF) agisce per la tutela di due marchi comunitari: - marchio comunitario tridimensionale CTM n , deposito 24 novembre 1996, registrazione 20 settembre marchio comunitario figurativo CTM n , deposito 1 aprile 1996, registrazione 11 marzo 1998, ampiamente esaminati infra. Da qui la diretta applicazione del Regolamento sul marchio comunitario n. 40\94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 e successive modifiche (l applicazione della normativa interna è nei limiti dell art. 97 Reg. cit.; nella specie, beninteso, vi è anche domanda di concorrenza sleale ex art c.c.). Tale dimensione comunitaria è però sfuggita a parte ricorrente, che ha svolto le proprie difese con esclusivo riferimento alla normativa interna. Questa sezione specializzata, pertanto, qui opera anche come tribunale dei marchi comunitari (art. 91 ss Reg. cit.), ex art cod. propr. ind. Per i profili procedurali, con particolare riferimento ai procedimenti cautelari, operano comunque le norme interne, di cui al c.p.c. e al cod. propr. ind. (art. 97, 99 reg. cit.). 3) periculum in mora Va allora subito rilevato che non coglie pienamente nel segno parte resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso per difetto di periculum in mora. Ciò in quanto a suo dire - il prodotto LEOCREMA è commercializzato nel mercato italiano da molti anni, nella peculiare lattina cilindrica, e comunque in quanto la confezione ora in contestazione è distribuita dalla fine del 2005; pertanto la parte ricorrente, avendo tollerato troppo a lungo una situazione pur a suo avviso illegittima, si è preclusa la giuridica possibilità di chiedere la tutela cautelare. La mancanza di periculum comporterebbe senz altro il rigetto del ricorso, senza necessità di esame del merito cautelare. Pertanto e di contro pur se in via di fatto le osservazioni di parte resistente sono tutt altro che prive di valore deve osservarsi che il periculum in mora, in ambito industrialistico, non deve valutarsi con il rigore prospettato da LINCOLN e CONTER. Se infatti da un lato è vero che esso non può ritenersi sussistere in re ipsa, dall altro però neanche coincide con il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile proprio dei procedimenti ex art. 700 c.p.c. (a sua volta oggetto di ampie riletture giurisprudenziali): di contro, il periculum, per le misure industralistiche tipiche, si configura a fronte di ogni rischio di pregiudizio anche meramente patrimoniale, suscettibile di incontrollabile espansione o comunque non agevolmente quantificabile ai fini del successivo risarcimento. Né può trascurarsi che la ancora recente riforma del procedimento cautelare uniforme, con l abbandono dell onere di instaurazione del giudizio di merito a seguito della adozione di misure anticipatorie, ha introdotto una certa stabilità delle misure cautelari, avvicinandole ai procedimenti sommari (cfr art. 669 octies nuovo testo c.p.c. e, per l inibitoria industrialistica, l art quater nuovo testo cod. proc. ind.). Ne è conseguita, indubbiamente, una attenuazione della rilevanza del periculum in mora: almeno deve accertarsene la sussistenza con minore rigore, cfr per altro verso Corte Giust. 14 dicembre 2006, n. 316\05, Foro it., 2007, IV, 145. Pertanto, nella specie, attesa anche la rilevanza degli interessi economici (anche in termini di immagine commerciale) coinvolti, non può in astratto escludersene semplicisticamente la sussistenza, solo in ragione dell indubbio ritardo con cui la parte ricorrente ha proposto la propria domanda cautelare. 3

4 4) la prospettazione difensiva BEIERSDORF Nella specie, tuttavia, l esame concreto del periculum è irrilevante, perché e palesemente il ricorso difetta di fumus boni iuris. BEIERSDORF lamenta un progressivo avvicinamento delle confezioni LEOCREMA alla propria NIVEA: si tratta, oltretutto, di prodotti omogenei, vale a dire creme per la cura della pelle. L una e l altra confezione sono costituite da lattine cilindriche di alluminio di colore blu. Quella NIVEA è in uso addirittura dagli anni venti. Peraltro la registrazione del marchio di forma tridimensionale sopra richiamato è stata concessa dall UAMI ex art. 7.3 Reg. cit., per avvenuta secondarizzazione del segno. La confezione LEOCREMA si sarebbe via via agganciata a quella NIVEA (versioni precedentemente in uso presentavano una diversa graduazione di blu, e comunque la denominazione del marchio era riportata con maggiore evidenza, sempre secondo parte ricorrente). Il modello ora in uso e in contestazione presenterebbe ormai una somiglianza pedissequa e plateale, per forme, materiali, dimensioni, con quello BEIERSDORF. Così il ricorso, 25: <<nel packaging nel suo complesso prevale il codice cromatico bianco\blu adottato anche nella confezione NIVEA: in un contesto in cui il blu (della stessa sfumatura di quello della lattina NIVEA) è predominante, bianco è il cerchio che racchiude il marchio LEOCREMA sul coperchio, bianca la striscia descrittiva del prodotto sempre sul coperchio, bianco ancora il segno LEOCREMA sul lato della parte inferiore della confezione. Identica è anche la striscia color argento alla base del coperchio. Identico è infine il sistema di apertura delle confezioni>>. Le due confezioni sarebbero tanto sovrapponibili che in ricorso sono riprodotte, affiancate, le immagini fotografiche di un coperchio NIVEA su una base LEOCREMA e viceversa. Da qui la richiesta di tutela cautelare, essenzialmente fondata sull art. 9 Reg. cit. Parte ricorrente anche ai fini della domanda di concorrenza sleale confusoria (ma il ricorso presenta profili di ambiguità) svolge anche ampie considerazioni sull esposizione dei prodotti nei supermercati, a suo avviso ravvicinata, il che costituirebbe di fatto ulteriore fonte di confondibilità. 5) Due marchi, due giudizi di confondibilità Va subito evidenziato un errore metodologico ed espositivo, prima ancora che giuridico, di parte ricorrente, già segnalato dalla difesa delle società resistenti. BEIERSDORF, infatti, pur azionando due diversi marchi comunitari, svolge le proprie considerazioni in punto di confondibilità giustapponendoli, vale a dire confrontando quello Leocrema con gli elementi di entrambi i propri marchi, quasi costituissero una sorta di terzo marchio. Di contro, il marchio tridimensionale azionato è privo di elementi denominativi, quindi della scritta Nivea Creme, presente invece sull altro, bidimensionale. Pertanto il giudizio va condotto confrontando ciascuno dei marchi BEIERSDORF con quello LEOCREMA (discorso diverso vale per i profili di concorrenza sleale lamentati, cfr infra). 6) Efficacia ex nunc del secondary meaning Vi è di più. Si è già detto che il marchio tridimensionale è stato registrato solo nel perché secondarizzato. Coglie allora nel segno la parte resistente allorché osserva che << BEIERSDORF non può pretendere di fare operare retroattivamente l efficacia del marchio, creando un monopolio sulla forma e\o le dimensioni della lattina e\o sulla linea argentata all estremità inferiore del coperchio in danno di chi, anni prima di tale secondarizzazione, ha adottato una analoga lattina di analoghe caratteristiche>>. In altri termini lo si osserva con la migliore dottrina l accertamento dell acquisto della capacità distintiva di un marchio per secondary meaning ne consente la registrazione (o ne preclude l invalidazione, se comunque registrato), ma gli effetti non sono in alcun modo retroattivi, e non possono che decorrere dall accertamento della secondarizzazione, con salvezza quindi dei diritti 4

5 acquisiti anteriormente dai terzi, arg. a contrario da Corte giust. 27 aprile 2006, n. 145\05, id., 2006, IV, 353. Nella specie, quindi, BEIERSDORF non può pretendere di far valere le proprie privative nei confronti dei resistenti che, anteriormente alla registrazione NIVEA- allorché è stata accertata la secondarizzazione in parola già commercializzavano una lattina del tutto identica a quella in oggetto, almeno nella forma, da diversi decenni (dato incontroverso, anzi documentato dalla stessa parte ricorrente). 7 a) La scarsa distintività del marchio tridimensionale NIVEA: profili giurisprudenziali Il marchio tridimensionale NIVEA è costituito come detto da una lattina ovale (a sezione cilindrica) di colore blu. Non vi sono scritte, o elementi grafici\figurativi. La registrazione di tale segno è davvero ai limiti della stessa configurabilità del marchio di forma tridimensionale (e forse li oltrepassa: ma qui non interessa). La giurisprudenza comunitaria è al riguardo molto rigorosa. Certo, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali, costituiti dalla forma del prodotto, non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi, cfr Corte 7 ottobre 2004, n. 136/02, id.., Rep 2005, voce Unione europea e Consiglio d Europa, n Tuttavia, e in estrema sintesi (si tratta di principi notissimi) il marchio di forma tridimensionale presenta carattere distintivo, ed è registrabile solo se presenta un <<aspetto inconsueto idoneo ad attirare l attenzione del consumatore medio, che è in grado di distinguere tale forma da quella di prodotti dello stesso tipo con diversa provenienza commerciale>>, cfr Trib. I grado 24 novembre 2004, n. 393/02, id., 2005, IV, 205 (che ha riconosciuto la distintività con riferimento ad un marchio costituito da un flacone ricaricabile e trasparente contenente un prodotto per la pulizia del bagno, somigliante ad un cristallo monolitico, per la presenza di molti angoli <<in quanto il tappo è integrato nell immagine di insieme>>). Ha grande rilevanza, qui, la percezione dei consumatori di riferimento, e di converso dalle modalità di commercializzazione, cfr Trib. I grado 24 novembre 2004 cit. (ove si osserva che, in settori merceologici fortemente competitivi, gli operatori commerciali tendono a distinguere i propri prodotti da quelli dei concorrenti differenziando i contenitori), Corte Giust. 12 gennaio 2006, n. 173/04, id., Rep. 2006, voce cit., n. 710 (secondo cui <<Non costituisce valido marchio comunitario per bevande e succhi di frutta, e pertanto non è registrabile, in quanto privo del carattere distintivo, la forma tridimensionale di una confezione già utilizzata all interno della comunità per i liquidi per l alimentazione in generale; tale forma non possiede, infatti, un carattere inusuale sufficientemente pronunciato affinché il consumatore medio percepisca tale forma di per sé come identificazione dell origine commerciale specifica di un prodotto di tale categoria>>); Trib. I grado, 28 gennaio 2004, n. 146/02-153/02, id., 2004, IV, 130: <<Non costituisce valido marchio comunitario, e pertanto non è registrabile, la forma - tridimensionale - di una confezione per bevande costituita da un sacchetto che sta in piedi, in quanto si tratta di un imballaggio usuale per i prodotti alimentari, in particolare le bibite, inidoneo a distinguere il prodotto da quelli aventi altra origine commerciale, e quindi senza carattere distintivo>>; Trib. I grado 12 dicembre 2002, n. 63/01, id., Rep. 2004, voce cit., n (che ha escludo dalla registrazione << un marchio tridimensionale che si presenta sotto la forma di un parallelepipedo rettangolo i cui spigoli sono stati arrotondati chiesta per saponi rientranti nella classe tre ai sensi dell accordo di Nizza, esso è privo di carattere distintivo nei limiti in cui, benché la forma richiesta non sia del tutto identica ad una forma di sapone esistente sul mercato, essa non presenta caratteristiche proprie in grado di indicare al consumatore l origine commerciale dei prodotti>>). E di grande interesse, nella specie, Corte Giust. 29 aprile 2004, n. 468\01, id., 2005, IV, 50, che ha negato carattere distintivo al marchio comunitario tridimensionale, costituito dalla forma e dai colori dei prodotti che si intendono contrassegnare, <<quando tali elementi non si discostano in maniera significativa dalle tipologie in uso nel settore, sicché il consumatore medio di quella categoria di prodotti, normalmente informato, non è in grado di identificare quella forma come proveniente da una determinata impresa, distinguendola da quelle di diversa provenienza>>; nella specie si trattava di pasticche per detersivi di forma rettangolare con colori utilizzati per 5

6 picchiettature e striature (e quindi di forme si noti ben più arbitrarie e distintive delle lattine cilindriche in oggetto). In termini è Trib. I grado 5 marzo 2003, n. 194\01, id., Rep. 2005, voce cit., n 1772 ( sempre relativa a un marchio tridimensionale che si presenta in forma di pasticca ovoidale per lavastoviglie coperta di macchiettature, ritenuto privo di carattere distintivo perché <<molto vicino ad alcune forme di base comunemente impiegate, di cui è una variante>>, atteso che <<neppure le macchiettature presenti sulla pasticca sono idonee a conferire un carattere distintivo al marchio richiesto, di modo che, alla luce dell impressione complessiva prodotta dall aspetto della pasticca di cui trattasi, il marchio richiesto non è tale da consentire al pubblico rilevante di riconoscerlo e di ripetere, in occasione di un successivo acquisto, la medesima scelta se essa si rivela positiva, o di evitarla se essa si rivela negativa>>). 7 b) il caso di specie Il tribunale reputa che il marchio tridimensionale NIVEA sia costituito da una forma decisamente banale, di assoluta (essenziale) semplicità, non necessitata ma certo fortemente funzionale alla conservazione e al comodo uso della crema che ne costituisce il contenuto. Si noti che la linea argentata in leggero rilievo, all estremità inferiore del coperchio (e che divide in due il fianco della scatola) è necessitata, in quanto finalizzata ad evitare che il bordo sia tagliente, e vale anche a favorire l apertura della scatola (ovviamente presenta anche profili estetici: ma la resistente ha documentato che era presente sulle proprie confezioni in epoca anteriore alla secondarizzazione del marchio NIVEA; si tratta, d altronde, di un elemento piuttosto comune). La registrazione, d altronde, e come già rimarcato, è stata concessa per secondarizzazione (alla stregua di un sondaggio sulla cui correttezza metodologica, peraltro, parte resistente muove penetranti rilievi). Quanto al colore della lattina, uniformeme nte blu scuro, parte integrante del marchio registrato, è agevole osservare che esso concorre con la forma stessa alla configurazione dell oggetto\segno, ma senza particolare spicco. La giurisprudenza comunitaria, d altronde, è estremamente rigorosa nel riconoscere distintività ai marchi di colore (ma nella specie il segno non è costituito dal colore in sé, ma dalla forma in esame rivestita di quel colore), cfr Corte Giust. 21 ottobre 2004, n. 447/02 P, id., Rep, 2006, voce cit., n. 607; 22 giugno 2006, n. 25/05, id., 2006, IV, 649. Anche la ricorrente, nelle note difensive, riconosce che non ha mai inteso monopolizzare tutte le tonalità cromatiche del blu. Nella specie, oltretutto, il colore blu è molto usato per i prodotti estetici e per l igiene personale (è noto che per molte tipologie di prodotti di uso comune sono diffusi rigidi abbinamenti colore - prodotto o forma - prodotto, talora consolidati nella percezione comune a livello pressochè subliminale; è fenomeno ben conosciuto e consapevolmente voluto dagli operatori commerciali, con risvolti nell ambito del c.d. look alike). La parte resistente ha offerto ampia documentazione al riguardo, e ha ancora documentato che, sul mercato italiano, sono presenti altre confezioni di crema per il corpo quali quelle di specie caratterizzate da confezioni costituite da lattine ovali di colore base blu. La ricorrente contesta che i prodotti richiamati (e riprodotti) da controparte siano in commercio, o almeno che lo siano nel mercato italiano: ma l onere probatorio relativo gravava ormai proprio su BEIERSDORF, non è stato assolto. A fronte di tali rilievi deve concludersi che il marchio tridimensionale NIVEA, pur se valido (ma è questione, lo si ribadisce, qui non oggetto di giudizio), presenta una bassissima capacità distintiva (in termini giuridici interni costituisce marchio debole), acquisita proprio in forza dell accertata secondarizzazione che, però, altro risultato non poteva conseguire. In altri termini la mera lattina cilindrica più in oggetto molto difficilmente è in grado di identificare quella forma come proveniente da una determinata impresa, distinguendola da quelle di diversa provenienza (e ciò solo perché il pubblico di riferimento presta un livello di attenzione elevato alla marca, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente). Non a caso, d altronde, non consta che tale segno sia in uso, in quanto il coperchio della lattina in commercio in Italia rappresenta proprio l altro marchio, quello bidimensionale. Né per altro verso la resistente che pure vanta la notorietà planetaria di NIVEA ha invocato la tutela propria dei marchi che godono di notorietà (che pure, a fronte del preteso agganciamento 6

7 parassitario di controparte, le avrebbe garantito una tutela ben più incisiva, in quanto prescinde dal rischio di confusione, cfr Corte Giust. 23 ottobre 2003, n. 408\01, id., 2004, IV, 395). 8) il primo giudizio di confondibilità Può allora condursi il giudizio di confondibilità, alla stregua dei criteri usuali, tra il marchio di forma in oggetto si ribadisce, senza alcuna scritta e la lattina LEOCREMA. I criteri (giudizio di sintesi e di impressione, fondato sulle somiglianze ecc.) sono quelli usuali, notissimi, e richiamati anche dalle parti; qui va solo ricordato che la valutazione va condotta in astratto, <<così come (i segni) sono registrati e non anche alle modalità del loro uso in concreto>>, cfr Trib. I grado 8 dicembre 2005, n. 29 \04, id., 2006, IV, 661 E agevole osservare che l elemento di somiglianza la forma della lattina, e il colore base hanno ben scarso rilievo, sia ad una prima impressione che alla stregua di un confronto diretto più meditato (nella stessa prospettazione del ricorrente il confronto dovrebbe essere immediato, a fronte della contestuale presenza dei prodotti in oggetto sui medesimi scaffali dei supermercati; ma il confronto potrebbe essere anche tra un prodotto e la memoria che si ha dell altro, il che pure non giova al ricorrente). A fronte della banalità ed usualità della forma e del colore NIVEA più volte richiamati (il materiale, l alluminio, davvero ha scarsissimo rilievo) una mera lattina conica blu davvero sono sufficienti pochi elementi di differenziazione per impedire ogni possibile confondibilità. E allora agevole rilevare che il vero elemento di differenziazione- quello che ad ogni livello suscita l attenzione dei consumatori- sta proprio nel coperchio LEOCREMA, che non solo presenta una parte denominativa, ma anche complessi elementi grafici, che saranno esaminati successivamente. A fronte di ciò, ben poco rileva la somiglianza o anche la possibile sovrapponibilità, quanto alla forma, delle due confezioni. In altri termini quella LEOCREMA va vista nel suo complesso, compreso quindi il coperchio e, appunto, gli elementi ivi rappresentati. Si tratta di un rilievo di tale prepotente evidenza che davvero non richiede ulteriori argomentazioni. Può solo segnalarsi che la lattina LEOCREMA, ove volesse considerarsi marchio di forma di fatto (ma la parte resistente non prospetta ciò) si presenterebbe ben più rappresentativa di quella NIVEA, proprio per la presenza degli ulteriori elementi grafici\denominativi cui prima si è fatto cenno. 9) il marchio complesso\bidimensionale NIVEA e il secondo giudizio di confondibilità Più complesso il confronto tra il marchio bidimensionale NIVEA e quello LEOCREMA. Il primo è costituito da un cerchio blu (della stessa graduazione del marchio tridimensionale) con la scritta, in caratteri bianchi, NIVEA Creme. La prima parola, in caratteri maiuscoli è al centro del cerchio, la seconda è in caratteri corsivi, subito sotto. Non vi è alcun dubbio che il cuore del marchio in oggetto rectius l elemento distintivo dominante è la parte denominativa, che identifica il prodotto, rispetto alla quale il colore blu uniforme costituisce mero sfondo, mentre la forma geometrica si limita a costituire il limite esterno del segno complesso, arg. in termini generali, per la prevalenza della parte denominativa, da Corte Giust. 28 aprile 2004, n. 3/03, id., Rep. 2006, voce cit., n. 453 Parte resistente ha giustamente osservato che di ciò è ben consapevole anche BEIERSDORF, che si vanta del fatto che <<per il grande pubblico NIVEA continua ad essere sinonimo di crema per la pelle>>. Il marchio\coperchio LEOCREMA presenta uno sfondo blu (ma non è palesemente la stessa graduazione, il pantone non è affatto il medesimo, o almeno tale è la prima impressione visiva); al centro, leggermente in alto, c è un altro cerchio, colorato di bianco che degrada in rosa sul basso, con la scritta Leocrema, che sovrasta un ricciolo. Sotto ancora vi è la scritta PELLEMORBIDA, e più in basso a caratteri leggermente più piccoli NUTRIENTE MULTIUSO. Nella parte inferiore vi è l ulteriore scritta, su due righe, a caratteri ancora più piccoli <<con vitamina E. Germe di grano>> Sulla destra vi è l immagine, realistica, di una donna nuda 7

8 L elemento dominante è qui la scritta Leocrema, che nel cerchio in cui è inscritta sembra quasi sfondare la lattina, mostrandone l interno che però è equilibrata per le dimensioni, ma anche dal carattere fortemente realistico ed ammiccante della figura femminile. Le ulteriori scritte, sopra riportate, hanno un carattere essenzialmente informativo (ma costituiscono un elemento ulteriore di differenziazione da NIVEA che non le riporta, evidentemente fidando nella forza stessa sottesa al proprio nome). Il confronto, diretto o mnemonico, di prima impressione o di riflessione, non lascia dubbi: si tratta di marchi assolutamente diversi e non confondibili (anche a voler richiamare la categoria della pre - sale confusion, che opera per valutazioni ben più sofisticate, con riferimento a segni concettualmente o figurativamente molto vicini, in alcun modo poi è richiamabile il c.d. rischio di associazione che, in ambito comunitario, rientra comunque nel rischio di confusione). I due segni\confezioni rispondono a scelte commerciali, pubblicitarie, grafiche irriducibili ad unità. Il segno NIVEA è caratterizzato da scabra semplicità (non a caso è in uso da decenni): fa leva sulla bicromia blu (della lattina) bianco (della scritta). LEOCREMA risponde invece ad una logica di ricchezza visiva, quasi di esuberanza, sia sotto il profilo cromatico che degli elementi compositivi. Parte ricorrente svolge al riguardo lucide considerazioni, che si condividono in toto: <<nella scatola Nivea esiste un diretto rapporto fondo blu \ marchio nella scatola Leocrema la lettura è diversa, perché la decodificazione viene guidata percorrendo la lettura del busto di donna e risalendo su di esso, giunge al tondo che evoca il marchio la percezione in Leocrema è inizialmente convogliata sul busto di donna (che non può non attirare subito l attenzione) di talchè l area blu della confezione svolge un ruolo secondario..la scatola Nivea non propone alcuna suggestione, c è una scatola blu con un marchio Nella scatola Leocrema il busto di donna diventa per così dire parte della scatola perché ne integra il contorno, definendone con la propria immagine l intero perimetro e lato destro insomma la scatola Leocrema racconta tutta una storia che nella Nivea non c è >> Vi è quindi tra i segni in raffronto una diversità concettuale che trova riscontro in quella visiva; la distanza semantica, iconica, grafica, e anche cromatica (il fondo blu LEOCREMA ha una rilevanza almeno attenuata, a fronte degli altri elementi e degli altri colori) non potrebbe essere maggiore. 10) Insussistenza della concorrenza sleale La ricorrente, come detto, lamenta che la commercializzazione di LEOCREMA integri anche gli estremi della concorrenza sleale confusoria, per imitazione servile. Si tratta di doglianza peraltro ben poco sviluppata. Ai sensi dell art c.c. cit. il raffronto può effettivamente compiersi tra le confezioni NIVEA e LEOCREMA come effettivamente in commercio, e quindi tra la lattina NIVEA con, sul coperchio, il marchio bidimensionale comunitario prima richiamato. Tuttavia, a ben vedere, anche sotto tale prospettiva sono ampiamente richiamabili le considerazioni prima svolte per i marchi. Né può trascurarsi che entrambe le lattine presentano il marchio denominativo anche sul fianco circolare, 4 volte NIVEA, 5 LEOCREMA. Diversissimi, anche ad una prima impressione, il fondo di entrambe le confezioni, contenente informazioni sulle creme (di natura evidentemente anche pubblicitaria) e l indicazione degli ingredienti. Si noti che proprio ricorrente dà grande rilievo alla visione laterale, di fianco, delle confezioni, negli scaffali espositori delle rivendite. La doglianza di BEIERSDORF è errata anche sotto il profilo cronologico, lamentando l istante che le confezioni LEOCREMA si sono avvicinate a quelle NIVEA con la progressiva espansione del colore blu e con il rimpicciolimento, nella versione in uso ora in contestazione, del marchio LEOCREMA. Ma anche tali rilievi sono infondati, parte resistente ha addirittura dedotto (e nulla ha potuto replicare BEIERSDORF) che la percentuale del blu, nel coperchio in uso, è sensibilmente diminuita rispetto a quello precedente (da circa il 54% si è passati al 37%), si è già detto, poi, che il colore blu ha una rilevanza in LEOCREMA molto circoscritta. 8

9 Con riferimento al rimpicciolimento del marchio denominativo, poi, è agevole osservare che, in realtà, non solo la parola LEOCREMA rimane centrale e perfettamente leggibile, ma anzi nell interazione con la figura femminile ne risulta rafforzato sotto il profilo visivo e dell impatto emotivo (si associa la parola in oggetto ad una donna desiderabile e misteriosa, perché solo in parte visibile). D altronde la parte ricorrente ha documentato di usare il marchio LEOCREMA iscritto nel cerchio, affiancato ad immagini realistiche (in genere femminili) anche in altri prodotti, il che pure esclude in radice ogni sospetto di agganciamento con il prodotto della parte ricorrente. Non può trascurarsi, infine, che il pubblico di riferimento dei prodotti estetici e per la cura della persona (ma nella specie LEOCREMA è destinato alle donne, NIVEA si presenta come crema per tutta la famiglia ) presenta sicuramente e notoriamente una soglia di attenzione elevata, con grande attenzione per la marca, come accennato. Il che pure consente di escludere la confondibilità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. ***********************P.Q.M.********************** Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del procedimento, che liquida in euro 500,00 per esborsi, 2000,00 per diritti, 5000,00 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA. Così deciso in Napoli, il 1 giugno 2007 IL GIUDICE DESIGNATO 9