CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 23/04/13 1

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Concetta Sartori
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1 CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 1

2 industriale: art. 125 CPI Art. 125 CPI Risarcimento del danno e restituzione dei profitti Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato ai sensi di artt. 1223, 1226 e 1227 cc. Tenuto conto di TUTTI gli aspetti pertinenti quali : Ø le conseguenze economiche negative, incluso il mancato guadagno del titolare del diritto leso (marchio, brevetto ecc.) Ø i benefici realizzati dall'autore della violazione Ø elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione 2

3 industriale: art. 125 CPI Art. 125 CPI segue Ø liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano: lucro cessante = importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento. 3

= importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal

4 industriale ed intellettuale Art Codice Civile: danno risarcibile perdita economica subita o danno emergente perdita del bene mancato guadagno o lucro cessante perdita da mancata disponibilità del bene 4

5 industriale ed intellettuale Art Codice Civile: danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta della violazione deve essere fornita la prova della sua esistenza e della sua riconducibilità al fatto dell autore della violazione (nesso causale) 5

immediata e diretta della violazione deve essere fornita la prova

6 intellettuale Marchi Lucro cessante Quantificazione del danno in base a: 1.profitti persi dal titolare del marchio: bilanci e libri sociali, documenti relativi ai costi di produzione e distribuzione del prodotto recante il marchio contraffatto e la diminuzione di clientela (ordini disdettati, documentazione di trattative non andate a buon fine), listino prezzi, studi di marketing sulla previsione di sviluppo delle vendite, posizionamento prodotto sul mercato. 2.profitti del contraffattore 6

del prodotto recante il marchio contraffatto e la diminuzione di clientela (ordini disdettati, documentazione di trattative

7 intellettuale Marchi Danno emergente (danno al bene-marchio) Costi di registrazione/ rinnovo Spese sostenute per pubblicità (dimostrazione che tali spese si riferiscano al brevetto) Costi di reazione alla contraffazione (spese investigative, consulenti brevettuali, pubblicazioni diffide, dipendenti interni impegnati a contrastare) Costi per la costituzione di parte civile in processi penali paralleli Costi di reazione anche pubblicitaria Dilution (annacquamento del marchio che gode di rinomanza) - rilevante nel caso i prodotti contraffatti siano qualitativamente inferiori (Trib. Milano, 24 luglio 2003, GADI 4598, Montblanc) 7

impegnati a contrastare) Costi per la costituzione di parte civile in processi penali paralleli Costi di reazione anche pubblicitaria Dilution (annacquamento

8 industriale CASO PRATICO Trib. Milano (sezione specializzata proprietà industriale) 16 luglio 2011 Salvatore Ferragamo S.p.a. contro Ripani Italiana Pelletteria S.r.l., sig.ra G.Z. e Val Vibrata Ornaments S.r.l. 8

9 industriale Caso pratico I marchi Ferragamo Salvatore Ferragamo S.p.a., nota società attiva nel settore della moda, è titolare del marchio tridimensionale gancini omega. Marchio Italiano n depositato il 21 gennaio 1992 per la classe 18 (Pelletteria) e 25 (Abbigliamento). Marchio Comunitario n depositato il 1 aprile 1996 per la classe 14 (Gioielleria) 18 (Pelletteria) e 25 (Abbigliamento). 9

10 industriale Caso pratico L utilizzo del marchio I gancini sono utilizzati da Ferragamo su borse e accessori: 10

11 industriale Caso pratico- Le borse Ripani con i gancini Salvatore Ferragamo S.p.a. rinviene sul mercato borse con gancini identici a quelli oggetto dei marchi. Le borse fanno parte della collezione 2008/2009 della Ripani Italiana Pelletteria S.r.l. Cita in giudizio per contraffazione di marchio la Ripani Italiana Pelletteria S.r.l. (produttore delle borse) la sig.ra G.Z. titolare dell impresa individuale L Alternativa (rivenditore) e la Val Vibrata Ornaments S.r.l. (produttore dei gancini ). Chiede che il giudice: Dichiari la responsabilità delle convenute per contraffazione del marchio e concorrenza sleale Riconosca il risarcimento del danno 11

r.l. (produttore delle borse) la sig.ra G.Z. titolare dell impresa individuale L Alternativa (rivenditore) e la Val Vibrata Ornaments S.r.l. (produttore dei gancini ).

12 industriale Caso pratico Il risarcimento del danno Risarcimento del danno: le domande da porsi - Parte attrice: Quali danni? Danno patrimoniale? Mancato guadagno = riduzione delle vendite del titolare/prezzo del consenso - Guadagno del contraffattore quali le prove? Danno all immagine? - Qualità prodotti Parte convenuta: Quali difese? 12

Mancato guadagno = riduzione delle vendite del titolare/prezzo del consenso -

13 industriale Caso pratico- Le informazioni disponibili Informazioni rilevanti ai fini della quantificazione del danno raccolte nel corso del processo: (i) Borse vendute da Ripani: n. 508 (ii) Prezzo medio di vendita delle borse Ripani : 170 (iii) Prezzo medio di vendita delle borse Ferragamo: (iv) Fatturato Ripani: (v) Percentuale di royalty del settore: tra l 8% e il 15% 13

508 (ii) Prezzo medio di vendita delle borse Ripani : 170 (iii) Prezzo medio di vendita delle

14 industriale Caso pratico La decisione del Tribunale DECISIONE Integra l ipotesi di post sale confusion l uso di un elemento funzionale (ganci per borsa) corrispondente al marchio altrui (nella specie la lettera omega rovesciata di Ferragamo) in quanto tale utilizzo potrebbe ingenerare nella mente di un consumatore un immediato collegamento con il marchio altrui e indurlo a ritenere quantomeno che vi sia stata un autorizzazione all uso di detto elemento nel commercio. La condotta posta in essere da Ripani Italiana Pelletterie S.r.l. e dagli altri convenuti determina violazione dei diritti di privativa riconosciuti al titolare del marchio (segno simile al marchio registrato per prodotti identici) e concorrenza sleale (confusione nel pubblico). 14

a ritenere quantomeno che vi sia stata un autorizzazione all

15 industriale Caso pratico Il risarcimento del danno: i criteri DECISIONE LUCRO CESSANTE (mancato guadagno) deve essere calcolato moltiplicando il prezzo medio del prodotto contraffatto (le borse Ripani) per il numero di prodotti venduti e applicando al ricavo totale una percentuale per la royalty pari al 10% (aumentato della rivalutazione e degli interessi già maturati). RETROVERSIONE DEGLI UTILI deve ritenersi ipotesi applicabile in via residuale, ove la quantificazione del lucro cessante non sia di per sé sufficiente (utili dell avversario eccedenti rispetto al lucro cessante). Non provato da Ferragamo. 15

10% (aumentato della rivalutazione e degli interessi già maturati).

16 industriale Caso pratico Il risarcimento: la quantificazione DECISIONE Lucro cessante: Euro Numero di borse Ripani vendute x prezzo di vendita (508 x 170=) ; percentuale di royalty 10% = Euro (aumentati a per la rivalutazione patrimoniale e gli interessi già maturati). Esclusa la quantificazione sulla base del prezzo delle borse Ferragamo, perché il gancino non è l unico elemento distintivo delle borse Ferragamo. Euro di risarcimento in via equitativa relativo ai gancetti prodotti dalla Val Vibrata 16

636 Euro (aumentati a 10.000 per la rivalutazione patrimoniale e gli interessi già maturati).

17 Grazie dell attenzione! 17

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