Vademecum sulla commercializzazione dei beni immateriali negli USA: gli accordi NDA come strumento di tutela nelle fasi di contrattazione

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1 Istituto nazionale per il Commercio Estero Vademecum sulla commercializzazione dei beni immateriali negli USA: gli accordi NDA come strumento di tutela nelle fasi di contrattazione

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3 Vademecum sulla commercializzazione dei beni immateriali negli USA: gli accordi NDA come strumento di tutela nelle fasi di contrattazione Copyright 2010 IPR Desk NY-ICE. All right reserved. Febbraio

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5 Il mercato statunitense è particolarmente dinamico in materia di tutela e valorizzazione dei beni immateriali, dove gli avanzamenti tecnologici sono considerati veicoli commerciali. Al fine di promuovere le innovazioni, negli Stati Uniti vengono organizzati degli appositi fora, intesi come borse dei brevetti, che consentono ai promotori delle ricerche di presentare anticipazioni su prodotti innovativi in fase di sviluppo a società interessate alla loro successiva applicazione industriale e messa in commercio. Nel corso di queste manifestazioni, è possibile verificare se vi sia un reale riscontro da parte di potenziali investitori sulla novità che si intende commercializzare, se questa possa avere un applicazione pratica ed i margini entro i quali sia possibile trasferire i diritti patrimoniali e di sfruttamento dell invenzione. In questo scenario, la pubblicazione del Vademecun sulla commercializzazione dei beni immateriali negli USA: gli accordi NDA come strumento di tutela nelle fasi di contrattazione, a cura dell IPR Desk di New York, si prefigge proprio lo scopo di delineare i tratti essenziali che caratterizzano gli accordi di non divulgazione (NDA Non Disclosure Agreements) nell ambito degli scambi commerciali e tecnologici negli USA tra le controparti italiane e quelle statunitensi. L obiettivo principale del vademecum è quello di richiamare l attenzione degli operatori italiani che hanno iniziato ad avvicinarsi a questo tipo di eventi e di informarli sugli accorgimenti giuridici da mettere in atto in via preliminare, per garantire il successo delle operazioni di scambio. Nella guida, infatti, sono presenti tutta una serie di informazioni che riguardano le modalità di presentazione e di promozione relative alle anticipazioni su attività inventive, per testare l interesse del mondo produttivo, nonché l utilizzo di strumenti ad hoc, quali gli accordi di segretezza o confidenzialità come gli NDAs, che consentono di esibire in anteprima i frutti del proprio lavoro inventivo durante le fasi di contrattazione, tutelandone la titolarità. Infine, buona pratica da parte delle aziende italiane sarebbe quella di ricorrere sempre allo strumento dell accordo NDA, di cui si riporta un modello a titolo esemplificativo all interno del vademecum, laddove le trattative preliminari con le controparti statunitensi prevedano la divulgazione di aspetti strategici dell attività inventiva collegata al business. 5

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7 INDICE Pag. Introduzione La promozione dei beni immateriali I fora per la promozione e lo scambio dei beni immateriali negli USA MODELLO 1: Le informazioni divulgabili per promuovere un bene immateriale Gli accordi NDA per la tutela delle informazioni sensibili durante le contrattazioni MODELLO 2: Accordo NDA o di mutua riservatezza in lingua italiana MODEL 2: Accordo NDA o di mutua riservatezza in lingua inglese Misure addizionali: avvertenze alle aziende

8 INTRODUZIONE La competitività e il successo di una nazione vengono sempre di più misurati non solo in base all export di prodotti ma anche per le conoscenze e per il know-how che un paese ha da offrire e che può valorizzare in termini economici. A questo proposito i beni immateriali ed in particolare i brevetti, intesi come conoscenza codificata, vengono venduti e possono essere esportati alla stregua di ciascun altro prodotto. La possibilità di attribuire valore economico ai diritti di proprietà intellettuale può facilitare la messa a bilancio degli attivi immateriali e l accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto delle PMI, contribuendo a creare un contesto favorevole all affermarsi di un mercato dell innovazione. Gli Stati Uniti rappresentano indubbiamente il mercato più innovativo al mondo, dove maggiormente si fa ricerca (con fondi sia pubblici che privati) con un interscambio tecnologico che ne fa il maggior importatore ed esportatore di prodotti high-tech, di brevetti e licenze. È il paese che maggiormente è riuscito ad attuare quel collegamento virtuoso tra università e azienda per la commercializzazione e l applicazione industriale dei risultati della ricerca scientifica. Tutte le maggiori università statunitensi hanno al proprio interno strutture e uffici dedicati al trasferimento tecnologico, attività che garantisce inoltre all Università un ritorno economico in termini di royalties sulle licenze e i brevetti ceduti alle aziende di tutto rispetto. Gli USA sono leader mondiali nel trasferimento delle innovazioni e della ricerca dalle Università al mercato. È stato calcolato che per ogni dollaro speso in generale da una università in risorse umane, dedicate ad un ufficio di Trasferimento Tecnologie al suo interno, vengano generati ben sei dollari di revenues, grazie alla vendita di licenze e brevetti ad aziende interessate alla commercializzazione di quelle innovazioni. Le attività di trasferimento delle innovazioni sono sovente facilitate attraverso l organizzazione di eventi, anche a carattere internazionale, dedicati alla promozione dei beni immateriali che consentono il matchmaking tra offerta e domanda tecnologica, tra inventori ed investitori. È rilevante, dunque, che anche il format degli eventi dove avviene il trasferimento tecnologico abbia carattere innovativo; per questo, i mercati di scambio assumono delle connotazioni più articolate, atte a rispondere alle esigenze di incontro delle parti interessate. 8

9 Pertanto, le aziende italiane, così come il singolo inventore o anche i centri di ricerca e le startup, al fine di creare nuovi sbocchi volti a facilitare il conseguimento di accordi con le realtà imprenditoriali, per lo sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività inventive e di ricerca, debbono essere presenti a manifestazioni che promuovano lo scambio scientifico e tecnologico. Per far sì che dalle contrattazioni possa scaturire il giusto tornaconto, è necessario raggiungere un delicato equilibrio fra il bisogno di facilitare la ricerca, tutelando le scoperte da possibili divulgazioni che ne azzerino il valore commerciale, e l esigenza ugualmente avvertita di recare giovamento alla società nel suo insieme rendendo la conoscenza di dominio pubblico. Ai due punti sopra enunciati, bisogna indubbiamente sommare anche gli interessi economici dei potenziali investitori che comprano il diritto di utilizzo dell invenzione, soppesando la redditività della scoperta. Negli Stati Uniti, i dati ufficiali dello USPTO (U.S. Patent & Trademark Office) relativi all anno fiscale 2009 parlano di brevetti concessi a soggetti di altri paesi. Un dato che riflette una certa dinamicità nella tutela della proprietà intellettuale da parte di entità straniere, che ritengono il mercato statunitense un ambiente fertile per la promozione e lo sviluppo di nuove tecnologie. Relativamente alle fasi di promozione e di negoziazione di un bene immateriale, il presente Vademecum si articola in due sezioni: la prima contiene alcuni suggerimenti su come presentare un futuro brevetto ad un potenziale investitore, che sia un venture capitalist o un grande gruppo, per la valutazione dell applicabilità di un innovazione, in occasione di fora dedicati alla commercializzazione dei beni immateriali; la seconda concerne la predisposizione di un accordo NDA, a difesa delle informazioni di carattere strategico che possono essere oggetto di una contrattazione preliminare. Sebbene il presente vademecum si focalizzi sulla tutela delle innovazioni legate ad attività brevettuali, è utile rammentare che la predisposizione di un accordo NDA dovrebbe essere buona pratica da adottare in tutte le negoziazioni che riguardano la divulgazione di informazioni e dati strategici inerenti alla proprietà intellettuale. 9

10 1. LA PROMOZIONE DEI BENI IMMATERIALI Negli USA nonostante sia più prudente, ai fini della protezione dell inventore, cercare di commercializzare il risultato di un innovazione quando si sia già provveduto a depositare la domanda di brevetto, le realtà imprenditoriali possono negoziare scambi anche nelle fasi che precedono la tutela giuridica della scoperta. Si pensi alle fiere di settore o a iniziative promozionali attraverso matchmaking fra soggetti interessati; essi rappresentano palcoscenici ideali nei quali si possono presentare in anteprima i risultati, anche se in via preliminare, delle proprie ricerche ed individuarne l applicazione pratica. Questo ultimo aspetto è particolarmente importante alla luce della normativa Usa, che non consente la brevettabilità dell invenzione, laddove questa manchi di una sua utilità al pubblico. Nel diritto brevettuale statunitense, l esaminatore dello USPTO considera, nel valutare l invenzione sottoposta, se il richiedente abbia vagliato l applicabilità pratica dell invenzione. Infatti nel MPEP 2107 (Manual of Patent Examining Procedure, vale a dire il Manuale di procedura dell esame brevettuale) si legge che l invenzione rivendicata nella sua interezza deve essere utile ed assolvere ad una sua applicazione pratica. Lo stesso USPTO spiega che detto orientamento, consolidato dalla giurisprudenza nella sentenza State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368, , 47 USPQ2d 1596, (Fed. Cir. 1998), ha lo scopo di limitare la tutela brevettuale alle invenzioni che possiedano un certo livello di valore reale, contrariamente a quei contenuti brevettuali che si risolvano semplicemente in un idea o concetto, o che costituiscano semplicemente il punto di partenza per indagini future o ricerca successiva (al riguardo, lo USPTO cita i seguenti casi, Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, , 148 USPQ 689, (1966); In re Fisher, 421 F.3d 1365, 76 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2005); In re Ziegler, 992 F.2d 1197, , 26 USPQ2d 1600, (Fed. Cir. 1993)). 1 10

11 Il vero valore dell invenzione sta, dunque, nella sua utilità al pubblico e vincola anche la sua commerciabilità. Allo stato dell arte e sulla base dei mezzi normativi predisposti negli Usa a tutela dei ricercatori, rimane pressante stabilire quali siano i limiti consentiti entro i quali divulgare la propria ricerca quando questa non sia stata ancora adeguatamente protetta attraverso un brevetto, che sostanziamente è lo strumento più vicino all innovazione tecnologica e allo sviluppo competitivo. Ciò riveste ancora più importanza nei momenti di incontro fra i detentori di idee quali ricercatori, istituti di ricerca, atenei e gli industriali interessati, che hanno la disponibilità finanziaria per supportare i progetti vincenti con l intento di svilupparli e proporli sul mercato. Negli Stati Uniti, questo meccanismo di valore economico attraverso l innovazione, coinvolge anche il sistema finanziario che interviene con finanziamenti sotto forma di capitale di rischio. 1 Si veda in tal senso il sito dello Uspto, 11

12 I fora per la promozione e lo scambio dei beni immateriali negli USA Numerosi studi hanno dimostrato che esiste una correlazione diretta tra numero di brevetti presenti in un settore e livelli di innovazione e redditività dello stesso. L uso strategico della proprietà intellettuale e della gestione della conoscenza innovativa ha assunto quindi un ruolo prioritario nel processo competitivo. I titoli di proprietà intellettuale, dai brevetti ai marchi ai segreti commerciali, sono un vero e proprio capitale e come tale devono essere valorizzati e commercializzati. Negli USA, diverse sono le organizzazioni fieristiche e le università che, con l aiuto di sponsor, organizzano eventi e fora a carattere internazionale dando vita a proprie borse delle idee o dei brevetti. 2 Nelle intenzioni dei promotori, tali eventi rappresentano solo la prima tappa di un progetto più ampio di valorizzazione dei prodotti della propria conoscenza; progetto che mira a costruire un offerta sistematica di opportunità di applicazione industriale di cui imprenditori accorti e innovativi possono profittare. Il meccanismo di matchmaking che coinvolge, da un lato, inventori, startups, titolari di brevetti, ricercatori e, dall altro, venture capitalists, grandi gruppi, avviene attraverso la creazione di una piattaforma, costituita da un sistema online, che permette di consultare le schede di sintesi delle innovazioni che saranno presentate durante l evento. La creazione di questa borsa delle idee consente ai soggetti interessati di assistere alle sessioni tematiche, dove saranno rappresentati i contenuti delle proposte tecnologiche. Il risultato finale è quello di creare le condizioni, attraverso l organizzazione di meeting successivi, per avvicinare il mondo degli innovatori a quello degli imprenditori e finalizzare la negoziazione di accordi per lo sfruttamento della proprietà intellettuale. A mero titolo indicativo, si riporta uno schema a cui gli operatori italiani possono fare riferimento nell anticipare le proprie novità. È da considerare che le sessioni sono sempre gestite da un moderatore che controlla severamente il rispetto dei tempi e, pertanto, è importante focalizzare la propria presentazione su informazioni relative all applicazione futura dell innovazione e ai dati sulle prospettive di mercato. 2 A titolo di esempio: Techconnect 2010 (piattaforma all interno di una fiera tecnologica per facilitare il trasferimento tecnologico, lo scambio di brevetti e gli accordi di licensing, com/summit2010/); International University Startups Conference 2009 (conferenza internazionale che si svolge ogni anno a Washington per favorire le iniziative di università che hanno sviluppato incubatori di impresa, org/upcomingevents/univstartupconf09). 12

13 Modello 1: Le informazioni divulgabili per promuovere un bene immateriale Titolo della P.I. Soggetto richiedente Stato dell Arte o della Tecnologia Descrizione Stato di Sviluppo Parole Chiave Applicazione Industriale Dimensioni o Segmento del mercato di riferimento Figure di Merito Sfide Commerciali Pubblicazioni e referenze Indicare, in modo conciso e più preciso possibile, l oggetto o l idea di interesse. Fornire informazioni sul soggetto che presenta la richiesta di brevettazione: la struttura aziendale, il luogo in cui si trova la sede legale, numero di addetti, ecc. Specificare se sia già stata concessa la brevettazione o si è in attesa di una domanda internazionale ovvero di attività di deposito di brevetto, indicando i codici di riferimento. È importante non compromettere la natura riservata e segreta dell informazione. Per questo, bisogna divulgare soltanto quanto indispensabile a chiarire la natura della scoperta. Un buon modello di riferimento può essere quanto contenuto nella domanda brevettuale, prima che divenga di dominio pubblico. Normalmente questa comprende la descrizione del campo tecnico dell invenzione (vale a dire, di cosa si tratti, come sia fatta e l uso della stessa; si può fare ricorso ad esempi di utilizzo per l applicazione pratica dell invenzione). Specificare le caratteristiche dell oggetto o idea di interesse, le modalità e il processo di produzione e di utilizzo, sempre bilanciando divulgazione della scoperta con la segretezza dell informazione. Indicare lo stato di sviluppo in cui si trova l oggetto o l idea di interesse: Concetto, Modello, Prototipo, ecc. Qualora sia richiesto di inserire la presentazione della tecnologia in una banca dati, è preferibile identificare alcuni termini specifici che facilitino l individuazione della stessa in una ricerca. Indicare il settore dell industria al quale l oggetto o l idea d interesse sono destinati. Indicare il segmento di mercato al quale l oggetto o l innovazione sono destinati con una valutazione preliminare del valore commerciale della ricerca e del suo possibile ritorno economico. Esplicitare gli aspetti innovativi derivanti dallo sviluppo della P.I in questione rispetto allo stato dell arte esistente. Indicare cosa porterebbe la P.I. allo stato di produzione o di integrazione, evidenziando un eventuale vantaggio competitivo che conseguirebbe alla commercializzazione dell invenzione e che concorrerebbe ad aumentare il valore societario del titolare dei diritti di sfruttamento. Indicare qualsiasi opera di lavoro relativa alla P.I., o riferimenti commerciali o accademici (specificando il nome ed il titolo) di coloro che hanno trattato l argomento della P.I. 13

14 2. GLI ACCORDI NDA PER LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI DURANTE LE CONTRATTAZIONI Come sopra esposto, la valorizzazione dei beni immateriali non può essere propriamente realizzata utilizzando soltanto gli strumenti giuridici previsti dalle normative regolatrici dei marchi, brevetti, segreti commerciali e diritti d autore, ma bisogna concludere, inter alia, contratti specifici per apporre limiti all impiego e alla divulgazione della P.I. dell azienda. In questo contesto si inseriscono i c.d. Non Disclosure Agreements (NDA) esistenti negli USA, e conosciuti nel diritto italiano come lettere di segretezza. Gli NDAs consistono, secondo la normativa USA, in un contratto intercorrente tra due o più parti ed avente ad oggetto la promessa di mantenere segreta l informazione ricevuta. Questi accordi, che vengono identificati come forme preliminari di tutela dei beni immateriali, permettono all impresa di proteggersi e, al contempo, di sviluppare e commercializzare il proprio know-how. Le lettere di segretezza possono avere natura reciproca, qualora trattasi di un obbligo vicendevole a non divulgare informazioni riservate, ovvero possono avere natura unilaterale, qualora l obbligo di mantenere l informazione ricada soltanto su una controparte. L obbligo normalmente sussiste per tutti i contraenti quando, ad esempio, un accordo NDA venga redatto fra un gruppo di inventori; l obbligo riguarda soltanto il ricevente quando, ad esempio, la fattispecie riguardi possibili investitori o licenziatari. I casi in cui si dovrebbero raggiungere accordi contrattuali a tutela di segreti industriali o di informazioni riservate possono essere riassunti a titolo esemplificativo: quando si sia progettato il prototipo di un nuovo congegno e si debba sottoporlo ad altri per formulare un piano di sviluppo commerciale; quando si sia elaborato un nuovo modello di business e si stiano individuando terzi disposti ad investire su di esso; quando si debba prendere parte ad una asta pubblica che richieda la presentazione di un progetto; in questo caso, l accordo potrebbe essere operante anche con dei 14

15 consulenti esterni appositamente contattati per il progetto, ed avrebbe lo scopo di evitare che questi lo diffondano a società concorrenti; quando si stiano conducendo trattative finalizzate ad una cessione societaria e il potenziale acquirente possa venire a conoscenza di informazioni interne da utilizzare in proprio. La complessità del contratto dipende ovviamente dall importanza dell informazione. Negli Usa la contrattualistica in materia assume particolare rilevanza laddove si tratti di dati concernenti un invenzione per la quale non sia stata ancora presentata domanda di brevetto. Il fondamento giuridico di ciò sta nel fatto che per la normativa statunitense le richieste brevettuali devono essere inoltrate entro un anno dalla data in cui l oggetto del brevetto è divenuto di conoscenza pubblica per la prima volta ( first public disclosure ), per cui è ancora più importante accertarsi che tutti gli scambi di dati avvengano in conformità con la lettera di segretezza. I requisiti essenziali di un accordo di non divulgazione possono così riassumersi: I. la definizione delle informazioni che si intendono divulgare. I contraenti devono stabilire cosa costituisca un informazione riservata. È interesse del titolare che l accordo sia dettagliato in modo da non far trapelare nessun segreto e da evitare l insorgere di qualsiasi controversia a proposito; è, altresì, utile alla controparte che lo stesso accordo non sia troppo vincolante e lasci ampi margini alla conoscenza. Onde garantire che entrambe le parti siano tutelate è importante individuare, al pari delle informazioni da divulgare, quali siano, di converso, le categorie di dati da ritenersi segrete. Può essere oltremodo utile indicare, sotto forma di elenco, quali siano le categorie di informazioni da considerarsi in via preliminare non divulgabili. II. l obbligo di riservatezza. È essenziale che la lettera di segretezza sia molto minuziosa nel descrivere come le informazioni, i dati e le conoscenze aziendali debbano essere gestiti dalla parte ricevente. Se questa disavviene agli accordi presi, ne risulta una violazione contrattuale con tutte le conseguenze del caso. Le clausole tipiche sanciscono che non si possano diffondere l oggetto e gli intenti enunciati durante le trattative negoziali fra le parti, che non possano utilizzarsi le informazioni riservate se non per gli scopi concordati, 15

16 e che non si possano rivelare le informazioni a terzi che non siano impiegati o rappresentanti della controparte senza previo consenso scritto del titolare delle informazioni. Nell eventualità che i dipendenti e/o i collaboratori del ricevente abbiano accesso alle informazioni riservate, il titolare deve predisporre una clausola contrattuale che vincoli questi ultimi agli stessi obblighi del ricevente, ma che ugualmente mantenga in atto la responsabilità vicaria di quest ultimo. III. le eccezioni. Non si ritengono informazioni o dati riservati quelli che sono già di dominio pubblico - senza che il ricevente abbia fatto alcunchè per ottenerli - quelli che erano già in possesso del ricevente al momento della divulgazione e quelli che vengono resi pubblici attraverso un ingiunzione del tribunale. In quest ultimo caso, sarebbe raccomandabile l inserimento di una clausola che preveda l obbligo per il ricevente di notificare per iscritto al titolare dell informazione riservata la richiesta del tribunale. IV. la titolarità dell informazione. Bisogna inserire una clausola che stabilisca in modo inequivocabile la titolarità del diritto inerente all informazione riservata. L idea è asserire, senza possibilità di malintesi, che il mettere a conoscenza della controparte questi dati non crei nessun tipo di diritto, titolo o licenza sui dati stessi per il ricevente. V. la durata dell accordo. Il contratto fra le parti deve stipulare la validità temporale di tale accordo. Si può, dunque, prevedere una data specifica a partire dalla quale l informazione verrà divulgata ed un altra data nel corso della quale debba essere mantenuto il riserbo assoluto sull informazione stessa. Alcuni accordi stabiliscono che la riservatezza, che sussiste dal momento in cui le parti iniziano ad ipotizzare un possibile rapporto professionale, continui fintanto che non si verifichi una delle eccezioni di cui sopra. In altre fattispecie contrattuali, l accordo può contemplare una data specifica, ad esempio sancire che il periodo di divulgazione sia di un anno, ma che l obbligo di riservatezza continui per il periodo di due anni successivo a tale data. VI. clausole varie. Ulteriori accorgimenti contrattuali possono essere adoperati nei casi in cui, considerata la complessità della materia, questi risultino necessari. Ad esempio, per proteggere maggiormente il titolare dei dati, questi può rivendicare che il ricevente acconsenta a non produrre, utilizzare, vendere l informazione della quale sia venuto a conoscenza senza che le parti si siano previamente accordate in tal senso. Sempre allo scopo di rafforzare la posizione del titolare, questi può esigere che il ricevente restituisca tutta la documentazione e il materiale concernente i dati riservati entro una data prefissata. Da ultimo, il titolare può richiedere che il ricevente non copi, 16

17 duplichi o replichi in tutto o in parte l informazione riservata e/o il materiale di accompagnamento. Entrambi i contraenti devono concordare sulle disposizioni normative che regolano l accordo, sul foro competente, sulla risoluzione di ogni eventuale disputa, nonchè sul trasferimento a terzi dei diritti e degli obblighi contrattuali previsti dall accordo esistente. Le possibili ramificazioni che derivano da violazioni contrattuali possono sostanziarsi, qualora ci si sia premuniti con l inserimento di una penale nell accordo, in azioni giudiziarie e talvolta anche nel risarcimento dei danni. Un azione inibitoria nei confronti della parte inadempiente può servire a prevenire altre violazioni, anche se diviene successivamente difficile arginare il propagarsi dell informazione riservata. Sta al giudice decidere l ammontare dei danni laddove questi risultino quantificabili. È necessario rimarcare, tuttavia, che non è facile dimostrare che uno dei contraenti abbia violato quanto disposto nel NDA, considerato che la parte che rivendica la violazione deve sostenere l onere della prova. Con l intenzione di essere di ausilio alle imprese interessate, il Desk ritiene utile riportare un modello di Accordo NDA o di Mutua Riservatezza, sia nella versione in italiano che in quella inglese, che deve essere adattato alle circostanze contrattuali specifiche da prevedersi fra le parti. 17

18 MODELLO 2: Accordo NDA o di mutua riservatezza Si stipula il presente Accordo di mutua riservatezza ( Accordo ) addì di 201_, tra, una società di diritto con sede legale in, e, una società di diritto con sede legale in, al fine di mantenere la segretezza delle informazioni commerciali e tecniche che ciascuna delle parti ha ricevuto, riceve, o riceverà dalla rispettiva controparte, prima, durante o dopo lo svolgimento delle discussioni relative al Progetto (come definito in calce). Le parti riconoscono di aver ricevuto un positivo e congruo reciproco corrispettivo; e desiderando formalizzare legalmente il loro rapporto, convengono quanto enunciato di seguito: 1. Definizioni (a) Per Informazioni Riservate si intende un'informazione relativa al contenuto del Progetto (compresa ogni informazione relativa a terzi), o alle attività della parte divulgante, (i) il cui valore economico attuale o potenziale derivi dal non essere generalmente ed immediatamente conoscibile da terzi che potrebbero trarre profitto economico dalla divulgazione o sfruttamento di tale informazione; e (ii) che è frutto del lavoro della parte divulgante o del titolare di informazioni riservate di terzi, di cui sia ragionevole, considerate le circostanze, richiedere la segretezza; e che (iii) entrambe le parti considerano riservata e/o di esclusiva proprietà o che, in ogni caso, vada trattata come materia riservata e/o di esclusiva proprietà, che comprende anche i termini e le condizioni stesse del presente Accordo. (b) Per "parte divulgante" si intende la parte che comunica un'informazione riservata. (c) Per "parte ricevente" si intende la parte che riceve un'informazione riservata. (d) Per Progetto si intende [descrivere il fine dello scambio di informazioni]. 2. Ciascuna parte riconosce di essere stata informata della natura riservata e di esclusiva proprietà delle informazioni riservate che riceve dalla rispettiva controparte. La parte ricevente non rivelerà a terzi, fatta eccezione per i dipendenti che ne devono necessariamente essere informati, alcuna informazione riservata ricevuta dalla parte divulgante. Per proteggere la segretezza di tale informazione, adotterà lo stesso grado di attenzione e cura che la parte ricevente normalmente utilizza nella protezione delle proprie informazioni riservate e di proprietà, ma in nessun caso non inferiore a quello di una cura ragionevole e diligente. La parte ricevente si impegna altresì a non utilizzare le informazioni riservate ricevute dalla parte divulgante al di fuori di quanto sia ragionevolmente necessario con riguardo al Progetto. 3. Le informazioni riservate non includono alcuna informazione che: (a) sia di dominio pubblico al momento della sua rivelazione, o lo divenga dopo, per effetto di terzi diversi dalla parte ricevente; o che (b venga ottenuta successivamente da terzi senza che questi richiedano un impegno di riservatezza alla parte ricevente; o che (c) sia già nota alla parte ricevente al momento della rivelazione; o che (d) sia ottenuta indipendentemente dalla parte ricevente. 4. Il presente Accordo durerà fino al salvo risoluzione anticipata 18

19 mediante avviso scritto di una parte all'altra con cinque giorni di preavviso. Gli obblighi enunciati qui di seguito rimarranno in vigore per un periodo di (3) anni dalla data di scadenza o di risoluzione del presente Accordo. 5. Ciascuna delle parti riconosce che un rimedio pecuniario non tutela adeguatamente le informazioni riservate; e che solo un azione inibitoria può costituire un efficace ricorso per proteggere tali diritti. Ciascuna delle parti riconosce che la parte divulgante subirebbe un danno irreparabile qualora uno qualsiasi dei termini del presente Accordo fosse violato; e concorda che detti termini siano fatti valere tramite (a) l'emissione di un azione inibitoria che proibisca la copia, la riproduzione, l'uso, la diffusione o la divulgazione non autorizzate di qualsivoglia informazione riservata, o (b) qualsiasi altro ricorso o rimedio di equity, che va ad aggiungersi e non sostituisce altri rimedi. 6. Tutte le informazioni riservate comunicate ai sensi del presente Accordo sono e rimarranno proprietà della parte divulgante; e dette informazioni, o qualsiasi loro riproduzione, dovranno essere prontamente restituite alla parte divulgante dietro sua richiesta scritta, o altrimenti distrutte, se così opta la parte ricevente, eccetto che la parte ricevente medesima, dietro avviso scritto inviato alla parte divulgante, può conservare una singola copia completa delle informazioni riservate per il proprio utilizzo esclusivo nell'ambito di un'azione legale relativa al presente Accordo. 7. Il presente Accordo rappresenta l'intero accordo tra le parti in merito alla materia quivi posta in oggetto e sostituisce qualsiasi altro accordo precedente, scritto od orale, tra le parti in detta materia. Il presente Accordo può essere modificato soltanto da un documento scritto firmato da entrambe le parti. Né il presente Accordo né qualsiasi diritto concesso dalle sue disposizioni è cedibile o comunque trasferibile a terzi. Qualora uno qualsiasi dei termini del presente Accordo risulti non legalmente ammissibile o non applicabile, in tal caso, nonostante tale termine o disposizione, ogni altro termine del presente Accordo conserverà pieno vigore ed effetto. 8. La divulgazione di informazioni riservate è ammissibile nei limiti circostanziati da un ordine di comparizione o da un altro valido atto giudiziario o amministrativo, posto che la parte ricevente ne dia tempestiva notizia alla parte informante, e la assista, se questa così richiede, a contrastare tale richiesta di divulgazione. Se la parte informante lo richiede, la parte ricevente dovrà collaborare (a spese della parte informante medesima) alla ricusazione di tale richiesta. Inoltre, la divulgazione di informazioni riservate è ammissibile ove essa sia da considerarsi ragionevolmente necessaria nel contesto di qualsiasi disputa, ricorso o azione legale tra le parti. 9. Nessuna disposizione contenuta nel presente Accordo, né alcuno scambio di informazioni in virtù del presente atto, concede o conferisce ad alcuna delle parti qualsivoglia diritto, licenza o autorità sulle informazioni scambiate. 10. Il presente Accordo sarà regolamentato ed interpretato in conformità alle leggi dello Stato di New York, indipendentemente dalla scelta dei principi giuridici quivi adottata. IN FEDE, le parti stipulano il presente Accordo tramite i loro rappresentanti debitamente designati nella data quivi posta in incipit. [NOME DELLA SOCIETÀ] [Firma]: Nome: Carica: [NOME DELLA SOCIETÀ] [Firma]: Nome: Carica: 19

20 MODEL 2: Mutual Confidentiality Agreement This Mutual Confidentiality Agreement (this Agreement ) is made this day of, 201, by and between, a [corporation] with its principal office located at, and, a [corporation] with its principal office located at, for the purpose of maintaining the confidential business and technical information of the parties which each receives, prior to and from time to time hereafter, from the other during the course of discussions between them relating to the Project (as defined below). Acknowledging the receipt of good and adequate consideration and intending to be legally bound, the parties agree as follows: 1. Definitions (a) Confidential Information means information related to the subject matter of the Project (including any third party information), and the business of the Disclosing Party, which (i) derives economic value, actual or potential, from not being generally known to or readily ascertainable by other persons who can obtain economic value from the disclosure or use of the information, and (ii) is the subject of efforts by the Disclosing Party or owner of the third party Confidential Information that are reasonable under the circumstances to maintain the secrecy of the information, and (iii) is identified by either party as Confidential and/or Proprietary, or which, under all of the circumstances, ought reasonably be treated as confidential and/or proprietary, including the terms and conditions of this Agreement. (b) Disclosing Party is the party disclosing Confidential Information. (c) Receiving Party is the party receiving Confidential Information. (d) Project is [describe purpose of the exchange of information]. 2. Each party acknowledges that it has been informed of the confidential and proprietary nature of the other s Confidential Information. The Receiving Party shall not disclose the Confidential Information provided by the Disclosing Party except to employees who have a reasonable need to know the Confidential Information. The Receiving Party shall use the same degree of care as it uses to protect the confidentiality of its own Confidential Information of like nature, but no less than a reasonable degree of care, to maintain in confidence the Confidential Information provided by the Disclosing Party. No use of any Confidential Information shall be made by the Receiving Party except as reasonably necessary in connection with the Project. 3. Confidential Information shall not include any information that: (a) is at the time of disclosure, or thereafter becomes, through a source other than the Receiving Party, publicly known; or (b) is subsequently learned from a third party that does not impose an obligation of confidentiality on the Receiving Party; or (c) was known to the Receiving Party at the time of disclosure; or (d) is developed independently by the Receiving Party. 4. This Agreement shall continue in force until the earlier of or its termination by either party upon five days prior written notice. The obligations set forth 20

21 herein shall survive the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3) years from the date of the last disclosure of Confidential Information hereunder. 5. Each party acknowledges that monetary remedies will be inadequate to protect Confidential Information and that injunctive relief will be appropriate to protect such rights. Each party acknowledges that the Disclosing Party will be irreparably damaged to the extent that any of the terms of this Agreement are violated and agrees that such terms shall be enforceable through (a) issuance of an injunction restraining the unauthorized copying, duplication, use, dissemination or disclosure of any Confidential Information, or (b) any other legal or equitable remedies, which remedies shall be cumulative with and not exclusive of any other remedy or remedies. 6. All Confidential Information transmitted hereunder shall be and remain the property of the Disclosing Party, and all such information and any copies thereof shall be promptly returned to the Disclosing Party upon written request, or destroyed at the Receiving Party s option; except that the Receiving Party may, upon written notice to the Disclosing Party, retain a single complete copy of the Confidential Information solely for its use in connection with the prosecution or defense of any dispute arising from this Agreement. 7. This Agreement is the entire agreement between the parties relating to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements, written or oral, between the parties with respect to the subject matter hereof. This Agreement may be modified only by a writing signed by both parties. Neither this Agreement nor any right granted hereunder shall be assignable or otherwise transferable. If any term or provision of this Agreement shall be found to be illegal or unenforceable, then, notwithstanding that term, all other terms of this Agreement shall remain in full force and effect. 8. Disclosure of Confidential Information shall be permitted to the extent demanded by subpoena or other validly issued administrative or judicial process; provided that the Receiving Party shall promptly notify the Disclosing Party and tender to it, if it so elects, the defense of such demand. If requested by the Disclosing Party, the Receiving Party shall cooperate (at the expense of the Disclosing Party) in the defense of the demand. In addition, disclosure of Confidential Information shall be permitted to the extent disclosure is reasonably necessary in connection with any dispute, claim or action between the parties. 9. Nothing contained in this Agreement, nor shall any exchange of information hereunder, grant or confer upon any party any right, license or authority in or to the information exchanged. 10. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, without reference to its choice of law principles. IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the date first set forth above. [NAME OF COMPANY] By: Name: Title: [NAME OF COMPANY] By: Name: Title: 21

22 Misure addizionali: avvertenze alle aziende Nel decidere quali opzioni esercitare per mantenere la confidenzialità della scoperta, laddove sia mancata la stipula di un accordo ad hoc, riveste una fondamentale importanza la reputazione del possibile investitore. Generalmente, il trasferimento dei beni immateriali avviene attraverso la negoziazione di un accordo di licensing, che vede interagire da una parte il licenziante e dall altra il licenziatario. Qualora il licenziante (in inglese assignee, ovvero colui che concede in licenza lo sfruttamento dei diritti di pi) ritenga che il licenziatario (in inglese assignor, ovvero colui che acquisisce contrattualmente il diritto allo sfruttamento commerciale della pi) possa impossessarsi della ricerca senza versare il dovuto corrispettivo economico, e scalzando l inventore dalla titolarità della stessa ricerca, è essenziale che quest ultimo metta in atto tutte le misure cautelative esistenti. In conformità alle normative Usa che regolano i segreti commerciali, i c.d. trade secrets, nel momento in cui l informazione viene resa nota questa perde la sua tutelabilità giuridica. Inoltre, in ottemperanza alla disciplina brevettuale USA, la divulgazione dell invenzione comporta che il titolare della scoperta abbia un anno entro il quale presentare richiesta di registrazione, pena la perdita di esclusività del diritto e la conseguente non proteggibilità dell invenzione. Peraltro, il termine di un anno vale anche nei casi in cui il titolare abbia provveduto ad inoltrare una domanda provvisoria di registrazione. Qualora, infatti, l inventore ritenga utile valutare la commerciabilità dell invenzione, senza metterne a repentaglio i diritti di sfruttamento futuri, può usufruire di una richiesta provvisoria di brevetto (peraltro dai costi contenuti) ed ottenere lo status di patent pending, vale a dire di brevetto pendente. Questa misura, sia pure di natura temporanea, normalmente costituisce un ottimo deterrente da possibili usurpatori. È importante rammentare che il diritto di proprietà industriale italiano stabilisce che requisito di brevettabilità di un invenzione sia la novità assoluta. Pertanto, la domanda di deposito di brevetto in Italia deve essere presentata prima che l invenzione sia resa nota al pubblico o ci sia un offerta di cessione in Italia, come anche negli USA. 22

23 Il presente Vademecum è stato redatto da: Donatella Iaricci, Responsabile dell IPR Desk New York Sabina Lepre Leva, Esperto legale dell IPR Desk New York L IPR Desk di New York desidera ringraziare lo studio Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP, nella persona dell avv. Alan D Ambrosio, per la cortese disponibilità nel supplire un modello tipo di accordi NDA, che il Desk ha utilizzato a mero titolo esemplificativo. Disclaimer: si rammenta che il contenuto di questa pubblicazione ha scopi puramente informativi e di orientamento e non costituisce un parere legale; si rimanda alle normative vigenti negli Stati Uniti che fanno testo nella versione originale in lingua inglese. 23

24 IPR NEW YORK Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Consulate General of Italy 33 East 67th Street New York, NY