Ingegneria delle Telecomunicazioni Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina

Transcript

1 1 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina MODULO III m.farina@diee.unica.it Versione 2012 aggiornata a cura del Dott. Gianluca Satta

2 MODULO III La tutela dei Domain Names 2

3 PREMESSA Il World Wide Web, definisce una particolare struttura architettonica composta da risorse, distribuite su migliaia di macchine nel mondo, accessibili attraverso un applicazione di tipo client denominata browser La veloce diffusione del web, pone il problema legato alla memorizzazione delle stringhe numeriche (quelle di cui è composto il numero IP) per il raggiungimento dei nodi della rete presso i quali si vogliono reperire risorse. 3

4 PREMESSA L indirizzo IP, costituisce l equivalente virtuale dell indirizzo fisico dell individuo si tratta di una sequenza di quattro numeri decimali (per un totale di 32 bit) separati da un punto (es ) Difficoltà di memorizzazione degli indirizzi IP Invenzione del sistema DNS (Domain Name Sistem) 4

5 Struttura del Domain Name COMPOSTO DA 2 ELEMENTI LESSICALI Esempi TLD Identifica la nazionalità ovvero la tipologia del sito web SLD E di libera espressione dell utente: nome di fantasia ovvero del nome reale di un soggetto, fisico o giuridico, o di una cosa. 5

6 Top Level Domain Principali Domini di Primo Livello Country Code (cctld) Generic (gtld).it = Italia.com = Enti commerciali.uk = Gran Bretagna.org = Organizzazioni o Enti no profit.fr = Francia.jp = Giappone.ch = Svizzera eu. = Europa.net = Networks.edu = Enti educativi o scolastici.biz = E-business.info = Organizzazioni o Aziende private che forniscono informazioni via Internet A partire dal gennaio 2012 fino ad aprile 2012, è stato possibile registrare in via sperimentale dei gtld personalizzati, senza alcuna limitazioni di lunghezza e di caratteri. Saranno registrabili quindi gtld come.cocacola,.movie,.windows 6

7 Second Level Domain 3.1 del Regolamento assegnazione cctld.it Limite nell assegnazione dei nomi a dominio cctld.it lunghezza minima 3 caratteri e massima di 63 caratteri per ciascuna parte di un nome a dominio per una lunghezza massima complessiva di 255 caratteri caratteri ammessi: ASCII: cifre (0-9), lettere (a-z) e trattino (-) NON ASCII: à, â, ä, è, é, ê, ë, ì, î, ï, ò, ô, ö, ù, û, ü, æ, œ, ç, ÿ, β ciascuna componente di un nome a dominio: - non può iniziare o terminare con il trattino (-) - non deve contenere nei primi quattro caratteri la stringa "xn--". Modifiche in vigore a partire dal 11 luglio 2012, con le quali sono stati introdotti gli Internationalized Domain Names(IDN). 7

8 Novità del Regolamento di Assegnazione Vers. 6.2 del 11 luglio IDN (Internationalized Domain Names) - Possibilità di introdurre caratteri non ASCII nel nome a dominio (SLD) PROBLEMI Cybersquatting Typosquatting 8

9 Le regole per l assegnazione, sospensione e revoca dei Domain names AUTORITA PER L ASSEGNAZIONE ED IL COORDINAMENTO ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) costituita nell ottobre del 1998 ed ha la natura giuridica di associazione no profit svolge le sue funzioni a livello locale per mezzo delle singole Registration Authority (RA) nazionali 9

10 Struttura ICANN ICANN Registration Authority nazionali R.A. Italiana: Registro DAL 2 AGOSTO

11 LA R.A. ITALIANA In origine Naming Authority Cessata il 12 luglio 2005 Registration Authority Oggi (dal 2 agosto 2004) Registro Commissione Regole Produce le Regole e le Procedure in base alle quali si assegnano i cctld it Effettua le assegnazioni dei cctld it 11

12 I Mantainers Le richieste di registrazione dei nomi di dominio pervengono al Registro per il tramite di ulteriori soggetti intermediari denominati Mantainers (o MNT) Definiti all art. 1.3 del Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cctld (RAG ) [versione 6.2, del 11 luglio 2012] organizzazioni che effettuano le registrazioni asincrone di nomi a dominio per conto dei Registranti secondo il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cctld it. La procedura di assegnazione può dirsi conclusa quando, pervenuta al Registro la documentazione richiesta, e verificata la sua validità, l indirizzo elettronico assegnato viene caricato nel Database dei Nomi Assegnati (DBNA). Dal 1 luglio 2010 non è più possibile stipulare contratti Maintainer, ossia contratti che prevedono la registrazione dei nomi a dominio.it in modalità asincrona. 12

13 Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR) (art. 1.3 del RAG) Dichiarazione scritta che il richiedente deve inviare al Registro in allegato alla richiesta di assegnazione Il Richiedente assume la responsabilità civile e penale dell uso del nome assegnatogli FUNZIONI FORMA Stabilire l ordine cronologico delle richieste di registrazione. ( first come, first served = prior in tempore potior in iure =primo arrivato, primo servito) la LAR dovrà essere redatta secondo i modelli e nel rispetto delle procedure predefinite nelle Guideline tecniche. Le LAR non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte. [ ] FORMA VINCOLATA A PENA DI IRRICEVIBILITA 13

14 I Registrars Definiti all art. 1.3 del Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cctld (RAG ) [versione 6.2, del 11 luglio 2012] Organizzazioni che eseguono le registrazioni sincrone di nomi a dominio per proprio conto o per conto dei Registranti. Per diventare Registrar un organizzazione deve superare una procedura di accreditamento predisposta dal Registro. Il Registrar è sempre intermediario nei confronti del Registro per tutte le operazioni di registrazione dei nomi a dominio, nonché per il corretto mantenimento delle informazioni inserite nel Database dei Nomi Assegnati (DBNA) del Registro stesso utilizzando il sistema di registrazione con modalità sincrona 14

15 La registrazione sincrona (4.1 e 4.2 del RAG) La modalità di registrazione e mantenimento sincrona è basata sull utilizzo del protocollo EPP (Extensible Provisioning Protocol) da parte dei Registrar e permette lo svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento di un nome a dominio in tempo reale. - Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio nel cctld.it - Tali indicazioni devono essere rilasciate al Registrar, solitamente mediante compilazione di un form online. - Il Registrar deve essere in grado di documentare per iscritto al Registro i fatti inerenti la registrazione stessa. - Le richieste di registrazione sintatticamente e semanticamente corrette sono basate, al momento dell inserimento nel DBNA, sul principio del first come first served. 15

16 La registrazione sincrona (4.1 e 4.2 del RAG) Tutte le operazioni di registrazione e mantenimento in modalità sincrona sono inoltrate dal Registrar per conto del Registrante. Nei casi previsti dal Regolamento, alcune operazioni possono essere eseguite direttamente dal Registro. È il Registrar che si occupa di inserire il nome a dominio registrato all interno del DBNA Le dichiarazioni del registrante, che prima si effettuavano attraverso la LAR, con l eliminazione della procedura asincrona, oggi si rilasciano attraverso la compilazione del form online presente nelle pagine web dei Registrars 16

17 La Sospensione del Domain Name Assegnato (art. 6.2 RAG) Il Registro può sospendere: Su richiesta dell Autorità competente Su richiesta dell'assegnatario In qualunque momento, qualora il Registro ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta di una terza parte per la tutela dei diritti, il nome a dominio può essere sottoposto a procedura di verifica (art. 6.1 RAG) STATUS: REGISTRY-LOCK Status di attesa per la verificazione che il Registrante del nome a dominio soddisfi i requisiti soggettivi che hanno determinato la registrazione del nome a dominio. Durante questo periodo sono inibite le operazioni di mantenimento e sono lasciati inalterati i dati del DBNA 17

18 Principali fattispecie lesive dei Domain Names La maggior parte delle controversie, che ruotano attorno all uso di nomi a dominio, è generata dalla diffusione di fenomeni come questi CYBERSQUATTING Registrazione accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi o nomi altrui, effettuata da chi non ne abbia il diritto a fini di concorrenza sleale o per la rivendita a prezzi maggiori dell effettivo costo. TYPOSQUATTING Registrare di nomi a dominio molto simili a marchi o nomi altrui, differenziandosi per minime difformità letterali imputabili a errori di digitazione (ad esempio microsofd.it confondibile con microsoft.it). 18

19 La risoluzione delle dispute: le strade percorribili PRINCIPALE FONTI Il Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel country code Top Level Domain.it (abbreviato: Regolamento dispute ) [versione 2.0, del 19 giugno 2009] RICHIAMI Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute nell ambito del cctld.it [versione 1.0, del 18 gennaio 2007 ] Guidelines per la risoluzione delle dispute nel cctld.it [versione 2.0 del 19 giugno 2009] 19

20 La risoluzione delle dispute: le strade percorribili La premessa del Regolamento dispute enuncia la possibilità di risoluzione attraverso il ricorso ai seguenti rimedi l arbitrato la procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione AD ESSI SI AGGIUNGONO la trattativa commerciale Il ricorso al Giudice Ordinario 20

21 I comportamenti lesivi: la liberalizzazione Prima del 15 dicembre 1999 Le regole di Naming consentivano la registrazione di un solo indirizzo internet per i soggetti economici provvisti di partita IVA. La persona fisica priva di partita IVA era negata qualunque possibilita' di registrazione. Dal 15 dicembre 1999 LIBERALIZZAZIONE - I soggetti economici provvisti di partita IVA possono registrare un numero illimitato di Domain Names Le persone fisiche possono registrare un solo indirizzo. 21

22 Effetti della liberalizzazione DAL 16 DICEMBRE 1999 la Registration Authority Italiana è sommersa da richieste di registrazione di nuovi nomi a dominio.it Dal 15 dicembre 1999 al 15 gennaio 2000, è stato sospeso il servizio di registrazione domini.it, per consentire alla Registration Authority Italiana di smaltire le numerose richieste di registrazioni commerciali pervenute dopo la liberalizzazione Si diffonde il fenomeno del Cybesquatting: qualcuno arriva a registrare fino a domini.it 22

23 Le soluzioni contro il Cybersquatting Necessario trovare un modo, alternativo alla giustizia ordinaria (troppo lunga e dispendiosa) per tutelare i titolari di nomi e marchi, oggetto di accaparramento da parte dei cybersquatters La prima soluzione arriva dall ICANN [supportata dall'organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale] Introduzione per i nomi a dominio con estensione.com,.net, e.org di un procedimento amministrativo di risoluzione delle dispute relative ai nomi a domino rapido ed efficace (le c.d. MAP - Mandatory Administrative Proceedings) 23

24 Le MAP dell ICANN Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi dimostri cumulativamente che: a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti; b) l assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede; 24

25 Procedure Italiane di riassegnazione Anche l Italia dal settembre 2000 decide di dotarsi di procedure ispirate alla MAP di ICANN (procedure di riassegnazione) IN ORIGINE 1. Regolate dalle Regole di Naming; 2. Gestite dalla Naming Authority Italiana per mezzo di 3. Enti Conduttori Autorizzati OGGI 1. Regolate dal Regolamento dispute del Registro; 2. Gestite dal Registro per mezzo di Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) 25

26 Le procedure di riassegnazione italiane 3.6 del Regolamento risoluzione dispute cctld.it Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi dimostri cumulativamente che: a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome ; b) l attuale assegnatario (resistente) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede 26

27 Le procedure di riassegnazione italiane 3.6 del Regolamento risoluzione dispute cctld.it Ricorrente prova: 1 - CONFUSIONE (marchio o nome e cognome) 2 - MALA FEDE dell assegnatario Il dominio viene trasferito al ricorrente Se il resistente prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione Il dominio NON viene trasferito al ricorrente 27

28 Le procedure di riassegnazione italiane 3.6 del Regolamento risoluzione dispute cctld.it Ricorrente prova: L'attuale assegnatario (resistente) non ha alcun dirittoo titolo in relazione al nome a dominio Il resistente prova: 1- che prima di avere avuto notizia dell opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; 2- che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; 3- che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Il dominio NON viene trasferito al ricorrente 28

29 Procedure Italiane di riassegnazione (FASI) Il procedimento è caratterizzato da Rapidità Semplicità 1) Il Ricorrente sceglie il PSRD potendo stabilire se la procedura verrà gestita da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico 3) Entro i 25 giorni successivi il resistente può replicare 5) Entro i 15 giorni successivi il PSRD decide 2) Il PSRD riceve il ricorso via e- mail e in formato cartaceo provvedendo all invio al resistente 4) Decorso tale termine il PSRD nomina l arbitro (o collegio) 6) Entro 4 giorni dalla decisione il PSRD comunica la decisione alle parti 29

30 Riassegnazione e ricorso al giudice ordinario Concluso il procedimento di riassegnazione Il Resistente può, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione del collegio, comunicare al Registro di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato (per tale effetto si blocca l esecuzione della decisione e la riassegnazione del nome a dominio.) NOTA: il costo del procedimento è sostenuto interamente dal Ricorrente e deve essere versato in anticipo Il Resistente non avvia, entro 15 giorni, alcun procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato e il Registro revoca la registrazione al precedente assegnatario e riassegna il dominio al vincitore 30

31 Procedure Italiane di riassegnazione RIEPILOGANDO 1) non hanno natura giurisdizionale (le parti possono liberamente adire il giudice ordinario) 2) non si pronunciano sul diritto del ricorrente al marchio o al nome ma se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto. 3) non possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente soccombente al rimborso, verso il ricorrente, delle spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese di difesa sostenute dal resistente. 31

32 Condizioni per la Riassegnazione Non è necessario che l assegnatario del nome a dominio, per poter confermare la propria titolarità sull indirizzo assegnatogli, abbia diritti o interessi legittimi in relazione al suddetto dominio MA deve provare che prima di avere avuto notizia della contestazione, ha usato, in buona fede, o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente, per offerta al pubblico di beni e servizi OPPURE Deve provare di essere conosciuto, personalmente o come ente, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio 32

33 FATTISPECIE SINTOMATICHE DI MALAFEDE L articolo 3.7 delle Regolamento dispute elenca gli indici presuntivi di mala fede, che sostanzialmente ricalcano quanto previsto anche dalle procedure MAP dell ICANN e ADR dell EURID ECCONE ALCUNE a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente 33

34 Confrontro tra procedure di riassegnazione italiane e procedure MAP dell ICANN. Legittimazione attiva: i legittimati attivi ad entrambe le procedure sono esclusivamente coloro che hanno diritto alla registrazione di un cctld.it o di un gtld. Ciò rappresenta una necessaria conseguenza del fatto che a conclusione della procedura di riassegnazione, non è possibile chiedere la mera cancellazione del nome a dominio contestato ma esclusivamente la registrazione in capo al ricorrente. Diritti tutelabili: le Regole italiane tutelano anche il diritto al nome delle persona fisica; le MAP di ICANN soltanto il diritto al marchio. 34

35 Onere della prova: il Regolamento italiano prevede a carico di entrambe le parti la dimostrazione del proprio diritto al nome di dominio. Le MAP prevedono per il resistente la semplice prova dell assenza del diritto al nome di dominio in capo al ricorrente. Tempistica del procedimento: i termini previsti per la procedura italiana sono più lunghi: per le repliche del resistente sono previsti 25 giorni di calendario a fronte dei 20 giorni stabiliti per le MAP; per la decisione italiana 15 giorni correnti (aumentabili a 30 nel caso di richiesta di ulteriori difese dalle parti) a fonte dei 14 giorni stabiliti per le decisioni ICANN. Rapporto tra procedura di riassegnazione e giudizio ordinario: la procedura italiana non può essere intrapresa in pendenza di giudizio o di arbitrato sul nome a dominio contestato, e si estingue nel caso di giudizio ordinario intrapreso durante il suo corso; le MAP prevedono la scelta discrezionale circa la prosecuzione in presenza di un procedimento ordinario già avviato o intrapreso nel suo corso. 35

36 La risoluzione delle dispute: le strade percorribili PRECISAZIONE L esito del procedimento di riassegnazione è fondato sull interpretazione di regole contrattuali DI CONSEGUENZA non garantisce la conformità dello stesso al complesso delle norme dell ordinamento giuridico INFATTI può accadere che un nome a dominio perfettamente rispondente al Regolamento di Assegnazione non sia altrettanto rispettoso delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute al singolo dall ordinamento giuridico 36

37 CASISTICA 2001 Procedura di riassegnazione del nome a dominio FCJUVENTUS1897.IT Ricorrente: Juventus F.C. S.p.a. (dr. Enrico Antonielli d Oulx) Resistente: Centro Servizi Ambientali Telematici & Tecnologici S.r.l. Collegio (unipersonale): avv. Nicola Adragna 37

38 CASISTICA Allegazioni del ricorrente: Lett. a) CONFUSIONE 1 - Titolare di marchi d impresa con dicitura Juventus 2 - Il nome Juventus è inoltre la ragione sociale della ricorrente Juventus F.C. S.p.A., ben nota non solo in ambito nazionale ma anche internazionale Lett. b) 1 - La resistente non risulta essere titolare di alcun segno distintivo identico o simile alla dicitura di cui è ASSENZATITOLO contestazione Lett. c) MALA FEDE 1 - La scelta del nome a dominio che è stata operata è stata fatta non in modo casuale. 2 - Vi è un chiaro proposito di agganciamento con la notorietà della richiedente. Il marchio Juventus è, almeno sul territorio nazionale, un marchio notorio 38

39 CASISTICA DECISIONE 1 - Sulla confusoria somiglianza del nome a dominio al nome della ricorrente. - Non esclude la possibilità di indurre in confusione l utente, perché non solo la parola utilizzata si riferisce al nome di una squadra di calcio notoriamente conosciuta ed il cui marchio è stato da tempo depositato, ma anche i riferimenti fc e 1897 sono collegati a tale società. - L illecito non viene escluso qualora le variazioni lascino sussistere l identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l attitudine individuante (Cass. N /99 e Cass. N. 783/93) - Il nome a dominio in questione si ritiene quindi idoneo ad ingenerare nell utente il convincimento che esso appartenga alla società omonima. 2 - Titolo della resistente sul nome a dominio contestato. - Il resistente non ha offerto alcuna prova o documentazione atta a dimostrare l esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all utilizzazione del nome a dominio contestato. 39

40 CASISTICA DECISIONE 3) Sulla malafede della resistente. - Costituisce prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. - Elemento indicativo di mala fede: la registrazione di altri nomi a dominio su cui la resistente non appare avere alcun diritto. - Dall esame del database della Registration Authority risulta infatti che la resistente ha registrato i nomi delle più importanti società calcistiche italiane nel modello del dominio qui in esame (p. es.: acparma1968.it, asfiorentina1926.it, fbcgenoa1893.it, fcinter1908.it, sslazio1900.it, e via dicendo) 40

41 CASISTICA 2002 Procedura di riassegnazione del nome a dominio BARBIE.IT Ricorrente: MATTEL S.R.L. (avv. Niccolò Invrea) Resistente: LA RIVISTA di ANTONIO SCOGNAMIGLIO Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere 41

42 CASISTICA Allegazioni del ricorrente: Lett. a) CONFUSIONE Lett. b) ASSENZA TITOLO Lett. c) MALA FEDE 1 - licenziataria esclusiva per l utilizzo del marchio famoso Barbie registrato in Italia per varie classi merceologiche. 2 - La notorietà del marchio, dovuta al fatto che la bambola Barbie, ideata nel 1959, è ormai diventata un oggetto di culto. (Allega anche un libro). 1 - la resistente non avrebbe alcun legame con il gruppo Mattel 1 - La resistente non ha mai utilizzato il nome a dominio contestato. Il sito web non è presente, solo pagina vuota. 2 - la resistente è titolare di altri nomi a dominio in TLD.it corrispondenti a nomi e marchi famosi su cui la stessa Rivista non può vantare alcun diritto (philipmorris.it; toystory.it; timewarner.it). Disegno accaparratorio. 42

43 CASISTICA DECISIONE 1 - Identità e confondibilità del nome. - La resistente ha registrato un nome a dominio che è un imitazione pedissequa del marchio barbie sul quale la ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti sia comprovanti la titolarità del marchio in capo alla società controllante Mattel Inc. con sede in California sia l unità gestionale e di impresa fra le due società, avendo prodotto atto dal quale risulta che la Mattel Inc. controlla la Mattel s.r.l.. Come noto, si ritiene che le singole imprese collegate di un gruppo siano contitolari del marchio e possano far valere il marchio internazionale registrato dalla capogruppo; e ciò anche in forza di quanto previsto dall art. 22 l.m. 2 - Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato. - La resistente non produce documentazione. Sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell art delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. 43

44 CASISTICA DECISIONE: RIASSEGNAZIONE ALLA RICORRENTE 3) Sulla malafede della resistente. - La denominazione barbie è immediatamente riferibile ad un delle più note bambole del mondo prodotta dalla Mattel. - La notorietà del marchio trova conferma nella diffusione della bambola in Italia come nel resto del mondo. Difficile quindi ritenere che la resistente ignorasse,al momento della registrazione, l esistenza di tale marchio di rinomanza mondiale. - La Rivista di Antonio Scognamiglio ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all attività della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it) - All indirizzo vi è una pagina standard attestante unicamente l avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom e che il sito è ancora vuoto, si può dedurre un disegno accaparratorio. 44

45 CASISTICA 2011 Procedura di riassegnazione del nome a dominio marcoborriello.it Ricorrente: Marco Borriello Resistente: Andrea Denise Dinoia Collegio (unipersonale): avv. Cristiano Bertazzoni 45

46 CASISTICA Allegazioni del ricorrente: Lett. a) CONFUSIONE rispetto a NOME e COGNOME 1 - Titolare di diritti esclusivi sul segno marcoborriello, essendo questo perfettamente identico il proprio nome e cognome, ed essendo riferito ad un personaggio pubblico di grande notorietà in quanto il sig. Marco Borriello è un calciatore conosciuto e noto presso il pubblico Lett. c) MALA FEDE 1 La mala fede del resistente è in re ipsa dimostrata nella registrazione di un nome a dominio che riproduce il nome e cognome di un noto personaggio pubblico senza avere il registrante alcun collegamento con il nome a dominio contestato. (vedi art. 3.7 Reg. Dispute) 2 La predisposizione della home page del sito corrispondente, evidenzia la volontà del resistente di mettere in vendita il nome a dominio stesso. Evidente disegno speculatorio. 46

47 CASISTICA DECISIONE: ACCOGLIMENTO 1 - Sulla confusoria somiglianza del nome a dominio al nome del ricorrente (art. 3.6 lett. a) - Il nome a dominio è evidentemente identico al nome e cognome del ricorrente, su cui egli vanta legittimi ed esclusivi diritti. 2 - Titolo della resistente sul nome a dominio contestato. - Il resistente non ha offerto alcuna prova o documentazione atta a dimostrare l esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all utilizzazione del nome a dominio contestato. 3) Sulla malafede della resistente. - La malafede è provata dalla mera comparazione degli atti di procedura e i casi di prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede, di cui all art. 3.7 Reg. Dispute. In particolare la registrazione del dominio marcoborriello.it è avvenuta da parte dell odierno resistente in palese mala fede ai sensi dell art. 3.7, comma 1, lett. (b), (c), ed (e) del Reg. Dispute. 47

48 CASISTICA 2009 Procedura di riassegnazione del nome a dominio FACEBOOK.IT Ricorrente: Facebook UK Ltd Resistente: John Michael Preston Collegio (tre esperti): avv. prof. Enzo Fogliani (presidente), avv. Laura Turini, prof. Laurent Manderieux 48

49 CASISTICA Allegazioni del ricorrente: Lett. a) CONFUSIONE Lett. b) ASSENZA TITOLO Lett. c) MALA FEDE 1 - Il nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde integralmente al segno distintivo sul quale essa vanta dei diritti di esclusiva, in virtù di un contratto di licenza prodotto agli atti. 2 Argomenti a sostegno della popolarità del segno Facebook. 1 - Nessun diritto avrebbe il Resistente sul nome oggetto della procedura, considerando che esso non corrisponde a una sua ditta, denominazione, ragione sociale, né ha alcun collegamento con il marchio FACEBOOK. 1 - Nel momento in cui lo registrava (2006), non poteva ignorare l esistenza del relativo marchio, del quale parlavano tutti i mezzi di comunicazione sin dalla data di esplosione del fenomeno (2004) 49

50 CASISTICA DECISIONE 1 - Sulla confusoria somiglianza del nome a dominio al nome della ricorrente. - Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (facebook.it) sia identico al marchio comunitario n originariamente registrato a nome della società Sephora in data 13 giugno 2003 e successivamente ceduto alla Facebook, Inc., che lo ha poi concesso in licenza alla Facebook UK Ltd. - È evidente la confondibilità del nome a dominio contestato con l omonimo marchio 2 - Titolo della resistente sul nome a dominio contestato. - Il resistente, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato. 50

51 CASISTICA DECISIONE: RIASSEGNAZION AL RICORRENTE 3) Sulla malafede della resistente. - Elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al Registro di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile. -Stante la notorietà raggiunta dal predetto marchio, appare inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale. Inoltre, contenendo il sito corrispondente al nome a dominio oggetto della contestazione, link che reindirizzano su siti in diretta concorrenza con facebook, appare inverosimile che il Resistente non fosse a conoscenza della sua esistenza. - Risulta documentata la registrazione da parte del sig. John Michael Preston di altri nomi a dominio (gracobaby.it, fordpertutto.it, fordforall.it, leapfrog.it) contenenti marchi famosi. - Disegno accaparratorio. E' evidente quindi che il Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Facebook UK Ltd per attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. 51

52 CASISTICA 2001 Procedura di riassegnazione del nome a dominio gente.it Ricorrente: Rusconi Editore s.p.a. Resistente: Copia Digital Printig di Daniele Cicalò Collegio (unipersonale): avv. Francesco Trotta 52

53 CASISTICA Allegazioni del ricorrente: Lett. a) CONFUSIONE 1 - Titolare di marchi d impresa con dicitura Gente 2 - Il nome Gente è inoltre la denominazione di una sua rivista pubblicata sin dal settembre 1957, ben nota in ambito nazionale ed internazionale, Lett. b) ASSENZATITOLO Lett. c) MALA FEDE 1 - La resistente non risulterebbe infatti titolare di marchi costituiti dalla parola gente, né di altri segni distintivi che contengano tale parola; né sarebbe conosciuta come associazione o ente commerciale, con il nome a dominio in contestazione; né infine ci sarebbe alcun collegamento fra il nome a dominio ed il suo contenuto 1 La resistente sfrutterebbe la notorietà del marchio gente per far conoscere ai navigatori di Internet, la gamma di siti allestiti dalla Copia e Digital Printing ovviamente con le proposte di abbonamento ivi contenute e, addirittura, il portale iocisono.it altrimenti difficilmente reperibili e sconosciuti ai più. (presenti link ai siti della resistente) 53

54 CASISTICA Allegazioni del resistente 1 La registrazione di un domain name secondo le regole Naming, in caso di parole generiche, è libera, alla sola condizione che in caso di registrazioni plurime il richiedente sia titolare di partita I.V.A. 2 - il sito posto sul dominio contestato sarebbe stato attivato ben prima della ricezione della contestazione da parte della Rusconi Editore, circostanza questa documentata. 3 - i contenuti per adulti presenti nei suoi siti non sarebbero né vietati né illegali, e non indurrebbero alcuna possibilità di confusione in relazione al contenuto della rivista cartacea edita dalla ricorrente. 4 - la genericità della parola gente, che, essendo parola comune priva di capacità distintiva, non potrebbe neppure essere registrata come marchio. Infine, in relazione all asserito sfruttamento della notorietà del marchio gente, il sig. Cicalò documenta il modesto numero di accessi registrati sui suoi siti. 54

55 CASISTICA DECISIONE Punto focale delle procedure di riassegnazione non è tanto valutare nel dettaglio se il resistente abbia o meno diritto al nome a dominio e, se lo abbia, se esso debba essere prevalente rispetto a quello, concorrente, di chi il nome a dominio ha contestato; quanto piuttosto accertare se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto. (cybersquatting) Si impone al saggio di respingere il ricorso anche in ipotesi in cui il resistente, pur non avendo alcun diritto sul nome a dominio, lo abbia registrato e lo stia utilizzando in buona fede. In tali ipotesi, appare evidente come la stessa questione sottoposta al giudice ordinario potrebbe avere esito diverso da quello che avrebbe se sottoposta alle procedure di riassegnazione. Il caso: Da un lato, infatti, la ricorrente ha dimostrato di aver depositato un marchio corrispondente al nome a dominio contestato e di essere titolare della rivista avente lo stesso nome, dall altro il resistente appare aver dimostrato documentalmente circostanze dalle quali l art ultimo comma impone al saggio di dedurre comunque il diritto o titolo del resistente stesso del nome a dominio contestato 55

56 CASISTICA DECISIONE: RIGETTO Secondo il PSRD, sussistono le circostanze previste dalla lett. e) dell art. 3.6 Reg. Dispute, in base al quale il resistente deve essere ritenuto aver diritto o titolo al nome a dominio contestato: 1 - qualora provi che prima di aver avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio per offerta al pubblico di beni o di servizi. Circostanza provata e documentata dalla resistente, mediante interrogazioni di alcuni motori di ricerca, e in base all ultimo aggiornamento del sito web risultante dal ND. 2 qualora provi che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l intento di sviare la clientela del ricorrente o violarne il marchio registrato. Motivazioni: il sito web all indirizzo si presenta come sito per adulti ; si rivolge quindi ad un pubblico del tutto diverso da quello cui si rivolge la rivista Gente edita dalla Rusconi. Appare difficile lo sviamento della clientela-lettori della rivista Gente. Il termine gente è una parola comune, non appare sostenibile che il dominio sia stato registrato con quel nome per sviare gli utenti della pubblicazione della ricorrente. Risarcimento del danno causato dall accostamento al nome gente di contenuti per adulti 56

57 Difformità tra riassegnazione e procedimento giudiziale Il Giudice Ordinario potrebbe concludere con esito difforme, o addirittura opposto, da quello conclusivo della procedura di riassegnazione ESEMPIO CASO ARMANI.IT Tribunale di Bergamo, Sentenza 3 marzo 2003, Giorgio Armani S.p.A. c/ Armani Luca DECISIONE: Il Giudice ha dichiarato l illegittimità dell utilizzo di quel dominio da parte del Sig. Luca Armani, il quale lo aveva registrato già dal 1997 per pubblicizzare il proprio timbrificio. L assegnatario aveva indubbiamente un titolo per la registrazione di quel dominio coincidente con il proprio cognome; egli aveva, altresì, diritto a tenerlo in applicazione del principio first came, first served eppure ciò che ha prevalso è stato l articolo 1 della (vecchia) Legge Marchi, comma 1 punto c) sulla base del quale il dominio armani.it è stato assegnato al noto omonimo stilista. Una tale fattispecie, portata dinnanzi al collegio dei saggi (oggi denominati esperti), avrebbe avuto certamente un esito opposto in quanto il comportamento del primo assegnatario rispondeva esattamente a quanto contenuto nel Regolamento di Assegnazione. 57

58 CASISTICA LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE juventuscasino.com / juvecasino.com Ricorrente: Juventus F.C. S.p.A., titolare dei marchi: JUVENTUS (parola) e JUVE (parola) Nomi a dominio in contestazione: JUVENTUS e JUVE, che inglobano esattamente i marchi della Ricorrente. La combinazione con un termine di uso generico (CASINO) inducono in confusione il pubblico fino a far intendere un legame fra il titolare di detti nomi a dominio e la proprietaria dei marchi.

59 CASISTICA LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE Il dominio Bruce Springsteen perde la procedura di riassegnazione intentata contro un gruppo di fan per ottenere l'uso del dominio brucespringsteen.com L arbitro ha ritenuto che il Bruce Springsteen Club (resistente) non ha compiuto alcuna violazione dei diritti dei diritti della Rock Star. Il resistente, infatti, ha dimostrato di avere un diritto a mantenere il dominio, Bruce Springsteen non è riuscito a dimostrare l utilizzo del dominio in maniera non corretta.

60 L arbitrato L articolo 2 del Regolamento dispute prevede, infine, un ulteriore possibilità di tutela attraverso il ricorso all arbitrato irrituale. Il richiedente l assegnazione di un Domain Name, con apposita richiesta da inviare al Registro, può aderire ad una clausola compromissoria con la quale espressamente si impegna a risolvere le eventuali controversie sul relativo nome a dominio dinanzi ad un collegio arbitrale. Si tratta di una procedura stragiudiziale di natura contrattuale ma che, a differenza della procedura di riassegnazione, conferisce maggiori poteri al collegio decidente Art. 2.5 del Regolamento dispute: poteri istruttori del collegio arbitrale: ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio assegnato oggetto di opposizione. Tali provvedimenti sono eseguiti dal registro. Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste 60

61 La risoluzione delle dispute: le strade percorribili PRECISAZIONE FONTI DELLA DECISIONE ARBITRALE: gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente Regolamento dispute e delle norme dell Ordinamento italiano ; l efficacia del lodo arbitrale è equiparata a quella della magistratura ordinaria ed è inappellabile nel merito. L unico inconveniente dell arbitrato è costituito dai costi della procedura, assai elevati, soprattutto se raffrontati alle spese della procedura di riassegnazione 61

62 I SEGNI DISTINTIVI L INSEGNA È il segno distintivo del locale nel quale si svolge l'attività dell'imprenditore. Può corrispondere alla ditta, oppure può avere un contenuto diverso (mediante una denominazione o mediante figure o simboli). Può essere formata liberamente, in quanto non vi sono norme che impongono oneri specifici. È opinione comune, però, che debbano essere rispettati i principi della libertà, verità e novità, che valgono per tutti i segni distintivi. 62

63 I SEGNI DISTINTIVI IL MARCHIO È il segno distintivo: permette di distinguere i prodotti o i servizi, prodotti o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Art. 7 C.p.i. - Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Carattere distintivo: deve costituire novità, non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, non sia generico e non veritiero. 63

64 I SEGNI DISTINTIVI IL MARCHIO Può essere oggetto di registrazione presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La registrazione del marchio offre una maggiore protezione, soprattutto in caso di conflitto con un marchio identico o simile Non è obbligatorio registrare un marchio, tuttavia è nell'interesse dell'impresa farlo perché solo la registrazione attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l uso non autorizzato del marchio da parte di terzi Una volta registrato, a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del suo titolare, o con il suo consenso, entro cinque anni dalla registrazione. La registrazione dura dieci anni Limiti alla registrazione Non possono essere registrati i segni: privi di carattere distintivo; divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni di natura tale da ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni in violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi 64

65 I SEGNI DISTINTIVI IL MARCHIO Attenzione La registrazione di un impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla registrazione del marchio Nome commerciale e marchio d impresa sono due concetti ben distinti. Il nome commerciale è la denominazione completa dell'impresa e ne permette l identificazione. Il marchio, invece, è il segno che contraddistingue i prodotti. Un impresa può possedere diversi marchi oppure può utilizzare un marchio per identificare tutti i propri prodotti o una particolare fascia o uno specifico tipo. Il deposito di una domanda di registrazione per marchio si effettua presso l UIBM o presso le Camere di Commercio. La registrazione di un nome commerciale si effettua esclusivamente presso la Camera di Commercio della provincia della sede legale della società. 65

66 La Giustizia Ordinaria Il Domain Name è tutelato dal codice di proprietà industriale Art. 22 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 [I] È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. [II] Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 66

67 La Giustizia Ordinaria LA TUTELA Art. 118, comma 6, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità' di registrazione NOTA: in tal caso, eccezionalmente, la domanda all autorità giudiziaria fa salva l applicabilità della procedura di riassegnazione 67

68 La Giustizia Ordinaria Rimane, infine, la possibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria, la quale difficilmente consente una reazione rapida, efficace ed economicamente conveniente. I tempi per ottenere un risultato utile potrebbero essere troppo lunghi, soprattutto se raffrontati al danno di immagine, subito dal ricorrente, che aumenta proporzionalmente al passare del tempo. Va, inoltre, considerato che, spesso le attività di accaparramento di Domain Name sono, appositamente, svolte da soggetti che agiscono in ordinamenti giuridici diversi da quello in cui ha sede l avente diritto al dominio. Dinanzi ad una tale situazione, i costi eccessivi per il radicamento del giudizio all estero, scoraggiano la scelta a favore di altri rimedi, quali la trattativa commerciale o la procedura di riassegnazione, se ne sussistono i presupposti. 68

69 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Grazie per l attenzione 69 m.farina@diee.unica.it Versione 2012 aggiornata a cura del Dott. Gianluca Satta

70 LICENZA Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera di creare opere derivate Alle seguenti condizioni: Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. Non commerciale. Non puoi usare quest opera per scopi commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest opera, puoi distribuire l opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra 70