C H I O M E N T I S T U D I O L E G A L E

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1 C H I O M E N T I S T U D I O L E G A L E NEWSLETTER PROPRIETÀ INTELLETTUALE PRIVACY E INFORMATION TECHNOLOGY SETTEMBRE 2009 NUMERO 2 Diritto d Autore La normativa italiana sulla tutela d autore delle opere del design industriale al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee I giudici milanesi hanno chiesto alla Corte di Giustizia CE di valutare se l art. 239 CPI che stabilisce alcuni limiti alla tutela di diritto d autore sulle opere del design industriale sia in linea con i principi comunitari applicabili. Una carta d identità per le opere audiovisive Un alleanza tra i produttori audiovisivi e la SIAE per l inserimento di un codice elettronico che identifichi ciascuna opera audiovisiva e contrasti la pirateria. Il Consiglio di Stato conferma l'estinzione dell'imaie Con ordinanza emessa il 14 luglio 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento del Prefetto di Roma che aveva disposto l'estinzione dell'istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori. Si crea in tal modo un vuoto normativo che dovrà essere rapidamente colmato. A rischio reato le importazioni di prodotto con marchio italiano Diritto Industriale Con la c.d. legge sviluppo n. 99 del 2009, entrata in vigore lo scorso 15 agosto, si obbligano le aziende italiane che hanno spostato la produzione o parte della produzione all estero ad indicare espressamente che la fabbricazione è avvenuta in un altro Paese. La norma ha tuttavia suscitato ampie polemiche tra gli operatori portando all imminente pubblicazione di un provvedimento di modifica ed alla riapertura del dibattito sul tema in sede comunitaria. Accordi di coesistenza di marchio Con gli accordi di coesistenza i titolari di marchi simili regolano i rispettivi limiti di utilizzo dei propri segni distintivi al fine di evitare che il pubblico dei consumatori cada in confusione sull origine dei prodotti o dei servizi contraddistinti. Tale strumento contrattuale è utile prova d uso del marchio (per evitare la decadenza) e protegge il valore commerciale del segno, mettendolo al riparo dalle iniziative imprenditoriali o giudiziarie di terzi titolari di marchi simili. Privacy Gli Internet providers e tutti gli altri fornitori di comunicazione elettronica dovranno attenersi a regole chiare e definite nelle attività di profilazione. Con un provvedimento generale il Garante della Privacy ha stabilito le regole per un corretto uso dei dati personali ai fini di profilazione nel settore delle telecomunicazioni. Chiomenti Studio Legale Copyright qualora non vogliate più ricevere la Newsletter, cliccando su questo link sarete automaticamente cancellati dalla mailing list: remove@chiomenti.net

2 La normativa italiana sulla tutela d autore delle opere del design industriale al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Con un ordinanza del 30 aprile 2009, il Tribunale di Milano ha sottoposto alla Corte di Giustizia CE l interpretazione degli art 17 e 19 della direttiva design (n. 98/71/CE) in relazione all art 239 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) che disciplina i limiti alla protezione accordata dal diritto d autore. Infatti l art 17 della direttiva 98/71/CE stabilisce che la protezione di diritto d autore sulle opere di design deve essere assicurata, senza limite temporale, fin dal momento della loro creazione e in qualsiasi forma dalle norme nazionali in materia. Al contrario, l attuale testo dell art 239 del CPI, introdotto nel 2007, stabilisce che la tutela d autore accordata ai prodotti dell industrial design ex art. 2, comma 1, n. 10 della legge n. 633/41, è esclusa per quelle opere che alla data del 19 aprile 2001 erano da considerarsi di pubblico dominio, prive cioè di protezione giuridica (in quanto mai registrate come disegni o modelli o in quanto i diritti derivanti dalla registrazione erano ormai scaduti). A tale proposito la Corte di Giustizia dovrà precisare se uno Stato Membro, nel trasporre la direttiva n. 98/71/CE, può spingersi fino ad escludere del tutto o anche solo per un periodo temporaneo la tutela d autore rispetto a disegni e modelli caduti in pubblico dominio prima dell entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento e che siano stati utilizzati da soggetti terzi per produrre e commercializzare prodotti ad essi conformi senza autorizzazione del titolare dei diritti d autore. Una carta d identità per le opere audiovisive L ANICA (Associazione delle imprese audiovisive), l APT (Associazione dei produttori televisivi) e la Siae (Società degli autori e degli editori), hanno istituito la società ISAN Italia volta a promuovere un sistema di registrazione che individui le opere audiovisive in modo univoco e duraturo attraverso l assegnazione a ciascuna opera di un codice elettronico. Nel codice, adottato da 19 Paesi tra cui 10 europei e gli Stati Uniti, sono iscritti il titolo, la lingua, il tipo, la durata, il regista, i produttori e gli attori dell opera audiovisiva. Con l introduzione del codice elettronico sarà possibile rintracciare un opera assegnando ad essa il proprio passaporto numerico. Tale codice permetterà di far fronte a fenomeni di pirateria, permettendo di riconoscere ad esempio i prodotti esportati in mercati dove i distributori locali modificano i titoli rendendo impossibile ricostruire il percorso commerciale di un opera per chi ne detiene i diritti. Inoltre, attraverso il codice si potrà ovviare al problema di identificazione che si verifica frequentemente quando titoli provvisori di inizio lavorazione sono successivamente modificati. Qualora l uso di tale codice diventasse obbligatorio, si avrebbe finalmente un anagrafe attendibile dei diritti sull audiovisivo che potrebbe permettere a chi intenda sfruttare opere di terzi di risalire con certezza al titolare, cosa che attualmente presenta spesso insormontabili difficoltà. Il Consiglio di Stato conferma l'estinzione dell'imaie Lo scorso 14 luglio 2009, con l'ordinanza n. 3530, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull estinzione dell'imaie (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori). L'IMAIE è l'ente preposto, inter alia, alla tutela dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori di opere musicali, cinematografiche e audiovisive, finalità attuata principalmente per il tramite della distribuzione dei compensi dovuti agli aventi diritto, come derivanti dalla utilizzazione delle opere interpretate/eseguite. 2

3 Al riguardo il Prefetto di Roma, constatando come nel corso degli anni si fosse determinato un rilevante accumulo nel bilancio dell'istituto di somme riscosse al fine del perseguimento di tale finalità ma mai effettivamente versate agli aventi diritto, con decreto del 30 aprile 2009 aveva dichiarato estinto l'istituto, motivando la propria decisione sulla base dell'acclarata inadeguatezza dell'istituto, con la conseguente nomina dei commissari liquidatori ai sensi di legge. A seguito del provvedimento prefettizio citato, l'imaie aveva impugnato lo stesso presso il TAR del Lazio, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti, ed ottenendo inizialmente l'accoglimento della propria istanza ma, successivamente, il prefetto di Roma, con provvedimento del 28 maggio, pur prendendo atto dei rilievi mossi dal TAR, ribadiva l'inadeguatezza dell'istituto al perseguimento dei propri obiettivi statutari e confermava la propria precedente decisione, ritenendo la liquidazione dell'imaie l'unica soluzione atta a garantire la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme maturate a loro favore ma trattenute in precedenza dall'imaie. A seguito di un nuovo provvedimento cautelare emesso dal TAR del Lazio, della questione è stata investito il Consiglio di Stato che, ritenendo fondate le motivazioni addotte dal Prefetto capitolino, ha confermato i provvedimenti assunti da questi e, conseguentemente, l'intervenuta nomina da parte del Presidente del Tribunale di Roma dei commissari liquidatori, con compiti di riscossione e distribuzione agli artisti, interpreti ed esecutori legittimati dei proventi maturati e non riscossi, nonché di quelli che potranno maturare nel corso dell attività liquidatoria. Rimane ancora aperta, invece, la problematica dell'individuazione del nuovo soggetto cui, in seguito alla definitiva scomparsa dell'imaie, dovrà essere attribuito l'espletamento dei compiti che la legge in precedenza attribuiva all'istituto. E dunque auspicabile che tale lacuna normativa venga rapidamente colmata. A rischio reato le importazioni di prodotto con marchio italiano La legge n. 99 del 2009 (c.d. legge sviluppo), entrata in vigore lo scorso 15 agosto, ha introdotto una norma (articolo 17, comma 4) destinata ad avere un impatto decisivo sui marchi apposti ai prodotti di imprese italiane che hanno delocalizzato i propri processi produttivi all estero. Mentre fino ad oggi si riteneva (per consolidato orientamento della Cassazione) che il marchio italiano e/o la dicitura Made in Italy potessero essere legittimamente apposti su merci realizzate in tutto o in parte presso aziende straniere secondo tecniche di produzione imposte e controllate dall impresa italiana o comunque dal titolare del marchio italiano, la legge sviluppo configura come reato l apposizione di marchi di imprese italiane sui prodotti che non sono di origine italiana qualora non sia indicato, in maniera precisa e in caratteri evidenti, il loro Paese o luogo di fabbricazione o produzione, o altra indicazione sufficiente a evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Tale disposizione ha un impatto sui marchi apposti ai prodotti di tutte quelle imprese che hanno delocalizzato i processi produttivi, fabbricando i propri prodotti presso stabilimenti collocati all estero ovvero commissionandoli a produttori stranieri: l importazione o il tentativo di importazione mediante presentazione in dogana di prodotti fatti all estero ma recanti il solo marchio di un impresa italiana (o la dicitura Made in Italy) comporterà la commissione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, sanzionato ai sensi dell art. 517 del Codice Penale (di cui sono state peraltro inasprite le pene: reclusione fino a due anni e multa fino a Euro), essendo necessaria, prima della presentazione della merce in dogana per l importazione, l apposizione di 3

4 un etichetta che indichi chiaramente la produzione in un paese estero. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha da subito elaborato un'interpretazione favorevole alle aziende volta a regolare il regime dei prodotti interessati dalla norma in assenza di disposizioni transitorie (in sostanza, attraverso un'autocertificazione, le aziende potranno sottrarre agli obblighi di cui alle nuove norme tutti i prodotti consegnati al vettore prima del 15 agosto 2009 (e quelli sui quali è stato apposto il marchio prima di tale data). Pertanto, i prodotti in transito e quelli in giacenza alla data del 15 agosto sono esentati dall'applicazione delle nuove regole. A seguito delle ampie polemiche suscitate dalla nuova norma tra gli operatori, si è poi arrivati all imminente pubblicazione di un provvedimento di modifica della legge ed alla riapertura del dibattito sul tema in sede comunitaria. Gli Internet providers e tutti gli altri fornitori di comunicazione elettronica dovranno attenersi a regole chiare e definite se vorranno utilizzare i dati dei clienti per attività di profilazione. Nel corso di numerose ispezioni, il Garante Privacy ha verificato che una amplissima attività di profilazione dei dati personali (ovvero la ricostruzione di caratteristiche e abitudini degli utenti attraverso l analisi del traffico dati da questi generato) viene svolta da gestori telefonici, Internet Service Providers e altri fornitori di comunicazione elettronica senza il consenso degli interessati. Per contrastare tali pratiche, il Garante Privacy, con il Provvedimento 25 giugno 2009, ha stabilito le regole alle quali i fornitori di comunicazione elettronica dovranno attenersi per un corretto uso dei dati personali degli utenti. Il Garante ha ribadito che i dati non possono essere utilizzati senza un adeguata informativa e senza l esplicito consenso degli interessati e ha individuato due regimi differenti di procedura per il trattamento dei dati personali a seconda che si tratti di dati individuali o di dati aggregati (cioè dati utilizzati per gruppi o categorie, quali ad esempio le fasce di consumo create individuando il livello di spesa sostenuto ad intervalli regolari, ma non per questo resi anonimi). In particolare, (i) nell ipotesi di utilizzo di dati individuali, l attività dovrà essere svolta utilizzando solo i dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità oggetto di informativa con obbligo di raccolta del consenso dell interessato debitamente dimostrato; (ii) nell ipotesi dell utilizzo di dati aggregati, occorre attivare preventivamente la procedura di controllo preventivo presso il Garante, richiedendo una verifica preliminare ad hoc. Nell ambito di tale verifica il Garante potrà valutare, caso per caso, se consentire tali trattamenti senza l esplicito consenso degli interessati. Anche in questa ipotesi tuttavia dovrà essere data sempre adeguata informativa ai clienti. I gestori che già svolgono questa attività dovranno mettersi in regola entro il 30 settembre prossimo, richiedendo eventualmente al Garante la necessaria verifica. Accordi di coesistenza di marchio Capita sempre più di frequente che marchi simili o identici siano contemporaneamente utilizzati da imprenditori diversi generando così una potenziale confusione sul mercato circa la provenienza e la qualità dei prodotti contrassegnati. Ciò non è sempre dovuto a casi di contraffazione, ma anche, ad esempio, a legittime ipotesi di successione ereditaria, operazioni di scissione, trasferimenti di rami d azienda, ovvero alla fisiologica espansione dei mercati la cui crescente complessità crea numerose occasioni di frizione tra segni distintivi. 4

5 In tutti questi casi, emerge con forza la necessità di proteggere il marchio e la sua forza attrattiva al fine di evitare che il pubblico non sia più in grado di distinguere la provenienza e le qualità d esso associate. A tali fini è ormai ampiamente riconosciuta l utilità dei cc.dd. contratti di coesistenza con cui le parti stabiliscono convenzionalmente i limiti e i diritti di uso dei rispettivi segni distintivi. L utilità di questi accordi (a cui oggi ricorrono tutti i maggiori brand internazionali) è di evitare lo sconfinamento dei marchi in mercati concorrenti con reciproca sottrazione di clientela, nonché di proteggere la loro idoneità distintiva la cui perdita, oltre ad avere riflessi sul valore economico del segno, potrebbe addirittura sancirne la decadenza.in tale prospettiva, gli accordi in parola sono degli utilissimi strumenti di prevenzione che non solo salvaguardano il valore economico del marchio prima che sia troppo tardi, ma predispongono un terreno fertile per la sua futura difesa in caso di tentativi di contraffazione ovvero di azioni imprenditoriali particolarmente aggressive. Le nostre sedi: Roma I Via XXIV Maggio 43 Tel.: Fax: roma@chiomenti.net Milano I Via G. Verdi 2 Tel.: Fax: milano@chiomenti.net Torino I Via Montevecchio 28 torino@chiomenti.net Londra W1J 6HF 20 Berkeley Square Tel.: Fax: london@chiomenti.net Bruxelles B Av. R. Vandendriessche Tel.: Fax: bruxelles@chiomenti.net New York NY One Rockefeller Plaza, Suite 2404 Tel.: Fax: newyork@chiomenti.net Pechino /F, Yintai Office Tower No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Tel Fax: beijing@chiomenti.net Shanghai th Floor, Bank of China Tower 23 Zhong Shan Dong Yi Road P.R.C T: F: Hong Kong S.A.R. Unit 3508, Edinburgh Tower The Landmark / 15, Queen's Road, Central Tel.: Fax: hongkong@chiomenti.net Intellectual Property, Media and Information Technology Practice Group Head of Practice Area: Marco Nicolini - Milano - marco.nicolini@chiomenti.net Ida Palombella Milano ida.palombella@chiomenti.net Francesco Rampone Roma francesco.rampone@chiomenti.net Matilde Lamura Roma matilde.lamura@chiomenti.net Filippo M. Andreani Milano filippo.andreani@chiomenti.net Carlo Croff Milano carlo.croff@chiomenti.net Francesco Tedeschini Roma francesco.tedeschini@chiomenti.net Vittorio Tadei Roma - vittorio.tadei@chiomenti.net Vincenzo Collura Milano vincenzo.collura@chiomenti.net Valentina Palomba Milano valentina.palomba@chiomenti.net Veronica Martoni New York veronica.martoni@chiomenti.net