LA CONCORRENZA SLEALE E LA TUTELA BREVETTUALE

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1 LA CONCORRENZA SLEALE E LA TUTELA BREVETTUALE di Clizia Cacciamani, avvocato - INNOVA & PARTNERS s.r.l. INDICE LA LIBERTA DI CONCORRENZA E DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE 1. CONSIDERAZIONI GENERALI 2. FATTISPECIE GIURIDICA E PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DI APPLICABILITA 3. ATTI DI CONCORRENZA SLEALE. LE FATTISPECIE TIPICHE 3.1 GLI ATTI DI CONFUSIONE 3.2 L IMITAZIONE SERVILE 3.3 IL DIRITTO AD UNA LEALE COMUNICAZIONE AZIENDALE 4. GLI ALTRI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE 5. LE SANZIONI LA CONCORRENZA SLEALE E VIOLAZIONE DI BREVETTI INDUSTRIALI 1. CONSIDERAZIONI GENERALI 2. LA TUTELA DEL BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA NEL DIRITTO NAZIONALE: LA CONCORRENZA SLEALE PER IMITAZIONE SERVILE

2 2.1 LA TEORIA DELLE VARIANTI INNOCUE 2.2 PRODOTTI MODULARI, BREVETTI E IMITAZIONE SERVILE: IL CASO G.U. BANARETTI RITVIK TOYS INC. E LINEA GIG SPA, GIG DISTRIBUZIONE E TOYS SERVICE SRL/LEGO SPA E LEGO SISTEMA A.S. 3. LA TUTELA DEL KNOW HOW LA DISCIPLINA DEI BREVETTI NEL NUOVO CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE 1. INTRODUZIONE: LA PROPRIETA INTELLETTUALE E LA PROPRIETA INDUSTRIALE 1.1 IL CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE E LA SUA GENESI 1.2 CONSIDERAZINI CONCLUSIVE 2. I BREVETTI PER INVENZIONE NEL NUOVO CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE 2.1 LA NATURA E LA FUNZIONE DEL DIRITTO DI BREVETTO 2.2 I REQUISITI DELL INVENZIONE 2.3 TIPOLOGIA DI INVENZIONI BREVETTABILI 2.4 LA PROCEDURA PER OTTENERE UN BREVETTO 3. LA TUTELA DEL BREVETTO NEL DIRITTO NAZIONALE LA TUTELA DEL BREVETTO A LIVELLO INTERNAZIONALE 1. INTRODUZIONE ALLA MATERIA 2. LA PROTEZIONE CONFERITA DAI TRIPs ALLA DISCIPLINA BREVETTUALE 2.1 IL PATENT COOPERATION TREATY 2.2 UNA SCELTA TRA DIVERSE PROCEDURE 3. IL BREVETTO EUROPEO

3 3.1 LA CONVENZIONE DI MONACO SUL BREVETTO EUROPEO 3.2 LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DI UN BREVETTO EUROPEO 3.3 BREVETTO EUROPEO E BREVETTI NAZIONALI I MODELLI DI UTILITA E L INDUSTRIAL DESIGN 1. I MODELLI DI UTILITA NEL NUOVO CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE 2. LA NUOVA DISCIPLINA DELL INDUSTRIAL DESIGN 2.1 I REQUISITI DI PROTEZIONE: NOVITA E CARATTERE INDIVIDUALE 2.2 IL CONTENUTO DEL DIRITTO SU UN DISEGNO O MODELLO 2.3 LA CONTRAFFAZIONE DEI MODELLI E DEI DISEGNI 3. LA TUTELA DEL DESIGN A LIVELLO COMUNITARIO 3.1 LA PROCEDURA PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA IN SEDE COMUNITARIA BIBLIOGRAFIA

4 La libertà di concorrenza e disciplina della concorrenza sleale Sommario: 1. Considerazioni generali; 2. Fattispecie giuridica e presupposti soggettivi di applicabilità; 3. Atti di concorrenza sleale. Le fattispecie tipiche; 3.1. Gli atti di confusione; 3.2. L imitazione servile; 3.3. Il diritto ad una leale comunicazione aziendale; 4. Gli altri atti di concorrenza sleale; 5. Le sanzioni. 1. Considerazioni generali La libertà d iniziativa economica implica la normale presenza sul mercato di una pluralità d imprenditori che offrono beni e servizi identici o similari e che, conseguentemente, sono in competizione fra loro per conquistare il potenziale pubblico dei consumatori e conseguire il maggior successo economico. Nel perseguimento di questi obiettivi ciascun imprenditore gode d ampia libertà d azione e può porre in atto le tecniche e le strategie che ritiene più proficue, non solo per attrarre a sé la clientela ma anche per sottrarla ai propri concorrenti. La competizione può essere anche rude e pesante, dato che in un sistema basato sulla concorrenza non è tutelabile e non è tutelato l interesse degli imprenditori a conservare la clientela acquisita. Il danno che un imprenditore subisce a causa della sottrazione della clientela da parte dei concorrenti non è danno ingiusto e risarcibile. E tuttavia interesse generale che la competizione fra imprenditori si svolga in modo corretto e leale. Da qui la necessità di predeterminare talune regole di comportamento che devono essere osservate nello svolgimento della concorrenza; la necessità di distinguere fra comportamenti concorrenziali leali e perciò leciti e consentiti dall ordinamento e comportamenti all opposto sleali e perciò illeciti e vietati Fattispecie giuridica e presupposti soggettivi di applicabilità Nello svolgimento della competizione fra imprenditori concorrenti è vietato servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai principi della correttezza professionale (art. 2598, n. 3). I fatti, gli atti e i comportamenti che violano tale regola, e il legislatore ne individua alcune categorie tipiche nello stesso art 2598 (atti di confusione, atti di denigrazione, atti di vanteria), sono atti di concorrenza sleale (cosiddetto illecito concorrenziale). Tali atti sono repressi e sanzionati anche se, ed in ciò una prima differenza rispetto alla disciplina generale dell illecito civile, compiuti senza dolo o colpa (art. 2600, 1 comma). Inoltre, essi sono repressi e sanzionati, ed in ciò una seconda differenza rispetto all illecito civile, anche se non hanno ancora arrecato un danno ai concorrenti. Basta, infatti, il cosiddetto danno potenziale; vale a dire che l atto sia idoneo a danneggiare l altrui azienda (art. 2598, n. 3). Concorrenza sleale ed illecito civile sono quindi istituti che presentano nel contempo affinità e divergenze. La disciplina della concorrenza sleale assolve, nell ambito specifico dei rapporti fra imprenditori concorrenti, la funzione di prevenire e reprimere atti suscettibili di arrecare un danno ingiusto. Funzione quindi identica a quella che l ordinamento assegna alla disciplina generale dell illecito civile, ma perseguita con gli adattamenti imposti dalla specificità del tipo di illecito che si vuol reprimere (illecito concorrenziale); specificità che determina non trascurabili differenze di disciplina e ciò in quanto la repressione 1 G. F. Campobasso, Diritto Commerciale Diritto dell Impresa, UTET, Torino, p. 234.

5 degli atti di concorrenza sleale: è svincolata dal ricorrere dell elemento soggettivo del dolo o della colpa; è svincolata dalla presenza di un danno patrimoniale attuale; è attuata attraverso sanzioni tipiche (inibitoria e rimozione), che non si esauriscono nel risarcimento dei danni. Si tratta in definitiva di una disciplina speciale rispetto a quella generale dell illecito civile e che offre agli imprenditori una tutela più energica nelle relazioni con i concorrenti e ciò al fine di evitare che pratiche scorrette alterino un valore d interesse generale: il corretto funzionamento del mercato assicurato dal gioco della concorrenza. L interesse tutelato dalla disciplina della concorrenza sleale non è perciò esauribile nell interesse degli imprenditori a non veder alterate le proprie probabilità di guadagno per effetto di comportamenti sleali dei concorrenti. Tutelato è anche il più generale interesse a che non vengano falsati gli elementi di valutazione e di giudizio del pubblico e non siano tratti in inganno i destinatari finali della produzione: i consumatori. Gli interessi diffusi dei consumatori non possono essere del tutto considerati estranei al sistema della concorrenza sleale e devono perciò essere tenuti presenti nel valutare la lealtà delle pratiche concorrenziali. Non possono essere però elevati ad interessi direttamente tutelati da tale disciplina, infatti, necessario ma al tempo stesso sufficiente perché un atto configuri concorrenza sleale è l idoneità dello stesso a danneggiare i concorrenti, e tale atto resta anche se non arreca alcun pregiudizio ai consumatori e pure se questi ne traggono un vantaggio. Di conseguenza legittimati a reagire contro gli atti di concorrenza sleale sono solo gli imprenditori concorrenti o le loro associazioni di categoria; non invece il singolo consumatore o le relative associazioni. Il che implica che l interesse dei consumatori a non essere tratti in inganno nelle loro scelte è tutelato dalla disciplina della concorrenza sleale solo in modo mediato e riflesso, nei limiti in cui la reazione degli imprenditori lesi dall altrui comportamento sleale assicura la lealtà della competizione e la trasparenza del mercato 2. L applicazione della disciplina della concorrenza sleale richiede la sussistenza di due fondamentali presupposti: 1) la qualità d imprenditore sia del soggetto che pone in essere (direttamente o indirettamente) l atto di concorrenza sleale vietato, sia del soggetto che ne subisce le conseguenze; 2) l esistenza di un rapporto di concorrenza economica fra i medesimi 3. Per contro, chi è leso nella propria attività d impresa da altro soggetto, che non è imprenditore o non è suo concorrente, potrà reagire avvalendosi della meno favorevole disciplina generale dell illecito civile, sempre che ricorrano i presupposti (colpa o dolo del soggetto attivo e danno attuale). Inoltre, la sola sanzione invocabile sarà il ristoro dei danni subiti. Quanto al primo presupposto, il fatto che soggetto passivo dell atto di concorrenza sleale possa essere solo un imprenditore è fuori contestazione, poiché solo nei confronti di chi è imprenditore può verificarsi la condizione dell idoneità dell atto a danneggiare l altrui azienda, o meglio, l altrui attività d impresa. Qualche incertezza sulla necessità che la qualità di imprenditore debba essere rivestita anche dall autore (diretto o indiretto) del comportamento sleale, affermandosi testualmente che compie atti di concorrenza sleale chiunque (art. 2598). Il secondo presupposto di applicabilità della disciplina della concorrenza sleale è l esistenza di un rapporto di concorrenza fra gli imprenditori: soggetto attivo e soggetto passivo devono cioè offrire nello stesso ambito di mercato beni o servizi che siano destinati a soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno dei consumatori o 2 G. F. Campobasso, Diritto Commerciale Diritto dell Impresa, UTET, Torino, p G. Ghiaini, Della concorrenza sleale (artt ), in Il codice civile, Commentario, (a cura di) Schlesinger, Giuffrè, 1991, p. 53 e ss.

6 bisogni similari o complementari. Quest ultimo presupposto viene solitamente posto in relazione con il diffuso convincimento secondo il quale il danno concorrenziale si concreterebbe, di regola, in uno sviamento della clientela 4, configurabile esclusivamente in presenza di una comunanza, effettiva o potenziale di clientela e, pertanto, di una effettiva o potenziale relazione concorrenziale fra i soggetti interessati e coinvolti Gli atti di concorrenza sleale. Le fattispecie tipiche I comportamenti che costituiscono atti di concorrenza sleale sono definiti dall art c.c.. La norma individua innanzitutto due ampie fattispecie tipiche: a) gli atti di confusione (n. 1); b) gli atti di denigrazione e l appropriazione di pregi altrui (n. 2). Enuncia poi una regola generale di chiusura, disponendo che costituisce atto di concorrenza sleale ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l altrui azienda (n. 3) Gli atti di confusione L art. 2598, n. 1, c.c. prevede come prima ipotesi di concorrenza sleale i c.d. atti di confusione. La norma dispone, infatti, che: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l attività di un concorrente. L elemento caratterizzante le fattispecie dell art. 2598, n. 1, risiede nell idoneità a creare confusione con i prodotti o l attività dei concorrenti in merito all origine imprenditoriale dei prodotti o servizi offerti; non rileva, pertanto, la confusione che potrebbe sorgere relativamente ad altre caratteristiche del prodotto 6. La possibilità di confusione, pertanto, può sorgere in seguito all imitazione da parte di un imprenditore di qualsiasi elemento del prodotto che sia atto ad individuare l attività di un concorrente. Deve essere quindi assicurato che i consumatori riconducano il prodotto offerto sul mercato all imprenditore da cui esso proviene, con la conseguenza che sono considerati scorretti tutti i comportamenti attraverso cui un imprenditore si pone sul mercato imitando elementi del prodotto di un concorrente in modo che i consumatori siano ingannati sulla provenienza del bene o servizio 7. Sempre sotto tale profilo, è configurabile un atto di concorrenza sleale nel caso di fabbricazione di prodotti identici 4 Auletta, Mangini, Della disciplina della concorrenza, in Commentario del codice civile, (a cura di) Scialoja Branca, Zanichelli, 1987, p G.Ghidini, Della concorrenza sleale (artt ), in Il codice civile, Commentario, (a cura di) Schlensinger, Giuffrè, 1991, p. 53 ss. 6 La concorrenza sleale con fusoria non è limitata alla confondibilità di prodotti, ma si estende alla confusione sulla fonte di provenienza del prodotto ( Trib. Firenze, , in Giur. Ann. Dir. Ind., 1998, p. 3809). 7 L art. 2598, n. 1, c.c., non vieta indistintamente l imitazione di tutti gli elementi formali degli altrui prodotti, ma solo quelli individualizzanti, cioè idonei ad individuare la provenienza di un prodotto da una determinata impresa; il divieto cessa di operare in rapporto alle c.d. forme funzionali che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità e delle quali è inevitabile l esatta riproduzione ove non si voglia pregiudicare l utilità che esse presentano. (Corte di Appello di Milano, , in Riv. Dir. Ind. 2004, II, p. 14.)

7 nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, che non fruisca più della scaduta tutela brevettale, a condizione che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa anche caratteristiche completamente inessenziali alla relativa funzione. La giurisprudenza, come già si è rilevato, ha, però, stabilito che non può configurarsi la fattispecie della concorrenza sleale per imitazione servile, qualora la forma dei prodotti imitati non abbia valore individualizzante o risponda a ragioni di utilità estetica e se, per la presenza di segni distintivi o di varianti, i prodotti di imitazione rivelino la loro diversa provenienza 8. Nell intento di accertare la sussistenza della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga tenendo conto dell impressione che, presumibilmente, la somiglianza dei segni o dell aspetto esteriore dei prodotti può suscitare nel consumatore medio dotato di ordinaria diligenza ed attenzione, sulla base di un esame rapido e sintetico, ricordandosi che il consumatore 8 A tal proposito da segnalare è la sentenza del Tribunale di Bari, 27 novembre 2001, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2001, p. 4315: La Profilati s.p.a. a seguito di domanda dell 8 marzo 1991, ha conseguito brevetto per invenzione industriale, avente ad oggetto serramenti realizzati con serie di profilati variamente assemblati. Le ricorrenti hanno tuttavia dedotto che tecnicamente l invenzione industriale brevettata è costituita dai profilati descritti dalle figure 3, 4, 5 e 6 della domanda relative alla c.d. anima centrale scatolare, mentre i profilati del catalogo di produzione PE40, caratterizzati dall agevole assemblaggio fra loro e con l anima centrale, avrebbero potuto essere fatti oggetto di separata domanda di brevetto per modello di utilità. Le istanti hanno quindi dedotto la nullità parziale del brevetto e hanno assunto di aver diritto alla conversione dello stesso brevetto per modello di utilità, in relazione ai profilati descritti nella domanda di brevetto dell 8 marzo 1991 non costituenti invenzione. Le ricorrenti, dunque, lamentando da parte della società TG Alluminio atti lesivi del brevetto per modello di utilità, frutto di conversione, hanno invocato in via principale l adozione ante causam dei provvedimenti cautelari di descrizione, sequestro ed inibitoria. Detta istanza è stata ritenuta infondata: infatti il materiale del quale le riccorrenti lamentano la contraffazione, rinvenuto il 15 maggio 2001 su un camion fermato nell area portuale di Bari, è descritto nel verbale di sequestro redatto il 21 giugno 2001 e corrisponde all elenco redatto dal Sig. Buscaroli Gianluca. La vicinanza del sito di produzione, circa 40 km, e la modestia del carico, nonché l assenza di contrari elementi probatori, inducono a ritenere verosimile la realizzazione della merce in data successiva all 8 marzo 2001, ovvero in epoca in cui il brevetto per invenzione era già scaduto ed avrebbe avuto scadenza il brevetto per modello di utilità. Tali considerazioni giustificano di per sé il diniego delle misure cautelari invocate. Le ricorrenti hanno anche denunciato il comportamento della TG Alluminio sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile e per contrarietà ai principi di correttezza professionale, in violazione dell art. 2598, n. 1 e 3, c.c.. Costituisce concorrenza sleale per contrarietà ai principi della correttezza professionale, la fabbricazione di prodotti assolutamente identici ed intercambiabili rispetto a quelli del concorrente che per primo li ha introdotti sul mercato. Quanto alla concorrenza sleale per imitazione servile la giurisprudenza ravvisa tale condotta nella realizzazione di prodotti che, per elementi distintivi originali e caratterizzanti, siano identificabili dalla clientela come provenienti da determinata ditta produttrice, e non anche quando la forma precedentemente adottata dal concorrente sia già stata utilizzata da una pluralità di imprese operanti nel settore. La tutela contro gli atti di concorrenza sleale per imitazione servile, concerne tuttavia le sole forme esteriori, arbitrarie e distintive dei prodotti, e non anche quelle aventi carattere funzionale rispetto a finalità tecnico economico funzionali, ove non suscettibili di tutela brevettale perché non richiesta o cessata. Nel caso di specie, deve ritenersi che i prodotti, per i quali le ricorrenti hanno invocato la tutela cautelare, non erano del tutto innovativi, perché realizzati secondo forme già utilizzate da altre aziende. Il trovato innovativo del prodotto, infatti, per alcuni profili, ha trovato smentita nella documentazione prodotta, mentre per altri è rimasto privo di riscontri. Va del resto osservato che la forma funzionale, ravvisabile nella specie, è suscettibile di libera imitazione, salvo il limite della tutela brevettale non operante nel caso in esame. Poiché dunque dall istruttoria non è emersa la produzione e la commercializzazione da parte della TG Alluminio di merci che, per elementi distintivi originali e caratterizzanti, siano identificabili dalla clientela come prodotti delle società Profilati s.p.a. o delle Trafilerie Emiliane, va disattesa anche la domanda avanzata dalle ricorrente ai sensi dell art. 700 c.p.c..

8 opera le proprie scelte non in virtù di una comparazione diretta tra segni o prodotti, bensì confrontando una realtà con il vago e impreciso ricordo, frutto dei precedenti esperienze 9. L art. 2598, disponendo che restano ferme le disposizioni in materia di segni distintivi e brevetto, indica la prevalenza delle norme speciali in tema di segni distintivi e brevetti su quelle generali in tema di concorrenza sleale. L enunciazione di tale principio non è sufficiente, tuttavia, a superare i problemi di coordinamento tra le diverse discipline che, con obiettivi e presupposti differenti, tutelano la forma esterna di un prodotto. Le maggiori difficoltà sorgono nel determinare i rapporti con la disciplina che attribuisce a taluni prodotti la tutela brevettale, dal momento che la protezione accordata dal brevetto presenta ratio, presupposti di applicazione ed ampiezza della tutela del tutto differenti rispetto all art La situazione è molto diversa, invece, con riferimento ai segni distintivi e, in particolare, al marchio d impresa. Il coordinamento tra la normativa a tutela dei marchi e degli altri segni distintivi e quella contro la concorrenza sleale, risulta innanzitutto semplificato dal fatto che non esiste un conflitto, bensì omogeneità, negli obiettivi delle due normative. Sia i segni distintivi che il divieto di atti confusori hanno, infatti, lo scopo di garantire che i prodotti o le attività presenti sul mercato siano ricondotte al soggetto da cui realmente provengono. Di conseguenza, vi è omogeneità per quanto concerne sia i presupposti per l applicazione delle norme, sia la durata della tutela, che è per entrambe le discipline illimitata nel tempo. La vicinanza negli obiettivi della tutela e nei requisiti richiesti ai segni distintivi fa sì che l azione di contraffazione di un marchio non escluda l applicazione anche della disciplina della concorrenza sleale, qualora ne ricorrano i presupposti L imitazione servile L art. 2598, n. 1, dispone che (oltre all imitazione degli altrui segni distintivi) costituisce un atto di concorrenza sleale, l imitazione servile del prodotto da parte di un concorrente. Il riferimento a qualsiasi altro mezzo porta a concludere che anche il divieto di imitazione servile è posto a tutela dello specifico interesse consistente nella necessità di non creare confusione sul mercato relativamente all origine dei prodotti. Divieto di imitazione servile significa, in altri termini, divieto per l imprenditore A di imitare il prodotto del suo concorrente B creando i presupposti affinché i destinatari del prodotto acquistino il prodotto di A credendo che sia il prodotto di B 11. L imitazione del prodotto di un concorrente sarà pertanto lecita se sono state prese le misure adeguate ad eliminare il rischio di confusione. E opportuno sottolineare che la libera appropriabilità del prodotto altrui (salvo nei casi in cui vi sia rischio di confusione 9 Marchetti Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza, 1997, Cedam, p. 517 e ss. 10 Così, ad esempio, con riferimento al commercio di calzature con marchio Timberland contraffatto, si è ritenuto che: la società convenuta ha violato l art c.c. sotto il profilo dell uso di segno distintivo legittimamente usato da altri, in quanto ha messo in commercio prodotti con marchio contraffatto A questo proposito va notato che l azione di concorrenza sleale è proponibile anche in caso di contraffazione di marchio, dal momento che la possibilità di proporre l azione di violazione del marchio non esclude la possibilità di intentare, cumulativamente o da sola, l azione di concorrenza sleale. (Trib. Torino, , in G.A.D.I., 1992, p. 2815). 11 L imitazione servile è un ipotesi di concorrenza sleale per confusione e la possibilità di confusione deve riguardare la provenienza dei prodotti. Perciò la tutela può essere accordata solo se risulti in concreto l indistinguibilità agli occhi dei consumatori delle rispettive provenienze dei prodotti simili (App. Milano, , in G.A.D. I., 1999, p. 4029).

9 con l attività dei concorrenti o in cui esistano diritti di proprietà intellettuale) trova, nell ambito della disciplina della concorrenza sleale, l importante eccezione rappresentata dalla concorrenza parassitaria, fattispecie che consiste nell agganciamento della propria attività a quella di un concorrente attraverso una sistematica imitazione dei suoi prodotti e/o delle sue iniziative imprenditoriali. Ipotizzando di dover concretamente verificare se un prodotto sia stato imitato con conseguente rischio di confusione si deve meglio precisare cosa s intende per imitazione servile, cosa s intende per prodotto, come si determini se vi sia un rischio di confusione e, infine, quale categoria di soggetti debba essere presa a riferimento per compiere tale giudizio. Per quanto concerne la specificazione dell aggettivo servile, non pare che l attributo rivesta un significato particolare, venendo soltanto a rafforzare il concetto di riproduzione del prodotto di un concorrente. Ben più rilevante appare, invece, l individuazione dell oggetto dell imitazione, in altri termini, di ciò che viene imitato. Poiché l obiettivo della norma è impedire l imitazione di prodotti di concorrenti qualora questa abbia come effetto la confusione anche potenziale, oggetto dell imitazione sarà tutto ciò che, se imitato, può determinare confusione e quindi, in definitiva, soltanto la forma esterna oppure del suo packaging. Il rischio di confusione che si mira ad evitare può essere provocato solo dalla riproduzione della forma esteriore del prodotto, non delle caratteristiche che non vengono immediatamente percepite da chi si disponga all acquisto ( quindi della struttura interna del prodotto, piuttosto che della composizione dello stesso). Se, quindi, pur avendo una struttura interna diversa, il prodotto ha la medesima forma esteriore di un altro prodotto già in commercio, potrà ben sussistere un ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile. Non si potrà avere imitazione servile qualora sia stata imitata la struttura o la composizione di un prodotto, ma la presentazione esterna sia tale da far sì che sia impossibile che sorga confusione agli occhi dei consumatori 12. Deve essere precisato che, dato l obiettivo della norma, dovrà essere evitato anche il rischio che a creare confusione sia la confezione (il packaging) del prodotto: si pensi all ipotesi di detersivi provenienti da produttori differenti, ma presentati in confezioni tanto simili tra loro da rendere necessaria una particolare attenzione per individuare la diversa fonte di provenienza 13. Il fatto che l imitazione deve riguardare la forma esteriore del prodotto non esaurisce i problemi sull oggetto dell imitazione. Non qualsiasi forma, infatti, se imitata, genera un effetto confusorio, ma solo quelle che siano tali da identificare l impresa da cui provengono. Dal momento che l imitazione di una forma ampiamente utilizzata nel settore merceologico di riferimento non può generare alcuna attesa in merito alla provenienza del prodotto da un impresa piuttosto che da un altra, si deve trattare di una forma non banale né standardizzata, bensì individualizzante. In altri termini, è necessario che il prodotto abbia capacità distintiva, sia idoneo, quindi, a 12 L originalità di un prodotto e la sua imitazione da parte di un terzo, non è sufficiente ad integrare l ipotesi dell imitazione servile con fusoria di cui all art. 2598, n. 1, c.c., dovendosi, invece, fornire la prova che tale imitazione è idonea ad ingenerare il pericolo di confusione in quanto investe degli elementi formali, individualizzanti e distintivi che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione tra gli stessi ( Tribunale di Bari, , Giurisprudenza locale, Bari, 2004). 13 Costituisce concorrenza sleale per imitazione servile, la realizzazione di un prodotto che imita pedissequamente la confezione di un prodotto del concorrente, pur se l imitatore abbia apposto un marchio proprio, anche se questo abbia una posizione marginale, e comunque anche se i consumatori siano attratti dal prodotto dell imitatore in virtù della sua somiglianza con l originale ( Tribunale di Napoli, , in Giur. Napoletana 2003, p. 353).

10 ricondurre, il prodotto ad una specifica impresa 14. Affinché si crei il rischio di confusione è necessario, infine, che il prodotto, oltre ad essere nuovo ed originale, sia in qualche misura conosciuto dal pubblico, poiché in questo modo: La presenza prioritaria di quell articolo sul mercato con il tempo consolidatosi nel gusto del pubblico per la notorietà ed originalità che lo distingue dalla anonimità di linee, forme e colori adottati nei prodotti similari dei concorrenti, conferisce alla forma ornamentale del prodotto anche una funzione distintiva facendo comprendere al consumatore quale ne è l origine e cioè l impresa della quale viene riconosciuto lo stile o design 15. Nella valutazione della sussistenza di un concreto atto confusorio, i giudici sono chiamati a determinare se, dato un prodotto che ricalchi, in misura totale o meno, la forma esteriore di un altro prodotto presente sul mercato, la somiglianza tra i due sia tale da poter ingannare i consumatori riguardo all impresa da cui i prodotti stessi provengono. Tale giudizio verte sulla confondibilità, sull idoneità dell imitazione del prodotto di un concorrente a determinare confusione, non sulla confusione in sé. Questo significa che la circostanza che si siano concretamente verificati episodi di inganno dei destinatari del prodotto non varrà, di per sé, a dimostrare necessariamente che esiste idoneità confusoria, ma costituirà soltanto un indice in tal senso. Parallelamente, la mancanza di concreti episodi di confusione al momento della valutazione da parte del giudice non sarà sufficiente ad escludere la potenzialità dannosa. L art n. 1, disponendo che compie atti di concorrenza sleale anche chi compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l attività di un concorrente, introduce una previsione generale in base alla quale sono considerati scorretti tutti gli atti, oltre all imitazione dei segni distintivi e all imitazione servile, che abbiano un effetto (anche solo potenzialmente) confusorio. Diverse pronunce hanno ritenuto che costituisce un atto di confusione l imitazione del materiale pubblicitario di un concorrente. In proposito, si può citare una recente sentenza, relativa all imitazione di una brochure di un impresa concorrente 16 L atto è stato considerato sleale, trattandosi di una pedissequa riproduzione dell impostazione esteriore della pagina centrale della brochure senza tentare neppure una qualche forma di apprezzabile variazione. Infatti gli elementi formali di una brochure, anche se di per sé non originali, rappresentano tuttavia una combinazione idonea a distinguere e caratterizzare la presentazione pubblicitaria del prodotto. Nel caso di specie le due brochure appaiono indistinguibili ad una visione di insieme, anche perché, l acquirente non ha a disposizione contemporaneamente le due brochure, sicché la valutazione della confondibilità non può che effettuarsi considerando il raffronto tra l una brochure ed il ricordo che della brochure della concorrente il potenziale cliente può avere Ad esempio, con riferimento all imitazione degli altrui disegni di tessuti per arredamento, si è affermato: la capacità individualizzante di un prodotto è ben più che la sua mera novità estrinseca: è la sua acquisita capacità d individuare l azienda da cui proviene, se non addirittura la sua funzione di marchio di fatto. Questa caratteristica del prodotto, in altri termini, concerne il suo rapporto con l impresa di provenienza: agli occhi del consumatore il prodotto individualizzante mostra evidente, non solo l originalità, ma anche per la notorietà acquisita o per la pubblicità ricevuta, la sua provenienza da un determinato imprenditore. I disegni dei tessuti delle Errevitex, non essendo stati brevettati, meriterebbero dunque tutela solo se caratteristici e come tali percepiti dai consumatori, altrimenti deve valere la regola generale della libertà di concorrenza, che consente all imprenditore avversario di utilizzare non pedissequamente i risultati dell altrui iniziativa (App. Milano, , in G.A.D.I., 1999, p. 4029). 15 App. Milano, , in Giur. Ann. Dir. Ind., 1997, p Trib. Verona, , in G.A.D.I., 1999, p Altro esempio di atto di confusione è l imitazione delle testate di quotidiani o periodici. Il giudizio di

11 3.3. Il diritto ad una leale comunicazione aziendale La seconda vasta categoria di atti di concorrenza sleale tipitizzati dal legislatore del 42 nell art. 2598, n. 2, ricomprende: a) gli atti di denigrazione, che consistono nel diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito ; b) l appropriazione di pregi dei prodotti o dell impresa di un concorrente. Il legislatore, però, a differenza di ciò che ha fatto disciplinando nel n. 1 dello stesso articolo il diritto ad una leale differenziazione sul mercato, non ha inserito nella disposizione una apposita clausola generale: la conseguenza di ciò è che mentre la concorrenza sleale per confondibilità è disciplinata in modo completamente autosufficiente, la concorrenza sleale che viene compiuta mediante la comunicazione aziendale, è disciplinata dalla interazione fra le fattispecie tipiche della denigrazione commerciale e dell appropriazione di pregi poste nel n. 2 dell art e la clausola generale della non conformità ai principi della correttezza professionale posta nel n. 3 dello stesso articolo. Comune ad entrambe le fattispecie è la finalità di falsare gli elementi di valutazione comparativa del pubblico (consumatori e altri imprenditori), attraverso comunicazioni indirizzate a terzi e in primo luogo avvalendosi dell arma della pubblicità. Con la denigrazione si tende a mettere in cattiva luce i concorrenti danneggiando la loro reputazione commerciale. Con la vanteria si tende invece ad incrementare artificiosamente il proprio prestigio attribuendo ai propri prodotti o alla propria attività pregi e qualità che in realtà appartengono a uno o più concorrenti. La prima parte dell art. 2598, n. 2, vieta la diffusione di notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito. L art vieta qualsiasi affermazione denigratoria, sia essa tale perché falsa o perché sì veritiera, ma divulgata in modo da screditare i concorrenti. In altri termini il divieto assoluto di parlar male dei prodotti e dell attività del concorrente, impone ai produttori di limitare la propria comunicazione aziendale alla illustrazione dei propri prodotti e dei propri servizi ed al contempo impone loro di astenersi dal riferirsi direttamente ai prodotti e ai servizi concorrenti 18. In questo senso erano prevalentemente orientate, fino confondibilità viene compiuto secondo i consueti criteri dell impressione complessiva, che tiene conto sia del significato concettuale delle espressioni utilizzate, sia della veste grafica adottata, sia dell aspetto fonetico. Non è ritenuto, ad esempio, che fossero confondibili le testate Cavalli & Cavalieri (con la scritta Cavalli in grande e la dicitura sottostante & Cavalieri in caratteri ridottissimi) e Cavallo Magazine (con la scritta Cavallo in grande e la scritta Magazine in caratteri minuscoli. Tra le due testate non vi è interferenza concettuale, né grafica, né fonetica: la parola Cavallo presente in entrambe le espressioni, si specifica in modo completamente diverso in relazione ai diversi termini cui si accompagna, alludendo il termine inglese magazine a riviste e quello cavalieri, a coloro che montano il cavallo. Si è ritenuto, invece, che costituisse un atto di confusione la commercializzazione di una cartella contenente poster, dal titolo il mio cavallino, offerta in vendita quale supplemento della rivista Cavallo Magazine ma venduta anche separatamente dal periodico, a danno della preesistente testata Il mio Cavallo, dal momento che così come presentata la cartella dei posters, con la netta enfatizzazione del titolo il mio Cavallo, pur in presenza del richiamo a Cavallo Magazine, essendo l acquirente del tutto distratto dallo stesso, il prodotto offerto appare piuttosto riconducibile alla rivista il mio Cavallo. (Trib. Milano, , in G.A.D.I., 1996, p. 3589). 18 Integrano la fattispecie della concorrenza sleale per denigrazione, le dichiarazioni contenute nella attestazione dell equivalenza del proprio prodotto al prodotto del concorrente, coperto da brevetto ed individuato nel bando di gara, che non limitandosi ad enunciare argomentazioni tecniche di equivalenza, vi inseriscono valutazioni denigratorie ed apodittiche volte a screditare la concorrente ed evidenziare

12 a qualche tempo fa, dottrina e giurisprudenza 19. Va tuttavia acquistando sempre maggior seguito la tesi secondo cui la critica e la comparazione costituiscono illecito concorrenziale solo quando i fatti affermati siano falsi. Lecita sarebbe invece la pubblicità comparativa veritiera purché essa sia fondata su dati rigorosamente veri ed oggettivamente verificabili. Diverse sono le pratiche riconducibili nello schema della concorrenza sleale per denigrazione. Innanzitutto le diffide e le divulgazioni di notizie che possono screditare la reputazione commerciale di un concorrente (difficoltà finanziarie, scarsa esperienza, scarsa puntualità ) o apprezzamenti direttamente attinenti a vicende giudiziali ed in particolare a provvedimenti sia provvisori (misure cautelari) sia definitivi (sentenze). Con la diffida il titolare di un diritto (come ad esempio un diritto esclusivo di marchio oppure di brevetto), chiede pubblicamente ai consumatori o agli intermediari di astenersi dall acquistare o dal commercializzare determinati prodotti che vengono indicati come costituenti contraffazione del diritto esclusivo per la cui tutela la diffida viene resa pubblica. Con il comunicato, anch esso usualmente diffuso a mezzo stampa, il titolare del diritto rende noto che è intervenuto un provvedimento del giudice il quale ha realizzato, in via provvisoria oppure definitiva, la tutela del diritto stesso nei confronti di coloro che lo abbiano violato. La giurisprudenza, fin dalle prime applicazioni dell art. 2598, n. 2, ha riconosciuto la liceità del comportamento subordinatamente alla veridicità della notizia resa pubblica ed alla fondatezza dell apprezzamento implicitamente oppure esplicitamente riferito al contenuto giudiziario della notizia stessa. Tra le pratiche riconducibili nello schema della concorrenza sleale per denigrazione vi rientra anche la pubblicità comparativa. Essa consiste nel confronto fra i propri prodotti e quelli di uno o più concorrenti, fatto in modo da gettare discredito sugli altrui prodotti o sull altrui attività. E ciò sia nell ipotesi in cui si esprime un proprio giudizio negativo sui concorrenti, sia nell ipotesi in sui si utilizzano indagini di terzi contenenti giudizi a sé favorevoli o sfavorevoli ai concorrenti. Vi è poi la pubblicità iperbolica ( o superlativa): con tale forma di pubblicità si tende ad accreditare l idea che il proprio prodotto sia il solo a possedere specifiche qualità o determinati pregi, che invece vengono implicitamente negati ai prodotti dei concorrenti 20. Lecito è invece il cosiddetto puffing, consistente nella generica ed innocua affermazione di superiorità dei propri prodotti 21. L art. 2598, n. 2, c.c. nella seconda parte vieta l appropriazione di pregi dei prodotti o dell impresa di un concorrente. Con questa formulazione la norma tipizza fatti lesivi del diritto ad una leale comunicazione aziendale consistenti nell attribuzione alla propria impresa di pregi costituiti essenzialmente da premi e riconoscimenti assegnati invece all impresa del concorrente. Agli effetti della norma infatti sono considerati pregi suscettibili di indebita appropriazione tutti i fatti riguardanti i caratteri dell impresa, i risultati da essa conseguiti o le qualità dei prodotti o dei servizi che per il pubblico rappresentino o possano rappresentare motivi di apprezzamento positivo e quindi di elementi negativi del suo prodotto, posti in comparazione con gli aspetti positivi del proprio. Tribunale di Verona, 11 luglio 2003, in Giur. It. 2004, p Ascarelli T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960, p Minervini G., Concorrenza e consorzi, in Trattato d. civ., diretto da Grosso, Santoro, Passatelli, Vallardi, Milano, 1965, p. 32. Guglielmetti G., La concorrenza e i consorzi, in Trattato di d. civ., diretto da F. Vassalli, Utet, Torino, 1970, p.133 e ss. In giurisprudenza, Cass., , n. 2172, in Giur. It., 1967, I, 1, p. 173; Cass., , n. 2020; App. Perugia, , in Rass. Giur. Umbra, 1994, p Ad esempio, il caffè decaffeinato X è il solo che non fa male al cuore. 21 Ad esempio, il panettone M non è un panettone ma il panettone.

13 preferenza dell impresa e delle sue prestazioni rispetto alle altre imprese 22. Ciò che conta ai fini dell applicazione della norma è che i pregi oggetto della illecita appropriazione, oltre a non essere posseduti da chi se ne appropria, siano patrimonio positivo di uno o più concorrenti, al quale, oppure ai quali, spetta la legittimazione ad agire. L appropriazione dei pregi dunque, si verifica quando alla falsa attribuzione viene associata la sottrazione ad un soggetto determinato o determinabile che subisce conseguentemente in modo diretto il pregiudizio derivante dal fatto di dovere condividere l apprezzamento positivo che il pubblico dei consumatori riserva al detentore del pregio con altri soggetti che non meritano uguale apprezzamento positivo. Costituisce una variante meno evidente quella dell appropriazione dello specifico pregio costituito dalla altrui maggiore notorietà e si risolve in un travaso di notorietà dal più noto al meno noto. Costituiscono inoltre forme tipiche di modalità, tecniche di appropriazione di pregi altrui la pubblicità parassitaria e la pubblicità per riferimento. La prima consiste nella mendace attribuzione a se stessi di qualità, pregi, riconoscimenti, premi e comunque caratteristiche positive che in realtà appartengono ad altri imprenditori del settore. La seconda tende a far credere che i propri prodotti siano simili a quelli di un concorrente, attraverso l utilizzazione di espressioni come tipo, modello, sistema (ad esempio, pezzo di ricambio tipo Fiat); e ciò per avvantaggiarsi indebitamente dell altrui rinomanza commerciale 23. Nell ambito dei fatti lesivi del diritto ad una leale comunicazione aziendale riconducibili nella categoria della appropriazione di pregio altrui, infine, si colloca anche l ipotesi della falsa indicazione di provenienza. Quando infatti la provenienza attraverso l uso di un toponimo da una determinata località viene considerata dal pubblico dei consumatori garanzia di eccellenza qualitativa del prodotto a causa della relazione fra questo prodotto e determinate condizioni naturali (come per taluni prodotti agricoli, come per le acque minerali o per i vini) oppure ambientali di tipo professionale e culturale (come per alcuni prodotti manifatturieri in relazione a località nelle quali si sia sviluppata una tradizione professionale ed organizzativa di particolare efficacia), dichiarare falsamente la provenienza del proprio prodotto dalla località in questione significa appropriarsi dei pregi che invece sono propri soltanto dei prodotti che vengono effettivamente realizzati in quella località dalle imprese che ivi operano. Mentre fino a ieri la qualificazione della illiceità di siffatti comportamenti come lesivi del diritto soggettivo ad una leale comunicazione aziendale era ricondotta al generale disposto dell art. 2598, n. 2, c.c., oggi, dopo l attuazione dell accordo TRIPs mediante il d.l. 19 marzo 1996, n. 198, l ipotesi è stata tipitizzata più specificatamente 24. Anche se 22 Auteri P., La concorrenza sleale, in Trattato d. priv., diretto da Rescigno, vol. XVIII, Utet, Torino, Ammendola, L appropriazione di pregi, Giuffrè, Milano, Dispone infatti l art. 31 di tale decreto legislativo che 1. Per l indicazione geografica s intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all ambiente geografico d origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. 2. il disposto dell art. 2598, n.2, del c.c. e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l uso d indicazioni geografiche nonché l uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica. 3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l uso nell attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da

14 tipizzata più specificamente, l ipotesi della falsa indicazione di provenienza resta pur sempre di carattere generale ed essa quindi concorre con discipline ancor più specifiche che possono essere di carattere pubblicistico oppure di carattere privatistico: del primo tipo tutte le volte che la indicazione geografica assurge a marchio di qualità oggetto di un diritto esclusivo facente capo ad un apposito ente gestore che lo attribuisce in licenza agli operatori aventi diritto (ad es. il Consorzio del prosciutto di Parma, il Consorzio del prosciutto di S. Daniele, il Consorzio del vino Chianti, e così via); del secondo tipo tutte le volte che, al di fuori di una apposita legge istitutiva, un ente oppure un associazione di produttori registra un marchio collettivo geografico ai sensi dell art. 2 l.m. e ne disciplina efficacemente la utilizzazione consentendola soltanto a produttori che osservino determinati standard qualitativi fissati nell apposito regolamento. 4. Gli altri atti di concorrenza sleale L art chiude l elencazione degli atti di concorrenza sleale affermando che è tale ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l altrui azienda. E questo un criterio elastico che affida al giudice il compito di stabilire se un comportamento concorrenziale, diverso da quelli legislativamente tipitizzati, sia o meno in armonia con i canoni di etica professionale generalmente accettati e seguiti dal mondo degli affari e risponda alle esigenze di un ordinato e corretto svolgimento del gioco della concorrenza 25. Tra le forme di concorrenza sleale ricondotte dalla giurisprudenza nella categoria residuale del n. 3 dell art. 2598, vanno ricordate: a) La concorrenza parassitaria. Essa consiste nella sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali; imitazione attuata, per un verso, con accorgimenti tali da evitare la piena confondibilità delle attività (e quindi non reprimibile in base alla fattispecie tipica degli atti di confusione), e, per altro verso, con un disegno complessivo che denota il pedissequo sfruttamento dell altrui creatività. b) Il boicottaggio economico. Si verifica quando un impresa in posizione dominante sul mercato (boicottaggio individuale) o di un gruppo di imprese associate (boicottaggio collettivo), rifiutano in maniera ingiustificata e arbitraria, spontaneamente o sulla base di accordi, di intrattenere rapporti con un concorrente o comunque con un soggetto la cui attività economica dipenda direttamente o indirettamente da quella dei soggetti che attuano il boicottaggio al fine di ostacolarne o addirittura bloccarne le relazioni economico sociali 26.c) La sistematica vendita sotto costo dei propri prodotti (dumping). Costituisce fatto lesivo del diritto alla lealtà della concorrenza una manovra diretta a determinare il prezzo dei prodotti e dei servizi, in misura tale da essere inferiore al costo di produzione del bene o di prestazione del servizio, quando questa manovra sia diretta ad espellere i concorrenti dal mercato per acquisire in questo modo una posizione monopolistica e poter successivamente abusare ingannare il pubblico. 25 Auteri P., La concorrenza sleale, in Trattato d. priv., diretto da Rescigno, vol. XVIII, Utet, Torino, 1983, p Il boicottaggio secondario individuale costituisce condotta di concorrenza sleale e consiste nelle pressioni esercitate da un imprenditore su altri soggetti imprenditori perché si astengano da rapporti commerciali di un certo tipo con il boicottato a sua volta imprenditore. A tal fine occorre che il soggetto, pur non trovandosi in una situazione di monopolio in quel settore commerciale, o comunque rapportabile ad una posizione dominante, disponga una posizione di forza contrattuale tale da poter esercitare con efficacia le sue pressioni (nella specie si deduce che un produttore di abbigliamento abbia minacciato i commercianti che acquistavano da un concorrente di non vendere più loro i propri prodotti). Tribunale di Napoli, 17 luglio 2003, in Giur, napoletana 2003, p. 360.

15 di questa posizione praticando prezzi che, essendo appunto monopolistici, consentirebbero non soltanto di recuperare le perdite derivanti dalla precedente vendita sottocosto, ma di avere successivi guadagni. d)lo Storno dei dipendenti. La risorsa umana è uno dei fattori di avviamento aziendale di maggiore importanza, la libertà di concorrenza deve perciò potersi esplicare non soltanto sul mercato dei beni e dei servizi che formano oggetto dell attività economica, ma anche sul mercato del lavoro e delle collaborazioni, di modo che ciascuna impresa possa reperire su questo mercato le risorse umane di cui ha bisogno e che possono anche attribuirle un vantaggio competitivo difficilmente superabile da parte dei concorrenti. Lo stesso art. 35 della Cost. tutelando il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, riconosce al lavoratore autonomo o subordinato di avvantaggiarsi della dinamica concorrenziale nel mercato del lavoro scegliendo il datore di lavoro in funzione della sua convenienza, non ultima quella che attiene al livello della retribuzione. Queste libertà di assumere e di essere assunti, sono incomprimibili ma non devono essere strumentalizzate per scopi che non hanno nulla a che vedere con un corretto funzionamento dell economia di mercato e con l obiettivo della migliore allocazione delle risorse umane, migliore per gli imprenditori e per i prestatori d opera. L atto mediante il quale un imprenditore si assicura prestazioni lavorative di un dipendente di un impresa concorrente non costituisce, di per sé, un atto di concorrenza sleale, in quanto espressione del principio della libera circolazione del lavoro. Incompatibile con il corretto funzionamento dell economia di mercato è invece, l ipotesi in cui l imprenditore concorrente eserciti la sua libertà di assunzione non per soddisfare un proprio bisogno organizzativo ma per disaggregare e distruggere l organizzazione dell imprenditore concorrente sottraendogli risorse umane indispensabili al suo funzionamento diffondendo notizie preoccupanti sulla tenuta finanziaria della sua impresa oppure affidando l opera disgregatrice dell organizzazione rivale ad un cospiratore posto all interno con compiti di proselitismo. In questo caso, infatti, non si avrebbe il risultato di una ottimale allocazione delle risorse umane in quanto l organizzazione colpita dallo storno verrebbe danneggiata, mentre l organizzazione dell autore dello storno non si avvantaggerebbe della risorsa umana stornata la quale verrebbe in un certo senso sprecata perché alla sua remunerazione non corrisponderebbe un incremento di vantaggio organizzativo. La giurisprudenza ha affermato che lo storno è lesivo del diritto alla lealtà di concorrenza quando è riconducibile al cosiddetto animus nocendi, e cioè ad una intenzione di nuocere il concorrente senza apportare un reale vantaggio a chi lo attua. L animus nocendi sussiste quando la finalità del danneggiamento dell organizzazione rivale è l unica finalità che ha indotto il concorrente ad effettuare lo storno 27. Si può quindi affermare che il giudizio sulla scorrettezza professionale deve incentrarsi, da un lato, sull intento, sull animus nocendi dell autore della condotta concorrenziale controversa; dall altro il giudizio di scorrettezza deve essere ancorato a determinate 27 Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell impresa concorrente, occorre che l assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell autore l intenzione di danneggiare l impresa concorrente. A tal fine, la configurabilità dello storno non è preclusa dal fatto che contatti per passare alle dipendenze dell impresa concorrente o per iniziare con questa un rapporto collaborativi siano avviati per iniziativa degli stessi dipendenti o agenti successivamente stornati, sempre che su tale iniziativa venga poi ad inserirsi l attività dell impresa concorrente sì da incidere casualmente (tramite, ad esempio, l offerta di un migliore trattamento economico o di altri vantaggi) sulla decisione dei primi di interrompere il rapporto di lavoro con l impresa in sui si trovano inseriti. (Cassazione civile, sez. I, 22 luglio 2004, n ).

16 circostanze oggettive 28 che, anche in via alternativa, possono attestare, in via presuntiva, la presenza dell animus nocendi 29. e) L abusiva sottrazione ed utilizzazione dell altrui segreto aziendale. Per effetto dell inserzione dell art. 6 bis nella legge invenzioni con il d. lgs. 198/1996, in attuazione dei cosiddetti TRIPs (accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio, allegato al GATT), dispone espressamente che: Costituisce atti di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l acquisizione o utilizzazione da parte di terzi, in modo contrario alla correttezza professionale, di informazioni aziendali ivi comprese informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente. Costituisce quindi atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi (ad esempio da parte di ex dipendenti) e l acquisizione o l utilizzazione da parte di terzi, in modo contrario alla correttezza professionale, delle informazioni aziendali segrete 30. f) Illecita interferenza con gli altrui sistemi di distribuzione. Ciascun imprenditore ha il diritto di organizzare la distribuzione dei suoi prodotti adottando sistemi caratterizzati dall utilizzazione delle clausole di esclusiva. L esclusiva può essere utilizzata per ripartire il territorio in altrettante zone quanti sono i distributori che beneficiano nella zona loro assegnata dell esclusiva di vendita alla quale normalmente sono collegati gli investimenti promozionali ed organizzativi che l esclusivista compie per accreditare e diffondere il prodotto di marca. In secondo luogo, l esclusiva può essere utilizzata per organizzare una rete di distribuzione selettiva, caratterizzata dal fatto che i prodotti sono venduti soltanto nei punti di vendita che fanno parte della rete ed alla quale sono ammessi soltanto a seguito del fatto che soddisfano e si impegnano a soddisfare determinate condizioni programmate di solito per garantire un livello qualitativo del servizio e talvolta anche la prestazione di complessi servizi tecnologici post-vendita. Collegati oppure no alla strutturazione del sistema distributivo sulla base di esclusive territoriali oppure di esclusive collegate alla presenza di determinati requisiti dei punti di vendita, si verifica frequentemente che il produttore organizzi la distribuzione dei suoi prodotti ponendo a carico dei distributori dei vincoli di prezzo e perciò vietando contrattualmente l adozione di prezzi di vendita inferiori ad un minimo predeterminato. Vi è dunque un interesse dell impresa produttrice di mantenere il vantaggio competitivo derivante dal corretto funzionamento del proprio sistema distributivo; interesse che confligge con il comportamento di distributori non facenti parte del sistema organizzato dal produttore che interferiscono negativamente con il corretto funzionamento di tale sistema ponendo in vendita i prodotti nella zona dell esclusiva oppure ponendo in vendita il prodotto ad un prezzo inferiore a quello imposto dal produttore Quali: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell organizzazione complessiva dell impresa concorrente; 3) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano nell impresa concorrente; 4) la scarsa fungibilità dei dipendenti; 5) la rapidità dello storno; 6) il parallelismo con l iniziativa economica del concorrente stornante; 7) i metodi adottati per convincerli a passare alle dipendenze dell altra azienda; 8) la trasgressione di doveri di fedeltà, spesso integrata dall essere il dipendente complice del concorrente; 9) l avvalersi, nell opera di persuasione del personale, di dipendenti di colui che subisce lo storno. 29 G. Spiazzi, Storno di dipendenti e perduranti ambiguità definitorie, in Riv. Dir. Ind., 1998, II, p. 234 e ss. 30 Si pensi, ad esempio, alla condotta di chi si impossessa delle copie di modelli di macchinari prodotti dal concorrente, procurando a quest ultimo un danno. In tal caso, la sottrazione delle copie dei modelli integra una violazione dell art. 2598,n. 3. c.c., in quanto vi è stata la violazione di tutte le notizie e di tutti i dati di qualche rilievo e riguardanti l azienda, che per l imprenditore assumono carattere riservato, di cui l ex dipendente si sia impossessato ed abbia utilizzato scorrettamente. 31 Auteri P. Diritto Industriale Proprietà intellettuale e concorrenza, G. Giappichelli editore, Torino, 2001, p. 323 e ss.

17 5. Le sanzioni La repressione degli atti di concorrenza sleale si fonda su due distinte sanzioni: la sanzione tipica dell inibitoria (art. 2599) e quella comune all illecito civile, del risarcimento dei danni (art. 2600). Interesse primario dell imprenditore che subisce un atto di concorrenza sleale è quello di ottenere la cessazione delle turbative alla propria attività e di ottenerla ancor prima che l atto gli abbia causato un danno patrimoniale. A tale finalità risponde l azione inibitoria 32 ; essa è diretta ad ottenere una sentenza che accerti l illecito concorrenziale, ne inibisca la continuazione per il futuro e disponga a carico della controparte i provvedimenti reintegrativi necessari per far cessare gli effetti della concorrenza sleale. Ad esempio: rimozione o distruzione delle cose che sono servite per attuare l illecito concorrenziale; diffusione di annunci di rettificazione 33. L azione inibitoria e le relative sanzioni prescindono dal dolo o dalla colpa del soggetto attivo dell atto di concorrenza sleale e dall esistenza di un danno patrimoniale attuale per la controparte. Comunque se ricorrono anche questi ultimi presupposti, il concorrente leso potrà ottenere anche il risarcimento dei danni (art. 2600) e in deroga alla disciplina generale dell illecito civile, la colpa del danneggiante si presume una volta accertato l atto di concorrenza sleale (art. 2600, 3 comma). 34 Fra le misure risarcitorie il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese del soccombente. Anche il diritto alla lealtà della concorrenza beneficia di una tutela cautelare efficace che, sempre di più, viene sostituendosi alla tutela ordinaria incapace ormai di costituire una risposta valida e rispondente alle esigenze di celerità del titolare del diritto leso. Anche con riguardo al diritto alla lealtà della concorrenza si è consolidato l orientamento giurisprudenziale secondo il quale il pericolo nel ritardo è in re ipsa se l atto di concorrenza sleale è in corso di svolgimento, attesa la sostanziale irreparabilità del danno costituito dallo sviamento della clientela, sicché la tutela cautelare finisce con l essere subordinata unicamente al presupposto del fumus boni iuris. Poiché nella materia della concorrenza sleale non sono previste misure cautelari speciali, è possibile chiedere ed ottenere il provvedimento d urgenza che l art. 700 c.p.c. prevede come misura cautelare di carattere generale, specificabile da parte del giudice su domanda dell interessato in funzione della fattispecie di illecito concretamente azionata 35. Legittimazione attiva e passiva e competenza nell esperimento dell azione cautelare sono le medesime dell azione ordinaria di sleale concorrenza. Il procedimento cautelare in materia di concorrenza sleale è quello uniforme degli art. 699 bis e ss. c. p.c. 36. L azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa dall imprenditore o dagli imprenditori lesi. La relativa legittimazione e riconosciuta anche alle associazioni professionali degli imprenditori e agli enti rappresentativi di categoria, quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una 32 Art. 2599: La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. 33 Libertini, Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale, in Trattato Galgano, IV, p. 237 e ss. 34 Art. 2600: Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume. 35 G. Floridia Diritto industriale Proprietà intellettuale e concorrenza, G. Giappichelli editore, Torino, 2001, p. 637 e ss. 36 Vanzetti A. Di Cataldo V., Manuale di diritto industriale, 3 ed., Giuffrè, Milano, 2000.

18 categoria professionale (art. 2601) 37, nonché di recente anche alle camere di commercio (art. 2, comma 5, legge 580/1993) che possono agire con l azione di concorrenza sleale come enti esponenziali degli interessi generali delle imprese e cioè gli interessi delle categorie professionali che vengono trasfigurati come interessi della collettività Art. 2601: Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria. 38 G. F. Campobasso, Il diritto commerciale Il diritto d impresa, Utet, p.249.

19 La concorrenza sleale e violazione di brevetti industriali Sommario: 1. Considerazioni generali; 2. La tutela del brevetto per modelli di utilità nel diritto nazionale: la concorrenza sleale per imitazione servile; 2.1. La teoria delle varianti innocue; 2.2. Prodotti modulari, brevetti e imitazione servile: il caso G.U. Banaretti Ritvik Toys Inc. e Linea Gig spa, Gig Distribuzione spa e Toy Service srl / Lego spa e Lego Sistema A.S.; 3. La tutela del Know How 1. Considerazioni generali In tema di brevetti industriali, una normativa interferente con quella relativa alle invenzioni e ai modelli industriali è certamente quella della concorrenza; infatti, questa possibilità è espressamente prevista dall art c.c., che definisce gli atti di concorrenza sleale dopo avere tenute ferme le disposizioni che concernono la tutela dei diritti di brevetto. Il problema che tuttavia è stato avvertito da tutti è quello del coordinamento fra la tutela di tipo brevettale e quella di tipo concorrenziale: la stessa Suprema Corte ha stabilito che le azioni concesse a tutela dei brevetti e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi ed autonomi, le prime avendo carattere reale erga omnes ed essendo dirette alla protezione di diritti reali assoluti su beni immateriali ed alla rimozione degli effetti pregiudizievoli, mentre le seconde hanno carattere personale e sono dirette all accertamento dell illecito concorrenziale nelle sue vari manifestazioni ed alla pronuncia sanzionatrice delle conseguenze dannose 39. Si è rilevato che l intero sistema della proprietà industriale e intellettuale è fondato sul principio della temporaneità delle esclusive di tipo brevettale. Ammettere quindi che alla caduta in pubblico dominio di un determinato brevetto possa sopravvivere una tutela di tipo concorrenziale, comporta il forte rischio di creare delle privative a tempo indeterminato con tre fondamentali effetti negativi: il primo di rendere la tutela brevettale scarsamente appetibile e, anzi, inutile, visto che a garantire l esclusiva su una innovazione astrattamente brevettabile sarebbe sufficiente, meno costoso e soprattutto non condizionato da limiti temporali, il ricorso alla normativa concorrenziale. Il secondo effetto negativo sarebbe quello di impedire o limitare l acquisizione al patrimonio collettivo del contenuto della invenzione o innovazione protetta, in tal modo pregiudicando quella finalità di contribuzione al progresso scientifico o tecnologico generale che, viceversa, la caduta in pubblico dominio è ordinata a garantire. Il terzo, di consentire in tal modo la creazione di zone più o meno estese di privativa senza determinazione di termine finale, che si risolverebbero in altrettante forme di monopolio più o meno palesi, ma dagli evidenti effetti anticoncorrenziali La tutela del brevetto per modello di utilità nel diritto nazionale: la concorrenza sleale per imitazione servile L interesse dell ideatore di una forma che conferisca ad un prodotto efficacia e comodità d impiego ad essere l unico a poterla concretamente impiegare, salvo autorizzare terzi ad impiegarla nella loro produzione, può trovare soddisfazione anche attraverso le norme che reprimono come concorrenza sleale la cosiddetta imitazione 39 Corte di Cassazione, sez. I civile, 7 novembre 1996, n. 9728, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1996, p ss. 40 G. Bonelli, Commento alla sentenza del Tribunale di Milano dell 11 ottobre 2001, in Il diritto industriale n. 3, 2002, p. 287.

20 servile, ossia l imitazione priva di connotati differenziali del prodotto altrui. Il primo presupposto per l applicabilità della disciplina della concorrenza sleale è che la forma utile di cui ci si vuole riservare l uso esclusivo non raggiunga la soglia della brevettabilità come invenzione o come modello di utilità. La ragione di tale limitazione va ricercata nella ratio del sistema brevettale: esso incentiva l innovatore garantendogli un temporaneo diritto di esclusiva sullo sfruttamento industriale dell idea, mentre assicura alla collettività l acquisizione permanente al suo patrimonio culturale dell innovazione descritta nella domanda di brevetto nonché la possibilità di farne libero uso decorso il periodo di esclusiva. Il divieto della concorrenza sleale protegge invece forme che non possiedono un particolare valore pratico utilitaristico, ma hanno semplicemente una valenza individualizzante. Tale divieto opera senza limiti di tempo e dunque, laddove si potesse far ricorso ad esso anche in presenza di una forma brevettabile, nessuno avrebbe più interesse a brevettare: perché si dovrebbe chiedere un documento che attribuisce un esclusiva ventennale o decennale se fosse possibile impedire in perpetuo che altri facciano uso della forma utile nella sua produzione industriale? Occorre poi tenere presente che l imitazione servile del prodotto altrui è vietata solo quando esista un effettivo rischio di confusione circa la provenienza del prodotto da un imprenditore piuttosto che da un altro. Ciò significa che il soggetto attivo ed il soggetto passivo dell atto di concorrenza sleale devono essere imprenditori, o che perlomeno si stiano organizzando per svolgere attività d impresa. Occorre in secondo luogo che sussista tra i due imprenditori un rapporto di concorrenza, il che avviene quando operino sostanzialmente sullo stesso mercato, sia in senso merceologico che in senso territoriale. E inoltre necessario che la forma sia nuova e tale da caratterizzare, distinguendolo, il prodotto rispetto a quelli della concorrenza. Affinché sussista un rischio di confusione per il pubblico circa la provenienza del prodotto è infine necessario che la forma stessa non sia stata solo progettata da chi invochi protezione, ma anche che sia stata resa nota al mercato con la distribuzione del prodotto e la pubblicità Detto questo, un problema fondamentale, deriva dalla necessità di coordinare l applicazione in concreto della norma che vieta l imitazione servile con la tutela che è accordata alla forma dei prodotti dalla disciplina dei modelli ornamentali e dei modelli di utilità. Il nostro ordinamento prevede infatti, oltre ai brevetti per invenzioni, una specifica tutela brevettale per le forme esterne dei prodotti, qualora esse si distinguano per il pregio estetico o per la particolare funzione tecnica. I brevetti per modelli ornamentali proteggono le forme dei prodotti del primo tipo. La disciplina è stata recentemente riformata dal d.lgs. 95/2001 che ha attuato la direttiva comunitaria n. 98/71. In seguito alla nuova normativa non sono più tutelate le forme che presentino uno speciale ornamento, bensì i disegni e modelli che, oltre ad essere nuovi, abbiano carattere individuale. I disegni e modelli dunque, sono tutelati qualora siano nuovi e abbiano carattere individuale. La normativa sui brevetti per modelli di utilità protegge, invece, le forme che oltre ad essere nuove, attribuiscano al prodotto una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Tanto le disposizioni sui modelli, quanto l art. 2598, n. 1, hanno quindi ad oggetto la protezione della forma estetica di un prodotto ma, mentre tale forma è tutelata dal sistema brevettale con l obiettivo di stimolare l innovazione e, quindi, di reprimere l imitazione delle caratteristiche intrinsecamente attrattive dei prodotti, la disciplina contro l imitazione servile tutela la forma del prodotto in quanto dotata di efficacia distintiva ed idonea, quindi, ad indicare la provenienza da una determinata impresa. Sebbene le forme vengano tutelate, da una disciplina, per la loro