RIMEDI CONTRO L ABUSO DELLA TUTELA BREVETTUALE: L azione preventiva per l accertamento della non contraffazione

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1 RIMEDI CONTRO L ABUSO DELLA TUTELA BREVETTUALE: L azione preventiva per l accertamento della non contraffazione

2 Art. 45 CPI 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni per ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale

3 Art. 46 cpi (NOVITA ) 1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. La novità è uno dei requisiti di validità del brevetto. La funzione della privativa è anche è anche l incentivazione del progresso scientifico e tecnico premiando l autore dell invenzione con un ventennio di monopolio e stimolando la concorrenza a trovare una soluzione alternativa. La novità estrinseca di pone in termini assoluti e universali. Si parla di: common general knowledge enhanced knowledge hidden knowledge. Secondo la giurisprudenza costituiscono anteriorità rilevanti al fine di privare l invenzione del requisito della novità estrinseca, ad esempio: - L offerta in vendita anche se non seguita dall immediata messa in commercio - La realizzazione di campagna pubblicitaria - L esposizione di macchine in locali dell impresa accessibili ai clienti o potenziali tali - L esposizione in fiere di settore - La descrizione dell invenzione in libri o altre pubblicazioni Brevetto di nuovo uso (soprattutto nel settore chimico).

4 Attività inventiva o novità intrinseca o originalità. Art. 48 (ATTIVITA INVENTIVA) Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. Segna la linea di confine tra ciò che costituisce il divenire normale di ciascun settore e ciò che invece è il frutto di un idea che supera le normali prospettive di evoluzione (Trib. Roma 12 settembre 2001, in GADI, 2002) L esame della della sussistenza dell attività inventiva è condotto dall EPO seguendo il cosiddetto problem solution approach Tre fasi principali: 1) determining the closest prior art 2) establishing the objective techical problem to be solved 3) considering wheter or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem would have been obvius for to the skilled person La persona esperta del ramo costituisce un astrazione attraverso la quale il legislatore individua il l operatore medio del settore di attuazione dell invenzione e non uno studioso (art. 51, comma 2, sulla sufficiente descrizione ).

5 Art. 47 cpi 1- Per l applicazione dell art. 46, una divulgazione dell invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei 6 mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa L abuso ricorre ad esempio nel caso di: divulgazione del dipendente in violazione dell obbligo di riservatezza di cui all art c.c. o dell ex dipendente vincolato da apposito patto di segretezza o di non concorrenza; Divulgazione del licenziatario di know how in violazione dell obbligo contrattuale di riservatezza Divulgazione del ricercatore a cui il committente abbia affidato l incarico; Vendita del prodotto oggetto della domanda di brevetto effettuata a chi lo aveva realizzato su incarico e secondo i progetti esecutivi di una impresa con il vincolo dell esclusiva (Tribunale Milano 14 maggio 2000, in GADI, 2000, 937)

6 ABUSO DEL DIRITTO IN AMBITO BREVETTUALE Consiglio di Stato, Sezione III, 17 maggio 2012, n. 2857: secondo cui l abuso del diritto lungi dal presupporre una violazione in senso formale, comporta l utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore Corte di Giustizia, 21 febbraio 2006, caso Halifax, (Leading case), in cui viene sancito che non ci si può avvalere fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario e vengono delineati gli elementi caratterizzanti dell abuso del diritto, quali: i. La titolarità di un diritto soggettivo; ii. La possibilità che detto diritto possa essere esercitato in concreto secondo una serie indeterminata di modalità; iii. La circostanza che tale esercizio venga effettuato in aderenza alle norme di legge che lo disciplinano; iv. Il verificarsi di una ingiustificata sproporzione tra il beneficio conseguito tra il titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (Nello stesso senso Cassazione Civile, 18 settembre 2009, n ).

7 Condotte atipiche: condotte consistenti nell irregolare ricorso a procedure brevettuali al solo fine di conseguire effetti anticompetitivi e dunque in questo senso abusive ; condotte consistenti in una offensiva giudiziaria preceduta dall invio di diffide a presidio dei suddetti effetti anticompetitivi (Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer, in Italian Antitrust Review, n. 3/2014, G. Ghidini, G. Cavani, P.F. Piserà).

8 IL CASO RATIOPHARM/PFIZER Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 693 Detta pronuncia ha accolto il ricorso in appello dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avverso la sentenza del Tar del Lazio, n del 3 settembre 2012, che aveva annullato il provvedimento dell Antitrust di condanna di Pfizer per abuso di posizione dominante. Il Consiglio di Stato ha valutato che i comportamenti posti in essere da Pfizer, pur concretando, se presi singolarmente, l esercizio di facoltà astrattamente previste dall ordinamento di settore, avevano determinato una complessa ed articolata condotta qualificabile come specificazione della più ampia categoria dell abuso del diritto e, in particolare, anticoncorrenziale.

9 La vicenda. Pfizer era titolare del brevetto europeo avente ad oggetto il principio attivo del latanoprost (farmaco Xalatan), richiesto nel 1989, concesso nel 1994 e la cui protezione era estesa con un certificato complementare di protezione fino al 2011 in tutti i Paesi tranne Italia e Spagna, la cui scadenza era rimasta al Nel 2002 veniva depositato e concesso brevetto divisionale europeo e relativo CCP, con rivendicazioni che includevano il principio attivo latanoprost con validazione esclusivamente in Italia e negli altri paesi in cui non era stato richiesto il CCP del brevetto originario. Nel 2007 la casa farmaceutica Ratiopharm aveva avviato le pratiche per produrre il farmaco generico, ma desisteva dal proprio intento per via delle diffide con cui Pfizer minacciava azioni legali a tutela del proprio brevetto.

10 Il provvedimento dell Agcm n dell 11 gennaio 2012 aveva condannato Pfizer al pagamento della sanzione di euro, per abuso di posizione dominante consistita in una strategia escludente dei genericisti dal mercato ed anticoncorrenziale, con ricadute negative in danno del Servizio Sanitario Nazionale e dei consumatori La sentenza del Tar del Lazio n. 7467/2012 aveva accolto il ricorso di Pfizer, sostenendo che le condotte di questa fossero lecite a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi La Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 693 ha confermato la legittimità del provvedimento dell Agcm, rilevando che la richiesta all Epo un brevetto europeo divisionale (a 13 anni dal brevetto originario, senza che seguisse la produzione di nuovi farmaci) e l esercizio di tale privativa nei confronti degli aspiranti concorrenti (con diffide stragiudiziali e conseguenti contenziosi), non era sorretta dalle finalità prevista dall ordinamento, ma da uno specifico scopo anticompetitivo (il prolungamento dei diritti esclusivi creando una barriera all ingresso dei genericisti nel mercato).

11 UNO SGUARDO OLTRE OCEANO: IL PATENT TROLLING Cosa sono i Patent trolls? Società che acquistano titoli brevettuali o ne registrano di propri per meri fini speculativi, e cioè promuovere o minacciare azioni di patent infringement nei confronti di altre aziende che operano sul mercato, le quali per sottrarsi agli esosi costi del contenzioso sono costrette a venire a patti con i trolls (acquistando i titoli a prezzi elevati) oppure ad abbandonare il mercato. Effetti negativi: - pregiudizio economico per le imprese, specie per le start up - situazione di stallo del mercato e della innovazione scientifica. Proposta di riforma della normativa brevettuale americana (Innovation Act, attualmente all esame del Congresso) che preveda a livello processuale: - Meccanismo di addebito delle spese legali a carico del soccombente - Accelerazione dei tempi processuali e procedure più snelle per l accertamento della nullità delle privative

12 QUALI RIMEDI ALL ABUSO DEL DIRITTO BREVETTUALE? In ambito amministrativo: - sanzioni da parte dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato In ambito civilistico: - divieto di atti di concorrenza sleale di cui all art c.c.: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (2); 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda In ambito brevettuale: - azioni di accertamento della nullità della privativa - azione cautelare di accertamento della non contraffazione

13 Art 120, comma 6bis, cpi (GIURISDIZIONE e COMPETENZA) Comma 6bis introdotto dall art. 52 del D.Lgs 13 agosto 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l udienza in cui il processo deve proseguire. 2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorit giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorita' giudiziaria di Roma. 3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'ufficio italiano brevetti e marchi. 4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare n LA delega conferita con la legge 99/2009 art. 19, comma 15, autorizzava il governo a porre in essere interventi correttivi degli errori anche al fine di armonizzare il CPI con la legislazione comunitaria e internazionale intervenuta successivamente all adozione del CPI stesso. Si esclude che detto comma introduca un nuovo strumento di tutela cautelare tipico del processo industrialistico ma abbia inteso chiarire che il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia esperibile anche nella ipotesi di accertamento negativo della contraffazione. Tale precisazione, ove le si voglia attribuire un concreto e utile significato precettivo, non può che essere letta come una implicita ma inequivocabile presa di posizione del legislatore sulla questione dell ammissibilità della azioni di accertamento negativo della contraffazione in via cautelare (A. Vanzetti, Cod. propr. Industriale, commento all art. 120 cpi)

14 Precedenti orientamenti giurisprudenziali sull ammissibilità di azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione. Orientamento negativo (minoritario) Si affermava che una pronuncia cautelare meramente dichiarativa (tra l altro di accertamento negativo) fosse in contrasto con la funzione strumentale ed interinale del provvedimento cautelare in quanto si sarebbe posta in termini di assoluta coincidenza e sovrapposizione con rispetto all oggetto del giudizio di merito; che la natura provvisoria sarebbe incompatibile con l azione di mero accertamento, il cui fine è proprio quello di dare certezza ai rapporti giuridici. Orientamento maggioritario Sosteneva che vi non sarebbe comunque stata contraddizione ontologica tra la certezza cui mira l azione di mero accertamento e la provvisorietà dei provvedimenti d urgenza atteso che anche la sentenze di merito hanno una connotazione di relatività, essendo sottoposte a gravame

15 NON CONTRAFFAZIONE Assenza di interferenza Si ha quando il presunto contraffattore ritiene che il trovato per cui il titolare della privativa lamenta la contraffazione non interferisce con l ambito di protezione dell altrui privativa. L ambito di protezione è stabilito dall art. 52, comma 2, art. 69 CBE). L art. 52, comma 2 CPI, dispone che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni Il comma 3bis dell art 52 prevede che per determinare l ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. (si tratta di equivalenti che vengono all attenzione dell esperto senza ricerche o riflessioni si parla di contraffazione per equivalenti Invalidità del titolo brevettuale. L Art. 76, del cpi lett. a) enuclea le ipotesi di nullità del brevetto richiamando gli artt. 45, 46, 47, 48, 49 e 50 (difetto di novità, altezza inventiva e industrialità) Lett. b) insufficiente descrizione Lett. c) se l oggetto del brevetto si estende oltre la domanda iniziale Lett. d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo Art 123 prevede la efficacia erga omnes delle sentenze di nullità passate in giudicato

16 Interesse e legittimazione ad agire Art. 122, comma 1, cpi fatto salvo il disposto dell art. 118, comma 4, l azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d ufficio dal pubblico ministero. Interpretazione giurisprudenziale molto ampia del principio nel senso che, in materia brevettuale, chiunque affermi di essere ostacolato nella propria attività imprenditoriale dall esistenza di una altrui privativa deve considerarsi legittimato (Trib. Bologna 12 settembre 2008, in GDI, 2009, 478; Trib. Torino 21 settembre 1987, GDI, 1987, 742) I ricorrente dovrà comunque allegare che sussiste al momento della proposizione del ricorso una situazione di obiettiva incertezza sulla liceità del suo comportamento determinata da iniziative positive del titolare della privativa (La riforma del codice della proprietà industriale, Giuffrè, nota Contini)

17 Competenza per territorio Dubbi sulla applicabilità alla fattispecie della azioni negatorie della contraffazione il criterio di cui al comma 6 del CPI. Trib. Milano 27 luglio 2013 (se vi fosse stata evidenza della commissione nella circoscrizione milanese dei fatti di cui si voleva negare l illiceità, il Giudice si sarebbe ritenuto competente in base al criterio alternativo del forum commissi delicti, applicandolo in maniera esattamente speculare alle cause di accertamento positivo della contraffazione) e Trib. Torino 8 marzo 2013 ritengono applicabile il criterio di cui al comma 6 dell art. 120 cpi. In linea con ratio sottesa alla decisione Corte di giustizia CE (Folien Fischer, C-133/11) che ritiene applicabile l art. 5(3) del Reg. CE anche nelle ipotesi di accertamento negativo di illeciti civili dolosi o colposi in maniera speculare alle ipotesi di accertamento positivo. Dubbi espressi sull applicabilità del comma 6 da M.C. Contini nel commento alla Riforma del Codice della proprietà Industriale, Giuffrè, 2011.

18 Fumus boni iuris L onere di dimostrare la sussistenza del fumus spetta su chi agisce in via d urgenza. Detta considerazione impone inevitabilmente l esame della validità della privativa azionata dal titolare (ad esempio con la diffida stragiudiziale) e/o l esame dell estensione attribuita dallo stesso al fine di accertare la sussistenza o meno dell interferenza. Detto esame comporta spesso l esigenza di una consulenza tecnica brevettuale. La giurisprudenza anche precedente all introduzione del comma 6bis dell art. 120 prevedeva la possibilità di esperire CTU. (Cass del 1997) In ogni caso, il comma 5 dell art. 132cpi dispone espressamente che in tutti procedimenti cautelari il Giudice possa disporre una CTU ai fini dell ottenimento di sommarie indicazioni tecniche. Altri elementi utili a dimostrare il fumus potrebbero essere cataloghi o pubblicazioni, anche in via telematica, fatture di vendita, disegni tecnici, di datazione anteriore alla domanda di brevetto, ovvero anche sommari informatori, etc.

19 Periculum in mora Sotto il profilo della pericolo nel ritardo il ricorrente dovrà dimostrare la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe essere scongiurato ottenendo il richiesto provvedimento di accertamento della contraffazione. Considerato che il provvedimento d urgenza esaurisce i suoi effetti tra le parti (e non può avere efficacia erga omnes) dovrà dimostrarsi - ad esempio - che la diffida rende oltremodo rischioso avviare la produzione e le fasi accessorie (cataloghi, confezioni). "in linea generale deve convenirsi che possono dare fondamento a tale urgenza alcune condizioni che obbiettivamente si pongono come limitative e condizionanti la libertà economica dell'imprenditore che venga sottoposto a comportamenti o atti da parte di un concorrente che contestino la liceità della commercializzazione di un dato prodotto, la cui rilevanza e/o intensità possano indurre la parte ricorrente a interrompere o differire i suoi programmi di immissione del prodotto in commercio, a limitare la diffusione della distribuzione del prodotto stesso interrompendo i contatti necessari per organizzare la distribuzione in altri mercati o zone territoriali oppure nel caso in cui dette iniziative siano idonee a produrre effetti negativi sul mercato o sullo sviluppo della distribuzione del prodotto stesso (diffide rivolte a distributori o rivenditori; diffusione di messaggi che denuncino la pretesa contraffazione ecc.)". Tribunale di Milano, 19 giugno Più facile nell ipotesi in cui il titolare della privativa abbia ottenuto provvedimenti di sequestro penale (Trib Trieste 2 marzo 2015 ), che comportino il fermo della produzione. Altro elemento da cui deriva il periculum nel ritardo sotto il profilo della irreparabilità del pregiudizio è il rischio di perdita di clientela, la quale potrebbe rivolgersi all apparente titolare anziché al presunto contraffattore. Altro profilo di danno irreparabile è costituito dalla eventuale pubblicità negativa data dagli organi di stampa al sequestro penale. La giurisprudenza considera irreparabile il danno da perdita di chances o da sviamento della clientela stante l oggettiva difficoltà di quantificare il danno.

20 Tribunale di Roma 16 gennaio 2006 in Giur.it., 2006, 7, 1430 ha affermato che: sussiste il periculum in mora necesario all applicabilità della cautela richiesta quando il pregiudizio sofferto da un impresa abbia carattere non solo patrimoniale, ma appaia suscettibile di incidere in modo irreparabile sullo sviluppo futuro della professionalità del concorrente; inoltre, il pregiudizio irreparabile ed imminente richiesto dall art. 700 c.p.c. ai fini della concessione dell inibitoria provvisoria consiste non nel solo pericolo di sviamento della clientela ma anche nella difficoltà di dimostrare l ammontare dei danni derivanti dall illecito concorrenziale. Trib. di Verona 15 novembre 2001 in Giur. Di Merito 2002, 955 ha ritenuto che: nell ipotesi di concorrenza sleale per sviamento della clientela, sussistendo il pericolo di danno non agevolmente recuperabile, può disporsi l inibitoria alla Prosecuzione dell attività concorrenziale con provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. Trib di Trieste Sez. specializzata in materia di impresa 2 marzo 2015 ha chiarito che è evidente che il blocco della produzione costituisce di per sé un danno potenzialmente irrimediabile per l impresa coinvolta.

21 La portata e gli effetti del provvedimento La recente modifica dell art. 20 cpi potrebbe quindi portare all emissione di provvedimenti (per i quali potrebbe anche essere disposta la pubblicazione in via d urgenza ai sensi dell art. 126 cpi) dal contenuto idoneo a compromettere fortemente l appetibilità economica della privativa contestata anche se privi di stabilità, emessi all esito di una valutazione sommaria degli atti, potendo essere revocati in fase di reclamo oppure all esito del giudizio di merito, non aventi efficacia erga omnes e non idonei a passare in giudicato (L accertamento negativo in via cautelare, M.C. Contini, Giuffré, 2011) Trib Torino Sezione specializzata con provvedimento 8 marzo 2013 ha accertato in via cautelare e provvisoria, a seguito di CTU, l assenza di interferenza tra i macchinari del ricorrente e l ambito di tutela del brevetto per cui il convenuto aveva promosso precedenti azioni giudiziali verso il presunto contraffattore e ha disposto la condanna del resistente alal spese di lite. Il Tribunale di Trieste Sezione Specializzata, in data 2 marzo 2015, ha pronunciato sempre in via cautelare ex art. 700 c.p.c e ex art. 120, comma 6bis, l insussistenza di attività di contraffazione da parte del ricorrente sulla scorta della sussistenza del fumus costituito dalle risultanze della disposta CTU brevettuale in cui il tecnico d ufficio aveva riscontrato l assenza di altezza inventiva del trovato oggetto di brevetto per modello di utilità, disponendo che il ricorrente potesse riprendere la produzione e il commercio degli articoli contestati, con condanna della resistente alla spese di causa e di CTU.