INTERNET E LA TUTELA DEL MARCHIO NEL WEB

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1 INTERNET E LA TUTELA DEL MARCHIO NEL WEB I Pomeriggi della Proprietà Industriale Avv. Angela Di Blasio Dott.ssa Caterina Caizzone 1

2 Sommario Di che cosa parleremo La violazione del marchio nel web Pratiche di concorrenza sleale nel web I siti web e la loro tutela Internet e i social network Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Azioni per prevenire la contraffazione in rete Azioni per reprimere la contraffazione in rete La giurisdizione in Internet 2 2 2

3 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 3 3

4 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Cos è un nome a dominio ( domain name )? è il nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet) Protocollo livello applicazione Dominio di terzo livello o sottodominio Dominio di secondo livello (Second Level Domain SLD) Dominio di primo livello (Top Level Domain - TLD), (cctld) Lettura da destra a sinistra 4

5 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Cos è un marchio (di impresa)? è un segno che ha la funzione di distinguere i prodotti o servizi di una certa impresa dai prodotti o servizi della concorrenza Cos è il brand? è uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico 5 5

6 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Abbiamo individuato almeno 7 violazioni di marchio realizzate in Internet e con Internet Quali funzioni del marchio vengono maggiormente violate? Funzione distintiva (identificazione della fonte di provenienza del prodotto) effetto: confusione Funzione suggestiva o pubblicitaria (marchio notorio / di rinomanza / famoso) conseguenza: vantaggio indebito ( traffic diversion ) e/o danno alla capacità distintiva / rinomanza 6

7 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 1) Presenza all interno di un sito web di prodotti o servizi di terzi identici o affini, recanti marchi identici o simili con conseguente rischio di confusione Il titolare del marchio ha il diritto di vietare al terzo ( ) di usare nell attività economica ( ) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell identità o somiglianza fra i segni e dell identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 20, co. 1, lett. b cpi) 7

8 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 2) Nome a dominio contenente parola uguale o simile al marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui viene svolta la stessa (o analoga) attività economica alegrasucchi.it per vendita di succhi di frutta E' vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell attività economica un segno uguale o simile all altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 22, co. 1 cpi) 8

9 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 3) Nome a dominio contenente parola identica o simile ad un marchio anteriore altrui dotato di rinomanza, per un sito con cui viene svolta una diversa attività economica Es: apple-shoes.com Il divieto si estende all'adozione come nome a dominio di un sito usato nell attività economica, di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22, co. 2 cpi) 9

10 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 4) Registrazione in malafede del dominio corrispondente al marchio altrui ( cybersquatting o domain grabbing ) Scopo della registrazione: - impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente; - trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio Regole generali di correttezza e buona fede art e 1375 c.c., art. 19, co. 2, cpi (registrazione del marchio in malafede) 10

11 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 5) Uso del marchio altrui come metatag nell ambito di un servizio di ricerca Internet (es: Google) I motori di ricerca utilizzano per l indicizzazione dei siti: il nome del sito il titolo della pagina i metatag description e keywords il testo della pagina frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina i link la link popularity (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d. google bombing ) 11

12 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Cosa sono i meta-tag? I meta-tag sono etichette nascoste (tag ovvero marcatori ) all interno del codice HTML, che forniscono informazioni sul contenuto della pagina web Scopo: facilitare l indicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano, per tale scopo, programmi denominati spiders 12

13 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB L uso del marchio del concorrente come metatag raramente ha lo scopo di creare confusione con l attività del sito del terzo (confusione che comunque si verifica nella fase prevendita ) Lo scopo principale è di sviare traffico internet dal sito del marchio (notorio) altrui al proprio aumentando così il numero di accessi al proprio sito e il valore del sito 13

14 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB L uso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio (art. 20, co. 1, lett. b e c cpi) concorrenza sleale (art n. 3 c.c.) 14

15 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 6) Uso del marchio altrui come Internet keyword nell ambito del servizio di posizionamento dei motori di ricerca (es. AdWords di Google) Tale servizio (a pagamento) consente, mediante l acquisto di parole chiave (key-words), di far apparire il proprio annuncio come link sponsorizzato ogni volta che, attraverso un motore di ricerca, si inizia una ricerca con quella parola chiave Accanto e/o al di sopra dei risultati che compaiono in ordine di attinenza al contenuto o al posizionamento di metatag, si visualizzano i risultati sponsorizzati (in una colonna diversa o su di un livello superiore) che, di solito, recano, la dicitura annunci Normalmente è l inserzionista a stabilire il costo massimo -per-clic 15

16 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB.. Un esempio di annunci pubblicitari con AdWord 16 16

17 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB L uso del marchio altrui come key-word può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio (art. 20, co. 1, lett. b e c cpi) concorrenza sleale (art n. 3 c.c.) Posizione prevalente della giurisprudenza concorrenza sleale ex art n. 3 c.c. in quanto, non potendo l utente rendersi conto dell uso del segno, la contraffazione sarebbe invisibile. 17

18 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Sentenza del Tribunale di Milano del il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro la condotta di terzi che, nell interesse ma all insaputa di Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio Avis per l attivazione del link sponsorizzato Sixt. Avis compariva inoltre nell annuncio stesso cliccando il quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt È stata riconosciuta sia la contraffazione di marchio (ex art 20 cpi) che la concorrenza sleale (ex art 2598 n. 3 c.c.) 18

19 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (CGE, sentenza , caso C- 323/09) Vendita e consegna di fiori a domicilio Utilizzo di Interflora come keyword per pubblicizzare il proprio annuncio relativo a vendita e consegna di fiori a domicilio 19

20 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Interflora affermava un diritto quasi assoluto, da parte del titolare del marchio, ampio fino a coprire tutte le funzioni del marchio. Marks & Spencer affermava che il diritto del titolare del marchio a un uso esclusivo non poteva pregiudicare la libera concorrenza e diventare un modo per impedire l ingresso di altri soggetti in un mercato 20 20

21 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (1) Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente l uso del proprio marchio nell ambito del keyword advertising quando tale uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Funzione di indicazione di origine Viola la funzione di indicazione di origine quando la pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati nell annuncio provengano dal titolare del marchio (o da un impresa economicamente collegata a quest ultimo) oppure, al contrario, da un terzo

22 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (2) funzione di pubblicità del marchio. La CG sembra quasi escludere che l utilizzo da parte di un terzo soggetto di una parola chiave che corrisponda ad un marchio di un concorrente possa di per sé solo configurare una violazione funzione di pubblicità funzione di investimento del marchio qualora l uso da parte di un terzo di una parola chiave che corrisponda ad un marchio di un concorrente intralci, in modo sostanziale, l utilizzo da parte del titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli a se fedeli, si deve considerare che questo tipo di utilizzo viola la funzione d investimento del marchio 22

23 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (3) Marchio che gode di notorietà Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente l uso del proprio marchio da parte di un terzo nell ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione). 23

24 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (4) Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare del marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio. In effetti La CG ha cercato di trovare una soluzione che contemperasse gli interessi dei titolari dei marchi, gli interessi dei concorrenti ad utilizzare tutte le possibili strategie di marketing e l interesse dei consumatori a ricevere informazioni veritiere e non ingannevoli 24

25 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 7) Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui.. nel testo della pagina web.. nelle didascalie di immagini.. come link.. come username per l account (es: facebook.com/bugnion) Scopo: traffic diversion, ossia deviare / dirottare traffico Internet 25

26 LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 8) Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna all interno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio comprende il marchio ( gripe site, es: nikesucks.com) Uso illecito? Contemperamento di opposti interessi Libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero (diritto costituzionalmente garantito) Tutela del marchio e della sua reputazione (interesse privatistico) 26

27 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB 27 27

28 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro In genere il surface linking, ossia il collegamento con la home page di un altro sito, è lecito in quanto non genera alcuna confusione. Per contro, il deep linking (collegamento ad una pagina interna del sito altrui) crea maggiori problemi: per essere lecito, il cambio di sito deve essere riconoscibile (ad esempio predisponendo l apertura di una nuova finestra del browser) 28

29 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB FRAMING Attraverso tale sistema, l'utente che si collega ad un dato sito e su di esso utilizza un link, verrà collegato ad una pagina di un altro sito, ma detta pagina verrà visualizzata all'interno della cornice (frame) del primo sito: pertanto gli avvisi pubblicitari posti su questo continueranno a circondare la pagina agganciata ed ogni pagina successiva che gli utenti intenderanno visualizzare 29

30 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Il framing è una pratica tendenzialmente illecita sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria (art n. 1 c.c.) in quanto induce gli utenti a ritenere sussistente un associazione tra le due entità ed eventualmente a sviarli e comporta altresì uno sfruttamento parassitario dell'attività altrui 30

31 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Il Typosquatting è la registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad un marchio noto ma contenente un refuso (in inglese, typo : refuso tipografico e squatting, occupazione abusiva). Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante da errori di battitura nell URL (sfruttamento parassitario del traffico internet dirottato) Contraffazione di marchio e concorrenza sleale 31

32 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Mousetrapping: apertura continua di pop-up (finestre) anche quando si cerca di chiudere la pagina o di tornare indietro. Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior numero di persone; più il sito è visitato, più aumenta il valore economico dello stesso in quanto maggiore è il prezzo di vendita delle inserzioni pubblicitarie offerte per quel sito 32

33 PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Page-jacking: il page-jacker copia la pagina di un sito web noto e lo inserisce in un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web. concorrenza sleale confusoria; possibile violazione del diritto d autore 33

34 I SITI WEB E LA LORO TUTELA

35 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Un sito web può essere tutelato: come opera dell ingegno di carattere creativo attraverso il diritto d autore (L. 633/41) attraverso l art c.c. che sanziona gli atti di concorrenza sleale come opera di design attraverso il disegno e modello industriale (artt. 31 e ss. cpi) 35

36 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Un sito web può essere qualificato come opera multimediale dinamica Il diritto d autore può avere ad oggetto: 1) i singoli contenuti della pagina (es: testi, fotografie, disegni, ecc ); 2) l opera collettiva derivante dalla scelta, organizzazione / coordinamento degli elementi del punto 1); 3) Il c.d. look&feel, ossia la veste grafica del sito quale risulta dall insieme di colori, forme, linee, caratteri, ecc.. e la struttura operativa del programma 36

37 I SITI WEB E LA LORO TUTELA È tutelato il layout esterno oppure il codice sorgente (l insieme di comandi che costituisce il linguaggio di programmazione, es: html), o entrambi? 37

38 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Codice sorgente Layout Non esiste una corrispondenza biunivoca tra un dato layout grafico e un dato codice sorgente è possibile avere una medesima pagina Internet partendo da codici sorgente diversi 38

39 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Se fosse tutelato solo il codice sorgente, si arriverebbe all assurdo di ritenere lecita la copia pedissequa della pagina web che il terzo ha realizzato utilizzando un codice sorgente diverso!! 39

40 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Risposta: Oggetto di tutela è senz altro il layout esterno / veste grafica del sito, (ossia ciò che è visibile dall utente fruitore dell opera) a prescindere dal codice sottostante a condizione che abbia i connotati di un opera dell ingegno nuova e originale. 40

41 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Risposta: Anche la struttura del linguaggio di programmazione (del codice sorgente di un sito web) è oggetto di tutela. La riproduzione totale o di una parte sostanziale della forma di espressione del linguaggio di programmazione può costituire violazione del diritto d autore 41

42 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Nessuna formalità per la costituzione del diritto d autore.. È sufficiente la creazione dell opera perché nasca il diritto! però problemi di prova per quanto concerne la paternità dell opera, la data di creazione dell opera stessa e tutela limitata La tutela riguarda la copia pedissequa 42

43 I SITI WEB E LA LORO TUTELA La tutela del sito web può infine essere affidata all art c.c. che sanziona gli atti di concorrenza sleale idonei a creare confusione con i prodotti e con l attività di un concorrente (art n. 1) oppure, in generale, contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l altrui azienda (art n. 3) Requisiti / limiti: - qualità di imprenditore del soggetto attivo e passivo dell atto -rapporto di concorrenza (anche potenziale) 43

44 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Il sito web può essere tutelato con l istituto del disegno o modello industriale l aspetto dell intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento Per prodotto si intendono anche le presentazioni cui è assimilabile il look&feel Requisiti: Novità + Carattere individuale (impressione generale suscitata nell utilizzatore informato diversa da quella dei disegni / modelli divulgati) 44

45 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Design comunitario n e n del a nome Norland Managed Services Limited 45

46 I SITI WEB E LA LORO TUTELA The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited design n del 27/02/2008 design n del 27/02/2008 design n del 27/02/

47 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Deutsche Telekom AG reg. no da 1 a 14, (classe 14.04) Pagine di internet, Homepage, Estratti di progettazioni web 47

48 I SITI WEB E LA LORO TUTELA Design comunitario registrato: data certa da cui decorre la tutela; presunzione di validità del design tutela massima di 25 anni tutela che si estende alla imitazione (non solo copia pedissequa) Design comunitario non registrato o di fatto tutela limitata a 3 anni dalla data di prima divulgazione (data di prima visualizzazione della pagina web) tutela condizionata alla prova della: notorietà del design tra gli ambienti interessati, anteriorità del proprio diritto (data di prima divulgazione), malafede del terzo 48

49 I SITI WEB E LA LORO TUTELA CONCLUSIONE: La tutela del disegno industriale registrato è preferibile rispetto alla tutela derivante dal diritto d autore e dalla concorrenza sleale 49

50 I SITI WEB E LA LORO TUTELA USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK 50 50

51 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK I Social network hanno rivoluzionato Internet, con una partecipazione sempre più forte di milioni di persone in tutto il mondo. Nuove reti sociali che condividono pensieri ed emozioni, musica, foto e video, amicizie e lavoro. Oggi i Social network sono divenuti una grande opportunità per tutte le aziende. Assieme ai vantaggi che i social network offrono per la costruzione del brand e per il consolidamento dello stesso vi sono anche grandi rischi: dirottatori di marchi, imitatori e soggetti che tentano di offuscare i marchi dei concorrenti

52 USO DI MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Quanto è diffuso l uso di marchi sui social? È sufficiente provare a condurre una ricerca su Facebook utilizzando un marchio noto: il risultato è di decine di pagine incentrate su quel determinato marchio, alcune delle quali prendono solo il nome del marchio e ne riportano anche la grafica. Su ciascuna di queste pagine discutono spesso migliaia di persone

53 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK L uso dei social network ai fini promozionali e commerciali è divenuta una questione di primo piano per le aziende: Una buona strategia implica: 1. conoscere gli obiettivi da raggiungere, 2. formulare un piano di marketing su misura per i Social network, 3. non dimenticare che il monitoraggio deve essere parte integrante di tale piano! 53 53

54 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Importante sapere che L uso da parte delle imprese del proprio marchio sui social NETWORK ed il numero di soggetti che conoscono o che indicano una preferenza per l impresa in questione può aiutare a dimostrare la diffusione del marchio e dell impresa presso il pubblico

55 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK

56 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Facebook è ad oggi il social network che genera più contatti al mondo Molte aziende e brand, sono attivi su Facebook e parlano ai propri clienti attraverso le Fan Page Ufficiale o pagine create ad hoc per promuovere nuovi servizi e iniziative. Ma non sempre le pagine relative ad un determinato marchio nascono con il consenso del proprietario dello stesso, ingenerando il rischio che un utente creda di essere in una pagina ufficiale della società

57 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Consigli per un strategia di marketing sui social network: -Account con logo ufficiale e informazioni di identificazione nei social network di interesse. -Sito web ufficiale che elenchi tutti i canali ufficiali dove il brand è presente con relativo link. -Monitorare le possibili violazioni del marchio per evitare che possano diffondersi informazioni errate a danno della reputazione del proprio brand. -Agire prontamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dai social network, una volta individuate le violazioni

58 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK I SOCIAL NETWORK METTONO A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI DEGLI STRUMENTI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI A SEGUITO DELLE QUALI LE PAGINE DOVE VENGONO USATI I NOMI DEI BRAND IMPROPRIAMENTE VENGONO RIMOSSE 58 58

59 Protezione dei diritti di terzi USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Facebook rispetta i diritti di terzi e si aspetta che l'utente faccia lo stesso. 1. È vietato pubblicare o eseguire azioni su Facebook che costituiscano violazione dei diritti di terzi o delle leggi vigenti in alcun modo. 2. Ci riserviamo il diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli utenti pubblicano su Facebook, nei casi in cui si ritenga che violino la presente Dichiarazione o le nostre normative. 3. Facebook fornirà gli strumenti necessari alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dell'utente. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Come segnalare una violazione della proprietà intellettuale. 4. Se abbiamo eliminato dei contenuti perché considerati in violazione del copyright di terzi, e l'utente che li ha pubblicati ritiene che ci sia stato un errore, ha la possibilità di presentare ricorso. 5. Se l'utente viola ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, Facebook disabiliterà il suo account nei casi in cui lo riterrà opportuno

60 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Segue 5. L'utente non utilizzerà copyright o marchi di Facebook (compreso Facebook, i logo Facebook ed F, FB, Face, Poke, Book e Wall) o simboli simili che possono essere oggetto di confusione, salvo qualora espressamente consentito dalle nostre Linee guida sull'uso dei marchi o dopo aver ottenuto il nostro consenso scritto. 6. Se l'utente raccoglie informazioni da altri utenti, si impegna a: ottenere la loro autorizzazione, specificare di essere lui/lei (e non Facebook) a raccogliere le informazioni, e pubblicare una sua Normativa sulla privacy che spieghi quali informazioni raccoglie e come le utilizza. 7. È vietato pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie sensibili su Facebook. 8. È vietato taggare o inviare inviti via a persone che non sono utenti di Facebook senza il loro consenso. Facebook offre strumenti di segnalazione sociale per consentire agli utenti di inviare commenti sull'aggiunta dei tag

61 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Responsabilità dei Social network I social network potrebbero essere, in linea di massima, assimilabili alla figura soggettiva dell'isp sub specie dell'hosting provider nei limiti in cui tali attività siano svolte in modo esclusivamente automatico e passivo, in quanto ``ospitano'' o rinviano tramite link a contenuti forniti da terzi. il c.d. hosting rappresenta il contratto atipico in base al quale un soggetto il prestatore di servizi si obbliga nei confronti di un altro:. a locare uno spazio di memoria sul proprio server e. a fornire servizi ad esso collegati di varia natura e durata (assistenza tecnica, sviluppo software ecc.) 61 61

62 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Responsabilità dei Social network Art. 16 del D.Lgs. 70/2003 (in attuazione della Direttiva 2000/31/CE) 1. Il prestatore di servizi (hosting) non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del destinatario del servizio, a condizione che il medesimo (ISP): a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; c) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle Autorità compenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Art. 17 del D.Lgs. 70/2003 (assenza di un obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite

63 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Corte di Giustizia UE, sez. Grande, sentenza C-324/09 può essere ritenuto responsabile della eventuale vendita di prodotti contraffatti ed essere obbligato ad adottare delle misure che consentano l'identificazione dei venditori

64 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Corte di Giustizia UE, sez. Grande, sentenza C-324/09 Responsabilità del gestore del mercato online la CG chiarisce che l esonero da responsabilità di cui all Articolo 14 della Direttiva 2000/31 non è applicabile: se il prestatore, anziché limitarsi ad una fornitura neutra di un servizio, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico dei dati forniti dai suoi clienti, svolge un ruolo attivo, prestando un assistenza consistente segnatamente nell ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte; se il prestatore si sia limitato alla fornitura neutra di un servizio, ma sia stato al corrente di fatti o di circostanze che rendevano manifesta l illegalità dell attività o dell informazione e non abbia agito immediatamente in conformità con l art. 14 della Direttiva 2000/31 per rimuovere le informazioni o disabilitarne l accesso

65 USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK Corte di Giustizia UE, sez. Grande, sentenza C-324/09 La CG chiarisce che se il gestore del mercato online non agisce di propria iniziativa per sospendere l utente che viola i diritti di proprietà intellettuale in modo da impedire violazioni ulteriori, i Tribunali nazionali possono ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo

66 CONCLUSIONI: USO DEL MARCHIO NEI SOCIAL NETWORK - La disciplina disposta dal direttiva n. 2000/31/EC e le recenti sentenze della CG mostrano un chiaro orientamento verso una ampiamente riconosciuta responsabilità dei service provider tutte le volte in cui essi siano stati messi a conoscenza dell illiceità di determinati contenuti e non si siano attivati per porre fine all illecito, nonostante l assenza in capo agli stessi di un obbligo di controllo preventivo e generalizzato dei contenuti caricati dagli utenti. - Sembra si stia andando oltre il sistema repressivo del «notice and take down» verso un sistema sempre più di collaborazione e regolamentazione capace non solo di rimuovere ma anche di impedire future violazioni

67 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on-line 67 67

68 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Esaurimento Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n 30 Codice della Proprietà Industriale (Art. 5) 1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio Economico Europeo. 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio

69 Reg. CE 207/2009 (Art.7) Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Esaurimento Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio

70 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Il fenomeno delle importazioni parallele (c.d. grey market) è direttamente collegato al principio dell esaurimento comunitario. Fenomeno per cui operatori economici effettuano importazioni di beni, al di fuori dei circuiti di distribuzione conosciuti dal titolare del marchio o dal licenziatario, allo scopo di trarre profitto dalle differenze di prezzo tra il Paese dove il bene è acquistato ed il Paese in cui questo verrà commercializzato nuovamente

71 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Per i titolari di marchi diviene molto difficile controllare le vendite dei propri prodotti sul mercato ed la situazione si è sicuramente complicata con l uso di Internet per la promozione e la vendita di prodotti di qualsiasi genere. Sicuramente lo strumento contrattuale può costituire un valido supporto per regolare i rapporti con i distributori seppur vi sono limitazioni imposte dal TFUE che vietano determinate intese restrittive della concorrenza. Fino a che punto e con quali modalità il titolare di un marchio è legittimato ad impedire contrattualmente ai propri distributori di utilizzare Internet per vendere i prodotti? In linea di principio le intese volte ad impedire ad un distributore la commercializzazione via internet sono contrarie all Articolo 101 TFUE (ex art. 81 TCE) non rientrando tra quelle esentate dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE), ma il Reg. CE 330/2010 contiene una esenzione per categoria a favore degli accordi verticali dal divieto di intese di cui all art. 101 del Trattato CE

72 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Reg. CE 330/2010 ha ad oggetto i cosiddetti accordi verticali, e cioè, in linea di massima, gli accordi tra operatori che si collocano a livelli diversi della produzione e commercializzazione di beni o servizi (accordi quali tipicamente sono quelli di distribuzione), entrato in vigore il 1 giugno 2010, in sostituzione della precedente disciplina di cui al Reg. CE 2790/1999, contiene una esenzione per categoria a favore degli accordi verticali dal divieto di intese di cui all art. 101 del Trattato CE. (per il caso in cui nessuna delle parti dell accordo stesso abbia una quota di mercato superiore al 30%)

73 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Reg. CE 330/2010 Tale esenzione contiene tuttavia delle eccezioni, di cui all art. 4 del Reg. stesso, per clausole ritenute comunque svantaggiose per il regime di concorrenza anche se inserite in accordi verticali come: -la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l acquirente che è parte contraente dell accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti:..1)la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell acquirente ( ). Viene fatta salva la legittimità di restrizioni delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore, ma restano, invece, illegittime le restrizioni alle c.d. vendite passive, da intendersi come la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti

74 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Comunicazione della Commissione europea Orientamenti sulle restrizioni verticali (2010/C 130/01). Fornisce alcune risposte al tema del commercio elettronico ed alla possibilità di limitare contrattualmente la possibilità di accesso a tale canale di vendita. Punto 52 in linea di principio a qualsiasi distributore deve essere consentito utilizzare Internet per vendere i prodotti

75 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Comunicazione della Commissione europea Orientamenti sulle restrizioni verticali (2010/C 130/01). Restrizioni fondamentali delle vendite passive non esonerate Esempio: accordo con il quale il distributore esclusivo impedisce a clienti situati in un altro territorio (esclusivo) di visualizzare il suo sito Internet o che prevede sul proprio sito reinstradamento automatico dei clienti verso il sito Internet del produttore o di altri distributori (esclusivi); Restrizioni delle vendite attive esonerate Esempio:. pubblicità on line specificamente indirizzata a determinati clienti. banner che mostrino un collegamento territoriale su siti Internet di terzi che rappresentano una forma di vendita attiva sul territorio in cui tali banner sono visibili

76 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line La Comunicazione della Commissione europea Orientamenti sulle restrizioni verticali (2010/C 130/01). Punto 54 Nel quadro dell esenzione per categoria il fornitore può esigere il rispetto di standard qualitativi in relazione all uso di siti Internet per la rivendita dei suoi beni, come può farlo in relazione alla vendita via catalogo o all attività pubblicitaria e promozionale in generale

77 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Rivendita on line dei prodotti: Sentenza della Corte di giustizia C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Caso di commercializzazione attraverso il canale elettronico di cosmetici di marca da parte di farmacie, a fronte di contratti di distribuzione che implicitamente precludevano tale possibilità

78 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Rivendita on line dei prodotti: Sentenza della Corte di giustizia C-439/09 La società attrice rivendicava la necessità di commercializzare i propri prodotti in spazi fisici alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato per fornire una consulenza personalizzata al cliente e di assicurare un utilizzo non corretto degli stessi. Tale argomento non è stato accolto in quanto non ritenuto idoneo a giustificare un divieto di vendita via Internet anche sulla base di precedenti sentenze relative alla vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica e di lenti a contatto

79 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Rivendita on line dei prodotti: Sentenza della Corte di giustizia C-439/09 La CG ha respinto l argomento invocato dal fornitore circa la necessità di preservare l immagine di prestigio dei prodotti di cui trattasi, affermando che l obiettivo di preservare l immagine di prestigio non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell art. 101, n. 1, TFUE (ex art. 81 TCE). La CG ha affermato che Internet non può essere considerato un luogo di stabilimento non autorizzato così come sostenuto dalla società produttrice dei prodotti cosmetici ma andrebbe, piuttosto, qualificata come modalità di commercializzazione dei prodotti contrattuali

80 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Conclusioni Alla luce delle recenti Sentenze della CORTE DI GIUSTIZIA Internet costituisce una modalità di commercializzazione dei prodotti. Precludere, dunque, l uso di internet ai distributori costituisce una limitazione della concorrenza atta a far perdere all accordo il beneficio dell esenzione generale di categoria, salvo in particolari casi. Pertanto, nella redazione di un accordo di distribuzione bisognerà tener presenti tali limitazioni ed inserire solo quelle restrizioni quali, le vendite attive e/o le modalità di vendita su Internet, che potranno tuttavia aiutare l imprenditore a limitare e a controllare meglio la propria rete distributiva

81 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Cosa è possibile fare se un soggetto promuove e commercializza via Internet prodotti originali acquistati lecitamente, utilizzando il relativo marchio per promuoverli, ma a prezzi al di sotto da quelli normalmente praticati e con modalità non appropriate? Non è possibile impedire ad un soggetto la vendita dei prodotti ad un prezzo competitivo rispetto agli altri concorrenti sul mercato, eccetto particolari casi, per il principio del c.d. esaurimento comunitario (stiamo parlando sempre di prodotti venduti all interno della comunità europea!). L uso del marchio altrui ai fini di pubblicità commerciale di un prodotto acquistato regolarmente, è sostanzialmente lecito in quanto le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato (principio del c.d. esaurimento comunitario). Anche secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale degli articoli 5 e 7 della Direttiva 89/104/CE, il rivenditore di prodotti acquistati lecitamente dal titolare del marchio ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita i prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere la vendita di questi ultimi (CG , Dior, GADI 97, 1131)

82 Principio dell esaurimento comunitario e vendite on line Cosa è possibile fare se un soggetto promuove e commercializza via Internet prodotti originali acquistati lecitamente, utilizzando il relativo marchio per promuoverli, ma a prezzi al di sotto da quelli normalmente praticati e con modalità non appropriate? è possibile - Analisi del sito Internet di controparte per verificare se vengono attuate pratiche non consentite come il deep link e/o la riproduzione di pagine di cataloghi originali e/o testi esplicativi degli stessi, senza alcuna indicazione della provenienza di tali immagini, e/o un uso del marchio improprio tale da far ritenere esservi un collegamento diretto tra la società titolare del marchio e retailer. - Nel caso in cui si riscontrasse una di queste pratiche si verrebbe a configurare non solo un illecito sotto il profilo della violazione dei diritti sulle fotografie riprodotte nei cataloghi originali, ai sensi della disciplina sul diritto d autore, ma anche sotto il profilo della concorrenza tra imprese quale attività professionalmente scorretta, ai sensi dell ultimo numero dell art c.c. - Inviare alla controparte una diffida invitandola ad eliminare gli aspetti segnalati e a rendere maggiormente evidente la Sua mera funzione di retailer dei prodotti originali e l assenza di un reale collegamento con la società titolare del marchio

83 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE 83 83

84 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Una azienda che desidera essere competitiva sul mercato non può non tenere in considerazione l opportunità di assicurare il proprio marchio/i registrando uno o più nomi a dominio. In questo modo il sito della azienda sarà rintracciabile dagli utenti internet attraverso la digitazione del marchio prescelto. Si possono registrare diversi nomi a dominio con diverse estensioni tra le quali il.it,.eu,.com,.net,.org,.us,.biz. e la scelta spesso dipende da come si vuole caratterizzare la propria azienda su Internet e dal livello di tutela che si vuole ottenere

85 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Bloccando i domini con le estensioni più importanti -si tutela il proprio brand online da eventuali utilizzi illeciti che tentano di sfruttare notorietà di terzi per ottenere accessi da reindirizzare sui propri siti web e/o di trarre profitto da trattative commerciali aventi ad oggetto la vendita di nomi a dominio uguali o simili a marchi noti. - si evita di sostenere successivamente spese legali e perdere tempo per iniziare eventuali trattative per il trasferimento o procedure di riassegnazione, come vedremo, dall esito non scontato

86 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Bloccare i domini con le estensioni più importanti Oltre ai domini generici.com,.biz,.org,.info,.asia, e ai domini nazionali.it e.eu, un azienda italiana che opera all l estero dovrebbe preoccuparsi di bloccare i domini: dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti, dei paesi dove è prossima una espansione, dei paesi dove dispone di un distributore, dei paesi per i quali non è prevista la procedura di riassegnazione (es:.ru,.com.tr,.by,.ge,.ar,.eg)

87 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Registrare possibili varianti Registrazione dei domini frutto di mistyping (errori di digitazione) nelle principali estensioni (es: roccobaroco.com oltre al roccobaroco.com) Registrazione dei domini difensivi (varianti del dominio principale) nelle principali estensioni (es, a fronte di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial e imperial-fashion)

88 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE NUOVI NOMI A DOMINIO GENERICI I nuovi nomi a dominio generici (es:.fashion,.cars,.tyres) sono diventati realtà. 1) Registrare i domini di secondo livello nelle nuove estensioni di interesse nella fase sunrise (riservata, per l appunto, ai titolari di marchi). 2) Impedire a terzi l assegnazione di domini corrispondenti al proprio marchio che potrebbero creare confusione nella rete

89 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE NUOVI NOMI A DOMINIO GENERICI Trademark Clearinghouse consente ai titolari di marchi registrati anche in un solo paese ed utilizzati, di accedere alla fase sunrise avendo la possibilità di registrare il dominio di secondo livello (es: armani.fashion, toyota.cars, pirelli.tyres) corrispondente al proprio marchio in preferenza rispetto ai terzi; essere tempestivamente informati qualora un terzo richieda la registrazione di un domain name costituito da o contenente il marchio di interesse, anche in aggiunta ad altri termini meramente descrittivi o dispregiativi (es: armanimoda.fashion, MarchioSucks.fashion), avendo quindi la possibilità di presentare un reclamo

90 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE social network Prevenire la violazione dei marchi sui "social network" - registrazione dello user name aziendale per l account in Facebook (es: e Twitter per le proprie pagine personali, paragonabili a veri e propri siti Internet. - In caso di violazioni, è possibile utilizzare gli strumenti creati dai social network e dai siti di aste on-line per contrastare violazioni di marchio e altri diritti di proprietà industriale

91 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Segnalazione di una violazione su facebook 91 91

92 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Segnalazione di una violazione su e-bay Grande piattaforma online dove si possono effettuare compravendite dirette. ebay non verifica la legittimità delle vendite on line ma mette a disposizione dei titolari di diritti di proprietà industriale un programma di verifica dei diritti di proprietà (programma VeRO) che consente ai titolari di un diritto di proprietà intellettuale di segnalare le inserzioni che ne violano la proprietà intellettuale e di far rimuovere le inserzioni che, tramite notifica di violazione del Programma VeRO, sono segnalate come potenzialmente non conformi alle norme di legge

93 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Programma VeRO 93 93

94 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE E, altresì, importante individuare i casi nomi di dominio identici o confondibili con i propri marchi per verificare in che modo gli stessi vengono utilizzati (rivendita autonoma di prodotti originali oppure per la promozione di prodotti concorrenti o, addirittura, contraffatti) e attivarsi prontamente per il loro recupero:. Ricerca di identità e di similitudine. Sorveglianza domini (domain watch) nei diversi registri domini, sia gtld che cctld. Sorveglianza del marchio nel web (web watch) 94 94

95 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza domini (domain watch) 95 95

96 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza del marchio nel web (web watch) Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non consentiti del proprio marchio nella rete Internet quali: uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo generico o descrittivo), brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è citato in un contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi negativi o commenti offensivi all interno di blogs o social networks), uso non autorizzato (es: nel caso un terzo che senza essere licenziatario mette in vendita prodotti recanti il marchio in questione), marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale commerciale)

97 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE TUTELA TECNICA: WATERMARKING Inclusione di informazioni (nascoste) all'interno di un file multimediale, che possono essere successivamente rilevate o estratte per trarre informazioni sulla sua origine e provenienza. Applicabilità: -documenti audio/video; -immagini / fotografie 97 97

98 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE TUTELA TECNICA: WATERMARKING Esempio di watermarking su una fotografia: - = Alpha Photo S.r.l. IMMAGINE CON WATERMARK Comparazione (sottrazione) Alpha Photo S.r.l. : WATERMARK nella fotografia IMMAGINE ORIGINALE NB: chi non possiede immagine originale e non conosce il WATERMARK non può estrarlo né eliminarlo Alpha Photo S.rl. : WATERMARK estratto dalla fotografia 98 98

99 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE TUTELA TECNICA: WATERMARKING Scopi: dimostrare paternità del documento (Diritto di Autore); dimostrare l'originalità di un documento non contraffatto; evitare la distribuzione di copie non autorizzate; marcare caratteristiche specifiche del documento Tracciare il percorso di vendita del documento, utilizzando un marcatore o chiave differente per ogni acquirente

100 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP) Efficacia della prevenzione: -copiatura del sito web -Individuare accessi ripetuti di concorrenti (verifica se sito è sottosorveglianza ) Ulteriori vantaggi: - Design non registrato: prova divulgazione negli ambienti specializzati - analisi del posizionamento / traffico del sito (marketing)

101 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP) /06/ :00 Fastewb Bologna /06/ :30 Telecom Italia Bari Ciascun computer connesso ad internet è individuato da un indirizzo IP IP addess: una dimensione fissa di 32 bit, ossia di quattro parti fra 0 e Sito web:

102 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE MONITORAGGIO ACCESSI (indirizzi IP). Come eseguirlo? - software dedicato sul sito attenzione a normative privacy - strumenti non proprietari:

103 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE CODICE SORGENTE GOOGLE PER MONITORAGGIO ACCESSI IDENTIFICATIVO UTENTE account google <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq []; _gaq.push(['_setaccount', 'UA ']); _gaq.push(['_trackpageview']); (function() { var ga = document.createelement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = (' == document.location.protocol? ' : ' + '.googleanalytics.com/ga.js'; var s = document.getelementsbytagname('script')[0]; s.parentnode.insertbefore(ga, s); })(); </script>

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106 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Limitato a: news blogs video discussioni libri Frequenza: occasionale o setimanale IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MONITORAGGIO (QUERY DI RICERCA): ammessi tutti gli operatori di ricerca (and, or, )

107 AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE ESEMPIO DI MONITORAGGIO SU GOOGLE ALERT: QUERY DI RICERCA BUGNION, TIPO DI RISULTATO: TUTTO

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109 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE DOMAIN NAME: principi fondamentali Il sistema di assegnazione dei domain name è molto più semplice e veloce rispetto al sistema di registrazione dei marchi ed è basato su due principi fondamentali: First come, first served (criterio di mera priorità cronologica) Ogni dominio viene assegnato esclusivamente in base alla priorità cronologica della richiesta Principio di unicità del nome a dominio (non possono esistere due indirizzi internet identici) Una volta che viene assegnato un nome a dominio, nessun altro potrà usufruirne

110 . AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Marchi e nomi a dominio Dopo una fase iniziale nella quale il nome a dominio era inquadrato come mero indirizzo telematico i Giudici hanno dovuto prendere atto della enorme potenzialità dello stesso.. Con l entrata in vigore del CPI è stata confermata la centralità del ruolo del nome a dominio in rete, conferendo allo stesso la tutela degli altri segni distintivi. Art. 22 C.P.I. Unitarietà dei segni distintivi Art. 12 C.P.I. Novità Art.133 C.P.I. Tutela Cautelare Art. 118 C.P.I. Tutela Ordinaria

111 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Differenze marchi e nomi a dominio La registrazione dei marchi e l assegnazione del nome a dominio sono di competenza di due diverse autorità completamente autonome ed indipendenti l una dall altra; Tale sistema rende possibile a chiunque registrare come nome a dominio un marchio altrui; Il principio di unicità del nome a dominio contrasta con il principio di territorialità e di specialità dei marchi

112 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE CYBERSQUATTING fenomeno di accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui Finalità principale: realizzazione di lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse. Finalità alternativa: concorrenza sleale, es. sviare la clientela del concorrente sul proprio sito o sui propri prodotti

113 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Niki Grauso: domini Il fenomeno del cybersquatting dilaga. Un certo Niki Grauso in brevissimo tempo registra circa domini (di cui molti con suffisso.it), nel pieno rispetto delle norme allora vigenti. Fra i nomi registrati, compaiono numerosi marchi noti e nomi di personaggi famosi. Alcuni dei personaggi politici coinvolti intervengono a stimolare una discussione che altrimenti difficilmente sarebbe sorta

114 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Si tenta una soluzione Si cerca il modo per consentire ai titolari di nomi e marchi di riconquistare i corrispondenti nomi a dominio sottratti, senza affrontare i tempi ed i costi connessi ad una causa ordinaria

115 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE L ICANN: una soluzione possibile l ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) introduce per i nomi a dominio con estensione.com,.net, e.org un procedimento amministrativo di risoluzione delle dispute relative ai nomi a domino rapido ed efficace (le c.d. MAP - Mandatory Administrative Proceedings)

116 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE DOMAIN GRABBING: POSSIBILI STRADE PERCORRIBILI: Trattativa commerciale Procedura di riassegnazione Arbitrato Irrituale Ricorso alla procedura giudiziale

117 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Registro del cctdl.it ITALIA: Gestione dei nomi a dominio.it - responsabile dell assegnazione dei nomi a dominio; - responsabile della regolamentazione delle procedure di riassegnazione mediante la definizione delle regole di naming. Principali regole - Obbligo di registrazione presso il registro. - Principio del first come first served. - Possibilità di registrazione di più domini, anche per i privati sprovvisti di partita IVA, a differenza di quanto accadeva prima del Possibilità di assegnazione del nome a dominio.it solo a soggetti appartenenti ad un Paese membro dell Unione Europea - Revocabilità del nome a dominio d ufficio (mancanza requisiti o documenti richiesti), su richiesta della autorità competente (a seguito di un provvedimento giudiziario o altro provvedimento emesso da una autorità competente)

118 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Procedura alternativa di risoluzione delle dispute (ADR Alternative Dispute resolution) modellata sull analogo procedimento previsto dall ICANN per i nomi a dominio registrati nel gtld ed è disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento Dispute. Il procedimento viene gestito da organizzazioni denominate Prastatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD), presso le quali sono costituite liste di esperti a cui spetta il compito di verificare la titolarità dei nomi a dominio

119 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Scopo combattere l accaparramento del nomi a dominio con estensione.it e trasferire l assegnazione del nome a domino a chi ne ha il diritto. Presupposti Nome a dominio deve essere oggetto di opposizione. Solo da soggetti comunitari

120 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione IL PROCEDIMENTO Ispirato a criteri di rapidità semplicità Il Ricorrente inoltra reclamo presso un PSDR potendo stabilire se la procedura verrà gestita da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. IL costo del procedimento è interamente sopportato dal Ricorrente e deve essere versato in anticipo. Il PSDR riceve il ricorso via e in formato cartaceo provvedendo all invio al resistente

121 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione I TEMPI ENTRO 25 GIORNI il resistente può replicare Decorso tale termine il PSDR nomina il collegio/arbitro ENTRO 15 GIORNI (Salvo il caso, peraltro raro, di nuove esigenze istruttorie) decisione Entro 4 giorni il PSDR comunica la decisione alle parti

122 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Possibilità di ricorso presso il giudice il Registro provvede al trasferimento del nome a dominio a meno che non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. L introduzione di un tale giudizio blocca l esecuzione della decisione e la riassegnazione del nome a dominio. Se invece nulla perviene al Registro entro tale periodo, il dominio viene revocato al precedente assegnatario e riassegnato al vincitore

123 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Identità/Similitudine Perchè una procedura di riassegnazione possa essere considerata ammissibile è necessario, in primo luogo che il nome a dominio sia identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti

124 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Valutazione del rischio di confusione La componente verbale è prevalente Non rileva il fatto che il marchio azionato non sia costituito dalla sola denominazione corrispondente al nome a dominio ma anche da una componente figurativa. La componente verbale è da ritenersi prevalente. Il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica o presenti un elemento figurativo non esclude la pressoché identità e la potenziale confusione con il nome a dominio costituito da un espressione verbale identica o molto simile

125 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Valutazione del rischio di confusione Il marchio non deve essere identico basta la similitudine Il nome a dominio Warnervillage.it è stato riassegnato sulla base dei diritti del ricorrente sul diverso marchio registrato Warner Bros di sicura fama

126 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione Diritti e legittimi interessi L assegnatario del nome a dominio non deve avere diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio. Il resistente, per poter evitare la soccombenza deve provare: che prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi. di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. che sta facendo un uso non commerciale del nome a dominio, oppure commerciale senza l intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato

127 Tutela giuridica dei nomi a dominio La procedura di riassegnazione IL caso TUTTOMOTO.IT Nella procedura di riassegnazione del nome di dominio TUTTOMOTO.IT il resistente è un rivenditore di motociclette, il ricorrente una nota casa editrice. Il resistente vince dimostrando che: - La sua officina è conosciuta come tuttomoto - ll sito internet è attivo da molti mesi nel momento in cui la procedure è stata avviata; - l offerta di è fatta in buona fede poiché manca ogni rapporto di concorrenza con la richiedente

128 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Italia: procedura di riassegnazione Circostanze di malafede (Art. 3.7 Regolamento di risoluzione delle Dispute) Il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. Es. il resistente ha offerto di vendere il nome a dominio al ricorrente con offerta scritta oppure è un cybersquatter abituale

129 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Circostanze di malafede Il dominio è stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente. Es. il nome a dominio corrisponde ad un marchio noto nel settore dell abbigliamento ma è utilizzato per illustrare l attività di un altra impresa operante nel medesimo settore

130 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Circostanze di malafede Il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente. Es. il nome a dominio corrisponde al nome del concorrente, il consumatore è convinto di trovare i prodotti del concorrente ma trova notizie negative e giudizi poco lusinghieri circa l attività del concorrente

131 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Circostanze di malafede L utilizzo per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. Es. il nome a dominio gucci.it viene registrato per un progetto di e-commerce comprendente anche prodotti falsamente attribuiti a Gucci. Il collegio può comunque desumere la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da qualsiasi altra circostanza emerga nel corso della procedura di riassegnazione

132 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione Caratteristiche "non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso alla magistratura. non garantisce la piena liceità di un nome a dominio ma solo la conformità ai criteri previsti dal regolamento e non al complesso delle norme dell ordinamento giuridico. non si possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente soccombente al rimborso al ricorrente delle spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese processuali di difesa incontrate dal resistente

133 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO MEDIASET Mediaset S.p.A., titolare di altri domain names come mediaset.it, mediaset.net e mediaset.info, dimentica di rinnovare la registrazione relativa a quello Il dominio finisce all asta ed è regolarmente acquistato dal sig. Didier Madiba, proprietario della società Fenicius LLC of Wilmington (Delaware, USA), che lo utilizza per vendere i propri prodotti (come detto, dispositivi di elettronica ovvero media-sets)

134 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO MEDIASET Mediaset si rivolge all Arbitration and Mediation Centre della World Intellectual Property Organization (WIPO) ed invocando l applicazione della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Case No. D : Mediaset S.p.A. v. Didier Madiba, Fenicius LLC). Secondo la ricostruzione della fattispecie concreta offerta dai legali di Mediaset S.p.A., il domain name mediaset.com è identico a marchi registrati Mediaset, il sig. Didier Madiba non avrebbe avuto alcuno specifico diritto sul nome a dominio e, soprattutto, avrebbe registrato ed utilizzato lo stesso in mala fede

135 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO MEDIASET il Panel del WIPO ha ritenuto assolutamente insussistente il presupposto della mala fede sottolineando in particolare come Mediaset S.p.A. non sia riuscita a dimostrare in alcun modo la presenza degli elementi di fatto (Evidence of Registration and Use in Bad Faith ) che avrebbero dovuto far ritenere sussistente la mala fede del sig. Didier Madiba. Il Panel ha posto l accento sull acquisto legittimo del nome a dominio all asta e sulla genericità della dicitura media set, indicante in lingua inglese proprio l oggetto dell attività d impresa di Mr. Madiba

136 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Ricorso cautelare IL CASO MADIASET Mediaset depsita ricorso cautelare dinnanzi alla magistratura italiana La nona sezione del Tribunale civile di Roma, con ordinanza pronunciata nel procedimento d urgenza n. 1193/12, riconosce che la registrazione del dominio mediaset.com da parte della Fenicius LLC è stata compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio Mediaset e, pertanto, risulta illecita in quanto contraffattoria del medesimo. Sulla base di tale presupposto, alla Fenicius LLC è stato ordinato di cessare l uso del dominio con fissazione di una penale di euro per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento

137 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE IL CASO ARMANI Luca Armani, semplice artigiano lombardo, registra il dominio armani.it corrispondente al suo cognome e ci pubblicizza la sua attività. La Emporio Armani spa ricorre inizialmente alla procedura di riassegnazione con esito negativo in quanto gli arbitri riconoscono l'interesse legittimo nell'uso del dominio armani.com derivante dal nome dell'assegnatario e l assenza di una attività parassitaria e di mala fede. La Emporio Armani inizia un procedimento ordinario, più lento e oneroso rispetto alla procedura di riassegnazione, ma che da ragione al più famoso Armani stilista basando le sue argomentazioni proprio sulla notorietà del marchio

138 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO BARBIE Il dominio È una delle più note bambole del mondo, prodotta dalla Mattel con gli altri numerosi prodotti regolarmente contraddistinti dal marchio registrato, notorietà confermata in Italia anche dal risalto che trova sulla stampa (gli viene dedicato anche un libro). Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse l esistenza, al momento della registrazione. Sul marchio, inoltre, la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto

139 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO BARBIE - La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela la circostanza verificabile su internet che la resistente ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all attività della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it) - Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere svolta alcuna attività: l indirizzo corrisponde ad una pagina standard attestante unicamente l avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom; esso, inoltre, è ancora vuoto. - La registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell ambito di un più ampio disegno accaparratorio

140 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La procedura di riassegnazione IL CASO Bruce Springsteen Il dominio La rock star Bruce Springsteen perde la procedura di riassegnazione intentata contro un gruppo di fan per ottenere l'uso del dominio. Secondo l arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha violato i diritti del musicista, registrandolo. Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse legittimo a mantenere il dominio, mentre il musicista non è riuscito a dimostrare l utilizzo del dominio in maniera non corretta, o che il fan club abbia tentato di vendere il nome

141 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Cenni sulla procedura arbitrale A metà strada tra la procedura di riassegnazione e il procedimento ordinario si colloca l ARBITRATO. Il ricorso alla clausola arbitrale può essere esplicitato al momento della registrazione di un nome a dominio, ovvero successivamente (Art. 2.1 Regolamento Dispute)

142 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Cenni sulla procedura arbitrale Il Collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio. È in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 (dieci) giorni lavorativi per presentare le proprie difese, i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 (dieci) giorni lavorativi per le repliche, nonché a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una sola di esse (Art. 2.4 Regolamento Dispute)

143 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Cenni sulla procedura arbitrale Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il Collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio assegnato oggetto di opposizione. Tali provvedimenti sono eseguiti dal Registro. Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il Collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste (Art. 2.5 Regolamento Dispute). Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente Regolamento dispute e delle norme dell'ordinamento italiano. La decisione del Collegio arbitrale è inappellabile nel merito (Art. 2.6 Regolamento Dispute)

144 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Cenni sulla procedura arbitrale Ciononostante il ricorso al citato arbitrato è statisticamente assai modesto, soprattutto poiché si tratta di un procedimento molto più costoso di una procedura di riassegnazione

145 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Trattative commerciali Proprio il problema dei costi delle procedura per ottenere il trasferimento di un dominio registrato illegittimamente da altri rende spesso preferibile il ricorso alla trattative commerciali anche in casi in cui potrebbe ottenersi facilmente una sentenza o una decisione favorevole

146 AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Procedura giudiziale I presupposti per poter ricorrere alla procedura ordinaria sono quelli di cui all art. 19 comma 2 (mala fede) e 22 C.P.I. ( unitarietà dei segni distintivi) ai sensi del quale un marchio di impresa non rinomato può essere di ostacolo all uso di un nome di dominio usato nell attività economica se, a causa dell interferenza merceologica, può determinarsi un rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione Se il marchio anteriore è rinomato, il divieto di uso vale anche in assenza di interferenza merceologica, se indebito vantaggio o pregiudizio