Rivista. dottrina e giurisprudenza commentata

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2 Rivista dottrina e giurisprudenza commentata Direzione scientiica: Filippo Annunziata, Paoloefisio Corrias, Fulvio Cortese, Matteo De Poli, Raffaele Di Raimo, Aldo Angelo Dolmetta, Alberto Gallarati, Raffaele Lener, Paola Lucantoni, Alberto Lupoi, Daniele Maffeis, Elisabetta Piras, MaddalenaRabitti, Filippo Sartori, Maddalena Semeraro, Antonella Sciarrone Alibrandi Direzione esecutiva: Alberto Gallarati, Paola Lucantoni, Elisabetta Piras, Francesco Quarta, Maddalena Semeraro Comitato editoriale: Francesco Auteliano, Jacopo Crivellaro, Stefano Daprà, Massimo Mazzola, Manila Orlando, Andrea Marangoni, Carlo Mignone, Edoardo Rulli, Francesco Scarfò, Stefania Stanca. Gli articoli pubblicati in questa rivista sono stati sottoposti a valutazione da parte di due revisori con il sistema del doppio cieco.

3 «Perché voi valete»: marchi ostensivi e interessi protetti (nella prospettiva del giusto rimedio civile) 1 SOMMARIO: 1. Il peculiare ruolo del marchio nel mercato dei prodotti della moda e del lusso: da indicatore di provenienza o di qualità ad elemento essenziale che induce il consumatore all acquisto. Marchio ostensivo come marchio forte e variazioni giurisprudenziali sul tema della confondibilità: nullità nella prospettiva della confondibilità tra segni; validità nella prospettiva che esclude in concreto il pericolo di confusione tra prodotti. 2. Segue. Limiti e contraddizioni della distinzione tra marchi forti e marchi deboli. Dall aderenza concettuale alla capacità distintiva come concetto dinamico: il rilievo degli investimenti pubblicitari effettuati per promuovere il marchio. Segni deboli, segni forti e segni troppo forti, tra tutela assoluta e intervenuta volgarizzazione: l «Oscar» dell incertezza. Primo ordine di conclusioni: nomina nuda tenemus. 3. Affievolimento del messaggio sulla fonte d origine nel settore della moda: la circolazione dei marchi che corrispondono al nome degli stilisti. Interesse del titolare a monetizzare il valore attrattivo del segno ed interesse dei consumatori a non essere tratti in inganno: l orientamento giurisprudenziale comunitario. 4. Superamento della confondibilità intesa come giudizio tecnico incentrato sulla rilevazione statistica dell errore sulla fonte imprenditoriale: dilatazione della confondibilità o tutela oltre i limiti del pericolo di confusione? 5. Pretesa disgiunzione tra i segmenti di disciplina che compongono gli statuti del marchio (attrattivo, distintivo, non decettivo) e alternatività dei rimedi esperibili: osservazioni critiche. L uso ingegnoso e l uso parodisitico del marchio altrui nella prospettiva sistematica ed assiologica: qualificazione della concreta fattispecie di interferenza e bilanciamento degli interessi in gioco. 6. Segue. Rimedi caducatori della proprietà industriale in assenza di confusione sull origine imprenditoriale. Nullità della registrazione del marchio qualora la stessa, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, si inscrive nel contesto di un operazione commerciale parassitaria. Possibile configurazione di un inganno rilevante sulla morfologia del simbolo in sé: conseguente azionabilità dei rimedi a tutela del consumatore quale portatore di un interesse direttamente pregiudicato dalla pratica commerciale. 1. Dopo una stagione di trasformazioni radicali nell architettura normativa della nomenclatura commerciale, l unitarietà concettuale e la tenuta in sede applicativa del diritto dei marchi sono state in massima parte devolute a questi due elementi: il collegamento con l uso imprenditoriale e l estraneità del segno al prodotto. I segni, tutti i segni, sono appropriabili come marchi a condizione che li si adotti per contraddistinguere o per reclamizzare prodotti o servizi imprenditoriali 1. 1 Il rapporto tra funzione distintiva e funzione attrattivo-promozionale occupa una parte considerevole del dibattito dottrinale, per le sue linee essenziali v. G.E. SIRONI, Ambiti di tutela del marchio, in M. SCUFFI ed M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, Padova, 2013, p. 249 s. Secondo una parte della dottrina, la tutela contro il rischio di confusione di cui all art. 20, comma 1, lett. b, c.p.i. rappresenta l ipotesi centrale del sistema, alla quale si aggiunge, per alcuni marchi, la protezione oltre il rischio di confusione prevista dalla disposizione successiva (per tutti v. A. VANZETTI, Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati, in Dir. ind., 2007, p. 7 ss.). Secondo un altra impostazione, la funzione principale del marchio è oggi quella di comunicare messaggi al consumatore, di modo che la funzione distintiva sarebbe solo una componente della prima nel senso che tra i messaggi comunicati L estensione dei requisiti soggettivi, tale da ricomprendere anche il soggetto non imprenditore che si propone di prestare il consenso all uso che altri faccia del marchio, «non significa che chiunque può registrare un marchio senza limiti di sorta» 2. Al contrario: se tutto è registrabile anche da chi non vuole, non può o non sa fare l imprenditore, è altrettanto vero che ogni segno è registrabile «alle medesime condizioni e che soggiace alle medesime regole e sanzioni» 3. Ancóra, il marchio è protetto non in quanto tale o in quanto parte del prodotto, ma quale «segno», «simbolo» 4, in virtù della sua attitudine a comunicare un complesso di informazioni al pubblico dei consumatori 5. In quanto segno tra altri segni, il marchio significa qualcosa che è altro da sé 6. La disciplina del marchio non è peraltro disciplina di tutte le possibili condizioni d uso del segno, bensí del suo utilizzo strumentale all esercizio dell attività d impresa. In quanto fattispecie costitutiva di un diritto di proprietà industriale, ovvero del complesso di facoltà esclusive esercitabili dal titolare su di uno strumento dell attività economica, il marchio rileva unicamente in funzione del collegamento attuale o potenziale del messaggio con una fonte di decisioni imprenditoriali, pur continuando ad essere giuridicamente altro rispetto al prodotto contrassegnato. La generalizzazione, all interno della disciplina del marchio, del messaggio relativo alla provenienza imprenditoriale del prodotto, riflette un economia di massa nella quale i beni si prestano facilmente a comporre categorie merceologiche omogenee e si differenziano per lo piú sulla base di «unobservable features» 7 in grado di rivelarsi al consumatore solo nel momento successivo all acquisto. In siffatto vi rientra anche quello relativo all origine dei prodotti o servizi: C. GALLI, La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in AA.VV., Segni e forme distintive. La nuova disciplina, Milano, 2001, p. 19 ss. 2 Chiarificatore su questo punto un passo di P. SPADA, La registrazione del marchio: «i requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto, in Riv. dir. civ., 1993, II, pp. 435 ss., Prime fra tutte quelle dell uso imprenditoriale e della decadenza per non uso: P. SPADA, o.l.c. 4 Cosí S.L. CARTER, The Trouble with Trademark, in 99 Yale L.J., 1990, pp. 759 ss., 761. Cfr. N.S. ECONOMIDES, The Economics of Trademarks, in 78 Trad. rep., 1988, p. 523 s. 5 Sulla natura di segno del marchio d impresa, sulla sua attitudine a comunicare un complesso di informazioni al pubblico dei consumatori, poggiano gli studi giuseconomici (W.M. LANDES e R.A. POSNER, The Economics of Trademark Law, in 78 Trad. rep., 1988, p. 267 ss.; IID., Trademark Law: An Economic Perspective, in 30 Journ. L. & Econ., 1987, p. 265 ss.), ma anche quelli che mirano ad affrancare la protezione giuridica dei segni usati in àmbito commerciale dalla concezione filo-concorrenziale, legata a doppio filo al messaggio relativo all origine del prodotto: C. GALLI, Funzione del marchio ed ampiezza della tutela, Milano, 1996, spec. p. 208 ss.; ID., I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di giustizia C.E., in Riv. dir. ind., 2004, 2, p. 137 ss.; ID., La contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina: la lunga marcia dalla tutela contro la confondibilità a quella contro il parassitismo, in Dir. ind., 2014, 3, p. 219 ss. 6 Non diversamente dal lemma scelto ad occhi chiusi dalle pagine di un dizionario, dal dipinto esposto in una galleria oppure da due persone che comunicano mediante il linguaggio LIS, segno è «qualunque cosa sensibile che oltre a manifestare se stessa sia anche idonea a manifestare un altra cosa con cui sia in qualche modo connessa»: in questi termini A. VANZETTI, voce Marchio, in Enc. giur., XIX, Roma, 1988, p N.S. ECONOMIDES, The Economics of Trademarks, cit., p. 526 s. 2

4 contesto la nomenclatura commerciale recita un ruolo tipicamente concorrenziale: tutelando il marchio nei limiti del rischio di confusione, e prima ancóra istituendo un nesso indissolubile tra il marchio ed una e una sola impresa, la tecnica si mostra interamente preordinata a creare le condizioni necessarie ancorché non sufficienti perché «la mano invisibile di liberistica memoria selezioni i migliori ed emargini i peggiori» 8. Il marchio permette infatti agli imprenditori di farsi identificare e ai consumatori di identificarli, con ciò facilitando il processo di selezione sul lato della domanda e stimolando le imprese ad ingaggiare una gara che si svolge «on merits» 9, basata cioè sulla qualità intrinseca dei prodotti e dei servizi offerti. Diversamente nel mercato dei prodotti della moda e del lusso. Qui un ruolo determinante nelle scelte di consumo lo giocano elementi irrazionali, pubblicitari e suggestivi in virtú dei quali il marchio, anziché indicare una provenienza o una qualità «intrinseca» del prodotto, diviene esso stesso qualità, meglio la principale se non addirittura l unica qualità del prodotto che induce il consumatore all acquisto 10. Prendiamo due borse identiche, fatte dello stesso materiale e con identica finitura, una delle quali si differenzia dall altra perché vi compare il logo di Vuitton piuttosto che le «G» di Gucci. Sono due prodotti diversi oppure quei loghi rappresentano, anche in questo caso, l aggiunta di un segno «per definizione» 11 estraneo al prodotto? Come incide sul giudizio di contraffazione la circostanza che certi prodotti vengono acquistati non solo (o non tanto) per godere delle loro qualità «intrinseche», bensí allo scopo di ostentare il messaggio veicolato dal marchio, tenendolo bene in vista nei rapporti con i terzi? L interferenza illecita da parte di segni simili presuppone una confusione ingenerata nei consumatori al momento dell acquisto 12 8 P. SPADA, Il vendicatore del pubblico ovvero la legittimità costituzionale della protezione dei marchi, in Dir. ind., 2007, 2, pp. 143 ss., 145. Cfr. A. VANZETTI, Equilibrio di interessi e diritto al marchio, in Riv. dir. comm., 1960, I, p. 254 ss. 9 Sulla nozione di concorrenza on merits e di efficienza, v., per tutti, F. DENOZZA, Chicago, l efficienza e il diritto antitrust, in Giur. comm., 1988, I, p. 5 ss. 10 In molti settori di mercato il marchio rappresenta oggi un fattore di appetibilità che c entra poco o nulla col messaggio sulla qualità intrinseca del prodotto contraddistinto e finanche con la capacità di comunicare la provenienza del bene da una determinata azienda o da un determinato centro di decisioni imprenditoriali. Cfr. V. FALCE, La funzione attrattiva del marchio. profili di rilievo concorrenziale, in Giur. comm., 2006, 5, p. 794 ss. Sul punto, vedi anche P. SPADA, Creazione ed esclusiva, trent anni dopo, in Riv. dir. civ., 1997, p. 215 ss. 11 Cosí A. VANZETTI, I marchi nel mercato globale, in Riv. dir. ind., 2002, 3, p Particolarmente significativa si mostra la proposta avanzata dalla dottrina statunitense che fa leva sul concetto di «post-sale confusion» per allargare le maglie della tutela stabilita nella sezione 32 del Lanham Act, adattandola ai casi in cui il rischio di confusione riguarda non l acquirente, perfettamente consapevole che si tratta di prodotti non originali, bensí i terzi che successivamente vedono questo prodotto nelle mani dell acquirente: M.J. ALLEN, Who Must Be Confused and When? The Scope of Confusion Actionable under Federal Trademark Law, in 81 Trad. Rep., 1991, p 209 ss. In argomento, nella dottrina italiana v. C. GALLI, Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione, in Dir. ind., 2007, 1, p. 86 s. e P.L. RONCAGLIA, Nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio, in AA.VV., Segni e forme distintive: la nuova disciplina, Milano, 2001, p. 367 ss. 3 anche in quei settori di mercato dove sia proprio l acquirente, piú che il venditore, a voler far passare per originale il segno contraffattorio? Questo tipo di marchi e in generale i marchi ostensivi «i marchi cioè che i terzi possono vedere dopo che il prodotto è stato acquistato, nel corso del suo uso normale, e che sono apposti al prodotto apposta per venire visti, non da chi compra e nel momento in cui compra, ma da terzi» 13 rappresentano nell opinione comune dei valori «aggiunti» rispetto al prodotto. Specchio fedele di questo fenomeno è la stessa evoluzione delle tecniche contraffattive. Com è noto, la falsificazione ingegnosa dei prodotti-simbolo della moda tra i piú gettonati, a quanto pare, le borse Louis Vuitton e Gucci è realizzata mediante l apposizione di segni non identici ma simili, opportunamente strutturati in modo da richiamare agli occhi dei consumatori i marchi originali differenziandosene al contempo mercé l adozione di convenienti varianti grafiche. È agevole osservare come queste tecniche di assimilazione prendono di mira non già l obiettivo «classico» di indurre in errore il consumatore, che qui sarebbe perfettamente consapevole di acquistare un prodotto non originale, ma piuttosto il fine di agganciarsi in modo parassitario alle informazioni ed alle suggestioni incorporate nel marchio famoso principalmente attraverso gli investimenti del titolare nella pubblicità commerciale. Sono queste informazioni e suggestioni, in definitiva, a formare gran parte del valore del marchio sul mercato. La distinzione tra marchi forti e marchi deboli, pur essendo priva di una base normativa espressa, assume anche in questa materia il ruolo di premessa logica necessaria del giudizio di confusione. In altri termini la giurisprudenza, come detta il consueto canovaccio, comincia quasi sempre col classificare i loghi in conflitto sulla base del criterio della forza distintiva del segno in sé considerato 14. Maggiore è la forza distintiva del segno, piú estesa sarà la tutela ad esso attribuita nei confronti di segni meno simili oppure impiegati per designare prodotti o servizi meno affini. Vale la pena di rammentare alcuni dei sottointesi che fanno scattare questo discutibile automatismo: l ampio spazio lasciato libero dai marchi di fantasia ai concorrenti sui quali incombe l obbligo di differenziarsi, maggiore a confronto dei marchi che viceversa occupano porzioni di elementi descrittivi del linguaggio ordinario; l idea che sia giusto ricompensare lo sforzo creativo all origine del marchio di fantasia; non ultima, la regola di comune esperienza secondo la quale il marchio forte, imprimendosi piú a fondo nella mente del consumatore, provocherebbe un rischio di confusione presso il pubblico statisticamente piú elevato Cosí A. VANZETTI, o.l.c. 14 Secondo Cass., 9 febbraio 1995, n , in Mass. Giust. civ., 1995, p. 318 ss. la soluzione della questione concernente la qualificazione di un marchio come forte oppure debole, che esplica «fondamentali conseguenze» sul piano della tutela giurisdizionale in particolare in tema di apprezzamento della confondibilità fra segni distintivi, è suscettibile di passare in giudicato laddove abbia costituito un «antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia» e su di essa non sia stata proposta impugnazione con specifico motivo di gravame. 15 Un accurato bilancio dei fondamenti (e delle contraddizioni) che la giurisprudenza pone a base della distinzione fra marchi forti e marchi deboli si legge in M.S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli, in Dir. ind., 2007, 1, p. 43 s. Parlando di marchi deboli, osserva l a., si possono intendere cose molto diverse: si può voler dire, da un lato, 4

5 Tanto per tastare preliminarmente il polso si fa per dire al criterio dell aderenza concettuale, in giurisprudenza sono stati considerati forti i marchi: «Corvo» per vini 16 ; «Il Gambero Rosso» nel settore gastronomico ed alimentare 17 ; il marchio «Primi Vezzi», registrato da un impresa produttrice e distributrice di articoli di abbigliamento per l infanzia 18 ; il marchio registrato «Anema e core», utilizzato per l attività di ristorazione e di intrattenimento musicale presso l omonimo locale in Capri 19 ; il marchio «Diablo» per pneumatici 20. Ed ancóra, per la giurisprudenza sono marchi forti: «asso» per prodotti di pulizia, «malizia» per biancheria intima femminile, «pastorella» per prodotti caseari, «kickers» per calzature, «grand soleil» per tende e campeggio, «cuore» per olii e grassi commestibili, «buondí» per dolci da colazione, «centenario» per brandy invecchiato, «cric croc» per patate fritte 21. Viceversa sono stati considerati deboli dalla giurisprudenza i segni «Perle di Ferrari» 22, «Havana Club» 23, «Salernitana calcio» 24, «911» 25, «Radio Cuore» 26 ed il che ci sono marchi piú o meno capaci di essere ricordati e confusi dal consumatore ed hanno di conseguenza accesso ad una tutela maggiore o minore nei confronti di imitazioni piú o meno lontane; oppure si può voler dire che certi marchi, appunto quelli c.d. deboli, devono essere tutelati meno degli altri per evitare che si formi un «monopolio indiretto sul prodotto» o che siano «sottratti al pubblico» segni che devono «essere e rimanere di pubblico dominio». Se le due concezioni possono in pratica sovrapporsi, la rispettive ragioni spingono in direzioni antitetiche: «se si segue la tesi per cui è decisivo il criterio per cui si deve lasciare spazio ai concorrenti, potrebbero convivere marchi la cui compresenza sul mercato comporta per il pubblico un rischio di confusione; viceversa, per evitare il rischio di confusione, dovrebbero essere tutelati anche marchi potenzialmente capaci di dare un risultato monopolistico». 16 Trib. Palermo, 17 febbraio 2000, in Riv. dir. ind., 2001, II, p. 128 ss. 17 Trib. Roma, 4 febbraio 2010, in Riv. dir. ind., 2010, 2, II, p. 198 ss. 18 Rispetto al quale la denominazione «Piccoli Vezzi», utilizzata da altra impresa non rappresentava una variazione risolutiva, tale da escludere la contraffazione: Cass., 29 luglio 2009, n , in Riv. dir. ind., 2010, 4-5, II, p. 381 ss. 19 In quanto privo di attinenza con i prodotti e i servizi di riferimento. Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha dichiarato la nullità del marchio successivo «L anema e core», utilizzato da altra società come insegna di un locale piano bar sito nella vicina isola di Ischia: Trib. Napoli, 25 luglio 2006, in Foro it., 2006, 12, c ss. 20 Trib. Milano, 2 novembre 2010, in Riv. dir. ind., 2011, 3, p. 171 ss. con nota di V. FRANCESCHELLI, Diavolo che marchio! 21 Per gli opportuni riferimenti si rinvia a V. FRANCESCHELLI, o.l.c. 22 Perché consiste in una parola francese che evoca, «per assonanza e concettualmente», il termine perlage, indicativo della «caratteristica effervescenza dello champagne e degli spumanti»: Trib. Torino, sez. spec., 25 febbraio 2014, in Foro it., 2014, 6, I, c ss. 23 In quanto il primo componente ha ad oggetto un nome geografico, meramente indicativo del luogo di provenienza della bevanda alcolica, mentre il secondo componente è indicativo del luogo di consumo abituale del prodotto: Cass., 16 aprile 2008, n , in Riv. dir. ind., 2008, 6, II, p. 569 ss. 24 Per Trib. Napoli, 18 aprile 2006 lo stemma di una squadra di calcio non contiene elementi particolarmente originali a causa del legame profondo che esiste fra la denominazione del club sportivo e la città di appartenenza. 25 È stato altresí considerato debole da App. Trieste, in Foro pad., 2013, I, p. 38 ss. il marchio «911», registrato da una celebre casa automobilistica tedesca. Secondo questa pronuncia, i marchi numerici, pur essendo costituiti da un espressione che ha un «significato 5 sintagma «Dolce vita» abbinato ad Hotel, Wellness, Chalet, Travel, Ferienwohnung, Relax e simili 27. In questo ambaradan c è che, di norma, i marchi della moda e del lusso non richiamano la denominazione generica del prodotto né una sua qualità o caratteristica intrinseca. Il contenuto ideologico-espressivo del segno ha acquisito nella percezione del pubblico uno «speciale potere individualizzante» 28 capace di identificare il prodotto, anche sul piano del linguaggio ordinario, perfino oltre i confini del genere merceologico cui la cosa appartiene. Ragion per cui la giurisprudenza sembra non potersi sottrarre all ovvia considerazione che i simboli della moda (patronimici o figurativi) appartengono alla categoria dei marchi forti 29. E pur tuttavia, di qui in avanti le argomentazioni possono divergere fino ad approdare a soluzioni opposte in ordine alla validità del marchio in conflitto. Due le variazioni sul tema della tutela del marchio ostensivo come marchio forte. La prima: il segno in conflitto, pur essendo diverso dal marchio attoreo ad del tutto astratto», sono comunque da considerare sempre deboli in quanto «per definizione» non dotati di «particolare originalità». Per tutta conseguenza un imitazione «non molto prossima» sarebbe sufficiente ad escludere il rischio di confusione: nella specie, nove undici è stato ritenuto non confondibile con Ma «Radio Cuore» è marchio a volte forte a volte debole: cfr. Trib. Palermo, 25 maggio 2000 e Trib. Palermo, 3 luglio 2000, in Giur. merito, 2002, 6, p ss., con nota di A. CACCIATORE, Radio Cuore: marchio debole o forte?. 27 Trib. Venezia, 16 gennaio 2012, in Riv. dir. ind., 2013, 1, p. 34 ss., con nota di F. CIONTI, Ancora sul marchio debole non si pronuncia direttamente sull «aderenza concettuale» del sintagma «Dolce Vita» al servizio alberghiero, ma preferisce discorrere di «elementi evocativi di un modus vivendi innervato da una condizione di leggerezza (metaforica), appunto di dolce vita [in contrapposizione alla pesantezza (reale) del vivere quotidiano dei più], abbinato ai diversi lemmi e, quindi, ad una condizione di benessere conseguibile in una struttura alberghiera dove ci si può dedicare alla cura della propria persona». Non si verte nell ipotesi di segni che «assumono un autonoma rilevanza concettuale», sicché qualsiasi variazione, anche notevole, finisce per lasciare inalterata l identità sostanziale del tipo: la platea di consumatori è perfettamente in grado di differenziare, dal punto di vista geografico e funzionale, il servizio reso da Dolce Vita Hotel da quello offerto da Chalet Dolce Vita, tanto piú che «il marchio della resistente reca al suo interno il termine chalet ed il nome della località Madonna di Campiglio». 28 La distinzione fra i due tipi di marchio si riverbera sull ampiezza e sull intensità della tutela: per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità; al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, «anche se rilevanti ed originali», che lasciano sussistere l «identità sostanziale del cuore del marchio», ovvero il «nucleo ideologico espressivo», l «idea fondamentale in cui si riassume la sua spiccata attitudine individualizzante». In giurisprudenza: Cass., 27 febbraio 2004, n. 3984, in Giust. civ., 2005, 10, p ss.; Cass., 16 luglio 2004, n , in Giust. civ., 2005, 12, I, p ss.; Cass., 25 giugno 2007, n , in Riv. dir. ind., 2008, 2, p. 133 ss.; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906, in Riv. dir. ind., 2010, 6, p. 471 ss. 29 Ovviamente senza alcuna ambizione di completezza v. Cass., 10 ottobre 2008, n , in Foro it., 2008, 12, I, c ss. (Valentino); App. Roma, 26 giugno 2006, n (Cocco e Chanel); Trib. Roma, 6 aprile 2006, n (Polo di Ralph Lauren); Cass., 28 febbraio 2006, n. 4405, in Giur. dir. ind., 2006, p. 101 ss. (Canali); Trib. Rimini, 25 ottobre 2015, in Corr. merito, 2006, 7, p. 843 ss. (Kenzo, ritenuto tuttavia non confondibile con Kenzia ); App. Milano, 6 luglio 2004, in Dir. ind., 2005, p. 453 ss. (Prada). 6

6 esempio per numero di lettere, colore, spessore dei caratteri e loro posizionamento risulta nondimeno confondibile giacché l esame comparativo deve essere condotto sui segni, in quanto tali e nel collegamento a prodotti intesi come genere appartenente alla categoria merceologica per la quale il marchio è stato registrato 30. Muovendosi nella prospettiva della c.d. confondibilità in astratto, infatti, non hanno pregio le eventuali osservazioni protese ad escludere il pericolo di confusione a causa, ad esempio, della modesta qualità dei materiali, della finitura o del confezionamento, del prezzo economico, ovvero delle modalità di commercializzazione tramite «bancarelle» nei mercati cittadini. La semplice registrazione del segno per un genere di prodotto destinato a soddisfare bisogni simili integrerebbe un comportamento di per sé lesivo dell interesse protetto: d altronde, si avverte, «proprio la differenza di qualità e, di conseguenza, di prezzo spiega il fenomeno contraffattivo e ne è la radice» 31. In quest ordine di idee l interpretazione della confondibilità resta quella tradizionale, legata al messaggio sulla provenienza imprenditoriale. Semplicemente si sostiene che le norme contenute nel codice della proprietà industriale sono norme di 30 Uno dei temi principali sui quali la dottrina da tempo si divide riguarda i criteri da applicare in seno al giudizio di confondibilità. Della polemica offrono un equilibrato resoconto G. FLORIDIA, Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., 2007, 1, p. 13 ss. e A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind., 2006, 1, p. 5 ss. Secondo i fautori della «confondibilità in astratto» (o «tra segni») il giudizio di confondibilità deve essere condotto avuto riguardo ai segni ed alle classi merceologiche, prescindendo dalla ricerca di un effettiva e concreta possibilità di confusione fra prodotti o servizi e fra le fonti d origine. La tesi ha trovato compiuta formulazione nel lavoro di G. SENA, Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti, in Riv. dir. ind., 2004, 6, p. 201 ss. ove l irrilevanza delle concrete modalità di commercializzazione trova fondamento nella possibilità che almeno uno dei marchi in conflitto non sia ancóra utilizzato, nel possibile mutamento delle modalità di utilizzazione dei marchi e delle caratteristiche specifiche dei prodotti o servizi ed infine nella considerazione che l uso del marchio possa essere in taluni casi «(per esempio nella pubblicità) svincolato dal prodotto e dalla sua rappresentazione». In giurisprudenza, tra le decisioni che hanno esplicitamente distinto la confondibilità fra segni dalla confondibilità effettiva dei prodotti: Cass., 25 settembre 1998, n. 9617, in Mass. Giust. civ., 1998, p ss. afferma che l azione di contraffazione del marchio d impresa ha «natura reale», e tutela il diritto assoluto all uso esclusivo del segno come «bene autonomo», sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre «prescinde dall accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale». Il medesimo principio è ribadito anche da Cass., 19 marzo 1999, n. 4841, in Mass. Giust. civ., 1999, p ss.; Cass., 17 giugno 1999, n , in Riv. dir. ind., 2001, II, p. 85. Con riferimento ai marchi complessi, la giurisprudenza domestica ha inoltre stabilito che «costituisce usurpazione anche la inclusione, in un marchio complesso, dell elemento, nominativo od emblematico, che caratterizza il marchio precedentemente registrato, anche se il marchio complesso sia costituito da altri elementi che lo differenziano dal marchio precedente»: Cass., 16 ottobre 1969, n. 3343, in Mass. Giust. civ., 1969, p App. Firenze, sez. spec. propr. int. ind., 18 luglio 2011, n. 974, in Le Corti fiorentine, 2015, 1, con nota di C. MIGNONE, Confondibilità del marchio ostensivo e interessi protetti: due variazioni sul tema. 7 pericolo 32 : come tali, non si applicano alle sole fattispecie nelle quali la confusione tra (fonti dei) prodotti si realizza in concreto, arretrando piuttosto il legislatore la soglia di intervento rispetto ad ogni comportamento capace di ingenerare un rischio di confusione presso il pubblico ex artt. 12, comma 1, lett. e, e 20, comma 1, lett. b, d.lgs. 10 febbraio 2005, n In sintesi: poiché i marchi LV o Gucci sono marchi forti, le eventuali varianti grafiche allegate dal convenuto, ancorché numerose, non ne scalfiscono l essenza distintiva, tutt al piú tradiscono l infruttuoso tentativo di legittimare per tabulas un segno che, nella sostanza, vuole approfittare della forza distintiva acquisita dal marchio altrui lasciandone ingegnosamente intatto quel «nucleo ideologico» che rende il prodotto riconoscibile da parte del pubblico. Pertanto c è eccome contraffazione, e la registrazione del marchio ingegnoso deve essere considerata senz altro nulla per difetto di novità. Seconda variazione sul tema della forza distintiva: il marchio della moda deve essere classificato come marchio forte, rinomato e famoso 34, ma il rischio di confusione non riguarda i dati formali, bensí i segni per come concretamente apposti su quei prodotti di «alta fascia» che l acquirente ricerca al fine di «farsene vanto» e di godere del «prestigio conferito dalla firma» 35. Nella prospettiva della c.d. confondibilità in concreto, l accertamento della contraffazione presuppone un effettivo pericolo che il consumatore cada in errore sulla qualità o sull origine del prodotto contrassegnato, tenuto conto di tutti gli elementi di confusione e/o di distinzione che emergono dal complessivo contesto della 32 Per questa impostazione v. G. SENA, Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio, in Riv. dir. ind., 2001, 2, p. 89 ss., dove si sottolinea che la tesi della confondibilità in astratto non contraddice la funzione distintiva del marchio, anzi comprende la confondibilità fra le fonti d origine: «il legislatore interviene con una normativa diretta ad impedire la confusione, ma la norma non è limitata necessariamente a sanzionare come illecito l evento dannoso, potendosi considerare lesivo dell interesse protetto anche un contegno che dia luogo ad un semplice pericolo di danno, e l uso di segni confondibili è indubbiamente un fattore di rischio». Analogamente M. FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir. ind., 1999, 3, p. 282 reputa che gli ordinamenti moderni non subordinano la protezione del marchio alla condizione del verificarsi di una confusione in concreto, ma ritengono sufficiente una possibilità di confusione: «[i]n questo modo non si attende che si verifichino dei danni in concreto, ma si interviene al fine di evitare che si verifichino i danni. I costi sociali della contraffazione sono pertanto minori. Da un lato non si attende un aumento dei costi della ricerca per il consumatore, né le spese addizionali del titolare del marchio per difenderlo o distinguerlo. Dall altro, il contraffattore è fermato prima che si crei un avviamento, che poi dovrà distruggere». 33 Codice della proprietà industriale, di séguito c.p.i. 34 Il marchio che gode di rinomanza, abilitato quindi a ricevere la protezione allargata prevista dalla Direttiva 89/104 CEE, è quello «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti»: Corte giust., 14 settembre 1999, c. 375/97, General Motors Inc. c. Yplon SA, in Riv. dir. ind., 2000, II, p. 255 ss. Circa l impatto di questa pronuncia sulla visione che attribuiva un connotato di eccezionalità alla protezione stabilita dall art. 5, comma 2 della Direttiva v. C. GALLI, Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario, in Dir. ind., 2008, 425 ss. 35 App. Firenze, sez. spec. impr., 15 novembre 2013, n. 1776, in Le Corti fiorentine, 2015, 1. 8

7 commercializzazione: gli altri segni concorrenti nel marchio o comunque apposti sul prodotto, le caratteristiche del prodotto stesso e della sua confezione, i canali distributivi, il prezzo di vendita del prodotto originale e di quello contraffatto 36. Paiono pertanto rovesciati uno per uno gli argomenti che portano a considerare il marchio forte come meritevole di una protezione piú incisiva a confronto con altri segni caratterizzati, sul piano del linguaggio ordinario, da una maggiore «aderenza concettuale» col prodotto contrassegnato. Cade soprattutto la tesi empirica basata sulla percezione e sulla permanenza mnemonica del segno 37. Dopo tutto, si sostiene, se è proprio la firma ciò che il consumatore ricerca nel prodotto, disponendosi consapevolmente a pagare un prezzo ben piú elevato di quanto si potrebbe pretendere in cambio della medesima borsa privata del simbolo, allora non pare seriamente ipotizzabile che il consumatore medio di borse Vuitton o Gucci possa scambiare, ad esempio, due C divergenti per due G convergenti. Detto altrimenti, sembra tutt altro che probabile che i «selezionati clienti» di questa tipologia di prodotti corrano seriamente il rischio di prendere Cucci per Gucci 38. Oltre i limiti 36 A partire dal caso Canon l orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia rispecchia in modo pressoché costante la concezione della c.d. confondibilità in concreto : «[l]a funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all utilizzatore finale l identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo loro di distinguere, senza confusione possibile, questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità»; ed ancóra: «[c]ostituisce perciò un rischio di confusione ai sensi dell art. 4, n. 1, lett. b) della direttiva, la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro» (Corte giust., 29 settembre 1998, c. 39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer Inc., in Raccolta, I, p ss.). La formula verrà consolidandosi nelle decisioni successive e può essere cosí sintetizzata: «per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti ( ). Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarità». Tra le decisioni che adottano questa formula v. Corte giust., 22 giugno 1999, c. 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, in Dir. ind., 1999, p. 317 ss.; Corte giust., 20 marzo 2003, c. 291/00, LTJ SA c. Sadas Vertbaudet SA, in Raccolta, 2003, I, p ss. Piú di recente: Corte giust., 23 marzo 2010, c /08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierrre Alexis Thonet, sepc. punti 84, della motivazione; Corte giust., 12 giugno 2008, c. 533/06, O2 Holding Ltd., 02 (UK) Ltd. c. Hutchinson 3G UK Ltd, in Racc. 2008, I, 4231 ss. punti 26, 59 della motivazione. 37 Per la fragilità di questo argomento, vero e proprio mito della confondibilità, v. fin d ora M.S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli, cit., p. 47, ove si obietta che certi marchi deboli sono talmente banali che il pubblico può non riuscire a cogliere le varianti che venissero introdotte dal secondo arrivato. 38 App. Firenze, sez. spec. impr., 15 novembre 2013, n. 1776, cit. Non nega il giudice che l impiego di un marchio costituito da due C divergenti per un prodotto somigliante a quello commercializzato da Gucci finisca per sfruttare «in qualche modo» la celebrità altrui. Fatto sta che l «imitatore dello stile» non può essere trattato alla stregua del contraffattore del marchio altrui. 9 dell esclusiva conferita dalla registrazione, resterebbe intatta l iniziativa imprenditoriale dei concorrenti che comprende la libertà di «seguire lo stile imposto dalle case di successo» 39, offrendo al pubblico succedanei evocativi che nessun potenziale acquirente potrebbe confondere con un prodotto originale. Risultato: in presenza di un marchio ostensivo, per quanto si tratti indubbiamente di marchio forte, anche la minima variante sarà piú che sufficiente a distinguere l origine del prodotto agli occhi di un consumatore medio. Di piú, non traendo il terzo alcun vantaggio illegittimo, la falsificazione grossolana di un prodotto di lusso, anziché recare pregiudizio alla capacità distintiva ed alla notorietà del marchio originale, addirittura ne «alimenta la leggenda» 40! 2. Ad un semplice accostamento delle due varianti argomentative saltano agli occhi i rozzi limiti ma anche le pesanti contraddizioni che la dottrina imputa al classico schema di giudizio, d impronta tecnico-naturalistica 41, incentrato sulla forza distintiva propria dei segni in conflitto. Un giudizio tipicamente orientato alla rilevazione (statistica) della probabilità che sul mercato si verifichino casi di errore del consumatore in merito alla fonte imprenditoriale di ciò che acquista. Circa la forza distintiva del segno in sé considerato, non si può fare a meno di evidenziare che un segno intrinsecamente descrittivo e quindi debole quale potrebbe essere «Quattro salti in padella» per alimenti surgelati col tempo potrebbe acquisire 42, anche grazie agli investimenti effettuati per promuovere il marchio 43, 39 App. Firenze, sez. spec. impr., 15 novembre 2013, n. 1776, cit. 40 App. Firenze, sez. spec. impr., 15 novembre 2013, n. 1776, cit. 41 In termini assai condivisibili M.S. SPOLIDORO, o.c., p. 51 rammenta che la natura della confondibilità resta quella di un «operazione giuridica», sicché il giudizio di confondibilità «richiede anche un giudizio di valore e un bilanciamento di interessi», non si risolve cioè in accertamenti demoscopici e statistici finalizzati a verificare quanti consumatori confondono i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto. 42 In questo senso, la capacità distintiva, intesa come «concetto dinamico», rappresenta il fulcro della disciplina dei marchi d impresa e dipende da fattori diversi dall aderenza concettuale, quali l intensità, l estensione e la durata dell uso del marchio, la quota di mercato detenuta dai prodotti o servizi contraddistinti, nonché l entità degli investimenti pubblicitari effettuati per promuovere il marchio: Trib. CE, 12 luglio 2006, c. 277/04, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG c. UAMI; Corte giust., 22 giugno 2006, c. 24/05, August Storck KG c. UAMI. In argomento v. L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, in Dir. ind., 2007, 1, p. 26. La dinamicità della forza distintiva trova conferma nell istituto del secondary meaning, in base al quale un segno di per sé escluso dalla registrazione può «riscattarsi» per effetto della capacità distintiva acquisita a séguito dell uso che ne sia stato fatto (art. 13, comma 2, c.p.i.): «come è possibile passare dalla non tutela alla tutela, cosí si può aumentare la sfera di protezione a scapito delle esigenze di libertà dei concorrenti» (M.S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli, cit., p. 51). 43 In giurisprudenza Trib. Bologna, 22 luglio 2004, in Dir. prat. soc., 2004, 23, p. 75 ss. afferma che un marchio originariamente debole può acquisire in un momento successivo la qualifica di marchio forte allorché, grazie allo svolgimento di una massiccia campagna pubblicitaria nonché in virtù della «particolare attenzione riservata al segno dagli operatori dell informazione», il segno abbia ad acquistare una rilevante forza distintiva sul mercato. Analogamente per Trib. Roma, 7 aprile 2004, in Foro it., 2005, I, c ss. il marchio complesso Spizzico, costituito dall omonimo termine e dalla figura stilizzata di un trancio di piz- 10

8 una capacità distintiva molto maggiore di quella posseduta da un segno fantastico usato per contraddistinguere un prodotto distribuito attraverso una modesta rete commerciale e senza alcuna pubblicità o promozione. Nel primo caso il segno intrinsecamente debole può essere perfino considerato confondibile, quantomeno per associazione, con segni molto diversi, quali ad esempio «Tutto pronto in padella», se non addirittura «Quattro dolci nel freezer» 44. Nel secondo caso, essendo il segno totalmente sconosciuto alla grande maggioranza dei consumatori, l uso di un segno molto simile per prodotti omogenei potrebbe perfino non dare luogo ad alcun pericolo di confusione effettivo. A ciò si aggiunga che, nel settore della moda, la stessa «G» di Gucci per quanto priva, «per definizione», di aderenze concettuali, trattandosi di una singola lettera dell alfabeto 45 in precedenti occasioni 46 è stata qualificata dalla giurisprudenza come marchio dotato di una debole capacità distintiva in base alla circostanza che l uso del medesimo segno risulta largamente diffuso e risalente nel campo della moda: G corsive sono usate come segno distintivo da Guess, Gant, Guerlain, Guru, Romeo Gigli ecc. E purtuttavia, poiché entrambi i marchi apparivano sufficientemente noti, sul mercato nazionale e internazionale, da escludere nella percezione del consumatore alcun collegamento con l attività del concorrente, alcune lievissime varianti relative alla caratterizzazione grafica della lettera G sono state ritenute sufficienti, «ove effettivamente ed immediatamente percepibili dal consumatore» 47, a distinguere un marchio dall altro. In altre parole, non c è contraffazione perché il consumatore si mostra perfettamente in grado di cogliere le differenze tra segni e prodotti Guess, rispetto a quelli Gucci, «entrambe società note za, pur evocando direttamente il concetto del prodotto contrassegnato deve ritenersi marchio forte e notorio «per effetto del secondary meaning scaturente dall intensa campagna di propaganda pubblicitaria svolta dalla società titolare del marchio e dalla conseguente penetrazione sul mercato della ristorazione». 44 Traggo gli esempi riportati in testo da L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, cit., p Senza dimenticare, oltre tutto, che la giurisprudenza sembra consolidata nel ritenere i marchi costituiti da singole lettere dell alfabeto come intrinsecamente deboli, tanto da subordinarne la registrabilità all adozione di opportuni accorgimenti tecnici vuoi mediante abbinamenti ad altri segni, vuoi mediante una particolare configurazione grafica idonei a far conseguire al marchio un «efficacia emblematica»: Trib. Torino, 19 maggio 1995, in Dir. ind., 1996, p. 368 ss., che ha ritenuto valido il marchio Chanel costituito dal segno della doppia C. In senso conforme decidono: App. Milano, sez. IV, 6 giugno 2007, in Foro amb., 2007, 2, p. 152 ss.; Cass., 25 giugno 2007, n , in Guida dir., 2007, 30, p. 25 ss.; App. Milano, 20 luglio 2007, n. 2158, in Riv. dir. ind., 2008, 4-5, II, p. 297 ss. Piú di recente Corte giust., 9 settembre 2010, c. 265, UAMI c. BORCO Marken Import Matthiesen GmbH & Co. KG, in Foro it., 2011, 2, IV, 82 ss. stabilisce che l esame del carattere distintivo dei marchi costituiti da lettere dell alfabeto deve essere condotto in concreto, vale a dire verificando se il segno adottato come marchio, «indipendentemente dalla presenza di particolari aspetti grafici, sia in grado di distinguere i prodotti o servizi contrassegnati da quelli di altre imprese». 46 Trib. Milano, sez. spec., 2 maggio 2013, n. 6095, in Foro it., 2013, 10, I, c ss. con nota di G. CASABURI, In tema di confondibilità dei marchi Guess e Gucci e di concorrenza sleale denigratoria. 47 Trib. Milano, sez. spec., 2 maggio 2013, cit. 11 sul mercato» 48. La scelta di consumo dipenderà esclusivamente dal look che si vuole adottare per la propria persona: «qualora tale scelta dovesse ricadere su un look giovanile, appariscente, glamour, sexy e trendy, il consumatore opterà per Guess; qualora, invece, decidesse per un aspetto più signorile, elitario e di classe, sceglierà Gucci» 49. La classificazione del marchio in base al criterio dell aderenza concettuale provoca imbarazzi ancóra maggiori all atto di riconnettervi gli effetti in punto di estensione ed intensità della tutela: è qui che il gatto si morde la coda. Sia detto chiaramente: un segno troppo debole, prossimo alla denominazione comune del prodotto, non deve essere neppure ammesso alla registrazione. Uno molto debole deve godere di una tutela meno ampia, che lascia piú spazio ai concorrenti, pena la legittimazione di monopoli indiretti sul linguaggio ordinario che rischiano di trasformare l esclusiva sul marchio in un esclusiva sulla commercializzazione del prodotto contrassegnato. Un segno forte, viceversa, comporta un elevato rischio di confusione, ed uno ancóra piú forte spalancherebbe automaticamente le porte alla tutela «assoluta» 50 contro ogni forma di assimilazione anche non confusoria. È evidente come, proseguendo su questa falsariga, resta perfino arduo capire se un segno divenuto «troppo forte», per essere stato gonfiato di pubblicità al punto da rimpiazzare la denominazione della cosa nel linguaggio ordinario 51 ad esempio: il mar- 48 Trib. Milano, sez. spec., 2 maggio 2013, cit. 49 Trib. Milano, sez. spec., 2 maggio 2013, cit. 50 Riferita alla protezione dei segni usati in àmbito commerciale, l espressione tutela assoluta assume in dottrina un significato altalenante e tutt altro che univoco. La facoltà di uso esclusivo del segno registrato come contenuto di un diritto su bene immateriale germina dalla disciplina del marchio che gode di rinomanza. Rispetto al marchio celebre, infatti, ogni residuo collegamento con il prodotto contrassegnato e con la confondibilità fra prodotti lascia spazio al divieto di trarre indebitamente vantaggio dal segno o di recargli un pregiudizio, tutelandosi cioè il carattere distintivo e la rinomanza del marchio come bene autonomo: G. SENA, Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio, cit., p. 89 ss. Gli Autori del Codice della proprietà industriale hanno di fatto incoraggiato una parte della dottrina a parlare di «assolutizzazione» per intendere la protezione del marchio (anche non registrato) svincolata dal pericolo di confusione, in un accezione che si sovrappone parzialmente al preteso carattere reale dell azione di contraffazione (contrapposto al carattere personale dell azione di concorrenza sleale): G. SENA, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel Codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind., 2006, I, p. 17 ss. Altre volte la dottrina parla di assolutezza non per alludere ai presupposti di azionabilità della tutela, ma per riferirsi semplicemente alla struttura della situazione giuridica del titolare tale da potere essere esercitata contro qualsiasi terzo. In questa sede si ritiene di dover condividere l opinione di G. FLORIDIA, Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit., p. 15, il quale ammonisce che in nessun modo la forma dominicale (la proprietà industriale) permette di assolutizzare «la protezione di ciò che forma oggetto del diritto esclusivo», di accordare cioè tale protezione «indipendentemente dai presupposti che le norme pongono ( ) in funzione dello scopo della protezione stessa, e dei limiti dettati per garantire la corrispondenza della protezione allo scopo». 51 Al pari di quanto accade con il marchio «Aspirina» le cui registrazioni, italiane ed internazionali, risalgono addirittura al Pur avendo di fatto sostituito il nome comune del principio attivo nel linguaggio ordinario, App. Milano, 30 marzo 2010, in Riv. dir. ind., 2010, 12

9 chio «Oscar», assurto ormai a denominazione generica di premi e riconoscimenti goda anch esso della tutela svincolata dal pericolo di confusione, oppure se sia sufficiente l accostamento ad una categoria diversa da quella cinematografica per escludere la confusione 52, o nientemeno se ne debba dichiarare la decadenza per intervenuta volgarizzazione 53. Non è utile dilungarsi sul punto. Prevale l impressione che, soprattutto in questa materia, la ratio decidendi basata sull aderenza concettuale e sulla distinzione tra marchio forte e marchio debole apparecchi la copertura ad una serie di decisioni arbitrarie 54, in buon parte rimesse all intuizione soggettiva del giudice Il valore promozionale del marchio è un «fatto sotto gli occhi di tutti» 56. La stessa architettura normativa della nomenclatura commerciale, come detto, riflette l evoluzione «iconica» e «globale» 57 delle forme di produzione e consumo con una stagione di sensibili trasformazioni, ispirate alla volontà di rifornire l Occidente di armi affilate per la difesa dei suoi profitti nell arena della competizione globale contro l offensiva portata da quei Paesi che giocano al ribasso sul costo della manodopera 58. Il vento riformatore ha portato un significativo arricchimento del profilo funzionale del marchio. Accanto all interesse a differenziare i prodotti nel mercato concorrenziale è venuta cioè ad affiancarsi, nelle maglie del nuovo assetto normativo, la tutela dell interesse del titolare allo sfruttamento esclusivo del «potere di vendita» 59 insito nel segno e, soprattutto, nei marchi che godono di rinomanza (art. 12, comma 1, lett. f, c.p.i.) e nei segni che hanno acquisito notorietà in àmbito extramercantile (art. 8) 60. In questo rinnovato disegno si inscrivono la scelta di svincolare i 3, II, p. 223 ss. ne riafferma la classificazione come marchio forte e di grande rinomanza alla luce della diffusione, «anche pubblicitaria, e dei relativi investimenti». 52 Rispettivamente Trib. Milano, 1 febbraio 2010, n e Trib. Roma, sez. propr. ind., 5 febbraio 2010, n. 2749, entrambe in Riv. dir. ind., 2011, 6, p. 293 ss. con nota di D. CAPRA, L Oscar dell incertezza. Per il giudice milanese «non vi è dubbio che riprendere il termine Oscar anche se accompagnato dall indicazione del galoppo, che non svolge alcuna funzione individualizzante, comporti la persistenza del nucleo ideologico del segno Oscar dell attrice e di conseguenza un sicuro pericolo di confusione». Per il giudice capitolino, al contrario, non sussiste alcun pericolo di confusione tra il marchio Oscar e il marchio «Oscar del vino», dal momento che «in alcun modo il pubblico che segue l oscar cinematografico può percepire il marchio Oscar del vino come un qualcosa che possa ricollegarsi a quella manifestazione, o a suoi prodotti e servizi». Ciò che «ovviamente» esclude anche la possibilità del presunto contraffattore «di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del segno anteriore». 53 La parola oscar «ha ormai assunto nel linguaggio comune un proprio significato svincolato dall azienda di origine ed è diventato sinonimo della parola premio. Essendo pertanto denominazione generica di premi e riconoscimenti, non è possibile discorrere di contraffazione allorché tale segno sia accostato a una categoria diversa da quella originaria collegata alla cinematografia»: Trib. Roma, sez. propr. ind., 5 febbraio 2010, cit. 54 Viene in mente il celebre esametro finale che contiene l estrema professione di nominalismo da parte del suo Autore: «stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus». La rosa è una figura simbolica, cosí densa di significati convenzionali da non averne quasi piú nessuno: U. ECO, Postille a Il nome della rosa, Alfabeta, n. 49, giugno 1983, poi in ID., Il Nome della rosa, Milano, Oltre la sostanza delle rose particolari non rimane alcunché di universale che non sia «puro nome»: la regola che attribuisce al medesimo segno la capacità di fungere da predicato di una o piú cose. Per una sintesi dei termini essenziali nei quali si svolge la disputa degli universali, caratteristica di tutta la filosofia medievale e proseguita poi, con mutate forme, nella storia del pensiero moderno v. N. ABBAGNANO, Dizionario di Filosofia, Torino, 1971, rist. 1987, pp. 621, L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, cit., p. 19; M.S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli, cit., p. 40; V. FRANCESCHELLI, Diavolo che marchio!, cit., p. 171 ss. Per F. CIONTI, Ancora sul marchio debole, cit., p. 38 ss. il criterio dell aderenza concettuale richiede valutazioni «inevitabilmente soggettive, opinabili per definizione e contrastabili solo con una diversa valutazione, altrettanto opinabile». 56 P. SPADA, La registrazione del marchio: «i requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto, in Riv. dir. civ., 1993, II, p. 435 ss., p. 437 s.: «[g]rafemi, tonalità cromatiche, suoni, dotati o privi di valore semantico, sono oggi collettori di clientela non perché indicano una prove- 13 nienza imprenditoriale, rendendola nota e apprezzata, ma perché attraggono ad una provenienza anche ignota». 57 P. SPADA, o.l.c.: «la civiltà della comunicazione globale, sincrona e iconica rende, in misura sempre piú massiccia, un grafema o un fonema bene economico indipendentemente dal fatto che esso sia noto come contrassegno di una produzione data o, quanto meno, sia già bene giuridico perché oggetto di una privativa». 58 Cfr. A. VANZETTI, I marchi nel mercato globale, cit., p. 91 ss. e C. GALLI, La contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina, cit., pp. 219 ss., 226 ss. 59 I fattori che misurano il potere di vendita del marchio possono essere «intrinseci» al marchio oppure «interiorizzati» come suo «contenuto simbolico incorporato mediante gli strumenti della comunicazione di massa», o come valore di avviamento, «strettamente e direttamente collegato con il credito ottenuto nel mercato dai prodotti o dai servizi contraddistinti». In questo senso, la nozione di potere di vendita consente secondo G. FLORIDIA, Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit., p. 17 di compiere la sintesi, al livello piú elevato, di tutti gli interessi tenuti presenti dalla nuova disciplina: il marchio, «quale che sia l origine del suo potere di vendita, è oggetto di un diritto assoluto il quale, peraltro, non può essere esercitato in modo da ingannare il pubblico». 60 La notorietà del segno non integra l oggetto autonomo dell attribuzione, ma un attributo qualificante del segno usato o registrato come marchio: la ratio di porzioni di disciplina relative alle vicende costitutive, modificative ed estintive del marchio cui la notorietà acquisita in àmbito extramercantile conferisce uno specifico valore promozionale. Per queste considerazioni si rinvia a C. MIGNONE, Identità e potere di disposizione, Napoli, 2014, p. 350 ss. La norma serve a dirimere il conflitto fra piú persone identificate dal medesimo segno, nel caso di omonimia ed in tutti i casi nei quali piú soggetti vantano, a diverso titolo, un titolo di appartenenza sul medesimo segno: Paolo Rossi, «Paolo Rossi calciatore, Paolo Rossi attore comico e Paolo Rossi filosofo» (M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione, in Riv. dir. ind., 2002, I, pp. 470 ss., 485). In questo senso la notorietà concorre, insieme al settore merceologico occupato o prossimo all attività svolta dal soggetto ed alla priorità temporale (della registrazione o dell uso), a risolvere il conflitto tra due o piú aventi diritto, oppure tra l avente diritto e il titolare di un marchio preesistente all acquisizione di notorietà in àmbito extramercantile. Per un quadro completo sul differente modo di atteggiarsi dei criteri dirimenti v. M. AMMENDOLA, Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni, Milano, 2004, pp. 32 ss. e 37 ss. Con riferimento alla portata normativa dell art. 8 c.p.i., ne esce indebolita la sua dilatazione volta a ricomprendere nel «bene-notorietà» una tutela di carattere assoluto e merceologicamente illimitata. Secondo una parte della dottrina, peraltro, la riserva ex art. 8 c.p.i., in caso di notorietà soltanto relativa, non copre le categorie di prodotti e servizi che individuano classi di consumatori presso i 14

10 presupposti soggettivi della registrazione dalla qualità di imprenditore del richiedente (art. 19), l introduzione della legittimazione relativa nel caso di nullità per difetto di novità (art. 122, comma 2) 61, nonché l abolizione del vincolo aziendale nella circolazione del marchio 62. Mutamenti tutti che intaccano i «pilastri» della classica concezione filo-concorrenziale del marchio, convalidandone viepiú la visione alla stregua di un bene immateriale 63 i cui legami con l attività d impresa esercitata da chi utilizza il segno sembrano decisamente allentati rispetto al passato. Specialmente quando l incidenza degli investimenti pubblicitari sull elemento distintivo è massima e tale da estendersi a tutto il mercato, il nesso con la fonte imprenditoriale acquista un significato normativo che non coincide con il messaggio relativo all origine o alle qualità del prodotto contraddistinto. Per farsene un idea basta analizzare il fenomeno della circolazione dei marchi che corrispondono al nome degli stilisti, i quali spesso cedono il proprio patronimico a prescindere dall effettiva collaborazione artistica con l impresa cessionaria. In questo caso l atto di trasferimento esprime l interesse degli stilisti a monetizzare direttamente il valore d attrazione del segno; valore che, in questo modo, finisce per affrancarsi dai tradizionali canoni di valutazione del marchio in connessione col valore di avviamento dell impresa. Di contro, la piena liceità di queste vicende traslative fa registrare il punto di massimo affievolimento di quello statuto di non decettività del marchio 64 che si ritiene abbia nella funzione distintiva il suo riferimento quali il segno non sia conosciuto: M. LIBERTINI, o.c., p. 485; M. AMMENDOLA, o.c., p. 46 s. e C. GALLI, Funzione del marchio ed ampiezza della tutela, Milano 1996, p. 146 s. 61 Per l accentuazione dei profili di disponibilità del diritto, con particolare riferimento alla stabilità degli «accordi di coesistenza» v. l analisi di P.A. FRASSI, Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447, in Riv. dir. ind., 2000, I, pp. 164 ss., Fino al 1992 il marchio non era trasferibile se non per l uso a titolo esclusivo ed in dipendenza del trasferimento dell azienda (art. 15 l. marchi). La permanenza del vincolo aziendale nella circolazione del marchio era giustificata dalla dottrina con l esigenza di assicurare la costanza dell indicazione di origine quale espressione della funzione giuridicamente protetta del marchio. Il vincolo serviva inoltre a garantire, indirettamente, il mantenimento di un livello di qualità costante nei prodotti contraddistinti dal marchio ceduto. In questi termini: A. VANZETTI, Cessione del marchio, in Riv. dir. comm., 1959, I, pp. 385 ss., 413 ss.; V. DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1985, p. 139 ss.; A. VANZETTI, La nuova legge marchi, 1ª ed., Milano, 1993, p In merito al processo di concettualizzazione che ha portato storicamente i temi del diritto industriale ad incrociare la figure della proprietà e dei beni, in correlazione a fenomeni che «non sono dell ordine della signoria dell uomo sulle cose, ma del lavoro innovativo e produttivo degli uomini» v. P. SPADA, Il paradigma proprietario e la protezione giuridica dell innovazione e della nomenclatura commerciale, in Dir. ind., 2007, 3, p. 269 ss. e ID., La proprietà intellettuale tra reale e virtuale : un guado difficile, in Dir. internet, 2007, 5, p. 437 ss. 64 P.A.E. FRASSI, Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, in Riv. dir. ind., 2009, 1, p. 29 ss. Il limite costituito dall ingannevolezza del segno incide sulla genesi del diritto, rendendo invalido ex tunc il segno idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (art. 14, comma 1, lett. b). L ingannevolezza intrinseca ed originaria costituisce una causa di nullità ex art. 25, 15 essenziale e che dovrebbe rappresentare, nel mutato assetto normativo, l «unico vero limite, nell interesse del mercato, rispetto a manovre caratterizzate da elementi di ingannevolezza legati ai marchi» 65. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che le caratteristiche e le qualità del prodotto restano garantite dall impresa titolare del marchio. La circolazione del marchio, ceduto separatamente dal contributo del creatore dei beni contraddistinti, non solleva pertanto un problema di nullità/decadenza per intrinseca ingannevolezza del segno (artt. 14, comma 1, lett. b, 25 e 26 c.p.i.), ponendosi piuttosto un problema di rispetto da parte del cessionario del dovere di utilizzare il marchio secondo modalità non ingannevoli 66 (art. 21, comma 2). In nessun caso il patronimico ceduto può essere considerato «di per sé stesso» idoneo ad indurre in errore i consumatori dei prodotti della moda «sulla natura, sulla qualità o sulla provenienza dei prodotti che esso contraddistingue» 67. Consumatori i quali sono «fin troppo consapevoli» della circostanza che il marchio patronimico non indica necessariamente il nome dello stilista che disegna le collezioni, tanto piú che «vicende di varia natura portano alla separazione fra il designer e la marca omonima» 68. L inganno rilevancomma 1, lett. b, c.p.i., mentre causa la decadenza ex nunc, ai sensi dell art. 26, comma 1, lett. b, c.p.i., quando il segno sia divenuto idoneo ad ingannare il pubblico a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare (art. 14, comma 2, lett. a). Ancóra la decettività del segno rileva al momento della sua circolazione ex art. 23, comma 4, c.p.i., vietando il trasferimento qualora da esso derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell apprezzamento del pubblico. Infine, può verificarsi un uso ingannevole di un marchio (in sé non decettivo): l uso illecito ex art. 21, comma 2, c.p.i., che poneva, secondo la lettura corrente, un limite di matrice concorrenziale. La dottrina si divide fra quanti ritengono che anche l uso ingannevole debba essere sanzionato con rimedi caducatori della proprietà industriale e quanti, invece, ritengono che l uso ingannevole del marchio potrà sempre riconvertirsi, in un mutato contesto, in uso non ingannevole: per le diverse opinioni v. A. SENA, Il diritto dei marchi, Milano, 2007, p. 111; G. GHIDINI, Note sulla decadenza per decettività, in ID. (a cura di), La riforma della legge marchi, Padova, 1995, p. 151 ss.; A. VANZETTI e V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 5ª ed., Milano, 2005, p. 254 s. 65 P.A.E. FRASSI, o.u.c., p Tale ingannevolezza, e la conseguente possibilità di inibire l uso del marchio, dipendono da un vero e proprio uso decettivo del cessionario diretto a far credere al consumatore che il contributo stilistico sia attuale e qualificante, quando invece non lo sia più: Corte Giust., 30 marzo 2006, c. 259/04, Elisabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd., in Raccolta, 2006, I, p ss. 67 Corte Giust., 30 marzo 2006, c. 259/04, cit., punti 48 e 49 della motivazione. 68 Camera di ricorso UAMI, 6 aprile 2006, proc. R238/2005-1, punti 53, della decisione: «[i]l marchio Elio Fiorucci, che semplicemente rappresenta il nome di una persona, nulla dice circa determinati pregi qualitativi ( ) non promette nulla e, per logica conseguenza, non tradisce alcuna aspettativa dei consumatori». In senso analogo Trib. UE, 14 maggio 2009, c. 165/06, Elio Fiorucci c. UAMI e Edwin Co. Ltd., punti 33 e 34 della motivazione, secondo cui «il titolare di un marchio corrispondente al nome e cognome del creatore e primo produttore dei beni contraddistinti da tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti con la motivazione che detto marchio indurrebbe il pubblico in errore, qualora detto titolare abbia legittimamente acquisito, a séguito di una cessione, un marchio consistente nel solo cognome del creatore nonché l insieme del patrimonio creativo dell impresa che fabbrica i prodotti contraddistinti da tale marchio». In dottrina v. S. SANDRI, Sulla riserva di registrazione come marchio dell altrui no- 16

11 te, pertanto, è unicamente quello che cade su di una qualità «sostanziale» del prodotto 69, qualità che il marchio patronimico del creatore di moda non è di per sé idoneo a garantire. Neppure il peggioramento qualitativo dei prodotti dopo la cessione è considerato autonoma causa di decadenza dei marchi corrispondenti al nome dello stilista. Sull acquirente, infatti, non grava alcun obbligo di mantenere il livello stilistico, e tantomeno qualitativo, dei prodotti creati anteriormente al distacco dello stilista, ma soltanto l obbligo di non apportare un peggioramento qualitativo «sostanziale» e «specifico» senza che il pubblico sia stato informato circa il mutamento di titolarità del marchio. Insomma, gli stilisti possono monetizzare liberamente il valore attrattivo del segno laddove l acquirente, fermo l obbligo di effettuare una politica di corretta informazione del mercato, resta libero di apportare tutte le modifiche connaturate all evoluzione stessa dei prodotti. Perfino l uso di materiali di minor pregio non può costituire in sé motivo sufficiente a dichiarare la decadenza del marchio, ciò in ragione della «nota capacità del settore della moda di recuperare e valorizzare anche materiali poveri o di secondaria qualità in un contesto in cui il pregio del prodotto si fonda anche su profili diversi dalla preziosità o qualità del materiale utilizzato» 70. Dovendosi guardare al contesto complessivo del messaggio collegato all uso del marchio, anziché al segno in sé considerato, trova dunque conferma l assunto secondo cui il marchio della moda non è di regola sufficiente a comunicare una continuità aziendale che possa far cadere in errore il consumatore sull origine o sulla qualità dei prodotti contraddistinti. 4. Il rilievo predominante del messaggio attrattivo sposta cosí l attenzione sulla meritevolezza dell interesse allo sfruttamento del potere di vendita del marchio nonché, indirettamente, sulla tutela dell investimento pubblicitario ad esso sotteso. me notorio: il caso Fiorucci, in Dir. ind., 2009, 5, p. 435 ss.; C. GALLI, Lo statuto di non decettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico, in AA.VV., Studi in memoria di Paola A.E. Frassi, Milano, 2010, p È nullo per decettività il marchio «Cotonelle» registrato per prodotti cartacei non composti da fibre di cotone (carta igienica e fazzoletti di carta). Cass., 9 aprile 1996, n. 3276, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, p. 784 ss. ha ritenuto il marchio Cotonelle idoneo ad ingannare ab origine il consumatore, in quanto «il messaggio in esso contenuto» evoca un prodotto «essenzialmente diverso» da quello che «deve contrassegnare secondo la domanda». Il marchio «Power Microfibre Bathrobe by Cotton JOY», originariamente registrato per accappatoi in microfibra, non è intrinsecamente decettivo; lo diventa nel momento in cui viene apposto su accappatoi in fibra sintetica: «decettivo non è il marchio, ma il suo uso, a causa del modo e del contesto in cui esso è effettuato»: P.A.E. Frassi, o.u.c., nota 17. Il caso è tratto da una decisione dell AGCM del 21 agosto 2008, provv. n che ha giudicato la pratica in questione scorretta «in quanto idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui esso è rivolto. In particolare, la pratica commerciale oggetto di valutazione risulta ingannevole ai sensi dell articolo 21 del Codice, in quanto, nella sua presentazione complessiva, è idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine alle caratteristiche e alla reale composizione del prodotto pubblicizzato, ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso». 70 Trib. Milano, sez. impresa, 8 aprile 2014, in Dir. ind., 2014, 4, p. 345 ss. con commento di S. ALVANINI, Stilisti e marchi patronimici. 17 Trattandosi di tutelare un utilità che il legislatore ha inteso riservare al titolare del marchio ed il cui «impossessamento» 71 prescinde totalmente da un intento confusorio dell imitatore, la protezione giuridica passa per i numerosi tentativi di ricostruire criteri dirimenti della fattispecie di interferenza sganciati dall errore del consumatore sulla fonte imprenditoriale del prodotto contrassegnato. Nelle linee dell orientamento che continua a considerare la tutela contro il rischio di confusione ex art. 20, comma 1, lett. b, c.p.i. come l ipotesi centrale del sistema, tali criteri sono stati elaborati dilatando i confini del rischio di confusione presso il pubblico, sí da riportare anche le nuove tecniche contraffattive, in un modo o nell altro, sotto l ombrello della tradizionale funzione filo-concorrenziale del marchio. A tanto si è giunti, in primo luogo, battendo la via della distinzione tra il concetto di confondibilità in astratto e di confondibilità in concreto: il marchio va tutelato sulla base di una «valutazione a priori» 72 della fattispecie di interferenza, dei segni e dei prodotti indicati nella registrazione, tenuto conto della struttura di un dato mercato e delle opinioni diffuse presso il pubblico. La prospettiva della confondibilità in astratto (o tra segni) efficacemente compendiata dalla decisione sul caso Louis Vuitton rappresenta, ad opinione di molti, uno strumento indispensabile per stringere le maglie del sistema intorno alle fattispecie di assimilazione non confusoria nelle quali il segno dell imitatore è simile al marchio, tanto da indurre il pubblico ad istituire un collegamento tra questo e quello, e ciò nondimeno questa somiglianza non si traduce in confondibilità per ragioni legate al contesto oggettivo della commercializzazione. Malgrado ciò non può essere sottaciuto il contrasto di questo indirizzo ermeneutico con la giurisprudenza comunitaria, ormai consolidata nel senso di ritenere che l esistenza del rischio di confusione va fatta oggetto di una valutazione «globale» 73 che investe tutti i «fattori pertinenti» del caso di specie e le reciproche relazioni di «interdipendenza» 74. Detto che il rischio di confusione, concepito in astratto, incontra pur sempre un limite nell affinità merceologica del prodotto confliggente, va ulteriormente sottolineato come il miglior risultato in termini di protezione non sempre consegue al fatto di astrarre la valutazione dal grado di somiglianza tra i prodotti e dalle concrete modalità di utilizzazione del segno. Al contrario, nella concezione comunitaria, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi designati può essere «compensato» 75 da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi e viceversa. In merito alla presunta rilevanza della notorietà nel senso di accrescere il rischio di confusione presso il pubblico molto si è già detto 76. Basta aggiungere che la so- 71 A. VANZETTI, I marchi nel mercato globale, cit., p A. SENA, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, 2001, p Corte giust., 22 giugno 1999, c. 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH c. Klijsen Handel BV, in Giur. ann. dir. ind., 1999, p ss.; Corte giust., 29 settembre 1998, c. 39/97, cit.; Corte giust., 11 novembre 1997, c. 251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ivi, 1997, p ss. 74 Corte giust., 22 giugno 1999, c. 342/97, cit. 75 Corte giust., 22 giugno 1999, c. 342/97, cit. 76 Per la critica di questa costruzione si rinvia ancóra a C. GALLI, Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione, cit., p. 83 ss. 18

12 pravvivenza di questo «vero e proprio mito» 77 della confondibilità mal si concilia con la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha sancito il principio opposto: allorché i segni non sono identici, quanto piú è conosciuto un segno, anche in àmbito extracommerciale, tanto meno appare probabile che il pubblico che lo conosce possa scambiarlo con un segno non identico ma simile, a meno che lo stesso segno non venga avvertito come variante autorizzata dal titolare 78. Agli estremi confini della funzione d indicazione d origine si colloca infine la via ermeneutica che fa leva sulla nozione di rischio di associazione formatasi, prima della Direttiva, nella giurisprudenza del Benelux, comprensiva anche delle associazioni non confusorie tra il segno dell imitatore ed il marchio imitato 79. Secondo questo indirizzo ermeneutico, con il rischio di associazione tra due segni il legislatore alluderebbe non già alla nullità dei segni che determinano «indirettamente» un errore circa l identificazione della fonte produttiva 80, ma ai segni che provocano in ogni modo anche a prescindere dalla confusione sull origine uno «sviamento del flusso di informazioni» 81 tale da riversare sul prodotto B parte dell identità e del- 77 C. GALLI, o.u.c., p Trib. UE, 22 giugno 2004, c. 185/02, poi confermata da Corte giust., 12 gennaio, 2006, c. 361/04, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picassso, Maya Widmaier Picassso, Marina Ruiz-Picassso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e DaimlerChrysler AG, in Giur. it., 2006, p ss. V. anche l opinione espressa dall Avvocato generale Ruiz Arabo Clomer nelle conclusioni del 13 giugno 2002 nel caso Arsenal (Corte giust., 11 dicembre 2002, Arsenal Football club c. Reed, c. 206/01). Secondo M. RICOLFI, La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione e utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Giur. it., 2004, p. 283 ss. è l esperienza stessa ad dimostrare che se «un marchio è molto conosciuto o ha caratteri molto individualizzanti» allora il rischio di confusione con un segno successivo «diminuisce invece che aumentare». In dottrina prova a correggere il tiro soprattutto M. FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, cit., p. 282: «[i]n realtà piú il marchio è noto e minore è la probabilità di confusione. Ma più grande è l incentivo del concorrente a ricercare la confusione e maggiori sono i costi sociali del titolare del marchio per evitarla. Un messaggio che il titolare di un marchio poco noto faccia per difenderlo sarà poco costoso; un messaggio del titolare di un noto marchio sarà particolarmente costoso. È per questo motivo, credo, che le Corti attribuiscono maggiore protezione al marchio forte. Non è che vi sia un maggiore rischio di confusione, è che vi è un maggior costo sociale nella confusione, se pure meno probabile». In questa prospettiva v. anche W.M. LANDES e R.A. POSNER, Trademark Law: An Economic Perspective, cit., p Sulla nozione di rischio di associazione nella dottrina e nei paesi del Benelux v. ampiamente C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., p. 190 ss. 80 Con l espressione rischio di associazione il legislatore ha inteso fare riferimento «alle ipotesi in cui il pubblico è indotto a credere che i due prodotti provengano da due imprese distinte, tra le quali però intercorrano rapporti di licenza, o comunque di autorizzazione del marchio»: V. DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1993, p. 9. Su posizioni analoghe: L. MANSANI, La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi, in Riv. dir. ind., 1997, I, p. 133 ss. e S. SANDRI, Associazione e confondibilità per associazione, in Riv. dir. ind., 2012, 4-5, p. 186 ss. 81 Prediligono un interpretazione sistematica e non letterale del rischio di associazione, collegata alla funzione di strumento di comunicazione riconosciuto al marchio dalla Direttiva e dall evoluzione della Giurisprudenza della Corte di Giustizia: M. FRANZOSI, Sul rischio di 19 la reputazione commerciale che spetta al prodotto A. La tesi ha avuto il pregio di cogliere il legame tra la natura del marchio quale collettore di informazioni ulteriori rispetto all indicazione d origine 82 ed il fondamento concorrenziale della tutela contro le associazioni non direttamente confusorie 83. Tuttavia, anche questa proposta ha trovato un freno decisivo nella giurisprudenza comunitaria, che continua a considerare come unica associazione rilevante quella relativa alla provenienza imprenditoriale 84. Una strada diversa è battuta invece dalla dottrina che riconduce l indicazione d origine entro l alveo della funzione comunicativa del marchio. La tutela allargata concessa ai marchi che godono di rinomanza presuppone sí un certo grado di somiglianza, ma ciò non richiede che i consumatori ricolleghino i prodotti non originali al titolare del marchio notorio o comunque ad un impresa ad esso collegata. Solo ed unico presupposto della protezione è la mera analogia visiva, ogniqualvolta per suo tramite il pubblico interessato sia indotto a stabilire un nesso psicologico tra il segno parassitario e il marchio notorio, «anche se non li confonde» 85. Il nesso psiassociazione (marchi e concorrenza sleale) e sulla funzione del marchio, in Riv. dir. ind., 1996, 4-5, p. 295 ss. e C. GALLI, Il diritto transitorio dei marchi, Milano, 1994, p. 44 ss. 82 Criticando la sentenza Puma/Sabel C. GALLI, Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione, cit., p. 86, in nota 15 ritiene che questa decisione non rifletta piú il contesto di un sistema che ammette la cessione libera del marchio e, soprattutto, che prende in considerazione anche «componenti del messaggio collegato al marchio diverse dall indicazione di provenienza». 83 «Questa situazione determina un immediato vantaggio per il prodotto B e uno svantaggio mediato per il prodotto A, il quale sarà penalizzato allorché il pubblico non troverà nel prodotto B quelle qualità che il collegamento con A gli ha determinato: in tal caso egli penalizzerà sia B che A»: M. FRANZOSI, o.u.l.c. Non cosí secondo l opinione di C. GALLI, Protezione del marchio e interessi di mercato, in A.A.VV., Studi in onore di A. Vanzetti, Milano, 2005, I, p. 664: «sarebbe arduo riconoscere una funzione filoconcorrenziale della protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione». 84 Bisogna precisare che l interpretazione estesa del concetto, al di là della supposizione di un collegamento imprenditoriale (gruppo) o contrattuale (licenza), è sempre stata rigettata sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella maggioritaria nazionale. La necessità di interpretare la nozione di associazione come un ipotesi specifica rientrante nel rischio di confusione sull origine è stata più volte affermata dalla giurisprudenza europea: Corte giust., 22 giugno 1999, c. 342/97, cit., dove si afferma che «la nozione di rischio di associazione non è un alternativa alla nozione di rischio di confusione, ma serve a precisarne la portata»; ed ancóra v. Corte giust., 11 novembre 1997, c. 251/95, cit.: «i termini stessi della disposizione escludono, quindi, che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione». 85 Corte Giust., 9 gennaio 2003, c. 292/00, Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA c. Gofkid SA, in Racc., 2003, I, p. 389 ss., e la successiva decisione Corte giust., 23 ottobre 2003, c. 408/01, Adidas Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., in Giur. comm., 2004, II, p. 386 ss. sanciscono l applicabilità, anche al caso di prodotti o servizi identici o simili, della normativa prevista per il marchio che gode di rinomanza dagli artt. 4, comma 4, lett. a) e 5, comma 2 della Direttiva. Nel pronuncia sul caso Davidoff, i giudici comunitari si esprimono nel senso che la tutela allargata del marchio che gode di rinomanza «in considerazione dell economia generale e degli obiettivi del sistema» (punto 24 della motivazione) debba trovare applicazione anche alle fattispecie di usi non confusori su prodotti affini a quelli per i quali il marchio è registrato, quando questi usi siano suscettibili di 20

13 cologico tiene luogo del pericolo di confusione e forma il vero denominatore comune delle ipotesi di approfittamento/pregiudizio previste dall art. 20, comma 1, lett. c. A prescindere dal rischio di confusione, pertanto, vi sarà contraffazione tutte le volte che il richiamo al marchio notorio influisca sulla percezione del pubblico in modo tale che il messaggio collegato al marchio risulti annacquato, alterato o inquinato con elementi estranei, oppure utilizzato in modo tale da consentire all imitatore di sfruttare il valore promozionale del marchio famoso «infilandosi nella sua scia» Sarà ormai chiaro che la confondibilità tra segni usati in àmbito commerciale non configura un operazione tecnica incentrata sulla forza distintiva dei segni in conflitto ed orientata in via esclusiva all incidenza statistica dell errore sulla fonte imprenditoriale. Essa configura piuttosto un giudizio di valore incentrato sulla qualificazione della fattispecie d interferenza, da effettuarsi tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e sulla scorta di un esaustivo bilanciamento degli interessi in gioco 87 : interessi che fanno capo al titolare del marchio, ai concorrenti ed ai consumatori. Tanto detto, il profilo funzionale delle fattispecie di contraffazione dei marchi della moda presenta dinamiche affatto eccentriche rispetto alla classica concezione filo-concorrenziale del marchio. L elevata incidenza degli investimenti pubblicitari, in uno con l interesse del consumatore a godere direttamente del simbolo, ad identificarsi cioè con il complesso di informazioni veicolate dal marchio, tenendolo bene in vista nei rapporti con i terzi durante il normale utilizzo del prodotto, guidano l interprete verso la selezione di criteri dirimenti sganciati dalla confusione tra le fonti d origine. Al contempo, il collegamento del segno alla fonte imprenditoriale e l estraneità rispetto al prodotto continuano ad opporre una certa vischiosità alla quale la giurisprudenza sembra sottrarsi a fatica. La tecnica di contraffazione regina consiste nell uso di un segno non identico (con varianti grafiche) cui si accompagna normalmente l imitazione di altri elementi del prodotto come il colore, la forma, l uso di certi stili, caratteri o soluzioni grafiche capaci di esprimere «sensazioni o valori», come il «lusso» o «semplicemente determinare un indebito vantaggio a favore dell utilizzatore abusivo oppure arrechino un pregiudizio alla rinomanza o alla capacità distintiva del marchio. Riallacciandosi esplicitamente a questa decisione, la sentenza sul caso Adidas ha escluso che la protezione contro l approfittamento/pregiudizio debba avere necessariamente come presupposto l esistenza di un pericolo di confusione: il presupposto della tutela stabilita dall art. 5, comma 2 è un certo grado di somiglianza tra il marchio d impresa e il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno e il marchio, vale a dire stabilisce un «nesso» tra gli stessi, «even though it does not confuse them» (punto 29 della motivazione). 86 Corte giust., 23 ottobre 2003, c. 408/01, cit., punto 51 della decisione. 87 La norma applicabile è il risultato del bilanciamento basato sul criterio della ragionevolezza. Bilanciare i princípi significa appunto «individuare le relazioni di preferenza e compatibilità». Ragionevole è la scelta di chi pone una regola «adeguata, proporzionata, non discriminatoria», laddove il controllo concerne sia il rapporto tra il fine perseguito dalla regola e i mezzi adoperati sia la congruenza tra il fine della regola e i valori che i princípi applicabili tutelano: P. PERLINGIERI e P. FEMIA, P. FEMIA, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, 2ª ed. amp. riv. e agg., Napoli, 2014, pp. 92 s., 169, pp. 15 e 22 ss. 21 la piacevolezza estetica», che il pubblico associa all «identità commerciale» 88 di chi ha agito in contraffazione, anche solo per dèjà vu 89. Evidentemente l assimilazione per look-alike si insinua negli interstizi tra la «nuova» concezione proprietaria del marchio e la «vecchia» concezione distintiva, sfruttando a tutto vantaggio del contraffattore l apparente disgiunzione tra la disciplina contenuta nelle lettere e) ed f) dell art. 12, comma 1, c.p.i. ad opera della giurisprudenza che persevera nel voler sussumere le fattispecie di interferenza illecita alternativamente entro l uno o l altro schema di qualificazione 90. La prima norma, ove intesa come ipotesi centrale del sistema, porta a negare tout court la protezione contro ogni imitazione priva di reale attitudine confusoria 91. Tutto ciò che non da luogo ad un errore sulla fonte imprenditoriale è «opera eseguita nello stile di autori famosi» 92, da considerarsi sempre lecita pena un eccessiva compressione della libertà imprenditoriale e perché no? della libertà di pensiero del titolare del marchio concorrente. 88 In argomento v. N. CIPRIANI, Dall identità personale all identità commerciale, in Riv. dir. comm., 1997, p. 273 s., il quale definisce il diritto all identità commerciale come il diritto «dei soggetti operanti in àmbito economico a non vedere distorta, tramite la diffusione sotto ogni forma di notizie non vere, la propria immagine di imprenditori, cosí come la si è proposta e la si propone alla comunità dei consociati in generale e del mondo economico in particolare». Per un approfondita ricostruzione delle situazioni esistenziali quali situazioni funzionali all attuazione del valore persona, sí che non risulta giustificata la loro estensione ai soggetti diversi dalle persone fisiche: C. PERLINGIERI, Enti e diritti della personalità, Napoli, 2008, pp. 12 ss., 28 ss. 89 In questi casi l aspetto esteriore del prodotto possiede una «forte valenza di richiamo nella mente del consumatore». Quando ciò si trasforma nell espressione di un messaggio distintivo, di un messaggio cioè «che comunica l esistenza di un esclusiva», esso potrà essere tutelato come marchio, registrato o di fatto; talvolta può accadere che l aspetto esteriore di un prodotto venga apprezzato dal consumatore «in sé», perché esso crea un «sensazione di dèjà vu» che, a prescindere dall informazione relativa all origine imprenditoriale, riesce ad esprimere «sensazioni o valori» quali «il lusso o semplicemente la piacevolezza estetica di un particolare accostamento dei colori e forme»: C. GALLI, La contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina, cit., p Per un aggiornata ricognizione del fenomeno v. G. CASABURI, Le concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza, in Dir. ind., 2011, pp. 178 ss., 193 ss.; ID., Look-alike: situazioni e prospettive, in Dir. ind., 2003, p. 560 ss.; M. FRANZOSI, Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind., 2004, 1, p. 77 ss. 90 Per il superamento della tecnica ermeneutica della sussunzione v. l approfondita esposizione offerta da P. FEMIA, Interessi e conflitti culturali nell autonomia privata e nella responsabilità civile, Napoli 1996, p. 307 ss. Cfr. N. LIPARI, Il problema dell interpretazione giuridica, in AA.VV., Diritto privato. Una ricerca per l insegnamento, Bari 1972, p. 82, secondo il quale l interprete è chiamato a sviluppare «un processo di tipo dialettico tra enunciato normativo e realtà sociale». 91 Siccome Cucci non è Gucci non essendo «pensabile che la lettera iniziale C valga a falsificare la G nella mente dell acquirente» allora il marchio non è obiettivamente in grado di contrabbandare i prodotti «facendoli passare per quelli della celebre maison fiorentina»: App. Firenze, sez. spec. impr., 15 novembre 2013, n. 1776, cit. 92 App. Firenze, sez. spec. impr., 15 novembre 2013, n. 1776, cit. 22

14 La seconda norma, letta isolatamente, sembra aprire viceversa la strada alla protezione indiscriminata nei confronti di tutte le interferenze non confusorie di cui può essere oggetto un marchio sufficientemente noto per esserne vittima. In assenza di chiaroscuri funzionali, essendo precluso un piú attento scrutinio degli interessi meritevoli di tutela, l alternativa tra statuto del marchio attrattivo e statuto del marchio distintivo offre in questo modo il destro per soluzioni a dir poco draconiane. Al contrario, la soluzione equilibrata di questi problemi può essere trovata soltanto ponendosi nella prospettiva di un operazione ermeneutica che è unitaria, sistematica ed assiologica 93, ed intorno alla quale convergono finora gli sforzi profusi dalla migliore dottrina per superare la dicotomia tra i due segmenti di disciplina. Vero è, per un verso, che non vi sono sufficienti ragioni per disapplicare a priori la tutela contro l approfittamento/pregiudizio (art. 12, comma 1, lett. f) rispetto ad un fenomeno di falsificazione ingegnosa che permette all imitatore di sfruttare il marchio famoso infilandosi nella sua scia, quando non anche di inquinarne il messaggio con l introduzione di elementi estranei. Per altro verso, ciò non significa neppure che il problema si risolva tutto nell equazione «rinomanza + vantaggio o pregiudizio = illecito» 94, ché altrimenti dovremmo giungere alla conclusione che si tratti 93 P. PERLINGIERI e P. FEMIA, Nozioni introduttive e princípi fondamentali, cit., pp. 92 s., 169: «[l]a normativa da applicare è frutto di collegamenti tra più disposizioni, o tra frammenti di disposizioni ( )»; «La disciplina applicabile al fatto ( ) si desume da tutte le regole e princípi rilevanti nel procedimento di valutazione: gli effetti del fatto giuridico sono le situazioni giuridiche soggettive costituite, modificate o estinte. La situazione soggettiva esprime gli interessi qualificati dal complesso della normativa applicabile al concreto comportamento, il quale è ( ) permesso o dovuto in base alla situazione soggettiva». In argomento fondamentale resta il rinvio a ID., L interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell esegesi, in Rass. dir. civ., 1985, p. 990 ss. (ora anche in ID., Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita, Napoli 2012, p. 127 ss.). Sull applicazione del medesimo metodo ermeneutico in àmbito contrattuale v., da ultimo, M. PENNASILICO, Metodo e valori nell interpretazione dei contratti, Napoli 2011, spec. pp. 17 ss. e 135 ss. 94 In proposito v. L. MANSANI, La capacità distintiva come concetti dinamico, cit., p. 22 s. Di contrario avviso C. GALLI, La contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina, cit., p. 226; ID., La tutela contro il parassitismo nel nuovo codice della proprietà industriale, in AA.VV., La revisione del Codice della Proprietà Industriale, Milano, 2007, pp. 105 e ss., 120 ss., per il quale l interpretazione sistematica delle norme che disciplinano i segni distintivi porta a concludere che il marchio debba ritenersi rinomato ogni qual volta si determini un approfittamento o un pregiudizio nel senso di cui all art. 5, comma 2 della Direttiva, ossia che «la rinomanza sia costituita proprio dall attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull origine». Anche M. RICOLFI, La tutela del Marchio, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI e P. SPADA, Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 3ª ed., Torino, 2009, p. 126, pur continuando a dirsi convinto del fatto che «i livelli di protezione previsti dalla legge per i marchi che godono di rinomanza e per gli altri restino almeno fino ad oggi rilevantemente diversi sotto molti e non secondari profili», osserva che «se ci domandiamo quali siano i marchi che godono di rinomanza, dobbiamo rispondere che tali sono quelli che sono suscettibili di dar luogo all indebito vantaggio o al pregiudizio di cui alla norma». 23 sempre, o quasi, di una forma di usi non confusori vietati dalla legge. Piuttosto si tratterà di accertare se ed in quale misura gli elementi del prodotto originale fatti concretamente oggetto di imitazione siano realmente identificativi di un certo produttore, se siano cioè in grado di evocare agli occhi del pubblico (anche per semplice dèjà vu) il complesso di informazioni che compongono l identità commerciale della maison che ha agito in contraffazione 95. In ogni caso, l assunto secondo cui l imitazione non confusoria di una borsa firmata produce addirittura un vantaggio al titolare del marchio famoso, alimentando la leggenda della griffe presso il pubblico, sul piano degli interessi semplicemente non sta in piedi. La gestione del capitale d attrazione associato al segno può comportare anche la scelta di non utilizzare il marchio per un certo periodo di tempo sui propri prodotti o di non licenziarlo laddove le modalità di sfruttamento prefigurate dal licenziatario risultino lesive, in prospettiva, dell interesse protetto. Inoltre il decremento del selling power del segno famoso può essere determinato non soltanto da un fenomeno (puramente quantitativo) di sovraesposizione del marchio, ma anche da un fattore qualitativo legato al contesto simbolico o merceologico dell utilizzazione. Tutti questi fattori giocano un ruolo determinante nella complessiva attività di gestione del valore commerciale del marchio. Attività che implica un tipo di ponderazione, di opportunità e convenienza, rimessa esclusivamente al titolare del diritto esclusivo sul segno 96. Considerazioni non dissimili si possono fare con riferimento alle decisioni che escludono la contraffazione nelle ipotesi di assimilazione basate sulla tecnica dell uso parodistico («D&G Docce e Gabinetti»; «Sard-Rock», ecc.), in base all assenza di attitudine confusoria 97 e di concreto pregiudizio alla capacità distinti- 95 In particolare bisogna guardare agli investimenti pubblicitari o promozionali effettuati da chi si ritiene usurpato, per verificare se gli stessi hanno riguardato effettivamente quegli specifici elementi individualizzanti, «generando o rafforzando nel pubblico la percezione che si tratti di elementi tipici di un certo produttore», e non invece il marchio o l intera confezione del prodotto senza favorire quella percezione: L. MANSANI, La capacità distintiva come concetti dinamico, cit., p Sul punto valgono le considerazioni svolte in C. MIGNONE, Identità della persona e potere di disposizione, cit., p. 313 ss. 97 Per una decisione di segno analogo v. Trib. Milano, 12 luglio 1999, in Giur. ann. dir. ind., 1999, p ss. Si trattava di una versione «ironica e giocosa» del celeberrimo coccodrillo della Lacoste, utilizzata per contraddistinguere prodotti di abbigliamento. Dopo avere escluso che vi fosse un pericolo di confusione, i Giudici si sono chiesti se potesse trovare applicazione la norma dell art. 1, comma 1, lett. c, l. marchi ed hanno risposto negativamente sulla base di un interpretazione letterale della disposizione a tutela del marchio rinomato, che fa riferimento all uso del segno dell imitatore su prodotti o servizi «non affini» a quelli contrassegnati dal marchio confliggente: «tale previsione deve ritenersi rivolta alla speciale tutela del marchio che gode di rinomanza al di là del principio di relatività ( ) nel caso di specie non ravvisabile per l identità dei settori merceologici di riferimento dei marchi in questione». Taglia corto Trib. Roma, 16 settembre 2005 («Sard-Rock»): «appare invero improprio applicare la parodia al fenomeno della contraffazione di marchio, laddove la ipotizzata parodia (Sard al posto di Hard) presenta come oggetto di riferimento un segno distintivo, come tale destinato a individuare un determinato prodotto distinguendolo da altri». 24

15 va del segno 98. Specialmente quando la parodia inquina il messaggio associato al segno famoso con un altro di contenuto volgare 99, non v è dubbio che la fattispecie rientri astrattamente nell uso pregiudizievole come sopra delineato. A meno che non si voglia escludere tout court l applicabilità della tutela contro l approfittamento/pregiudizio sulla base di un interpretazione letterale dell art. 12, comma 1, lett. f 100, cosí ricadendo in quella lettura della protezione per compartimenti stagni che è stata rigettata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalle decisioni sui casi Davidoff e Adidas 101. Piuttosto ci si deve domandare, in un caso e nell altro, se l uso ingegnoso o parodistico del marchio altrui debba ritenersi sorretto da un «giusto motivo» che ne escluderebbe l illiceità secondo quanto previsto dall art. 12, comma 1, lett. f. Imponendosi perciò all interprete di compiere un bilanciamento tra l interesse del titolare e quelli che fanno capo alle imprese concorrenti 102, in particolar modo quando que- 98 Nei precedenti casi di uso parodistico la giurisprudenza ha piú volte ravvisato la concretizzazione di una fattispecie di free-riding. Trib. Roma, 4 febbraio 2010, in Riv. dir. ind., 2010, 2, p. 203 ss. («Gambero Rozzo») ha ritenuto che l operazione editoriale della convenuta costituisse uno «sfruttamento parassitario della notorietà e del prestigio del marchio di parte attrice ( ) con la conseguenza che il lettore acquirente de Il Gambero Rosso era indotto a ritenere, nonostante la diversità del titolo (appositamente creata al fine di manifestare l intenzione di rivolgersi ad un pubblico di gusti semplici e rustici piuttosto che esclusivi e raffinati) che le opere fossero espressione di un unico progetto e della stessa volontà editoriale facente capo ad unico editore, in considerazione della circostanza che trattavasi di prodotti destinati alla stessa tipologia di pubblico ( ) aventi analogo contenuto ( ) e posti in vendita per lo più nei medesimi canali commerciali». 99 Trib. Milano, 4 marzo 1999, Giur. ann. dir. ind., 1999, p («Agip-Acid») ritiene che proprio il «carattere distintivo» e la «celebrità» del marchio Agip siano stati il «movente» dell «operazione di distribuzione presso i frequentatori di discoteche delle magliette oggetto di causa ( ). Va aggiunto che la scritta Acid nel punto esatto dove nel marchio originale trova collocazione la scritta Agip, per l ambiguo riferimento sia a una tendenza musicale sia a sostanze allucinogene notoriamente in uso in discoteche e ambienti simili, non può non aver recato pregiudizio alla rinomanza del marchio Agip». Trib. Torino, 9 marzo 2006, Dir. ind., 2007, p. 149 ss. («Porco Diesel») si appoggia invece sul rischio di associazione, considerando che «la notorietà del marchio DIESEL nel settore di riferimento fa ritenere fondato il concreto pericolo di confusione tra prodotti, nel senso che il potenziale consumatore potrebbe esser indotto a ritenere che DIESEL s.p.a. abbia autorizzato o comunque consentito la commercializzazione di prodotti recanti una scritta che contiene il proprio marchio registrato». 100 La disposizione fa riferimento soltanto all uso del segno dell imitatore che riguardi prodotti o servizi «non affini» a quelli per cui il marchio da tutelare è registrato. 101 Vedi le pronunce Corte Giust., 9 gennaio 2003, c. 292/00, cit. e Corte giust., 23 ottobre 2003, c. 408/01, cit. che sanciscono l applicabilità, anche al caso di prodotti o servizi identici o simili, della normativa prevista per il marchio che gode di rinomanza dagli artt. 4, comma 4, lett. a) e 5, comma 2 della Direttiva. 102 L utilizzo del marchio altrui in funzione parodistica è stato al centro della recente decisione sul caso Deutsche Grammophon, deciso da Trib. Milano, 31 dicembre 2009, in Dir. ind., 2010, p. 214 ss. Il gruppo musicale Elio e le Storie Tese aveva utilizzato il simbolo della nota casa discografica di musica classica all interno della copertina di un loro album, sostituendo però alla dicitura Deutsche Grammophon, contenuta nell originale, il titolo della loro opera, «Gattini»: una sorta di «auto-sberleffo celebrativo che finge di allineare i best of di 25 sti interessi sembrano collegati a valori che occupano una posizione sovraordinata nel disegno costituzionale 103. Ma anche nel caso dell uso parodistico si tratterà di una valutazione non preconfezionata, da effettuarsi alla luce di tutte le peculiarità del caso di specie, preso atto che la riconducibilità del messaggio pubblicitario sotto il vigore del principio di libertà di espressione (art. 21 cost.) oppure dell iniziativa economica (art. 42 cost.) rimane controversa e rifugge per prima da soluzioni astratte e generalizzanti Sin qui l analisi dei presupposti della tutela, della variabilità strutturale dei criteri dirimenti che entrano nella confondibilità come operazione ermenuetica unitaria ed il cui atteggiarsi dipende dalla funzione della concreta fattispecie di interferenza. Qualche ultimo chiarimento resta infine da fornire in merito allo spettro dei rimedi esperibili contro le assimilazioni che non danno adito ad un rischio di errore sulla provenienza del bene. La sussunzione delle fattispecie d interferenza operata sulla scorta di un interpretazione segmentaria delle diverse «anime» 105 del marchio distintiva, attrattiva e non decettiva si è tradotta finora in una discutibile alternatività dei rimedi esperibili contro gli illeciti perpetrati mediante l uso dei segni strumentali all esercizio dell impresa. Secondo l indirizzo tutt oggi prevalente, l illecito confusorio conduce al rimedio dominicale : la nullità del segno per difetto di novità. Nullità relativa perché rilevabile solo su iniziativa del titolare del diritto anteriore (art. 122, comma 2, c.p.i.). Oltre i limiti del concreto pericolo di confusione sulla fonte d origine, invece, la tutela del marchio celebre contro le forme di imitazione parassitaria andrebbe meglio ri- EELST, riorchestrati sinfonicamente, all eccellenza colta della discografia di Deutsche Grammophon». Secondo i giudici milanesi, tuttavia, in considerazione delle modalità con cui «nel settore merceologico di rifermento il pubblico è solito percepire il messaggio racchiuso nel segno distintivo», appare assai improbabile che il consumatore possa esser indotto in errore sulla provenienza del prodotto ovvero «compia un associazione che consenta di trarre un indebito vantaggio commerciale dalla rinomanza del marchio altrui». 103 Quando vengono in gioco valori qualitativamente differenti, la proporzionalità, quale criterio quantitativo per stabilire l equilibrio aritmetico fra grandezze omogenee, deve concorrere con l adeguatezza, quale criterio idoneo a determinare l equilibrio «geometrico» fra grandezze disomogenee: in proposito, v. F. QUARTA, Risarcimento e sanzione dell illecito civile, Napoli, 2013, spec. p. 214, ove la precisazione che entrambi i criteri «concorrono come parti del tutto, alla definizione del giusto legale (ciò che è ragionevole alla luce della totalità delle norme dell ordinamento)». 104 Per questo profilo v. G. CARAPEZZA FIGLIA, Diritto all immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Spagna e Francia, in Rass. dir. civ., 2013, p. 873 ss. 105 All indomani dell abolizione dei «pilastri normativi» che sostenevano la concezione monolitica del marchio la limitazione soggettiva ai soli imprenditori della possibilità di registrare un marchio, la circolazione del marchio vincolata all azienda e la decadenza del medesimo per cessazione definitiva dell impresa del titolare il complesso di queste modifiche, in uno con l introduzione di una tutela ad hoc per i marchi che godono di rinomanza e per i segni notori, ha indotto un profondo ripensamento sul tema degli interessi protetti dal marchio. Di «due anime diverse, probabilmente non riconducibili ad unità», discorrono A. VAN- ZETTI e V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p

16 cercata nell alveo della concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art c.c.) e nei rimedi ivi previsti: inibitoria e risarcimento del danno, quando l illecito sia stato commesso con dolo o colpa. Stante l affievolimento dell interesse dei consumatori a non essere tratti in inganno su specifici valori produttivo-aziendali, nel passaggio dalla «funzione distintiva» alla «funzione attrattiva» verrebbero altresí meno la nullità per decettività originaria o sopravvenuta (artt. 25 e 26 c.p.i.) nonché gli strumenti per tutelare direttamente l interesse dei consumatori predisposti dalla disciplina sulle pratiche commerciali sleali (artt. 21, comma 2, lett. a, c.cons.), attivabili questi anche d ufficio (art. 27, comma 2 c.cons.) e non filtrati dall iniziativa dei concorrenti. Alla luce di tutto quanto precede, ce n è ovviamente per introdurre elementi di maggiore flessibilità nel quadro appena tratteggiato. Atteso che il rimedio è soltanto uno strumento e non rappresenta un valore 106, non è l interesse a strutturarsi attorno al rimedio, ma il rimedio a dover trovare concreta modulazione in funzione degli interessi meritevoli che vengono in rilievo nella fattispecie concreta 107. La selezione del rimedio giusto, secondo i criteri della ragionevolezza 108 e della proporzionalità 109, consegue ad una qualificazione esaustiva della concreta fattispecie d interferenza che va condotta, oltre tutto, tenendo conto del carattere plurioffensivo che assume l illecita utilizzazione dei segni in àmbito commerciale. 106 P. PERLINGIERI, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, in Il giusto processo civile, 2011, p. 4, sicché «una categoria dei rimedi, ricavabile dal diritto positivo, se fosse possibile costruirla, si rivelerebbe del tutto inutile». 107 Nella transizione da una dogmatica dei diritti ad una dogmatica dei rimedi P. PERLIN- GIERI, o.u.c., pp. 4 s. e 6 s. avverte la necessità di intendersi in ordine alla stessa nozione di rimedio, pena la cristallizzazione dei diritto attorno al novero delle tecniche di protezione note: «[a]ffermare che la previsione di un rimedio è misura della rilevanza giuridica di un interesse (ubi remedium ibi ius) non è operazione logico giuridica diversa dall affermare che una situazione è meritevole di tutela soltanto se qualificata dall ordinamento come diritto (ubi ius ibi remedium)». 108 È ragionevole «la scelta di chi pone una regola adeguata, proporzionata, non discriminatoria, non contrastante con la giustizia; il controllo concerne sia il rapporto tra il fine perseguito dalla regola e i mezzi adoperati sia la congruenza tra il fine della regola e i valori che i princípi applicabili tutelano»: P. PERLINGIERI e P. FEMIA, Nozioni introduttive e princípi fondamentali, cit., p. 25. Sulla differenza tra ragionevolezza e proporzionalità v. P. PERLIN- GIERI, Equilibrio normativo e proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, p. 334 s.; S. POLIDORI, Principio di proporzionalità e disciplina dell appalto, in Rass. dir. civ., 2004, p. 686 ss.; I. TARDIA, Interessi non patrimoniali e patti sanzionatori, Napoli 2006, p P. PERLINGIERI, Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi di diritto civile, Napoli 2003, p. 449: «[l]a meritevolezza di tutela ( ) non può ispirarsi esclusivamente all aspetto meramente quantitativo. Sotto questo profilo, la produzione comunitaria quando impone una proporzione fra mezzo e fine, attraverso l adeguatezza finalistica, in realtà utilizza non il principio di proporzionalità in senso stretto, che può valere nei contratti, ma piuttosto un espressione descrittiva di una proporzionalità che si tenta di realizzare. Infatti, la proporzionalità consiste nella giusta proporzione, quantificazione, e quindi configura un parametro ulteriore e successivo rispetto a quello di ragionevolezza (intesa come astratta giustificabilità), una diversa modalità di valutare l entità dell interesse patrimoniale, ovvero la misura della sua protezione giuridica in comparazione e bilanciamento con quella di altri interessi». 27 Ed allora, prima alternativa: tutela reale o tutela risarcitoria. Bisogna prendere atto che l uso illecito del segno, ingeneri o meno il rischio di confusione presso il pubblico sulla provenienza del prodotto da una data fonte imprenditoriale, costituisce sempre una condotta scorretta che altera il gioco della concorrenza 110 ed incide sul comportamento economico del consumatore 111. Sempre, vale a dire anche nell ipotesi prevista dall art. 20, comma 1, lett. b nella quale la vittima ha diritto di vietare al terzo l uso del marchio confondibile ed è legittimata ad agire per ottenere la nullità della relativa registrazione. Ancóra, si obietta che qualora il segno beneficiasse della tutela invalidante oltre i limiti dell errore sull origine imprenditoriale del prodotto contraddistinto, ne verrebbe di fatto accreditata una funzione estetica o utile in contrasto col divieto di registrare come marchio la «forma» che conferisce un «valore sostanziale» al prodotto (art. 9 c.p.i.). Questo argomento ritorna, per certi versi, a misconoscere la rilevanza dei messaggi diversi dall indicazione d origine e, con essa, la «posizione di responsabilità» di chi si avvale del marchio in ordine «alle informazioni e agli altri elementi di tale messaggio che giungono al pubblico in collegamento con quel marchio» 112. Come dire: nel nostro ordinamento il «Made in Italy» una protezione «non obliqua» 113 ce l ha già, ed è l accesso alla riserva del disegno industriale. Ora posto che anche la forma, secondo la nuova disciplina dei disegni e dei modelli, «altro non è che un segno distintivo atipico tridimensionale del prodotto» 114, non si vede perché il problema debba essere il titolo della registrazione che viceversa può configurarsi sia come registrazione di marchio di forma sia come registrazione di disegno e/o modello e non invece la pretesa alternatività delle tutele. Alternatività che non trova giustificazione in presenza di tutele «omogenee», e perciò «sicuramente cumulabili» 115, rispetto alle quali il cómpito dell interprete è semmai quello di coordinamento dei due regimi al fine di evitare applicazioni contraddittorie. 110 Nel mondo della vita il marchio non esprime soltanto l indicazione d origine del prodotto, di ciò il fondamento concorrenziale del diritto comunitario dei marchi tiene conto chiedendo di attribuire ad essi una protezione tendenzialmente corrispondente alla funzione economica da essi concretamente assolta sul mercato: C. GALLI, I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d impresa, in AIDA, 2007, p. 229 ss. 111 Sebbene per la dottrina prevalente l impatto sul comportamento economico del consumatore rappresenti l elemento differenziale tra le iniziative poste a presidio degli interessi del titolare del marchio e quelle poste «direttamente» a presidio degli interessi dei consumatori: v., per tutti, M. RICOLFI, Rischio di confusione e confusione fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, in Giur. comm., 2011, 5, p C. GALLI, Protezione del marchio e interessi di mercato, cit., pp. 661 ss., P. SPADA, Il vendicatore del pubblico, cit., p G. FLORIDIA, I disegni e i modelli, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI e P. SPADA, Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza, cit., p. 290 s. Cfr. A. VANZETTI, I marchi nel mercato globale, cit., p. 98, secondo cui la cui qualificazione di marchi ostensivi si colloca «al confine» rispetto ad una tutela di tipo brevettuale, quale è quella concessa per il design: «psicologicamente dall acquirente gli uni e gli altri vengono infatti avvertiti sostanzialmente nello stesso modo, come dei valori aggiunti, cosicché il limitarne la tutela a una possibilità di confusione in termini tradizionali diventa un non senso». 115 G. FLORIDIA, o.l.u.c. 28

17 Varcata la soglia del messaggio sulla fonte d origine, il marchio è comunque nullo allorquando, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti quali il grado di somiglianza tra i prodotti, la quota di mercato coperta dai marchi in conflitto 116, l intensità, l àmbito geografico e la durata del loro uso, nonché l entità degli investimenti realizzati da entrambe le parti per promuoverli emerge chiaramente che la registrazione si inscrive nel contesto di un operazione commerciale parassitaria. Quando il marchio registrato (anche non identico), non serve a comunicare alcun messaggio diverso o ulteriore rispetto a quello incorporato nel marchio confliggente, esprimendo anzi il mero intento di legittimare per tabulas un attività abusiva finalizzata ad approfittare dell agganciamento alla reputazione ed all identità commerciale del marchio altrui 117. Seconda alternativa: legittimazione assoluta o legittimazione relativa. Perfino nel mercato delle borse griffate, dove il peso della componente suggestiva ed irrazionale nelle scelte di acquisto diviene addirittura predominante sui valori aziendali, non è detto che l imitazione del segno non possa coinvolgere anche l interesse dei consumatori 118. Beninteso non già nelle vesti salomoniche del consumatore-medio chiamato idealmente ad arbitrare una contesa proprietaria tra l impresa titolare del marchio noto ed il presunto usurpatore, ma quale portatore di un interesse direttamente pregiudicato dalla pratica commerciale abusiva 119. Il marchio Louis Vuitton o Gucci anziché indicare una provenienza o una qualità «intrinseca» del prodotto, diviene esso stesso qualità. Talvolta si è perfino disposti ad ammettere che in questi casi il marchio divenga l unica qualità del prodotto ad indurre il consumatore all acquisto. Che dire allora del rischio di errore 116 Sui marchi come convettori di quote di mercato v. G. GHIDINI, Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza, in Concorrenza, mercato e regole, 2005, 2, p. 247 ss. 117 Rientra in questa ipotesi anche il caso del marchio identico al segno altrui preceduto dalla parola «tipo», «genere», «imitazione» o simili: G. SENA, Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio, cit., 2001, 2, p. 104; di contrario avviso A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei marchi, cit., p Sul definitivo passaggio dalla nullità come «inqualificazione» concetto che esclude in radice la selezione di strumenti atti a modulare il grado di disponibilità della tutela nei suoi diversi momenti significativi alla nullità come disciplina, bisognosa di essere modella e calibrata nei suoi diversi profili sulla scorta degli interessi concretamente coinvolti nella vicenda negoziale affetta dalla patologia v. S. POLIDORI, Disciplina della nullità e interessi protetti, Camerino-Napoli, 2001, passim, spec. p. 179 ss. e C. MIGNONE, La disponibilità dell azione di nullità nel sistema italo-comunitario delle patologie negoziali, in Corti Umbre, 2013, 2, p. 344 ss. Siffatto orientamento metodologico comporta il rigetto della tesi secondo cui le nullità comminate dalla legislazione speciale siano configurabili alla stregua di sotto-sistemi di regole separati ed impermeabili: sul punto v. anche L. FERRONI, La moderna concezione costituzionale e comunitaria di autonomia negoziale e la nuova filosofia cui s informa il regime delle invalidità, in ID., Saggi di diritto civile, Pesaro-Urbino, 2003, p La normativa sulle pratiche commerciali sleali appresta una tutela diretta non degli interessi del titolare del marchio o segno anteriore confusoriamente imitato nei confronti del concorrente imitatore, ma di due ordini di interessi: quello dei consumatori, a cagione dell errore in cui essi possano incorrere, e quello al buon funzionamento del mercato. In argomento v. M. RICOLFI, Rischio di confusione e confusione fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, cit., p. 693 ss. 29 sulla morfologia del simbolo in sé, anche in assenza del rischio di confusione sull origine imprenditoriale del prodotto? Piaccia o non piaccia, è tranquillamente ipotizzabile che un consumatore in carne ed ossa sia egli un fashion victim, la piú sprovveduta delle casalinghe voglio ma non posso, un incolto teledipendente o soltanto un «povero di spirito» che sogna di potersi permettere il «diseducativo giocattolo» visto nelle mani di qualcun altro 120 si determini all acquisto di una borsa nella piena consapevolezza che essa non proviene veramente dalla celebre maison, e ció nonostante sia indotto ad una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso se si fosse avveduto per tempo che il segno presentava alcune minime varianti grafiche rispetto al tanto anelato simbolo. Quando il simbolo, avuto riguardo all interesse dell acquirente, costituisce una caratteristica essenziale del prodotto, e l imitazione del marchio altrui si inscrive in una pratica commerciale idonea «in ogni modo» 121 ad ingannare il consumatore, falsandone il comportamento economico ed inducendolo ad assumere «una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso» (art. 21, comma 1, c.cons.), diviene irragionevole rendere le imprese concorrenti padrone di decidere la sopravvivenza del marchio ingannevole sul mercato 122. Nullità della registrazione del marchio decettivo, dunque, nelle ipotesi piú gravi (art. 25, comma 1, lett. b, c.p.i.) 123, che si aggiunge all inibitoria (art c.c.) ed alla condanna al risarcimento del danno nel frattempo prodotto con l attività di commercializzazione della borsa taroccata (art. 2600). Rimedi tutti azionabili da chiunque vi abbia interesse, compresi il singolo consumatore e le associazioni di categoria (art. 27, comma 2, c.cons.) e promuovibili d ufficio dal pubblico ministero (art. 122, comma 1, c.p.i.), in accordo col modello di controllo diffuso sulla correttezza, trasparenza e concorren- 120 P. SPADA, Il vendicatore del pubblico, cit., p La definizione di pratica commerciale comprende «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» (art. 18, comma 1, lett. d, c.cons.). Non è dubbio che l uso del marchio e di altri segni distintivi avvenga nella commercializzazione del prodotto. La definizione di pratica commerciale ingannevole comprende quella che contiene informazioni false o è idonea in ogni modo, includendo la presentazione complessiva del prodotto, a ingannare il pubblico di riferimento in relazione: a) alla natura del prodotto; b) alle sue caratteristiche principali, alla composizione, al metodo di fabbricazione, agli usi, alla quantità, alla descrizione, all origine geografica o commerciale del prodotto (art. 21, comma 1, c.cons.). 122 In merito all attitudine delle pratiche commerciali scorrette ad incidere su interessi individuali e seriali dei consumatori e sull «interesse generale al corretto funzionamento della macchina economica»: A. FACHECHI, Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali, Napoli, 2012, p. 198 ss. 123 Il rimedio colpisce soltanto l attività di commercializzazione quando il segno confliggente, ancorché successivo, è divenuto portatore di un messaggio autonomo, talsí che la rimozione dell interferenza illecita, ricorrendone i presupposti, possa consistere anche nella sola modifica dell aspetto esteriore del prodotto, del suo confezionamento o delle modalità di commercializzazione (art. 21, comma 2, c.p.i.). 30

18 zialità del mercato che costituisce una delle fondamentali matrici funzionali dell ordinamento italo-europeo L intreccio fra tutela del mercato e interessi dei singoli operatori dà vita ad una protezione qualitativamente connotata dall attitudine a realizzare/ripristinare condizioni di mercato eque e trasparenti in una dimensione che, in misura variabile, trascende quella microeconomica del singolo scambio: v. S. POLIDORI, Regole dei rapporti e regole del mercato: fra disomogeneità del quadro normativo e responsabilità dell interprete, in Corti marchigiane, 2007, p. 277 ss., ora anche in P. D ADDINO SERRAVALLE (a cura di), Mercato ed etica, Napoli, 2009, p. 353 ss. 31

19 Rivista dottrina e giurisprudenza commentata