IL MARCHIO: NOZIONE E FUNZIONE

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1 IL MARCHIO: NOZIONE E FUNZIONE PROF. GUIDO BEVILACQUA

2 Indice 1 SEGNI DISTINTIVI E CONCORRENZA LE FONTI LEGISLATIVE FUNZIONE DISTINTIVA E DIRITTO DI ESCLUSIVA FUNZIONE DISTINTIVA E FUNZIONE DI INDICAZIONE DI PROVENIENZA FUNZIONE DI INDICAZIONE DI PROVENIENZA NELLA LEGGE VIGENTE I DIVIETI DI USO INGANNEVOLE DEL MARCHIO di 10

3 1 Segni distintivi e concorrenza Un economia liberista, un libero mercato, ha bisogno di segni distintivi. Anzitutto per rendere possibile l individuazione, il riconoscimento reciproco di coloro che vi operano a vari livelli e con varie funzioni (produttori, enti finanziari, distributori, consumatori, ecc.), e fra i quali intercorrono complessi rapporti che appunto senza la reciproca individuabilità non sarebbero neppure pensabili. Particolare rilievo assumono poi i segni distintivi specificamente utilizzati nel rapporto fra le imprese ed il pubblico dei consumatori, vale a dire i segni inerenti a beni o servizi offerti appunto ai consumatori. Se è vero, infatti, che il regime concorrenziale può dare i buoni frutti che il liberismo da esso si attende solo a condizione che ad essere premiato dal mercato sia chi realmente vi opera meglio (vale a dire solo a condizione che sia consentito al consumatore di operare nella gara concorrenziale come giudice consapevole, premiando con il successo i <<buoni>>, e condannando gli inetti e i <<cattivi>>); se questo è vero, è chiaro che presupposto della stessa possibilità che la concorrenza si svolga fruttuosamente, è il fatto che il consumatore possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti e dei servizi che gli sono offerti all imprenditore dal quale realmente provengono. E ciò è appunto possibile solo per il tramite dei segni distintivi dei prodotti e dei servizi, cioè anzitutto dei marchi, che proprio per questo assumono sul mercato un rilievo preminente rispetto a tutti gli altri segni distintivi. In considerazione di questa preminenza, nonché del fatto che nell uso del marchio sono coinvolti rilevanti interessi dei consumatori, il legislatore ha dettato per questi segni una speciale ed ampia disciplina, imperniata su di un procedimento amministrativo detto registrazione. Di qui il termine di marchio registrato che evoca appunto la speciale disciplina cui questo segno è soggetto. 3 di 10

4 2 Le fonti legislative Il marchio, vale a dire essenzialmente il segno che si appone sul prodotto o sulla confezione di esso, che ne costituisce <<la marca>> (ed al quale è assimilato il segno con cui si contraddistinguono i servizi offerti al pubblico), è, per le ragioni appena esposte, il più importante fra i segni distintivi. Ad esso il legislatore ha dedicato fin dai primi tempi dell unità d Italia una dettagliata regolamentazione, contenuta ad un certo punto in alcuni articoli del codice civile (artt cod. civ.) ed in una legge speciale, il r.d. 21 giugno 1942, n Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (ora sostituita dalla Direttiva CE n. 2008/95). Ulteriori modifiche sono state introdotte con il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, che ha adeguato la nostra legislazione agli accordi internazionali cc.dd. TRIPs. Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà industriale, entrato in vigore il 19 marzo 2005; e dello stesso inserimento è stato fatto oggetto il regolamento di attuazione che accompagnava la legge speciale. 4 di 10

5 3 Funzione distintiva e diritto di esclusiva La nozione legislativa del marchio, vale a dire ciò che il legislatore intendeva che il marchio dovesse essere, fare, è desumibile da una serie di norme. L art cod. civ. parla infatti della registrazione di <<un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi>>; l art. 7 c.p.i. dice che possono essere registrati come marchio certi segni a condizione che <<siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un impresa da quelli di altre imprese>>; l art. 13 c.p.i. parla di <<carattere distintivo>> del segno come elemento essenziale di esso; mentre l art. 12 c.p.i. definisce alcune delle condizioni in cui appunto la capacità distintiva si concreta. Secondo il legislatore, dunque, il marchio è anzitutto un segno distintivo, che come tale deve essere idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli (simili) di un altro imprenditore. Il che si può esprimere anche dicendo, come di solito si dice, che il legislatore attribuisce al marchio funzione distintiva. A questa funzione corrisponde d altra parte la struttura del diritto sul marchio, che come ogni diritto su segno distintivo è diritto di esclusiva. La natura esclusiva del diritto è invero essenziale in ordine ai segni distintivi, che ove potessero essere adoperati da una pluralità di soggetti (o, per i segni collettivi, anche da soggetti diversi da quelli facenti parte del gruppo identificato, o infine in caso di licenze plurime in violazione delle condizioni poste dall art. 23 c.p.i) distintivi non sarebbero più. Ed a ciò si collega il fatto che si ha violazione del diritto al marchio quando esso venga usato da terzi senza l autorizzazione del titolare, cosicché quando si parla di tutela del marchio ci si riferisce al sistema di prevenzione e di sanzioni che la legge dispone per impedire quest uso. La funzione distintiva è poi ulteriormente confermata dal fatto che la tutela del marchio opera principalmente quando l adozione di esso (o di un segno ad esso simile) da parte di un terzo possa provocare <<un rischio di confusione per il pubblico>>, solo, cioè quando appunto la sua funzione distintiva venga pregiudicata (il confondere essendo l opposto del distinguere). 5 di 10

6 4 Funzione distintiva e funzione di indicazione di provenienza I segni distintivi comunicano a chi li percepisce un messaggio inerente alle caratteristiche dell ente contrassegnato, così consentendo di distinguerlo dagli altri dello stesso genere. Lo stesso accade per il marchio, che viene usato con riferimento a determinati prodotti (per solito venendo fisicamente apposto su di essi o sulla loro confezione), e che consente al pubblico dei consumatori di identificare quei prodotti dagli altri dello stesso genere, collegandoli a caratteristiche che sono loro proprie. Sennonché perché la funzione distintiva del marchio sia effettiva occorre che la legge assicuri la corrispondenza a realtà del messaggio comunicato dal segno, ché altrimenti questo non sarebbe strumento di identificazione ma di inganno. E solo ove nella legge si trovi questa assicurazione potrà dirsi che la funzione distintiva del marchio e la sua funzione distintiva del marchio è la sua funzione giuridicamente tutelata. Per verificare come stanno in realtà le cose bisogna anzitutto chiedersi quali siano le caratteristiche differenziatrici del prodotto che il marchio evoca, alle quali si collega, vale a dire quale sia il messaggio distintivo che al riguardo il marchio comunica. In realtà questo messaggio varia a seconda del tipo di marchio di cui si tratti. Qualche esempio varrà a chiarirlo. Le automobili recano di solito una pluralità di marchi, e così la <<FIAT Punto>> reca almeno i marchi <<FIAT>> e <<Punto>>, ciascuno dei quali comunica con ogni evidenza un messaggio diverso. Il marchio <<FIAT>> dice che si tratta di vettura prodotta dalla celebre casa torinese nei suoi stabilimenti; il marchio <<Punto>> dice in più che si tratta di una vettura che presenta determinate caratteristiche tecniche, funzionali e estetiche. Vi sono prodotti che recano addirittura tre o più marchi ciascuno dei quali comunica un messaggio diverso. Si pensi ad una confezione di merendine del Mulino Bianco, che reca il marchio <<Barilla>>, il marchio appunto <<Mulino Bianco>> e infine, ad esempio il marchio <<Flauti>>. Anche qui ciascuno dei tre marchi comunica un messaggio diverso, ed i tre messaggi si integrano a fornire al consumatore un blocco di elementi informativi capaci di identificare il prodotto. Ciò che distingue fra loro i marchi degli esempi è il fatto che i primi in essi menzionati figurano su tutti i prodotti dell impresa che ne è titolare, mentre gli ultimi figurano solo su di uno specifico, singolo prodotto. Per questa contrapposizione si pensi ancora a <<FERRERO Rocher>>, <<MON Chèri FERRERO>>, <<kinder FERRERO>>, <<Nutella FERRERO>>, ecc. 6 di 10

7 I marchi del primo tipo sono detti marchi generali quelli del secondo marchi speciali e questa distinzione ha senz altro notevole importanza, dato che la differenza del messaggio che gli uni e gli altri comunicano al pubblico fa sì che la rispettiva disciplina, sia talora diversa. Abbiamo visto or ora come i marchi generali comunichino essenzialmente un messaggio sull origine del prodotto che interessa il consumatore che in ipotesi conosce l impresa che ne è titolare in quanto egli ragionevolmente confida che tutti i prodotti provenienti da quella impresa presentino la qualità soddisfacente che egli ha già sperimentato. Naturalmente il messaggio deve essere veritiero, cioè tutti i prodotti recanti il marchio in questione devono realmente e sempre (nel tempo) provenire da quella impresa, e la legge deve garantirlo, altrimenti, la funzione distintiva del segno sarebbe vanificata. E in relazione a tutto ciò che si sostiene ed è corretto sostenere per questo tipo di marchio che la funzione distintiva di esso si specifichi in funzione di indicazione di provenienza o di origine. Per contro abbiamo constatato come il messaggio trasmesso dai marchi speciali attenga anche ed essenzialmente alle specifiche caratteristiche del singolo prodotto. Cosicché si potrebbe pensare che la funzione distintiva di essi si specifichi in una funzione di garanzia di identità nel tempo, di costanza qualitativa e strutturale o merceologica dei singoli prodotti contrassegnati. Sennonché, non esistendo nella legge del 1942 a carico del titolare del marchio speciale la previsione di un vero e proprio onere di mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche nel prodotto contrassegnato, a questa conclusione non si poteva pervenire e perciò si era pensato di ripiegare anche per questi segni su di una funzione di indicazione di origine imprenditoriale. Soluzione che da un lato corrispondeva ad un messaggio che sia pure in secondo piano anche i marchi speciali, nella gran maggioranza dei casi, comunicano (se un prodotto continua a recare nel tempo lo stesso marchio speciale, si è portati a ritenere che esso continui a provenire dalla stessa impresa), e dall altro lato indirettamente e in qualche misura garantiva anche la costanza qualitativa del prodotto (resa assai probabile dalla sua costante identica provenienza). La conclusione di queste considerazioni era stata l attribuzione indiscriminata al marchio, a tutti i marchi, della funzione di indicazione di provenienza come unica funzione giuridicamente tutelata. 7 di 10

8 5 Funzione di indicazione di provenienza nella legge vigente Fino alla prima riforma della legge speciale n. 929/1942, questa era dunque la tesi elaborata e affermata. Nella legge attuale, per contro, benché vi siano elementi coerenti con la funzione di indicazione di provenienza quali la configurazione del diritto sul marchio come diritto di esclusiva e il divieto in linea di massima dell uso di uno stesso marchio da parte di imprenditori diversi; e benché nei <<considerando>> che introducono la Direttiva CEE dalla quale discende la legge vigente (Direttiva che costituisce un sicuro riferimento per l interpretazione di quest ultima) si dica esplicitamente che la tutela accordata al marchio <<mira in particolare a garantire(ne) la funzione d origine>>, e questa funzione si è affermata con forza anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE; nella legge attuale non sembra più che la tesi in questione possa indiscriminatamente condividersi. Una funzione giuridica di indicazione di provenienza è in effetti attribuibile al marchio soprattutto nel contesto di una legge che lo veda inscindibilmente legato, per il corso della sua vita, sempre ad una e alla stessa impresa. Ciò si verificava in buona misura nella legge speciale del 1942, soprattutto perché essa prevedeva che il marchio non potesse essere trasferito senza l azienda (o un ramo di essa). Nella legge attuale questo vincolo non c è più, e di conseguenza può accadere che nel tempo un marchio sia successivamente pertinente a due o più imprese completamente diverse l una dall altra. Inoltre, la legge ora in vigore contempla un certo numero di possibilità di coesistenza sul mercato di marchi uguali usati da imprenditori diversi come è il caso in cui ciò si verifichi con il consenso del titolare del marchio anteriore (ipotesi espressamente prevista all inizio dell art. 20 c.p.i., cui è coerente la limitazione della legittimazione ad agire per impedire la coesistenza ai soli titolari dei diritti anteriori, secondo l art. 122/2 c.p.i.), o quello della licenza concessa ad una pluralità di soggetti (art. 23/2 c.p.i.) o altri ancora. Infine vi sono oggi casi in cui la tutela del marchio esorbita dalla sua funzione distintiva, proteggendo interessi diversi. In questa nuova situazione attribuire al marchio esclusivamente una funzione (giuridicamente tutelata) di indicazione di provenienza diventa difficile. 8 di 10

9 6 I divieti di uso ingannevole del marchio Il venir meno della connessione inscindibile, espressamente sancita, del marchio ad una determinata impresa, rischiava di diminuire le garanzie che le aspettative del pubblico dei consumatori in relazione ad un prodotto marcato non fossero deluse, ed in sostanza rischiava di schiudere la via alla possibilità che il marchio diventasse strumento di inganno. Se infatti io confido che un prodotto che reca un certo marchio provenga dallo stesso imprenditore nel quale avevo fiducia, che ieri o un anno fa produceva quel prodotto con quel marchio, il fatto che a mia insaputa il marchio sia stato trasferito ad altro imprenditore fa sì che io sia ingannato. Analogo discorso può farsi in ordine alla possibilità di coesistenza sul mercato di marchi facenti capo ad imprenditori diversi: coesistenza che a sua volta, può determinare l inganno del pubblico che acquisti un prodotto che è marcato come quello già soddisfacentemente sperimentato e proveniente da un determinato imprenditore ma che invece proviene da un imprenditore diverso. A questa possibilità di inganno si può ritenere che il legislatore abbia ovviato inserendo nella legge dei divieti di uso ingannevole del marchio, che si accentuano nell ipotesi di trasferimento (o di licenza) di esso. Divieti che in parte erano dettati anche nella legge speciale del 1942, ma che in quella attuale sono più organici e soprattutto muniti di una sanzione la decadenza del marchio che induce a valorizzarli maggiormente. In questa prospettiva le norme contro l inganno di cui si tratta si prestano ad una interpretazione flessibile della disciplina del marchio, capace di adattarsi alla specificità dei diversi tipi di marchio, dei diversi messaggi che essi comunicano. Così le norme che vietano l uso ingannevole del marchio (art. 21/2 c.p.i.), anche sotto pena di decadenza (art. 14/2a) c.p.i.) assieme a quelle che sanciscono la nullità del marchio ingannevole (art. 14/1b) c.p.i.) e che vietano che dalla cessione o dalla licenza del marchio (art. 23/4 c.p.i.) possa derivare inganno del pubblico, diventano norme centrali del sistema, dando luogo ad un compatto <<statuto di non recettività>> che consente ancora di parlare di funzione distintiva dell istituto. In forza di questo <<statuto>>, infatti, può dirsi che la legge, vietando l ingannevolezza dei messaggi comunicati dai marchi, garantisce al pubblico la veridicità di ciascuno di quei messaggi anche diversi, e fa assurgere a funzione giuridicamente tutelata la funzione distintiva che si 9 di 10

10 specifica in funzione di garanzia di conformità del prodotto al messaggio che il relativo marchio comunica al pubblico. Il marchio così garantirà al pubblico per questa via la costante provenienza del prodotto, quando si tratta di segni che comunicano appunto questo messaggio: il che accade per la maggior parte dei marchi, e certo per tutti i marchi generali. Ed in tal senso si può dire che nella legge si realizzi un recupero della funzione giuridicamente tutelata di indicazione di provenienza del marchio (almeno in quanto, e fin tanto che, il marchio effettivamente trasmetta un messaggio di provenienza del prodotto). Ovvero garantirà al pubblico (anche) la sostanziale costanza e omogeneità tecnica, merceologica, qualitativa del prodotto contrassegnato quando si tratti di marchi speciali. Ove poi si tratta di marchi che comunicano messaggi diversi, come un marchio costituito dal nome di un grande stilista, diciamo Armani, apposto su di un orologio, che non assicura agli occhi del pubblico la provenienza del prodotto da Armani, ma piuttosto gli assicura che Armani abbia disegnato quell orologio, o almeno ne abbia scelto, apprezzandolo, il modello, ancora la legge garantirà la veridicità di questo messaggio, vale a dire che Armani abbia realmente in qualche modo partecipato all elaborazione o alla scelta del prodotto. Il sistema che ne risulta è un sistema complesso, nel quale la funzione di indicazione di provenienza del marchio risulta ancora prevalente, ma ove trova spazio, specie nei marchi speciali, anche una funzione di garanzia di costanza e omogeneità qualitativa. Un sistema nel quale ciò che comunque è assicurato è la corrispondenza a verità del messaggio trasmesso dal marchio, che può variare nel tempo a condizione che il pubblico che ne è il destinatario sia adeguatamente avvertito. Va detto peraltro che un interpretazione rigorosa dello <<statuto di non decettività>> quale è quella appena prospettata non appare ancora particolarmente diffusa. D altra parte a noi sembra che solo una simile interpretazione possa conciliarsi con quanto anche recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia CE in tema di funzione del marchio, vale a dire che <<la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all utilizzatore finale l identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa>>. 10 di 10