DIRETTIVE SULL OPPOSIZIONE PARTE 3. Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del MC (art. 8, par. 3, RMC)

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1 DIRETTIVE SULL OPPOSIZIONE PARTE 3 Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del MC (art. 8, par. 3, RMC) Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

2 SOMMARIO PARTE 3: DEPOSITO NON AUTORIZZATO DA PARTE DI AGENTI DEL TITOLARE DEL MC - ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, RMC...3 I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Genesi storica dell articolo 8, paragrafo 3, RMC Scopo dell articolo 8, paragrafo 3, RMC...4 II. LEGITTIMAZIONE DELL OPPONENTE...6 III. AMBITO DI APPLICAZIONE Tipi di marchi considerati Origine del marchio anteriore...8 IV. PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE Rapporto di agenzia o rappresentanza Natura del rapporto Forma dell accordo Portata territoriale dell accordo Momenti determinanti Domanda a nome dell agente Domanda presentata senza il consenso del titolare Assenza di giustificazioni da parte del richiedente Applicabilità non limitata all identità di segni prodotti e servizi...17 Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

3 PARTE 3: DEPOSITO NON AUTORIZZATO DA PARTE DI AGENTI DEL TITOLARE DEL MC - ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, RMC I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Ai sensi dell articolo 8, paragrafo 3, RMC, in seguito all opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio è escluso dalla registrazione: se l agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire. 1. Genesi storica dell articolo 8, paragrafo 3, RMC L articolo 8, paragrafo 3, RMC trae origine dall articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, inserito nel testo della Convenzione in seguito alla conferenza di revisione di Lisbona del La protezione che esso offre al titolare del marchio consiste nel diritto di impedire, invalidare o rivendicare come proprie registrazioni non autorizzate dei loro marchi effettuate da loro agenti o rappresentanti, nonché di inibirne l uso, qualora l agente o rappresentante non sia in grado di giustificare il proprio operato. L articolo 6 septies recita: 1) Se l agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti Paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato. 2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1), il diritto di opporsi all utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione. 3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo. L articolo 8, paragrafo 3, RMC attua le suddette disposizioni nella parte in cui si attribuisce al legittimo titolare il diritto di proporre opposizione contro domande di registrazione depositate senza la sua autorizzazione. Gli altri punti dell articolo 6 septies hanno trovato riscontro negli articoli 11, 18 e 52, paragrafo 1, lettera b), RMC. L articolo 52, paragrafo 1, lettera b), sancisce il diritto del titolare di ottenere la dichiarazione di nullità delle registrazioni non Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

4 autorizzate, mentre gli articoli 11 e 18 gli riconoscono il diritto di opporsi all uso e/o di chiedere il trasferimento della registrazione a proprio nome. Poiché l articolo 42 RMC dispone che un opposizione può essere proposta solo in base ai motivi previsti dall articolo 8 RMC, gli ulteriori diritti conferiti al titolare dalle disposizioni sopra citate non possono essere fatti valere nell ambito di un procedimento di opposizione. Di conseguenza, qualsiasi pretesa dell opponente tendente ad ottenere vuoi il divieto dell uso del marchio richiesto dall agente vuoi il trasferimento della domanda a suo nome sarà considerata inammissibile. 2. Scopo dell articolo 8, paragrafo 3, RMC Il deposito non autorizzato del marchio del titolare da parte del suo agente o rappresentante è in contrasto con l obbligo generale di buona fede che costituisce il fondamento di tutti gli accordi di collaborazione d affari di questo tipo. Simile usurpazione del marchio del titolare è particolarmente dannosa per gli interessi di quest ultimo, in quanto il richiedente verrebbe a trovarsi in una posizione tale da approfittare delle conoscenze e dell esperienza acquisite nell ambito dei suoi rapporti con l opponente e, quindi, da sfruttare indebitamente i sacrifici e gli investimenti compiuti dal titolare. 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN); 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) Pertanto, lo scopo dell articolo 8, paragrafo 3, RMC è di salvaguardare i legittimi interessi dei titolari dei marchi contro l arbitraria usurpazione dei loro marchi, conferendo loro il diritto di impedire le registrazioni richieste dai loro agenti o rappresentanti senza il loro consenso. 110/2001 DAAWAT / DAAWAT (EN); 2309/2001; 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN); 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN); 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) L articolo 8, paragrafo 3, RMC costituisce una enunciazione specifica del principio secondo il quale le operazioni commerciali devono essere condotte in buona fede. L articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC, che permette una dichiarazione di nullità del MC basata sulla malafede del richiedente, costituisce l enunciazione generale di tale principio. Tuttavia, la protezione offerta dall articolo 8, paragrafo 3, RMC è più circoscritta rispetto a quella dell articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC, in quanto l applicabilità dell articolo 8, paragrafo 3, è subordinata al ricorrere di una serie di condizioni ulteriori, enunciate in questa disposizione. Di conseguenza, il fatto che il richiedente abbia depositato la domanda in malafede non è di per sé sufficiente ai fini dell articolo 8, paragrafo 3. L opposizione sarà pertanto respinta, se basata esclusivamente sulla malafede del richiedente o se questa è l unica circostanza che risulta dalle prove prodotte. Il deposito non autorizzato potrà essere sanzionato solo ai Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

5 sensi dell articolo 51, paragrafo 1, lettera b), chiedendo la dichiarazione di nullità del marchio dopo la sua registrazione. 508/2000 EAST SIDE MARIO S / EAST SIDE MARIO S (EN), 110/2001 DAAWAT / DAAWAT (EN) Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

6 II. LEGITTIMAZIONE DELL OPPONENTE In forza dell articolo 42, paragrafo 1, lettera b), RMC, il diritto di proporre opposizione ai sensi dell articolo 8, paragrafo 3, RMC è riservato ai titolari dei marchi anteriori. Ciò in contrapposto alla precedente lettera a), che stabilisce che, nei casi di cui all articolo 8, paragrafi 1 o 5, l opposizione può anche essere proposta da licenziatari autorizzati, e alla successiva lettera c), ai cui termini per le opposizioni basate sull articolo 8, paragrafo 4, RMC il diritto di proporre opposizione si estende anche alle persone autorizzate ad esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile. Ne consegue che, dato che il diritto di proporre opposizione contro una domanda di MC per il motivo di cui all articolo 8, paragrafo 3, RMC spetta esclusivamente ai titolari dei marchi anteriori, le opposizioni proposte a nome di terzi, siano essi licenziatari o persone in altro modo autorizzate a norma del diritto nazionale applicabile, vanno considerate inammissibili per difetto di legittimazione. Analogamente, se l opponente non è in grado di dimostrare che era il legittimo titolare del marchio quando l opposizione è stata presentata, l opposizione è respinta senza essere esaminata nel merito, per mancanza di prove della legittimazione. Le prove necessarie nel caso concreto dipendono dal tipo di diritto a cui si fa riferimento. 2065/2000 RHINO LININGS / RHINO LININGS (EN) L attuale titolare può altresì far valere i diritti del proprio dante causa, se l accordo di agenzia o rappresentanza era stato stipulato tra il precedente titolare e il richiedente. 401/1999 NORAXON (fig.) / NORAXON (EN) Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

7 III. AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Tipi di marchi considerati L articolo 8, paragrafo 3, RMC stabilisce che esso si applica ai marchi anteriori richiesti come marchi comunitari senza il consenso del titolare. Tuttavia, l articolo 8, paragrafo 2, RMC non si applica alle opposizioni basate su tale motivo, poiché si limita ad enumerare i tipi di diritti anteriori in base ai quali un opposizione può essere proposta ai sensi dei paragrafi 1 e 5 dello stesso articolo. Pertanto, occorre delimitare con maggiore precisione i tipi di diritti in base ai quali può essere proposta un opposizione basata sull articolo 8, paragrafo 3, RMC, con riguardo sia alla natura sia all origine geografica dei medesimi. In assenza di specifiche limitazioni nell articolo 8, paragrafo 3, e alla luce della necessità di garantire una tutela effettiva dei legittimi interessi del titolare reale, il termine marchi va interpretato in senso ampio e inteso come comprendente anche le domande pendenti, non essendovi alcuna indicazione in questa disposizione che induca a restringere il suo ambito di applicazione ai marchi registrati. Per gli stessi motivi, i marchi non registrati o i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell articolo 6 bis della Convenzione di Parigi 1 rientrano anch essi nella nozione di marchi di cui all articolo 8, paragrafo 3, RMC. Pertanto, questa disposizione fa riferimento sia ai marchi registrati sia a quelli non registrati, ovviamente nei limiti in cui l ordinamento nazionale del paese d origine riconosca diritti di tal genere. 401/1999 NORAXON (fig.) / NORAXON (EN), 2065/2000 RHINO LININGS / RHINO LININGS (EN) Per contro, l espresso riferimento al marchio indica che l articolo 8, paragrafo 3, RMC non si applica ai meri segni utilizzati nella normale prassi commerciale, diversi dai marchi non registrati. Analogamente, nemmeno gli altri tipi di diritti di proprietà intellettuale, che potrebbero essere usati come fondamento per un azione di nullità, possono essere fatti valere nel contesto dell articolo 8, paragrafo 3, RMC. 2065/2000 RHINO LININGS / RHINO LININGS (EN) Si evince con chiarezza dal tenore dell articolo 8, paragrafo 3, RMC che il marchio sul quale l opposizione è basata dev essere anteriore rispetto alla domanda di MC. Pertanto, il momento rilevante da prendere in considerazione è la data di deposito o di priorità della domanda impugnata. I criteri di determinazione della priorità dipendono dal tipo di diritto a cui si fa 1 Per l applicabilità dell articolo 6 septies ai marchi notoriamente conosciuti, si rinvia alla WIPO Guide to the application of the Paris Convention, del prof. G.H.C. Bodenhausen, pag. 127, con particolare richiamo agli Actes de Lisbonne, pagg. 681, 761. Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

8 riferimento. Se il diritto anteriore è stato acquisito con la registrazione, va presa in considerazione la sua data di priorità per valutare se esso sia anteriore alla domanda, mentre se si tratta di un diritto basato sull uso deve essere stato acquisito prima della data di deposito della domanda di MC. Se si tratta di marchio anteriore notoriamente conosciuto, dev essere già divenuto tale al momento della presentazione della domanda di MC. 508/2000 EAST SIDE MARIO S / EAST SIDE MARIO S (EN), 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN), 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) 2. Origine del marchio anteriore Dato che l articolo 8, paragrafo 2, RMC non si applica alle opposizioni basate sull articolo 8, paragrafo 3, RMC, ad esso non può farsi ricorso per la definizione della portata territoriale della tutela prevista da quest ultima disposizione. In assenza di qualsiasi altro riferimento ad un territorio di riferimento nell articolo 8, paragrafo 3, è irrilevante il punto se il marchio anteriore sia sorto nella Comunità o fuori di essa. L importanza pratica di questa disposizione risiede per l appunto nella capacità giuridica speciale che essa conferisce ai titolari di diritti di marchio fuori della Comunità di difendere tali diritti contro i depositi fraudolenti, dato che i titolari di diritti di marchio all interno della Comunità possono avvalersi degli altri motivi previsti dall articolo 8 per difendere i propri diritti da tali atti. S intende che i marchi comunitari o nazionali su cui si basano le opposizioni ex articolo 8 RMC sono anch essi marchi anteriori che possono essere fatti valere nell ambito di un opposizione ex articolo 8, paragrafo 3. Peraltro, non è chiaro se in questa disposizione debba implicitamente scorgersi una limitazione della portata dei diritti di marchio detenuti in un paese dell Unione di Parigi o in un paese membro dell OMC. Si sostiene spesso che, poiché i requisiti territoriali di cui all articolo 6 septies (titolarità di un marchio in un paese dell Unione di Parigi) non sono stati introdotti nel regolamento sul marchio comunitario, si applicano le regole generali dell articolo 5 RMC. 401/1999 NORAXON (fig.) / NORAXON (EN), 508/2000 EAST SIDE MARIO S / EAST SIDE MARIO S (EN) Un ulteriore argomento a sostegno di questo punto di vista può essere desunto dall articolo 18 RMC, in forza del quale il titolare ha il diritto di chiedere il trasferimento della registrazione a proprio favore. Ne conseguirebbe che, se il titolare può chiedere l attribuzione del marchio a proprio nome in via coercitiva, deve anche trattarsi di persona capace di acquisire un MC e, dunque, dotata dei requisiti previsti dall articolo 5 RMC. Tuttavia, anche se gli articoli 8, paragrafo 3, e 18 RMC hanno una comune genesi storica, essi sono disposizioni autonome, che trovano applicazione in circostanze distinte. Poiché l articolo 8, paragrafo 3, RMC non limita in nessun Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

9 modo la propria applicabilità ai diritti sorti in uno specifico territorio, è irrilevante in quale luogo siano sorti i diritti del titolare. 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN), 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN), 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

10 IV. PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE L articolo 8, paragrafo 3, RMC consente ai titolari di un marchio di proporre opposizione contro la registrazione del loro marchio come marchio comunitario a condizione che ricorrano i seguenti presupposti di fatto: 1. il richiedente è un agente o un rappresentante del titolare del marchio; 2. la domanda è fatta a nome dell agente o rappresentante; 3. la domanda è stata presentata senza il consenso del titolare; 4. l agente o il rappresentante non è in grado di giustificare il proprio operato; 5. i marchi sono identici o simili. 1. Rapporto di agenzia o rappresentanza 1.1 Natura del rapporto Considerato lo scopo della disposizione, di salvaguardare gli interessi giuridici dei titolari di marchio contro le usurpazioni commesse da loro collaboratori d impresa, i termini agente e rappresentante vanno interpretati in senso ampio, per abbracciare ogni tipo di rapporto basato su qualsiasi accordo contrattuale nel quale una parte rappresenti gli interessi dell altra, a prescindere dal nomen juris del rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare-dominus ed il richiedente il MC. Pertanto è sufficiente, ai fini dell articolo 8, paragrafo 3, RMC, che sia intercorso un qualsiasi accordo di collaborazione d affari tra le parti, atto a creare un rapporto fiduciario che imponga al richiedente, espressamente o implicitamente, un dovere generale di agire in buona fede e lealmente con riguardo agli interessi del titolare del marchio. Ne deriva che le previsioni dell articolo 8, paragrafo 3, RMC possono altresì estendersi, ad esempio, ai licenziatari del titolare o ai distributori autorizzati dei prodotti per i quali il marchio in questione viene utilizzato. 401/1999 NORAXON (fig.) / NORAXON (EN), 110/2001 DAAWAT / DAAWAT (EN), 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN), 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) Data la molteplicità delle forme che il rapporto di collaborazione può assumere nella pratica, si deve seguire un approccio basato sul caso concreto, incentrato sull analisi se il vincolo contrattuale tra l opponentetitolare e il richiedente fosse limitato solo ad un certo numero di operazioni sporadiche o se, al contrario, fosse di durata e contenuto tali da giustificare l applicazione dell articolo 8, paragrafo 3, RMC. La questione è, in sostanza, se sia stata la collaborazione con il titolare l elemento che ha fornito al Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

11 richiedente l opportunità di conoscere e stimare il valore del marchio, inducendolo di conseguenza a tentare di registrarlo a proprio nome. Comunque sia, un qualche accordo deve esistere tra le parti. Se il richiedente agisce in modo completamente autonomo, cioè senza mai essere stato in rapporto con il titolare a qualsiasi titolo, non può essere considerato un agente di quest ultimo ai sensi dell articolo 8, paragrafo 3, RMC. 508/2000 EAST SIDE MARIO S / EAST SIDE MARIO S (EN) Così, un semplice acquirente o un cliente del titolare non può considerarsi equivalente a agente o rappresentante ai fini dell articolo 8, paragrafo 3, RMC, in quanto tali persone non sono tenute ad alcun particolare obbligo di buona fede nei confronti del titolare del marchio. È interessante notare come l articolo 6 septies della Convenzione di Parigi includesse anche l espressione o cliente, che è stata tuttavia espressamente respinta dalla conferenza di revisione di Lisbona in quanto eccessivamente vaga /2001 DAAWAT / DAAWAT (EN) Ai fini dell articolo 8, paragrafo 3, RMC, è irrilevante l esistenza di un accordo esclusivo tra le parti o di un semplice rapporto d affari non esclusivo. 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) L articolo 8, paragrafo 3, RMC si applica inoltre alle forme analoghe di collaborazione d affari che danno luogo ad un obbligo di buona fede e riservatezza tra il titolare del marchio e il professionista autonomo, come nel caso degli avvocati, procuratori legali, consulenti, agenti di marchi e così via. Tuttavia, il rappresentante legale o l amministratore della società dell opponente non può essere considerato agente o rappresentante ai sensi dell articolo 8, paragrafo 3, RMC, dato che non si tratta di collaboratori d affari dell opponente. Lo scopo di questa disposizione non è quello di proteggere il titolare dalle violazioni commesse da appartenenti alla sua stessa compagine sociale, rispetto ai quali è possibile che tali atti siano sanzionati in forza delle disposizioni generali sulla malafede. 522/2000 HARPOON / HARPOON (ES) 1.2 Forma dell accordo Non è necessario che l accordo tra le parti assuma la forma di un contratto scritto. S intende che l esistenza di un accordo formale tra le parti sarà di notevole ausilio ai fini della determinazione esatta del tipo di rapporto intercorrente tra le parti. Tuttavia, come si è sopra rilevato, il titolo giuridico di siffatto accordo o la terminologia scelta per definirlo non vanno considerati 2 Actes de Lisbonne, pag.690 Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

12 decisivi. Ciò che conta è il tipo di collaborazione d affari che si è sostanzialmente instaurata, non la sua descrizione formale. Anche quando non esista alcun contratto scritto è possibile desumere l esistenza di un accordo commerciale del tipo richiesto dall articolo 8, paragrafo 3, RMC facendo riferimento a indicazioni e prove indirette, quali la corrispondenza commerciale tra le parti, le fatture e gli ordini di acquisto di prodotti venduti all agente o le note di accredito e altre operazioni bancarie. Persino gli accordi per la composizione amichevole di controversie possono avere rilevanza, nei limiti in cui da essi si ricavino informazioni sufficienti in ordine ai rapporti intercorsi tra le parti nel passato. 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN), 2309/2001; 2310/2001 APEX / APEX (EN), 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) Inoltre, circostanze come gli obiettivi di vendita imposti al richiedente o il pagamento di diritti, la produzione sotto licenza dei prodotti recanti il marchio o l aiuto prestato nella costituzione di una rete locale di distribuzione costituiranno forti indicazioni dell esistenza di una collaborazione d affari del tipo previsto dall articolo 8, paragrafo 3, RMC. 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN) Per altro verso, la mera intenzione del richiedente di entrare in rapporto d affari con l opponente non può considerarsi alla stregua di un accordo concluso tra le parti. Gli agenti e rappresentanti potenziali esulano dalle previsioni dell articolo 8, paragrafo 3, RMC. 508/2000 EAST SIDE MARIO S / EAST SIDE MARIO S (EN), 110/2001 DAAWAT / DAAWAT (EN) 1.3 Portata territoriale dell accordo Benché l articolo 8, paragrafo 3, RMC, nella sua formulazione letterale, non faccia alcun riferimento alla portata territoriale che deve avere l accordo tra il titolare del marchio e il suo agente o rappresentante, è implicito in questa disposizione che essa si applica limitatamente ai rapporti che coprono l UE o parte di questa. Ciò è in linea con la ratio economica della disposizione, di impedire agli agenti o rappresentanti di sfruttare indebitamente un rapporto d affari che copre un determinato territorio depositando il marchio del titolare senza l autorizzazione di questo precisamente in questo territorio, ossia nel territorio nel quale il richiedente potrà maggiormente trarre profitto dalle infrastrutture e dalle conoscenze di cui dispone in conseguenza dei suoi precedenti rapporti d affari con il titolare. Pertanto, essendo il deposito vietato dall articolo 8, paragrafo 3, RMC una domanda diretta all acquisizione di un diritto di marchio valido per la UE, anche l accordo in questione deve riferirsi a tale territorio. Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

13 Ne consegue che occorre seguire, al riguardo, un interpretazione teleologica in base alla quale l articolo 8, paragrafo 3, RMC si applica solo agli accordi che coprono il territorio della UE, in tutto o in parte. All atto pratico ciò implica che gli accordi paneuropei o di portata mondiale siano interessati da questa disposizione in quanto si estendano a uno o più Stati membri o anche a parte dei loro territori, indipendentemente dal fatto che abbraccino anche territori di paesi terzi. Per contro, gli accordi che si applicano esclusivamente a tali paesi terzi esulano dall articolo 8, paragrafo 3, RMC. 1.4 Momenti determinanti Il rapporto di agenzia o rappresentanza deve essere sorto anteriormente alla data di deposito della domanda di MC. È perciò irrilevante il fatto che, dopo tale data, il richiedente sia entrato in trattative con l opponente o abbia fatto a quest ultimo proposte unilaterali di diventare suo agente o rappresentante. 401/1999 NORAXON (fig.) / NORAXON (EN), 508/2000 EAST SIDE MARIO S / EAST SIDE MARIO S (EN), 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN), 110/2001 DAAWAT / DAAWAT (EN) Tuttavia, anche nel caso in cui l accordo tra le parti sia stato formalmente concluso dopo la data di deposito della domanda, è pur sempre possibile la prova che le parti erano già in una qualche forma di collaborazione d affari prima della firma del contratto in questione e che il richiedente già operava come agente, rappresentante, distributore o licenziatario dell opponente. 2309/2001; 2310/2001 APEX / APEX (EN) D altro canto, l accordo tra le parti non deve necessariamente essere ancora in vigore sul piano operativo alla data del deposito. Il riferimento al deposito effettuato da un agente o rappresentante non va inteso come un requisito formale che deve essere ancora presente al momento della domanda di MC. L articolo 8, paragrafo 3, RMC si applica anche agli accordi scaduti prima della data di deposito della domanda di MC, purché il tempo trascorso abbia una durata tale da consentire di presumere ragionevolmente che l obbligo di buona fede e di riservatezza sia ancora esistente al momento del deposito della domanda di MC. Tale circostanza deve essere valutata caso per caso e il fattore decisivo dovrebbe essere la possibilità rimasta o no al richiedente di trarre un vantaggio commerciale dai suoi trascorsi rapporti con il titolare del marchio sfruttando le conoscenze e i contatti acquisiti grazie alla sua posizione. 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN) 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) 2. Domanda a nome dell agente Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

14 In forza dell articolo 8, paragrafo 3, RMC, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se l agente o il rappresentante presenta la domanda a proprio nome. Normalmente è facile verificare se questo requisito sia soddisfatto, comparando il nome del richiedente con quello della persona che dalle prove fornite risulta come l agente o il rappresentante del titolare. Sennonché, possono esservi casi in cui l agente o il rappresentante tenta di eludere questa disposizione facendo in modo che la domanda sia presentata da un terzo, che si trovi sotto suo controllo o con il quale abbia pattuito una sorta di intesa a tal fine. In tal caso, è opportuno adottare un approccio più flessibile. Infatti, se risulta evidente che, data la natura del rapporto tra la persona che presenta la domanda e l agente, la situazione è di fatto identica a quella in cui la domanda venga presentata dallo stesso agente, è possibile l applicazione dell articolo 8, paragrafo 3, RMC nonostante l apparente discrepanza tra il nome del richiedente e quello dell agente del titolare. Un caso del genere può verificarsi se la domanda sia presentata non già a nome dell impresa dell agente, bensì a nome di una persona fisica che ha interessi economici in comune con l agente, ad esempio il presidente, il vicepresidente o il legale rappresentante dell impresa di quest ultimo. Posto che, in tal caso, l agente o il rappresentante potrebbe sempre trarre profitto dal deposito della domanda, si deve ritenere che la persona fisica sia assoggettata alle stesse limitazioni che valgono per l impresa. 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN) Inoltre, se la persona che presenta la domanda controversa è altresì firmataria dell accordo di agenzia a nome dell impresa, ciò deve considerarsi come forte presunzione a favore dell applicazione dell articolo 8, paragrafo 3, RMC, dato che in tal caso il richiedente non potrebbe negare di avere una conoscenza diretta dei divieti applicabili. Analogamente, se nell accordo di agenzia constava una clausola con cui si considerava la direzione dell impresa come personalmente responsabile dell osservanza delle obbligazioni contrattuali assunte dall agente, ciò deve considerarsi come ulteriore indizio del fatto che il deposito della domanda era contrario all articolo 8, paragrafo 3, RMC. 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN) Un caso analogo si ha allorché l agente o il rappresentante e il richiedente sono entità giuridicamente distinte, tuttavia la documentazione dimostra che essi sono controllati, diretti o amministrati dalla stessa persona fisica. Per le ragioni sopra esposte, occorrerà rimuovere il paravento societario e applicare l articolo 8, paragrafo 3, RMC anche a questi casi. 3. Domanda presentata senza il consenso del titolare Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

15 Ancorché l assenza del consenso del titolare sia un presupposto necessario per l applicazione dell articolo 8, paragrafo 3, RMC, all opponente non incombe alcun onere di provare che l agente ha agito senza il suo consenso nel presentare la domanda di MC. È in linea generale sufficiente una semplice affermazione che il deposito è avvenuto senza il suo consenso. Infatti, non potrebbe esigersi dall opponente la prova di un fatto negativo come l assenza del suo consenso. In questo caso, l onere della prova è invertito e incomberà al richiedente dimostrare che il deposito della domanda era stato autorizzato dal titolare oppure fornire giustificazioni per il proprio operato. Data la necessità di offrire una tutela effettiva al titolare legittimo nei confronti degli atti non autorizzati compiuti dal suo agente, l applicazione dell articolo 8, paragrafo 3, RMC va esclusa solo se il consenso del titolare sia chiaro, specifico e incondizionato. Pertanto, anche se il titolare abbia espressamente autorizzato il deposito della domanda di MC, tale consenso non può considerarsi sufficientemente chiaro se non vi è anche precisato espressamente che la domanda può essere presentata a nome dell agente. 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN) Analogamente, anche se il titolare abbia espressamente autorizzato il deposito di una domanda di MC, tale consenso non può considerarsi abbastanza specifico ai fini dell articolo 8, paragrafo 3, RMC se non vi è alcuna indicazione dei segni specifici che il richiedente è autorizzato a richiedere come marchi comunitari. 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) In genere è più agevole valutare se esista un autorizzazione del titolare quando le condizioni alle quali un agente o rappresentante è abilitato a richiedere un MC siano adeguatamente regolate in un contratto, oppure risultino da prove dirette di altra natura (come lettere, riproduzioni scritte, ecc.). Tali prove sono per lo più sufficienti a dimostrare l espresso consenso prestato dal titolare o, al contrario, la violazione da parte del richiedente dei limiti posti al suo potere di rappresentanza. Talvolta un contratto può non esservi o essere di scarsa utilità al riguardo. Sebbene la formulazione dell articolo 8, paragrafo 3, RMC sia abbastanza ampia da comprendervi le ipotesi di consenso tacito o implicito, un consenso di questo tipo può essere desunto solo da prove sufficientemente univoche riguardo alle intenzioni del titolare. Se nelle prove nulla risulta riguardo all esistenza di un consenso espresso o tacito, l assenza del consenso deve presumersi in linea di massima. Anche qualora vi siano indicazioni indirette e prove tendenti a un consenso tacito, qualsiasi ambiguità o dubbio va interpretato a favore Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

16 dell opponente, dal momento che è di solito difficile valutare se un tale consenso sia sufficientemente chiaro ed inequivocabile. Ad esempio, il fatto che il titolare abbia tollerato domande non autorizzate fatte a nome dell agente presso altri organi non può fondare una legittima aspettativa da parte del richiedente che il titolare non si opporrà nemmeno a una domanda di MC. 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN) 4. Assenza di giustificazioni da parte del richiedente Come rilevato sopra, non essendo possibile per l opponente provare l assenza del consenso, l onere probatorio è invertito e incomberà al richiedente dimostrare che il deposito della domanda era stato autorizzato dal titolare. Sebbene l articolo 8, paragrafo 3, RMC tratti l assenza del consenso del titolare e l assenza di una valida giustificazione da parte del richiedente alla stregua di due presupposti distinti, essi sono in realtà ampiamente coincidenti, in quanto, se il richiedente dimostra che il deposito della domanda si basava su un accordo o su un intesa in tal senso, avrà altresì fornito una valida giustificazione per il proprio operato. Per giunta, il richiedente può addurre circostanze di altra natura per dimostrare di avere correttamente operato nel richiedere il MC a proprio nome. Tuttavia, in mancanza di prove di un consenso direttamente prestato, si considerano come giustificazioni valide solo motivi eccezionali, data la necessità di evitare una violazione dei legittimi interessi del titolare quando manchino indicazioni sufficienti dell intenzione di quest ultimo di permettere all agente di presentare la domanda a nome proprio. Ad esempio, si potrebbe desumere che il titolare abbia tacitamente acconsentito alla presentazione della domanda dal fatto che esso non abbia reagito entro un termine ragionevole, dopo essere stato informato dal richiedente che questi intendeva richiedere un MC a proprio nome. Tuttavia, anche in questo caso non può presumersi che la domanda sia stata autorizzata dal titolare, se prima l agente non gli aveva prospettato in modo abbastanza chiaro a nome di chi intendeva effettuare il deposito della domanda. 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN) Un altra ipotesi di giustificazione valida potrebbe aversi quando il titolare causi esso stesso la supposizione da parte del suo agente che ha abbandonato il marchio, ovvero che non è interessato ad ottenere o conservare diritti nel territorio in questione, ad esempio sospendendo l uso del marchio per un periodo di tempo relativamente lungo. Il fatto che il titolare non desideri spendere denaro per una registrazione del proprio marchio non conferisce all agente alcun diritto di agire di propria Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

17 iniziativa, posto che il titolare può conservare un interesse ad utilizzare il marchio nel territorio anche se non registrato. Una scelta commerciale di questo genere non può essere di per sé considerata come un segno che il titolare abbia rinunciato ai diritti connessi al proprio marchio. 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN), 174/2002 AZONIC / AZONIC (EN) Le giustificazioni esclusivamente connesse a interessi economici del richiedente, quali l esigenza di tutelare i propri investimenti istituendo una rete locale di distribuzione e promuovendo il marchio nel territorio di riferimento, non possono considerarsi valide ai fini dell articolo 8, paragrafo 3, RMC. Né il richiedente può fondatamente argomentare a propria difesa di avere diritto a una remunerazione per i suoi sforzi e per le spese affrontate per l avviamento commerciale del marchio. Se anche tale remunerazione fosse dovuta, o fosse stata espressamente pattuita nell accordo di agenzia, il richiedente non potrebbe servirsi della registrazione del marchio a proprio nome quale mezzo per ottenere denaro dall opponente o quale surrogato del proprio compenso, ma dovrebbe tentare di comporre la lite con il titolare mediante un accordo o citandolo in giudizio per il risarcimento dei danni. 244/2001 GORDON AND SMITH / GORDON AND SMITH (EN), 2309/2001; 2310/2001 APEX / APEX (EN) 5. Applicabilità non limitata all identità di segni prodotti e servizi L articolo 8, paragrafo 3, RMC dispone che un marchio è escluso dalla registrazione se l agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome. Tale riferimento esplicito al marchio del titolare suscita ad una prima analisi l impressione che il MC richiesto debba essere lo stesso marchio anteriore. Di conseguenza, da un interpretazione letterale dell articolo 8, paragrafo 3, RMC risulterebbe che la sua applicazione è possibile solo se l agente o il rappresentante intenda registrare un marchio identico a quello del titolare. Va altresì rilevato che l articolo 8, paragrafo 3, RMC non fa alcun riferimento ai prodotti o servizi rivendicati nella domanda e per i quali si richiede la tutela del marchio e che non vi è dunque alcuna indicazione precisa sul rapporto che deve esservi tra i rispettivi prodotti e servizi affinché la norma sia applicabile. Tuttavia, se l articolo 8, paragrafo 3, RMC si applicasse solo a marchi identici, riferentisi a prodotti e servizi identici, tale disposizione sarebbe in gran parte inoperante, perché ciò consentirebbe al richiedente di eludere le sue conseguenze apportando solo lievi modifiche al marchio anteriore o alla specificazione dei prodotti e servizi. In tal modo gli interessi del titolare Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio

18 verrebbero gravemente danneggiati, specie se il marchio anteriore sia già utilizzato e le modifiche compiute dal richiedente non siano abbastanza significative da escludere la confusione. Oltretutto, se la domanda fosse ammessa alla registrazione nonostante la sua somiglianza con il marchio anteriore, il richiedente potrebbe impedire qualsiasi registrazione e/o uso successivi del marchio anteriore del titolare originario nella UE, avvalendosi dell articolo 8, paragrafo 1, o 9, paragrafo 1, RMC, o di disposizioni nazionali equivalenti. Pertanto, stante la necessità di offrire una tutela effettiva ai legittimi interessi del titolare contro le pratiche sleali dei suoi rappresentanti, occorre evitare una interpretazione restrittiva dell articolo 8, paragrafo 3, RMC ed applicare tale disposizione non solo quando i rispettivi segni siano identici, ma anche quando il segno richiesto dall agente o rappresentante riproduca nella sostanza il marchio anteriore, sia pure con lievi modifiche, aggiunte o soppressioni, che non incidano però sostanzialmente sul suo carattere distintivo 3. Si vedano i seguenti esempi di segni in conflitto in cui la divisione Opposizione ha ritenuto l articolo 8, paragrafo 3, RMC applicabile: Marchio anteriore Domanda di MC NORAXON APEX FIRST DEFENSE 401/1999 NORAXON (fig.) / NORAXON (EN), /2001 APEX / APEX (fig.) (EN), 722/2002 FIRST DEFENSE / FIRST DEFENSE (EN) Per gli stessi motivi, l articolo 8, paragrafo 3, RMC non contempla solo i casi in cui vi è rigorosa identità tra le specificazioni, ma si applica anche quando i prodotti e servizi in conflitto sono affini o equivalenti in termini commerciali. In altre parole, ciò che conta è, in definitiva, che i prodotti o servizi del richiedente possano essere percepiti dal pubblico come prodotti autorizzati dall opponente, la cui qualità venga in qualche modo pur sempre garantita da quest ultimo. 3 L esigenza di un interpretazione ampia è stata altresì riconosciuta dalla Conferenza di revisione conclusasi con l adozione dell articolo 6 septies della Convenzione di Parigi (Actes de Lisbonne, pag. 681). Direttive sull opposizione - Parte 3 - situazione: maggio