RAPPORTO SULLA CONTRAFFAZIONE NEGLI STATI UNITI : APPROFONDIMENTO SUI PRODOTTI ITALIANI FALSIFICATI

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1 RAPPORTO SULLA CONTRAFFAZIONE NEGLI STATI UNITI : APPROFONDIMENTO SUI PRODOTTI ITALIANI FALSIFICATI

2 2 RAPPORTO SULLA CONTRAFFAZIONE NEGLI STATI UNITI : APPROFONDIMENTO SUI PRODOTTI ITALIANI FALSIFICATI a cura dell IPR Desk di New York ottobre 2010 Il lavoro di analisi sul fenomeno della contraffazione dei prodotti italiani negli Usa è stato redatto da: Donatella Iaricci, Responsabile dell IPR Desk - New York struttura e redazione testi Sabina Lepre Leva, Esperto legale dell IPR Desk - New York redazione testi Michelina Zambella LaSalle, Assistente MKTG dell IPR Desk - New York ricerca fonti, raccolta informazione ed editing Si rammenta che questo rapporto non costituisce un parere legale; si rimanda alle normative vigenti negli Stati Uniti che fanno testo nella versione originale in lingua inglese. Copyright 2010 IPR Desk NY-ICE. All right reserved

3 3 SOMMARIO Pag. INTRODUZIONE 4 1. GLOSSARIO DELLA CONTRAFFAZIONE NEGLI USA 6 Le definizioni 6 2. ATTIVITÀ DI ANALISI E RICERCA 7 Le fonti di informazione Contatti e scambio di corrispondenza con istituzioni italiane 8 e statunitensi ed organizzazioni internazionali attive nella lotta alla contraffazione 2.2 Partecipazione a conferenze e seminari sulla contraffazione 9 e pirateria 2.3 Contatti con associazioni, studi legali statunitensi con 10 portafoglio di aziende italiane ed esperti 2.4 Raccolta di dati, analisi di documenti ufficiali, monitoraggio 11 dell informazione attraverso quotidiani, riviste specializzate e websites 2.5 Focus sulla città di New York STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DOGANALE NEGLI 15 USA La rilevazione del traffico dei prodotti contraffatti e le misure 15 adottate dalle dogane USA 3.1 Organizzazione dello US Customs and Border Protection Il processo di verifica Dati sui sequestri di merci contraffatte Suggerimenti delle dogane USA sulle buone pratiche da 22 adottare 4. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DEL FALSO DEI PRODOTTI 24 ITALIANI NEGLI USA Comparti merceologici italiani maggiormente coinvolti Lo scenario Settore moda: la contraffazione nel mercato fisico Settore moda: i dati statistici sulla contraffazione nel 29 mercato fisico 4.4 Settore moda: le azioni di contrasto delle aziende italiane e 32 le proposte di legge USA sui disegni di moda 4.5 Settore moda: la contraffazione nel mercato virtuale Settore moda: i dati statistici sulla contraffazione nel 39 mercato virtuale 4.7 Azioni legali da parte di aziende italiane e proposta di legge 43 negli Usa per contrastare la vendita del contraffatto su Web 4.8 I social network e il loro ruolo nella contraffazione del 46 fashion 4.9 Settore agro-alimentare: il mercato dei prodotti italiani 50 negli USA 4.10 Il mercato dei prodotti Italian Sounding negli USA Altri settori residuali: ceramica, farmaceutica e meccanica LE MISURE DI DIFESA 60

4 4 INTRODUZIONE La difesa del Made in Italy passa anche attraverso la tutela dei marchi commerciali, dei brevetti e degli altri titoli di proprietà intellettuale. Le violazioni di questi diritti sono spesso causa di fenomeni quali la contraffazione e la pirateria. L intento del presente rapporto, a cura dell Intellectual Property Rights Desk di New York (IPR Desk), è quello di rappresentare il mercato dei prodotti italiani contraffatti negli Stati Uniti, analizzando il sistema e la struttura di controllo doganale, le caratteristiche del mercato e gli aspetti legati alla interattività delle tecnologie della comunicazione, che stanno producendo nuovi canali di commercializzazione del falso. Nella redazione dell elaborato sono state considerate le peculiarità del mercato statunitense, dove gli illeciti legati alla contraffazione e alla pirateria dei prodotti italiani assumono connotati diversi rispetto a quelli rilevati in altri paesi. In primo luogo, si tratta di un mercato che riceve il contraffatto più che produrlo. Pertanto, il ruolo assunto dalle dogane statunitensi è essenziale sia per le attività di contrasto sia per la quantificazione del flusso dei falsi. Secondariamente, tra Italia e Stati Uniti esistono alcune tematiche calde che vedono contrapposti i due paesi nella rivendicazione dei rispettivi diritti e nel denunciare i danni economici derivanti alle proprie aziende: la pirateria dei prodotti multimediali e l Italian Sounding per il comparto agro-alimentare. Gli Stati Uniti contestano all Italia un sistema di enforcement debole che causa, attraverso la pirateria, ingenti danni economici alle imprese statunitensi del settore multimediale; per questo motivo l Italia è inserita da anni nella Watch List dello Special 301 Report 1. Le rivendicazioni dell Italia si riferiscono invece all Italian Sounding, cioè a quel fenomeno di contraffazione evocativa che colpisce i prodotti italiani del settore agroalimentare, anche se protetti da Indicazioni Geografiche. Trattasi dei cosiddetti prodotti DOP e IGP, vale a dire Denominazioni di Origine Protetta e Indicazioni Geografiche Protette. Tecnicamente è l uso di parole, colori, immagini e riferimenti geografici nei brand e nelle confezioni dei beni, che induce il consumatore americano ad associare erroneamente il prodotto locale a quello italiano e che arreca perdite in termini di fatturato ai produttori italiani del settore che operano negli USA. La complessità di queste due tematiche scaturisce anche da discrepanze sotto l aspetto normativo e sanzionatorio. 1 Si v. dove si legge, inter alia,..è un processo di revisione annuale a cura dell Ufficio dello US Trade Representative sulla tutela della proprietà intellettuale e le procedure di accesso al mercato nei paesi stranieri..

5 5 La rilevazione del falso italiano ha riguardato anche altri settori, tra questi la moda, in cui si sono riscontrate violazioni della proprietà intellettuale, con un focus sul fenomeno della contraffazione su Web, che sta diventando la piattaforma ideale per piazzare la merce contraffatta. Una nota è stata dedicata anche ai Social Network e alle case d asta online come ebay che si stanno trasformando sempre più in strumento di marketing e potenzialmente veicolo di commercializzazione di prodotti contraffatti. Negli Stati Uniti, dove l acquisto online è la modalità di shopping più diffusa, si stanno studiando misure per contrastare i prodotti taroccati su Web al fine di difendere i consumatori. Nel rapporto sono stati evidenziati i rimedi attuati e in fase di studio da organizzazioni, istituzioni ed imprese statunitensi unitamente alle misure intraprese da alcuni gruppi italiani, detentori di famosi brand del fashion, dal punto di vista legale. Sotto l aspetto metodologico, il lavoro dell IPR Desk di New York si è avvalso di dati forniti da fonti ufficiali, tra cui preme menzionare il contributo degli uffici dello US Customs and Border Protection a Washington, e di documenti ottenuti da attività di rilevazione, analisi e ricerca, attraverso la partecipazione ad eventi dedicati al tema della contraffazione, e dello sviluppo di contatti diretti con traders, esperti in pi (proprietà intellettuale), associazioni ed imprese italiane.

6 6 1. GLOSSARIO DELLA CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA NEGLI USA Le definizioni Brick and mortar: un espressione adoperata per definire un attività commerciale che ha una sede fisica dove il consumatore può effettuare operazioni di acquisto personalmente. La stessa può anche avere una presenza su Internet per vendite online. Cease-and-desist letter: una lettera di intimidazione da parte dell avvocato a cessare un'attività su cui altri vantano dei diritti. Counterfeit: contraffazione. Falsificare, ingannare o defraudare. Una copia o l imitazione di qualcosa che vuole apparire come autentica per truffare terzi. Cybersquatting and Typosquatting: con il termine cybersquatting si intende la registrazione di nomi a dominio di un marchio originale allo scopo di rivenderli al proprietario legittimo estorcendo un profitto. Con il termine typosquatting si intende una forma di cybersquatting che riguarda la registrazione intenzionale di un nome a dominio analogo a quello di un dominio ufficiale già esistente ma con errori di battitura che possono indurre in confusione l'utente. Dilution: pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio laddove vi sia la probabilità che un marchio diluisca la qualità distintiva del marchio anteriore (in inglese blurring ), o che ne offuschi la reputazione (in inglese tarnishment ). Questo si verifica anche qualora non vi sia probabilità di confusione fra i due marchi, o una effettiva concorrenza fra gli stessi o anche un reale danno economico al marchio anteriore. Fakes: altro termine di uso comune in inglese per definire copie di prodotti autentici, knockoffs, repliche o merce contraffatta. Forgery: falsificazione. Copiare con l intento di ingannare. Knockoff: prodotti contraffatti o imitazioni offerte in vendita che, pur riproducendo il disegno o lo stile di un prodotto, non ne copiano esplicitamente il marchio. Italian Sounding: idiomatismo per definire il fenomeno di contraffazione imitativa che negli Stati Uniti colpisce i prodotti italiani del comparto agroalimentare, anche se protetti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine. Piracy: pirateria. L uso o la riproduzione non autorizzata di materiale coperto da brevetto o copyright. Social Networks: un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari. Costituisce, ai fini dell indagine in corso, un metodo nuovo ed efficace di diffusione del brand, nonchè di promozione pubblicitaria e di marketing. Fra questi, Facebook, Twitter, My Space, Youtube, Second Life, ecc. Word of mouth : passaparola tra persone

7 7 2. ATTIVITÀ DI ANALISI E RICERCA Le fonti di informazione Contatti con istituzioni italiane e statunitensi ed organizzazioni internazionali attive nella lotta alla contraffazione e pirateria Partecipazione a conferenze e seminari sulla contraffazione e pirateria Contatti con associazioni, studi legali statunitensi con portafoglio di aziende italiane, ed esperti Raccolta di dati, analisi di documenti ufficiali, monitoraggio dell informazione attraverso quotidiani, riviste specializzate e siti web Focus sulla città di New York

8 8 2. ATTIVITÀ DI ANALISI E RICERCA 2.1 Le fonti di informazione Contatti e scambio di corrispondenza con istituzioni italiane e statunitensi ed organizzazioni internazionali attive nella lotta alla contraffazione U.S. Customs and Border Protection Office of International Trade Textiles/Apparel Policy Washington DC U.S. Customs and Border Protection IPR Policy Branch Los Angeles USTR - U.S. Trade Representative - Textiles and Apparel FBI- NYC Criminal Cyber Squad USPTO - US Patent and Trademark Office Guardia di Finanza c/o Ambasciata d Italia negli Stati Uniti ICE Istituto Nazionale per il Commerio Estero Authentics Foundation

9 9 2. ATTIVITÀ DI ANALISI E RICERCA 2.2 Le fonti di informazione Partecipazione a conferenze e seminari sulla contraffazione e pirateria 18 th Annual Conference on I.P. Law & Enforcement c/o Fordham Law School New York, Anticounterfeiting Summit 2010 The Next Fake Frontier: The Internet, Food, Fragrance and Film c/o Hearst Tower New York, U.S. Textiles & Apparel Trade Policy and the National Export Iniziative c/o Fashion Institute of Technology New York, Challenges in Protecting Foreign GIs in the US, Washington Fashion 2.0 Social Media, Virtual Worlds.and the Real World too c/o Cowan, Liebowitz e Latman, P.C., New York, th Anticounterfeiting and Brand Protection Summit, New York,

10 10 2. ATTIVITÀ DI ANALISI E RICERCA 2.3 Le fonti di informazione Contatti con associazioni, studi legali statunitensi con portafoglio di aziende italiane ed esperti Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP - Alan D Ambrosio, Esq., Partner Cowan, Liebowitz & Latman, P.C. Joel Karni Schmidt, Esq. Cowan, Liebowitz & Latman, P.C. William M. Borchard, Counsel BZA, LLC - Barbara Zaccone, President and Founder LVMH (Gruppo Vuitton- Divisione Fendi) - Nisa Ojalvo, Senior Counsel Fordham Law - Susan Scafidi, Esq., Prof. in Fashion Law Smith, Gambrell & Russell, LLP Mark K. Neville, Esq. FBI-Intellectual Property Squad - Peter Grossgold-Supervisory Special Agent Dolce & Gabbana - Matthew Platzer, Loss Prevention Coordinator Fender Musical Instruments Corp. - Carl Schiessl, Associate General Counsel Sondaggio dell IPR DESK rivolto alle reti di importatori e distributori in USA - IPR Desk NY

11 11 2. ATTIVITÀ DI ANALISI E RICERCA 2.4 Le fonti di informazione Raccolta di dati, analisi di documenti ufficiali, monitoraggio dell informazione attraverso quotidiani, riviste specializzate e siti web Studi, rapporti, sondaggi e documenti ufficiali: - The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy 2008 Automotive Sector a cura dell OECD - Estratto da L America a Tavola - a cura dell ICE con elaborazione dati di Studio della Management Resources of America (MRA) Analisi giuridica sul fenomeno dell Italian Sounding - a cura dell IPR Desk di New York Special 301 Report 2010 a cura dello US Trade Representative Internet Crime Report a cura dell Internet Crime Complaint Center - US Web Analytics Forecast, a cura di John Lovett per Direct Marketing Professionals - IPR Enforcement Report 2009 Gruppo di lavoro Commissione UE SEC(2009)360 - Sondaggio sull identikit del consumatore americano di specialità alimentari a cura di Mintel e Greenfield Online e della rivista Specialty Food Magazine - luglio Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next? - a cura di Jenny T. Slocum American Apparel & Footwear Association US Web Analytics Forecast, 2008 to a cura di John Lovett Shopping for Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consumption, Intellectual Property and the Incentive Thesis - a cura di American Law & Economics Association Annual Meetings - The new normal in consumer shopping behavior a cura di Lisa E. Philips, Senior Analyst di emarketer Articoli pubblicati da: - New York Times - WWD (Women s Wear Daily) - Journal of International Taxation - Il Sole 24 Ore

12 12 Siti web istituzionali: Siti web di associazioni, traders ed altri operatori:

13 13 2. ATTIVITÀ DI ANALISI E RICERCA 2.5 Le fonti di informazione Focus sulla città di New York Le attività di rilevazione effettuate dall IPR Desk sul mercato del falso di prodotti italiani hanno dedicato una sezione particolare alla città di New York. È stato stimato, infatti, che il danno procurato dal mancato incasso di tasse a causa del mercato della contraffazione nella sola città di New York è pari a 1 miliardo di dollari Usa ogni anno. I motivi scaturiscono dal fatto che nell area tra la Brodway e Canal Street, al confine meridionale con Soho, uno dei quartieri più alla moda di Manhattan, vi è un insediamento di punti vendita, gestiti da cinesi, dove vengono smerciate imitazioni di articoli della pelletteria, occhialeria e profumeria di scadente qualità. Un altro aspetto sui generis è la vendita di prodotti knockoffs da parte di ambulanti che sono posizionati lungo le strade più esclusive di New York e adiacenti ai negozi dei brand del lusso. Ciò avviene perchè nello Stato di New York, i tribunali hanno stabilito che sia lecito vendere "knockoffs", a condizione che sulle imitazioni non sia apposto il marchio di fabbrica del prodotto originale. È un fenomeno che riguarda, in particolare, articoli come portafogli, portachiavi e borse. Sono state effettuate 9 rilevazioni da parte dell IPR Desk di New York su banchetti localizzati nei seguenti punti della città: Madison Avenue (and 67th ) Fifth Avenue (51st & 52nd) Times Square Orchard Street Bryant Park Union Square Broadway (and Spring)

14 14 I punti nevralgici del contraffatto da strada sono evidenziati nella mappa sottostante:

15 15 3. STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DOGANALE NEGLI USA La rilevazione del traffico dei prodotti contraffatti e le misure adottate dalle dogane USA Questa sezione si articola in quattro capitoli e descrive sia la struttura che il sistema di verifica adottato dallo US Customs & Border Protection per contrastare il fenomeno della contraffazione negli USA. I dati riportati sui sequestri effettuati dalle dogane statunitensi sono stati estrapolati da documenti ufficiali, a chiusura dell anno fiscale 2009, così come i suggerimenti rivolti agli operatori americani e stranieri sulle best practices (buone pratiche) da adottare. Organizzazione dello US Customs and Border Protection Processo di verifica Dati statistici sui sequestri di merci contraffatte Suggerimenti delle dogane USA sulle buone pratiche da adottare

16 16 3. STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DOGANALE NEGLI USA 3.1 La rilevazione del traffico dei prodotti contraffatti e le misure adottate dalle dogane USA Organizzazione dello US Customs and Border Protection Il ruolo svolto dallo US Customs and Border Protection (CBP) è determinante ai fini della quantificazione del commercio di beni contraffatti, che viene rilevato in base al numero dei sequestri effettuati. L elaborazione statistica delle dogane statunitensi tiene conto dell ultimo porto di provenienza delle merci contraffatte e della tipologia di prodotto. Non esiste una rilevazione della merce per brand e neppure viene stilato un elenco dei paesi esteri, di cui sono originari i prodotti autentici, danneggiati dal mercato del falso negli USA. Risulta alquanto complicato ottenere un dato preciso sui prodotti italiani contraffatti negli USA. Gli uffici doganali statunitensi più attivi nella lotta alla contraffazione sono quelli localizzati lungo le coste orientali ed occidentali degli Stati Uniti. Il confine terrestre, in particolare quello con il Messico, è più esposto ad altro tipo di violazioni. Lo US CBP è un ufficio del Department of Homeland Security (Dipartimento di Sicurezza Nazionale) avente il duplice compito di garantire la sicurezza lungo i confini e le coste, nonchè il controllo delle operazioni commerciali, comprese le ispezioni sulle merci importate per impedire l ingresso di prodotti contraffatti. La struttura dello US CBP può contare su: addetti preposti ai controlli, distribuiti su miglia di confine terrestre e su 327 punti d ingresso. Annualmente vengono effettuati controlli sulle merci per un valore di 1,7 trilioni di dollari USA. All interno dello US CBP operano l Office of Field Operations, che ha il compito di ispezionare i prodotti in ingresso negli USA, e l Office of International Trade, con competenze in materia di IPR e di attività di cooperazione con analoghe strutture doganali di altri paesi stranieri.

17 17 Struttura dell Ufficio Dogane USA Direttore Generale Vice Direttore Generale Direttore Esecutivo Ufficio Per i Diritti Civili e Per la Diversità Direttore Esecutivo Iniziativa Sicurezza Frontiere Capo del Gabinetto Vice Capo del Gabinetto Direttore Ufficio Indirizzi e Programmazione Direttore Ufficio Relazioni Commerciali Consigliere Capo Ufficio Legale Assistente del Direttore Generale Capo Assistente del Direttore Generale Assistente del Direttore Generale Assistente del Direttore Generale Assistente del Direttore Generale Ufficio per le Attività Operative Ufficio della Polizia di Frontiera Ufficio Guardia Aerea e Costiera Ufficio Intelligence e Coordinamento Operazioni Ufficio Affari Internazionali Ufficio per l Interscambio Internazionale Assistente del Direttore Generale Assistente del Direttore Generale Assistente del Direttore Generale Assistente del Direttore Generale Assistente del Direttore Generale Assistente del Direttore Generale Ufficio per le Relazioni Legislative Ufficio Amministrativo Ufficio per la Gestione del Personale Ufficio Affari Interni Ufficio Affari Pubblici Ufficio Sviluppo e Formazione Assistente del Direttore Generale Ufficio Informazioni e Tecnologia (Fonte: Ufficio Dogane USA )

18 18 3. STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DOGANALE NEGLI USA 3.2 La rilevazione del traffico dei prodotti contraffatti e le misure adottate dalle dogane USA Il processo di verifica Sulla merce in entrata, le dogane Usa esercitano diverse forme di controllo, verificando che: si tratti di un prodotto con marchio registrato a livello federale e trascritto presso gli stessi uffici doganali; si tratti di un nome commerciale (la ragione sociale dell azienda); in questo caso, il nome non si registra presso lo USPTO, ma è comunque registrabile presso le dogane se consiste nel nome utilizzato per identificare l impresa o il produttore per un periodo di tempo di almeno sei mesi; si tratti di diritti di copyright registrati presso lo US Copyright Office e successivamente trascritti presso le dogane. Qualora dall attività di verifica si riscontri che le merci in entrata rechino marchi contraffatti, le dogane statunitensi possono vietarne l accesso ovvero possono bloccarle e/o sequestrarle. Si procede al sequestro dei beni in presenza di un marchio considerato contraffatto, da intendersi come un prodotto falso che sia identico o sostanzialmente indistinguibile da un marchio regolarmente registrato a livello federale. Inoltre, in assenza del consenso del titolare del marchio legittimo all ingresso della merce recante marchio contraffatto, le dogane possono procedere alla confisca e distruzione della merce. È possibile anche che le dogane, dopo aver rimosso il marchio, dispongano la consegna delle merci confiscate ad altri uffici federali o statali o anche locali, ovvero le diano in donazione a centri di beneficenza o le vendano ad aste pubbliche. Nel 2009, beni contraffatti, tra cui calzature e capi di abbligliamento dai quali erano stati rimossi loghi o targhette, ammontanti ad un valore pari a 78 milioni di dollari Usa, sono stati donati dalle dogane Usa a varie associazioni benefiche 2. Lo US CBP ha anche l autorità di multare qualsiasi individuo che abbia gestito, assistito economicamente o in altra forma, o abbia aiutato e favorito l importazione di merce recante marchio contraffatto. 2 Fonte: Jim Dwyer, Closing Pipeline to Needy, City Shreds Clothes, New York Times, January 12, 2010.

19 19 Per la merce non registrata presso le dogane - lo US CBP può ugualmente procedere, in via amministrativa, al sequestro della merce recante marchio contraffatto quando violi un marchio registrato in ambito federale. Per un marchio simile al punto da generare confusione - un marchio o un nome aziendale non propriamente contraffatto ma che sia una copia o imitazione di un marchio regolarmente registrato - le dogane Usa possono negare l ingresso e procedere al sequestro per 30 giorni. L importatore può ottenere la riconsegna della merce rimuovendo il marchio ovvero se il legittimo titolare del marchio registrato acconsenta al rilascio delle merci per iscritto. Trascorsi 30 giorni senza aver ottemperato a quanto sopra, la merce viene definitivamente confiscata. La merce dal marchio simile e confusorio, che non sia registrata con le dogane Usa, non è soggetta a detenzione o confisca. Per le importazioni parallele - beni prodotti all estero contraddistinti da un marchio autentico o con un nome commerciale identico o praticamente indistinguibile da quello registrato di titolarità di un cittadino Usa o di cui sia proprietaria una società o un istituzione creata o organizzata negli Usa, e che vengono importati negli Usa senza consenso del titolare dei diritti di marchio negli Stati Uniti (il medesimo marchio registrato negli USA, gode di tutele ben più limitate allorché il suo titolare non abbia cittadinanza statunitense) - lo US CBP può procedere al blocco della merce e a un eventuale sequestro e confisca. Le dogane Usa possono bloccare l ingresso negli Usa anche quando si tratti di merce oggetto di importazione parallela qualora questa presenti delle differenze sostanziali ( material differences ) rispetto a quella introdotta nel mercato americano con il consenso del titolare del marchio. Viene consentito al viaggiatore in arrivo in un punto di entrata Usa l ingresso di un singolo articolo - contraddistinto da un marchio registrato, ovvero da un marchio contraffatto o da un marchio simile al punto da generare confusione o da un marchio il cui accesso sia limitato dalle leggi sulle importazioni parallele - quando sia per uso personale. Le dogane USA hanno l autorità di sequestrare e confiscare copie pirata di materiale protetto da copyright e registrato presso lo US Copyright Office. Talvolta, in via amministrativa, lo US CBP può procedere d ufficio al sequestro di prodotti pirata anche in assenza della registrazione doganale. A seguito del Digital Millenium Copyright Act adottato nel 1998, qualora vengano scoperti dispositivi volti all accesso non autorizzato a materiale tutelato, le dogane Usa possono sequestrare e confiscare suddetti dispositivi. Le dogane Usa non mantengono un registro in cui vengono trascritti i brevetti previamente registrati presso lo USPTO. Tuttavia, qualora l Istituto Internazionale del commercio Usa (United States International Trade Commission, USITC) abbia emesso un ordinanza di esclusione per pratiche di concorrenza sleale su un prodotto da importare negli Usa, le dogane danno esecuzione all ordinanza, negando l ingresso della merce.

20 20 3. STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DOGANALE NEGLI USA 3.3 La rilevazione del traffico dei prodotti contraffatti e le misure adottate dalle dogane USA Dati sui sequestri di merci contraffatte Le attività svolte dalle dogane statunitensi relative alla violazione di pi, per l anno fiscale 2009, hanno riguardato sequestri per un valore di di dollari USA. La tabella che segue riepiloga il trend della attività di contrasto effettuate dalle dogane statunitensi negli ultimi 5 anni. Dati espressi in valore e quantità su sequestri effettuati dallo US CBP per violazione pi anno fiscale n. di sequestri valore in dollari Usa Rispetto al 2008, i sequestri per violazione di pi si sono ridotti dell 1% con un leggero decremento pari al 4% del valore complessivo dei beni. Nel 2009, la Cina continua ad essere il paese da cui proviene la maggior parte del contraffatto, con una percentuale del 79% rispetto al totale dei sequestri, mentre le calzature costituiscono il settore che registra la percentuale più alta come prodotto falsificato, con una percentuale pari al 38%. Sempre nel settore delle calzature, il 98% dei beni contraffatti proviene dalla Cina. Nella tabella sottoriportata sono elencati i dati relativi ai sequestri delle merci, suddivisi per categoria. MERCI SEQUESTRATE PER SETTORI ANALISI COMPARATIVA ANNI FISCALI (valore espresso in dollari Usa) Settori Anno Fiscale 2008 Ammontare economico del danno % del Valore Totale Anno Fiscale 2009 Ammontare economico del % del valore totale danno Calzature % % Abbigliamento % % Borse/Pelletteria/Zaini % % Apparecchi elettronici % % Prodotti Farmaceutici % % Tabacchi % Computer/Hardware % % Media/Mezzi di % % Comunicazione Occhiali da Sole/Parti % Gioielli % Giocattoli/giochi elettronici % Altro % % Valore Totale in dollari Usa delle merci sequestrate Numero totale di sequestri

21 21 Nel 2009, importante rilevare che, nella lista delle prime 10 categorie di prodotti contraffatti, sono entrati per la prima volta i gioielli e i giocattoli/giochi elettronici. Nella tabella seguente, sempre secondo quanto pubblicato dallo U.S. Customs and Border Protection, sono indicati i valori, in percentuale, dei paesi maggiormente coinvolti nel traffico di merci contraffatte negli Stati Uniti. Paesi di provenienza delle merci sequestrate anno fiscale 2009 Paese Valore dei sequestri % sul totale dei sequestri Cina % Hong Kong % India % Taiwan >1% Corea >1% Paraguay >1% Filippine >1% Svizzera >1% Pakistan >1% Vietnam >1% Altri % Valori espressi in dollari Usa Paesi maggiormente coinvolti nei sequestri di merci contraffatte anno fiscale % 10% 6% 1% meno di 1% meno di 1% meno di 1% meno di 1% meno di 1% meno di 1% meno di 1% Cina Hong Kong India Taiw an Korea Paraguay Filippine Svizzera Pakistan Vietnam Altri

22 22 3. STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DOGANALE NEGLI USA 3.4 La rilevazione del traffico dei prodotti contraffatti e le misure adottate dalle dogane USA Suggerimenti delle dogane USA sulle buone pratiche da adottare Negli Stati Uniti, uno strumento ulteriore per la tutela della pi è rappresentato dalla possibilità di registrare elettronicamente con lo U.S. Customs and Border Protection marchi e copyright regolarmente rilasciati. Questa pratica facilita le attività di sequestro e di confisca di beni e prodotti contraffatti. Le dogane, avendo l immediata disponibilità di queste informazioni, possono, in sostanza, monitorare l ingresso di spedizioni sospette e prevenire l esportazione e l importazione di merci contraffatte. Un altra iniziativa parallela è costituita dall inoltro elettronico di avviso alle dogane Usa, da parte di cittadini interessati, di presunte attività illecite di import/export (le c.d. e-allegations submissions possono anche essere riportate telefonicamente al numero verde BE-ALERT). Recentemente, è stata predisposta un informativa per i titolari di marchi e copyright, che traccia alcune linee guida da seguire per una corretta comunicazione dei dati alle dogane USA che faciliti a quest ultime l identificazione di possibili merci contraffatte o copie pirata. Si tratta del product identification training guide che raccomanda di fornire i seguenti dati: Informazioni sull azienda: si tratta di redigere un breve documento riepilogativo sull azienda che comprenda: marchi, loghi, copyrights e brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di cui l azienda sia titolare; nomi, indirizzi, numeri di telefono e fax, indirizzi di posta elettronica dei contatti aziendali, che possono dare immediata assistenza su aspetti tecnico-amministrativi al personale doganale sulla merce sospetta. Informazioni sulla registrazione e trascrizione: questa sezione comprende le informazioni sui numeri di registrazione assegnati dallo USPTO e dallo U.S. Copyright Office, sui numeri di registrazioni doganali assegnati dalle Dogane e sui numeri di pratica attribuiti ai c.d. exclusion orders per i brevetti, emessi dallo International Trade Commission. Per gli articoli provenienti dall Europa viene richiesto di indicare il numero di ufficio delle domande nazionali di registrazione, il numero di ufficio delle domande comunitarie e la lista degli Stati Membri nei quali sono state presentate registrazioni nazionali di marchi, marchi internazionali, diritti sui disegni, diritti sui disegni internazionali, copyright e diritti derivati,

23 23 brevetti, certificati di tutela supplementare, DOP, IGP, DOC, DOCG, i diritti sulle varietà vegetali e registrazione dei marchi comunitari (i c.d. CM). Informazioni sul prodotto: questa voce riguarda le caratteristiche fisiche degli articoli originali incluse le informazioni relative a dispositivi di sicurezza, targhette fatte a mano, cuciture, confezioni, bolla di accompagnamento o documento di trasporto ed altre descrizioni utili che consentano ai doganieri di distinguere facilmente un articolo vero da uno sospetto; foto chiaramente etichettata che mostri le differenze fra il prodotto genuino e quello falso; valore doganale; tariffario doganale; data di rilascio e/o di produzione ovvero la data approssimativa per stili particolari, modelli o linee di prodotto; cataloghi dei prodotti ovvero siti web che mostrino immagini o foto, nonchè il numero di serie del modello. Produzione e distribuzione della merce: è importante menzionare i nomi dei produttori e degli spedizionieri degli articoli originali, i paesi nei quali sono state prodotte le merci originali, i nomi e gli indirizzi degli importatori e/o dei licenziatari autorizzati, le modalità di trasporto dei prodotti originali importati, i porti di entrata/uffici doganali dei prodotti genuini, i canali di distribuzione. Informazioni riguardanti le fattispecie violative: in questa sezione possono essere indicati i nomi e gli indirizzi di contraffattori già segnalati, i distributori, gli intermediari, i trasportatori, gli importatori, i consegnatari e gli esportatori già conosciuti; le rotte note per il trasporto dei prodotti falsi e le modalità di trasporto; i paesi e le città di produzione dei beni sospetti; i canali di distribuzione; la soglia minima di valore commerciale; i prodotti particolari (es. stile, brand, modello) che sono quelli più copiati; i documenti di trasporto particolari che mancano o sono diversi; le caratteristiche fisiche dei prodotti sospetti. Un ultima avvertenza di cui tener conto: l informativa deve essere datata al momento della sua redazione, con successivi aggiornamenti qualora vi siano cambiamenti significativi quali nuove registrazioni, contatti o linee produttive. Da una ricerca effettuata sulle banche dati dello US Customs & Border Protection è emerso che molte aziende italiane non mettono in atto questa best practice. Tra queste anche brand famosi quali Tod s, Loro Piana, Roberto Cavalli, Borghese, Acqua di Parma, Missoni, Perla, Cosabella, Intimo Privato, Vera Donna Italy, Gianna Meliani, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Valentino, Damiani, Brioni, Canali, Elsa Peretti, Alessandro Sartori, Sergio Tacchini, Elsa Schiaparelli, Nino Cerruti, Bruno Magli, Enrico Coveri, Alessandra Facchinetti, Alberta Ferretti, Fiorucci, Renzo Rosso (aggiornamento a ottobre 2010).

24 24 4. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DEL FALSO DEI PRODOTTI ITALIANI NEGLI USA Comparti merceologici italiani maggiormente coinvolti Questa sezione del rapporto prende in considerazione i comparti italiani più danneggiati dalla contraffazione negli Usa, in particolare i settori moda ed agroalimentare. Sono evidenziati i nuovi aspetti legati alla contraffazione nel mercato virtuale e ai social network per i prodotti del fashion unitamente alle caratteristiche del mercato dell Italian Sounding per l agro-alimentare, così articolati: Lo scenario Settore moda: la contraffazione nel mercato fisico e i relativi dati statistici, le azioni di contrasto delle aziende italiane e le proposte di legge USA sui disegni di moda, la contraffazione nel mercato virtuale e i relativi dati statistici, le azioni legali da parte di aziende italiane e la proposta di legge statunitense per contrastare la vendita del contraffatto su Web I social network e la contraffazione Settore agro-alimentare: il mercato dei prodotti italiani e dei prodotti Italian Sounding negli USA Altri settori residuali: ceramica, farmaceutica e meccanica.

25 25 4. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DEL FALSO DEI PRODOTTI ITALIANI NEGLI USA 4.1 Comparti merceologici italiani maggiormente coinvolti Lo scenario Il mercato del contraffatto negli USA si caratterizza più per i canali di vendita che per la produzione di falsi. Il confine costiero è quello destinatario dei prodotti falsificati rispetto a quello con Messico e Canada. In particolare, le dogane Usa identificano come punti caldi per l immissione dei falsi sul mercato americano gli aereoporti di New York e Newark ed i porti di Baltimore e Savannah sul lato orientale degli Stati Uniti, mentre sul versante occidentale si ritengono punti nevralgici di arrivo e di smistamento delle merci contraffatte il porto di Seattle e quelli di San Francisco e Long Beach in California. Principalmente i canali di distribuzione sono due: il primo è costituito da punti vendita dove il prodotto contraffatto viene venduto assieme agli articoli originali, il secondo, che è quello in fase di espansione, è il commercio su Web. In quest ultimo caso il fenomeno è preoccupante, poichè gli acquisti online da parte del consumatore americano sono una consuetudine già consolidata e in continua ascesa. Una tendenza dimostrata da uno studio condotto negli Usa già nel 2006, che quantificava gli acquisti di capi di abbigliamento online intorno all 8% 3, e che ha visto un significativo balzo in avanti nel 2009, con acquisti in rete di vestiti/scarpe/accessori assestatasi intorno al 36%. Si tratta, infatti, della seconda tipologia di merce più venduta in rete dopo i libri 4. In un nuovo report sugli usi dei consumatori online 5, è emerso che 8 persone su 10, corrispondenti all 83% dei consumatori Usa, comprano in rete per lo meno una volta a settimana, con previsioni nei prossimi sei mesi che puntano sul settore abbigliamento come il secondo comparto per gli acquisti su Internet, subìto dopo lo shopping di intrattenimento, quale film, musica, videogiochi e libri. I dati statistici indicano un aumento delle spese online pari al 9% nel secondo trimestre del Nello stesso report si legge che il totale della spesa Usa in rete ammonta a 32,9 miliardi di dollari Usa, un aumento appunto del 9% rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre del 2009, dove il totale era stato di 30,2 milardi di dollari Usa. 3 New York Times, /nielsen-global-ecommerce-most-popular-online-purchases-copyjpg/ The Q Compete Online Shopper Intelligence Study was compiled from a survey of 3,119 online purchasers between May and July 2010

26 26 Sotto osservazione il proliferare del mercato del contraffatto rappresentato dalle case d asta come ebay, già al centro di casi giudiziari per aver consentito la vendita di beni contraffatti sul proprio sito. Accanto a queste ultime, sono finiti sotto la lente di ingrandimento anche i social network per la loro capacità di promuovere un brand oltre i confini della pubblicità tradizionale. Qui di seguito alcune cifre, che contribuiscono a dare una misura di quanto queste reti condizionino i gusti ed influiscano sulle scelte dei consumatori Usa, favorendo lo shopping online: nel secondo trimestre del 2010 il 31% dei consumatori ha visitato le pagine dei fan di un prodotto su Facebook o i feeder di vendita su Twitter. Questa cifra, il 31%, è equivalente a quasi il doppio dei visitatori rispetto alle stesse rilevazioni effettuate nel terzo trimestre del Per tornare al focus di questa indagine, il mercato del falso di beni italiani negli Stati Uniti riguarda alcuni settori e con diverse sfaccettature. I prodotti contraffatti si possono rinvenire per lo più nei comparti della moda, con particolare riguardo agli articoli del lusso, e dell agro-alimentare. Relativamente a quest ultimo settore, la contraffazione dei prodotti è legata ad un fenomeno imitativo che si chiama Italian Sounding, più diffuso nella costa orientale. È stata rilevata, in qualche misura, anche la commercializzazione di imitazioni di oggetti che richiamano alla tradizione artigianale italiana. La contraffazione nei settori della meccanica e dei prodotti farmaceutici italiani non è statisticamente rilevata negli USA e non emerge dalle indagini condotte dall IPR Desk di New York, sebbene i sequestri e le azioni di contrasto dichiarati dalle dogane statunitensi provino l esistenza di un mercato del falso di pezzi di ricambio e di medicinali. Secondo le statistiche dello US Customs and Borders Protection per l anno fiscale 2009, il 79% dei prodotti contraffatti proviene dalla Cina. Al contrario, per quanto concerne i prodotti multimediali, gli Stati Uniti considerano l Italia un paese carente sotto l aspetto delle misure di enforcement, ritenute inefficaci contro le pratiche di download illegale, a danno delle imprese statunitensi dei settori della cinematografia, della musica e dei videogiochi.

27 27 4. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DEL FALSO DEI PRODOTTI ITALIANI NEGLI USA 4.2 Comparti merceologici italiani maggiormente coinvolti Settore moda: la contraffazione nel mercato fisico Il mondo della moda, che racchiude i settori dell abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, è fra i più colpiti dal fenomeno della contraffazione negli Stati Uniti. Secondo quanto indicato dall Associazione Usa dell Abbigliamento e delle Calzature (American Apparel and Footwear Association), le merci contraffatte continuano a penetrare il mercato in maniera allarmante nonostante le dogane Usa abbiano intensificato gli sforzi per contrastarne la diffusione. Una precisazione ai fini di questa analisi: le attività illecite si svolgono sia nei mercati fisici, quali contraffazione di strada e in negozi e punti vendita che possono distribuire knockoffs ovvero merce ritenuta autentica, che online nei mercati virtuali. Secondo le statistiche divulgate dalle dogane Usa, nel 2009 sono stati effettuati intorno ai sequestri per un valore complessivo di 260 milioni di dollari Usa. Il valore dei sequestri è diminuito dell 1% rispetto al 2008, di fronte ad una riduzione totale delle importazioni, laddove la Cina si conferma come il principale esportatore di falsi, con una percentuale pari al 79% sul totale dei beni sequestrati nel Fra le varie tipologie di merce contraffatta del comparto moda, al primo posto si posizionano le calzature che coprono il 38% del totale dei prodotti illeciti sequestrati, per un valore di 100 milioni di dollari Usa. Alle calzature fanno seguito gli accessori che comprendono borse, cinture e portafogli per un valore corrispondente a 21 milioni e mezzo di dollari Usa. L abbigliamento si posiziona al secondo posto fra tutte le merci sequestrate per un valore di 21 milioni di dollari Usa. È evidente che questi dati, in termini di valore, non esprimono il danno reale che la contraffazione causa al comparto moda, poichè si basano esclusivamente sui sequestri effettuati dalle dogane negli Stati Uniti. Offrono, però, una fotografia sui prodotti che sono più imitati, sulla loro provenienza e sui canali di distribuzione utilizzati. Infatti, mentre il commercio nel mercato fisico, quello che si definisce in inglese come brick and mortar, avviene attraverso una sede commerciale o negozio ed è maggiormente controllabile, anche in virtù di accordi di collaborazione fra i titolari dei negozi, rivenditori e distributori, il commercio virtuale consente ai truffatori di aggirare più facilmente i divieti, ad esempio attraverso l utilizzo di spedizioni di merci

28 28 contraffatte in pacchi di piccole dimensioni che possono sfuggire al controllo, sia pure attento, dei doganieri. A titolo di esempio, si cita un sequestro effettuato recentemente dalle dogane statunitensi che ha riguardato un carico di borse della casa di moda italiana Prada. La merce, di provenienza dalla Cina, era arrivata al porto di entrata Usa con una targhetta metallica dalla quale apparentemente non era possibile desumere che fosse un prodotto taroccato. Infatti, sebbene all occhio non esperto potesse sembrare una borsa di foggia e stile simile ad un articolo Prada, tecnicamente non avrebbe potuto definirsi come un oggetto contraffatto in quanto non recava il logo Prada visibile o altri dettagli, che potessero destare sospetto ed autorizzare il sequestro e l eventuale confisca. Il logo contraffatto, recante la tipica scritta della casa, tuttavia era presente ed era situato nel retro della targhetta. Per capire appieno la configurazione del mercato fisico del contraffatto negli Stati Uniti e la valenza di un caso come quello Prada appena descritto, bisogna fare un distinguo fra i knockoffs e le imitazioni di marchio vere e proprie. La fattibilità di vendere in strada i knockoffs 7 risiede in una prassi giurisprudenziale consolidata, in particolare nello Stato di New York, che non considera tali condotte lesive dei diritti del marchio detenuti dal titolare. Pertanto, nell aggiudicazione di queste fattispecie, non si rinvengono gli estremi giuridici di una violazione sanzionabile 8, come sarebbe quella perpetratasi laddove siano il marchio ovvero il logo o anche la targhetta ad essere falsificati. Da sfatare anche il preconcetto comune che i falsi presenti sul mercato fisico siano di bassa manifattura e che quindi non siano in grado di confondere il fruitore tipico dei prodotti di lusso, che può discernere agevolmente fra copie ed originali. Fino a poco tempo fa, come rilevato dall avvocato nonchè blogger esperta di costume Vivian Chen in un suo articolo 9, le grandi case di moda italiane, che rimangono fra le vittime preferite dei produttori del falso, non hanno apprestato strategie aggressive per contrastare questi illeciti. I brand italiani ritenevano, infatti, che le imitazioni non inficiassero l immagine del loro prodotto e che i costi di eventuali azioni di enforcement negli Usa superassero i danni derivanti dalle perdite in volume di vendite. Questa valutazione non risponde più al vero, soprattutto negli Stati Uniti, dove i falsi rinvenibili possono essere anche di ottima fattura. Da constatazioni giornalistiche, come quella dell avv. Chen, così come da studi di marketing, si va evidenziando con sempre maggiore chiarezza quanto il panorama sia cambiato anche fra i consumatori. Oggi l acquirente del falso di qualità è lo stesso consumatore che spende somme considerevoli per comprare i prodotti autentici. 7 Per knockoffs si intendono quelle riproduzioni dell originale che pur rifacendosi al disegno o allo stile dell articolo famoso di uno stilista affermato non ne utilizzano il logo. 8 Si v. People v. Rosenthal, 2003 NY Slip Op (U) (Criminal Ct., N.Y. County, decided March 4, 2003, J. Cooper), dove il giudice stabilisce che, mentre è perfettamente legale vendere merce che copia il disegno e lo stile di un prodotto a cui spesso si fa riferimento come ad un knockoffs, costituisce un illecito vendere prodotti che rechino un marchio contraffatto (dall inglese: while it is perfectly legal to sell merchandise that copies the design and style of a product often referred to as knock offs, it is against the law to sell goods that bear a counterfeit trademark ). 9 Si v.

29 29 4. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DEL FALSO DEI PRODOTTI ITALIANI NEGLI USA 4.3 Comparti merceologici italiani maggiormente coinvolti Settore moda: i dati statistici della contraffazione nel mercato fisico Come già evidenziato nel corso di questa indagine, l elaborazione statistica delle dogane statunitensi tiene conto dell ultimo porto di provenienza delle merci contraffatte e della tipologia di prodotto. Non esiste, pertanto, una rilevazione della merce per brand e neppure viene stilato un elenco dei paesi esteri, da cui provengono i prodotti autentici, danneggiati dal mercato del falso negli USA. Sulla base, però, di segnalazioni da parte di aziende italiane che si sono rivolte all IPR Desk e di altre attività di monitoraggio, come le rilevazioni a New York sui knockoffs, molti marchi italiani di moda, falsificati in Cina e altrove, sono commercializzati negli Usa. Dolce & Gabbana Fendi Prada Moschino Ferragamo Gucci Versace Armani Furla Ray-Ban (Luxottica) Diesel Zanotti Renè Caovilla Ferrari Zegna Mauri Accanto alla vendita dei prodotti knockoffs sta facendosi largo anche un altra pratica. In punti vendita come Banana Republic, una catena di negozi di abbigliamento ed accessori diffusissima negli Stati Uniti ed in grado di servire 80 paesi nel mondo attraverso un sistema efficiente di spedizione, molti articoli in lana riportano accanto all etichetta made in China, applicata nel dietro di maglie e maglioni, un altra etichetta con la scritta made of Italian yarn, dal significato fatto con filato italiano.

30 30 Il richiamo all italianità serve ad avvalorare il prodotto made in China, che sebbene più abbordabile come prezzi, resta sempre, nella mente del consumatore americano, di gran lunga inferiore ai prodotti italiani sotto l aspetto qualitativo. Per quanto riguarda le categorie di prodotti, si elencano i brand italiani più famosi imitati soprattutto come knockoffs: Borse D&G Fendi Prada Moschino Ferragamo Gucci Versace Valentino Profumi Zegna Ferrari Versace Bulgari Diesel Moschino D&G Portafogli D&G Gucci Fendi Calzature Mauri Gucci Versace Cinture Armani Dolce & Gabbana Versace Abbigliamento Versace Gucci Occhialeria Dolce & Gabbana Furla (venduto con il marchio Furlux) Ray-ban Etichette Prada 10 D& Orologi Ferrari 10 È l immagine dell etichetta triangolo utilizzata dai contraffattori cinesi sulle borse Prada destinate al mercato americano.

31 31 La presente tabella mostra la forbice dei prezzi di alcuni prodotti knockoffs nell area di New York. Tra le categorie indicate, va sottolineato che le borse sono tra gli articoli contraffatti che possono costare oltre 100 dollari USA. Per alcune categorie di prodotto, le oscillazioni del prezzo di vendita sono rappresentate con due colori diversi. Prezzi di Vendita (in Dollari USA, unità, 2010) Prodotti Borse Cinture Magliette e Camicie Occhiali Orologi Jeans Portafogli Profumi Prezzi

32 32 4. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DEL FALSO DEI PRODOTTI ITALIANI NEGLI USA 4.4 Comparti merceologici italiani maggiormente coinvolti Settore moda: le azioni di contrasto delle aziende italiane e le proposte di legge USA sui disegni di moda Negli Stati Uniti, agli illeciti commerciali di natura contraffattiva e alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale corrisponde, in misura esponenziale, la crescita delle casistiche giudiziali che vedono in prima linea il mondo della moda. Alcuni casi hanno riguardato la casa di moda Fendi Srl, che si è resa protagonista di almeno 4 azioni giudiziali di larga risonanza, e la casa di moda Gianni Versace Spa. Gli esiti delle azioni di contrasto intraprese dalla Fendi Srl e dalla Gianni Versace Spa si sono risolti positivamente e pertanto si ritiene utile citarli come casi studio. Va sottolineato, altresì, che le misure di contrasto negli Stati Uniti, in termini di azioni legali, sono particolarmente onerose e che, per arginare il fenomeno della contraffazione, lo stesso Consiglio degli Stilisti d America sta premendo per una legge che dia una tutela più ampia ai disegni di moda. I 4 casi Fendi 1) Nella prima fattispecie, Fendi v. Wal-Mart, 06-CV-4370, U.S. District Court for the Southern District of New York (Manhattan) 11, che risale al 2006 ed il cui esito si è avuto a giugno del 2007, la casa italiana ha intentato causa al gruppo Wal-Mart, il più grande retailer mondiale, per la vendita di borse e portafogli recanti il marchio Fendi contraffatto nei negozi Sam s Club, divisione della catena Wal Mart. Le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale, laddove il gruppo Wal-Mart si è impegnato a risarcire la società italiana per un ammontare che non è stato reso noto e Fendi ha accettato di ritirare la denuncia. Inter alia, Wal-Mart ha anche acconsentito a risarcire gli acquirenti dei prodotti falsamente etichettati. 2) Nella seconda fattispecie, l azienda Fendi Adele srl ha apposto un pubblico avviso nel Wall Street Journal, e altri principali quotidiani statunitensi, in data 28 giugno 2010, con cui ha reso noto l accordo extragiudiziale raggiunto fra la stessa e la Filene s Basement Liquidating Estate, Inc. (FB), riguardo a ripetute contraffazioni del marchio Fendi. Le fattispecie violative cui la Fendi faceva riferimento risalgono all anno 2001, con illeciti reiterati nuovamente dall anno 2003 fino al 2005, laddove la FB aveva venduto merce Fendi falsa, recante marchio contraffatto. L accordo ha previsto un sostanzioso risarcimento danni, peraltro non quantificato nell annuncio, e contempla anche un azione inibitoria permanente, che ha proibito alla FB di acquistare o vendere qualsiasi prodotto Fendi senza previo consenso della casa di moda italiana. 11 Si v.

33 33 3) Nella terza fattispecie, l azienda Fendi si è accordata nell aprile scorso con Big M Inc., facente business come Annie Sez, catena di negozi di abbigliamento di fascia bassa, colpevole di vendere prodotti Fendi contraffatti, dopo una causa giudiziale tenutasi davanti al tribunale federale di Manhattan. La conclusione: un accordo economico del quale non sono stati resi noti i dettagli ed un azione inibitoria permanente che ha proibito a tutti i negozi Annie Sez di vendere merce Fendi. 4) Nella quarta fattispecie, l azienda Fendi, parimenti ai tre casi di cui sopra, ha raggiunto un accordo extragiudiziale con una società Usa che aveva contravvenuto ai diritti del marchio Fendi violandone l esclusività. Si tratta della Burlington Coat Factory Warehouse Corp., un grande magazzino dai prodotti a basso costo, che si è vista costretta a risarcire la casa di moda italiana per oltre 10 milioni di dollari Usa al termine di una disputa giudiziale iniziata nel Il caso Versace Anche l azienda italiana Versace ha scelto di adire le vie legali per porre fine a ripetute violazioni del suo marchio, ottenendo una storica vittoria giudiziale negli Stati Uniti contro Monir Awada, proprietario della Tres Hermanos Inc. La giuria popolare della California del Sud ha, infatti, accolto la richiesta di risarcimento presentata da Versace, pronunciando un verdetto che ha assegnato all avente causa 20 milioni di dollari Usa come compenso per i danni subiti quali conseguenza della condotta illecita del convenuto. Nella domanda presentata dalla Versace nel 2003, la casa milanese asseriva che fossero stati commessi vari illeciti da parte dei 67 convenuti, fra cui violazione e contraffazione del marchio aziendale, diluizione dello stesso, denominazione di orgine falsa e collusione, nonchè presunte condotte criminose secondo quanto disposto dal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations ("RICO") Act. Al termine di una battaglia giudiziale durata 7 anni, la Versace è riuscita a dimostrare le sue ragioni e a prevalere nel contenzioso. Bisogna evidenziare che Versace è titolare di numerosi marchi, debitamente registrati, inerenti all uso del nome Versace, e detiene anche l esclusiva sul disegno del logo, che è la Medusa. Tali marchi vengono adoperati nella produzione e nella messa in commercio di tutto l inventario moda, che comprende jeans, articoli di abbigliamento, borse, scarpe, articoli di pelletteria ed altri accessori. Secondo quanto affermato da Versace, Awada, attraverso la Tres Hermanos, aveva illecitamente prodotto, distribuito, importato e venduto merce recante il marchio Versace contraffatto in più di 80 negozi. La società italiana asseriva, inoltre, che essi ingannavano potenziali acquirenti spacciando articoli di qualità di gran lunga inferiore come autentici capi Versace. Durante l istruttoria, è stato accertato che la Tres Hermanos aveva messo in vendita all incirca capi di abbigliamento con il marchio Versace contraffatto e che questa merce era praticamente indistinguibile da quella autentica. Si trattava infatti

34 34 di varie combinazioni dei marchi Versace, da "Versace" a "Gianni Versace", da "Versace Jeans Couture" a "Versace Classic V2" e "Medusa". La corte ha inoltre stabilito che, a ragione della vasta esperienza accumulata da Awada nel comparto moda, della sua cognizione in tema di marchi, delle sue precedenti vicende processuali per illeciti della stessa natura, e della fine, nel 2001, del suo rapporto commerciale con la Versace, Awada era volutamente incorso nelle condotte illecite contestategli. La deliberatezza dell atto lesivo ha indotto la corte ad imporre un risarcimento di un milione di dollari Usa per ciascun tipo di marchio violato. Per di più la giuria popolare, che aveva potere discrezionale in merito all ammontare del risarcimento, ha ritenuto che il compenso di un milione di dollari Usa per ciascuna delle 18 violazioni di cui si era resa responsabile la Tres Hermanos ed il compenso di 500mila dollari Usa per le rimanenti 4 violazioni fossero una misura equa. Proposta di legge negli Usa sui disegni di moda Dopo un anno di trattative, il Senatore Charles R. Schumer ha presentato il 5 agosto 2010 una proposta di legge per la protezione di modelli e disegni di moda negli Stati Uniti, che è stata favorevolmente accolta dall industria della moda nonostante alcune perplessità emerse in merito alla sua natura: requisiti più restrittivi affichè il disegno, unico ed effettivamente distinguibile da imitazioni, possa essere protetto come un diritto di copyright 12. Arrivato dopo quattro anni di lotte per la difesa dei diritti d autore connessi ai disegni di moda, lo Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act (S. 3728, Schumer-D NY), anche abbreviato come New Bill (la nuova proposta), risponde alla volontà di tutelare tutti i disegni di moda, inclusi abiti, borse, cinture e montature per occhiali, da copie non autorizzate. Per ora, trattasi esclusivamente di una proposta in esame al Senato, in attesa di approvazione da parte di entrambe le Camere del Congresso e del Presidente Obama per poter finalmente entrare in vigore. Tra il plauso di molti stilisti, secondo cui la manovra potrebbe dare un maggiore impulso all innovazione di un settore sensibilmente colpito dalla contraffazione, e le preoccupazioni per i maggiori oneri di prova a carico dei ricorrenti, sui quali graverà il compito di dimostrare in sede giudiziaria l effettiva unicità della propria creazione, l iniziativa di Schumer ha trovato pieno consenso presso il Consiglio degli Stilisti d America, i cui membri costituiscono il cuore creativo dell industria della moda, e presso l Associazione Statunitense per l Abbigliamento e le Calzature, che rappresenta più di 700 produttori e fornitori. 12 Si v. William M. Borchard, Highlights of the 2010 Fashion Design Bill, Client Alert, 23 agosto 2010, Cowan&Liebowitz&Latman; Cathy Horyn, In Congress, a First Step Toward Protection Designers, The New York Times, 8 agosto 2010)

35 35 Rispetto alle precedenti proposte, la penultima delle quali risale al 30 aprile 2009 (la c.d. Design Piracy Prohibition Act), l attuale versione dovrebbe infatti semplificare la procedura di ottenimento della protezione del disegno di moda. Entrando nel merito della questione, si riportano i punti più rilevanti dell atto: 1. Disegni Protetti: gli elementi originali, o la composizione e collocazione di ogni elemento, saranno tutelabili soltanto se risultano dallo sforzo creativo dello stilista e costituiscono una variazione unica, distinguibile, non banale e non funzionale rispetto a disegni precedentemente creati per la stessa tipologia di articolo. 2. Violazioni: l accusa di violazione del copyright legato ad un disegno di moda sussiste solo se si tratta di una copia sostanzialmente identica, con ciò intendendo un articolo di abbigliamento che è molto simile in apparenza tale da essere considerato il disegno protetto, dal momento che contiene solo quelle differenze nella lavorazione o nel disegno che sono meramente insignificanti. Inoltre, non sussiste la violazione laddove un articolo includa un disegno, anche pubblicitario, creato senza la consapevolezza che si trattasse di una copia ovvero senza che fosse facilmente desumibile, dall insieme delle circostanze, che si trattasse di una copia. 3. Requisiti: la nuova proposta non considera la registrazione una condicio sine qua non per la tutela del disegno. Secondo la proposta in esame, il disegno verrebbe protetto per tre anni a partire dalla prima apparizione in pubblico dell articolo di abbigliamento contenente il disegno stesso. Per stabilire l originalità del disegno non si possono rivendicare il colore o la sequenza o le immagini grafiche. Laddove venisse approvata, la nuova proposta consentirebbe al proprietario del disegno di ottenere un azione inibitoria che impedisca il proseguimento della condotta lesiva. Tuttavia, qualora questi intendesse rivendicare un risarcimento pecunario, è necessario che sia apposto un avviso sul disegno, che consista: (a) nelle parole disegno protetto (in inglese Protected Design ), o nell abbreviazione delle stesse, vale a dire Prot d Des., ovvero nella lettera D all interno di un cerchio, oppure nel simbolo *D* ; (b) nella scritta dell anno in cui la produzione è cominciata; (c) ovvero nel nome del proprietario, o in una sua abbreviazione ovvero in una designazione alternativa del nome del proprietario generalmente conosciuta. 4. Sanzioni e danni: le pene comminate per la copia non autorizzata continuano ad ammontare tra i 5 e 10mila dollari USA; l importo che il tribunale può assegnare per il danno subìto dal legittimo proprietario a causa della violazione del disegno, di converso, è stato ridotto dai 50mila dollari USA ad un dollaro per copia, rispetto alla precedente versione della proposta legislativa che prevedeva dai 250mila ai 5 dollari USA per copia. 5. Eccezione per il cucito in casa: la normativa prevede una nuova eccezione per il cucito in casa di una singola copia di un disegno, laddove si tratti di uso personale o familiare. La pubblicazione delle istruzioni per fare copie in casa, comunque, non è consentita.

36 36 6. Particolarità delle dichiarazioni processuali dell attore: la nuova proposta richiede che i ricorrenti, in particolare, dimostrino che: (a) si tratti di un disegno protetto; (b) che il disegno del convenuto sia in violazione di quello protetto; (c) che il disegno protetto, o un immagine di esso, sia facilmente disponibile in modo che si possa ragionevolmente dedurre che il convenuto, alla luce delle circostanze agli atti, potesse averlo visto o che ne fosse comunque a conoscenza. 7. Enforcement: la nuova proposta contempla solo la possibilità della domanda di ricorso da parte dell attore, impedendo al Customs & Border Protection o al Servizio Postale USA di sequestrare o confiscare la merce risultata in violazione. Lo scopo più restrittivo di questo disegno di legge potrebbe facilitarne l approvazione; d altro canto, i fautori della protezione del disegno di moda potrebbero obiettare che termini così limitativi ne rendano vana l applicazione pratica.

37 37 4. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DEL FALSO DEI PRODOTTI ITALIANI NEGLI USA 4.5 Comparti merceologici italiani maggiormente coinvolti Settore moda: la contraffazione nel mercato virtuale Secondo le previsioni lanciate dal rapporto della Forrester Research 13, il Web ha preso il sopravvento rispetto alle tradizionali fonti di informazioni quali giornali, riviste e televisione, favorendo anche la crescita del commercio online. Il rapporto Forrester stima che all e-commerce saranno destinate il 40% di tutte le vendite, vista la fiducia del consumatore negli acquisti fatti su Internet quale mezzo di ricerca. Parallelamente all incremento delle vendite in rete, si registra l intensificarsi della messa in commercio di merce contraffatta che viene venduta in quanto tale o con l intento di farla passare per il prodotto autentico. Le innovazioni informatiche contribuiscono alla creazione di sofisticati canali di produzione che hanno accresciuto il consumo di massa di falsi. Le statistiche mondiali parlano di una maggiore propensione verso il risparmio, confermato anche dall aumento del numero di utenti sulla rete, perennemente alla ricerca dell affare del secolo e quindi maggiormente inclini a comprare il contraffatto. Secondo un analisi condotta da Lisa E. Phillips 14, i consumatori stanno riaggiustando le loro abitudini di spesa concentrandosi per lo più sul valore e sul marchio dei prodotti. Secondo un recente sondaggio (PriceGrabber.com), il 55% degli intervistati ha ammesso che nell anno in corso trascorre molto più tempo su Internet per fare spese e acquisti di quanto non facesse nel 2009, dove le statistiche si assestavano intorno al 26% degli intervistati 15. Adeguandosi ai cambiamenti di costume, la contraffazione ha fatto il suo salto di qualità: commercializzazione su larga scala di prodotti falsi quotidianamente immessi sia su mercati reali, primari o paralleli, che sulle piazze mercato digitali di Internet; fra i nuovi settori colpiti, accanto a quelli tradizionali del tessile-abbigliamento e calzature, si annoverano anche i profumi, gli articoli del lusso, il settore enogastronomico, i medicinali, i dispositivi meccanici per macchine ed aereoplani, gli shampoo, i dentifrici, le batterie, i prodotti chimici e quelli elettronici. 13 John Lovett, US Web Analytics Forecast, 2008 to 2014, 27 maggio Lisa E. Phillips, The new normal in consumer shopping behavior, 2 agosto 2010

38 38 È difficile per i consumatori individuare quali prodotti siano effettivamente falsi e quali autentici su Internet, così come individuare se un sito sia autorizzato o meno a venderli. Il punto è che non esiste ancora una disciplina universale applicabile al mondo di Internet. Ciascun settore e materia riceve, a seconda della giurisdizione nazionale cui fa riferimento, un trattamento normativo differenziato, che aggrava il problema della lotta alla contraffazione. Di converso, è la prassi giurisprudenziale che sta facendo da apristrada e accogliendo la richiesta di leggi chiare, trasparenti e univoche. Dalle vendite d asta online su siti come ebay alle nuove strategie di marketing, che utilizzano social network quali Facebook e Twitter, o ancora piattaforme multimediali di condivisione video quali Youtube (p.e. il video della collezione autunno/inverno 2010 di Prada è uno dei video moda più cliccati del sito), emergono nuove opportunità commerciali. Nel contempo, sorgono preoccupazioni sempre più pressanti in mancanza di una legislazione uniforme che regolamenti il nuovo mondo virtuale. L e-commerce italiano nel comparto abbigliamento ed accessori (moda) è ancora limitato, costituendo soltanto il 7% del totale, ma rappresenta comunque un punto di forza nelle vendite delle case italiane, registrando nel 2009 una crescita di +51% rispetto al Marco Pedota, Ripresa economica in Italia ed andamento delle vendite online: fine della crisi?, 26 novembre 2009

39 39 4. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO DEL FALSO DEI PRODOTTI ITALIANI NEGLI USA 4.6 Comparti merceologici italiani maggiormente coinvolti Settore moda: dati statistici della contraffazione nel mercato virtuale Per dare un idea tangibile del fenomeno contraffazione online e quantificarne i potenziali danni, è sufficiente guardare le cifre. Interessante riportare i dati raccolti dall Internet Crime Complaint Center (IC3) 17 che, in collaborazione con la FBI e il National White Collar Crime Center (NW3C), ha pubblicato il Rapporto Annuale 2009 sulle attività fraudolente e criminali che si verificano ogni giorno su Internet 18. Secondo l indagine relativa all anno 2009, gli illeciti commessi in rete sono aumentati in maniera esponenziale rispetto al I casi di frodi online segnalati allo IC3 durante il 2009 sono stati , registrando un aumento del 22,3% rispetto al 2008, e hanno causato un danno per un totale di $559,7 milioni USA, sensibilmente cresciuti rispetto ai $265 milioni del 2008, come si evince dalla tabella che segue. ANNO DENUNCE RICEVUTE PERDITE IN MILIONI DI DOLLARI USA $ $ $ $ $ Le indagini riportano dati relativi a diverse fattispecie violative, come si evince dal grafico di cui sotto. In cima alla lista dei dieci motivi di denunce pervenute al Centro, si posiziona una tipologia definibile come truffa FBI, con una percentuale del 16,6%. Si tratta di che inducono il consumatore a credere che il mittente sia il Federal Bureau of Investigation (FBI). 17 L Internet Crime Complaint Center (IC3) è un centro nato da un operazione congiunta tra la FBI e il National White Collar Crime Center (NW3C) che raccoglie le denunce per violazioni penali aventi ad oggetto illeciti su Internet, allertando le autorità Usa circa attività sospette o violazioni civili Internet Crime Report, disponibile su

40 40 A questa tipologia fanno seguito: truffe che consistono nella mancata consegna della merce e/o dei servizi acquistati online ovvero in truffe sui pagamenti che ammontano all 11,9%; richieste fraudolente di anticipo di pagamento per alcuni voci di spesa sull ordine effettuato pari al 9,8%; furto d identità con appropriazione indebita di dati personali o bancari pari all 8,2%; truffa sulle vendite con un importo eccedente il valore della merce venduta pari al 7,3%; frodi varie pari al 6,3%; spam equivalente al 6,2%; truffe sulle carte di credito equivalenti a 6,09%; truffe sui siti d asta pari al 5,7%, danni al computer pari al 4,55%. Prime dieci categorie di denunce più comuni riportate all'ic3, espresse in percentuale sul totale di denuce riportate nel 2009 Truffa FBI Mancata consegna merce/truffe sui pagamenti Richiesta di pagamento anticipato Furto d'identità 9.8% 8.2% 11.9% 16.6% Vendita con importo eccedente 7.3% Frodi varie 6.3% Spam Frodi sulle carte di credito Frodi sui siti d'asta 6.2% 6.0% 5.7% 4.5% Danni al computer 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% Fonte: Se si adotta una prospettiva mondiale nell analisi dei crimini online, gli Stati Uniti appaiono ancora una volta il numero uno nella lista dei primi dieci paesi in cui sono stati individuati i principali illeciti, con una percentuale pari al 65,4 %, cui fanno seguito percentuali sottodecimali nel Regno Unito, Nigeria, Canada, Malesia, Gana, Sud Africa, Spagna, Camerun e Australia.

41 Fra i brand italiani maggiormente copiati e venduti in rete si rilevano: 41