REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Claudio Marangoni Presidente rel. Dott.ssa Alessandra Dal Moro Giudice Dott. Pierluigi Perrotti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N /2016 R.G. promossa da: SWISS ECO PATENT S.A., (C.F. ), domiciliata in VIA FABIO FILZI MILANO presso lo studio dell avv. SALA CARLO che la rappresenta e difende; ATTRICE contro: FALL.TO IMCO EUROPA INSURANCE MARKETING CONSULTING ORGANISATION SRL IN LIQ.NE, (C.F ) CONVENUTA contumace pagina 1 di 8

2 Oggetto: Marchio Conclusioni delle parti: - per parte attrice: I. Nel merito: - accertato che la registrazione del marchio nazionale nr (domanda VR2008C del 4 dicembre 2008) è in violazione del diritto d'autore dell'attrice sull'immagine di seguito raffigurata dichiarare la nullità di essa registrazione in quanto in violazione degli art. 14 e 25 CPI; - accertato e dichiarato che la registrazione del marchio nazionale nr (domanda VR2008C del 4 dicembre 2008) è priva del requisito di novità ex art. 12 CPI, dichiararne la nullità ex art.25 CPI per i motivi indicati nell'atto di citazione; - accertato che la registrazione del marchio nazionale nr (domanda VR2008C del 4 dicembre 2008) non è stata utilizzata dalla sua titolare per oltre cinque anni, disporne la decadenza ex art comma CPI. Con vittoria di spese, compensi oltre ad accessori e rimborso forfetario. Motivi di fatto e di diritto 1. Swiss Eco Patent S.A. è una società di diritto svizzero, titolare della famiglia di marchi a radice IMCO, tra i quali rientra il marchio comunitario complesso IMCO LIFE n , raffigurato come di seguito: pagina 2 di 8

3 depositato in data , per i prodotti della classe 7 utensili per il governo della casa e della cucina; classe 11 apparecchi per uso domestico per la depurazione dell acqua e classe 16 carta e cartone. La citata società è venuta a conoscenza della titolarità in capo a IMCO Europa S.r.l. in liquidazione del marchio nazionale complesso IMCO LIFE n , raffigurato come di seguito: depositato in data , per i prodotti della classe 8 articoli di coltelleria, forchette, cucchiai; classe 11 apparecchi di produzione di vapore, di cottura, di distribuzione dell acqua; classe 21 utensili e recipienti per il governo della casa e classe 24 tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavoli. In data , Swiss Eco Patent ha quindi convenuto in giudizio il Fallimento IMCO Europa S.r.l. in liquidazione chiedendo, in via principale, la nullità del marchio IMCO LIFE n ai sensi degli artt. 14 comma 1 lett. c) e 25 C.p.i. per violazione del diritto d autore, attesa l identità della parte figurativa dei due marchi. In subordine, ha lamentato la nullità del marchio della convenuta ai sensi degli artt. 12 e 25 C.p.i., per carenza di novità, sottolineando l anteriorità del proprio marchio e la confondibilità tra i due segni, in considerazione dell affinità dei prodotti di riferimento. pagina 3 di 8

4 In ulteriore subordine, l attrice ha chiesto l accertamento dell avvenuta decadenza del marchio impugnato per non uso quinquennale, ai sensi dell art. 24 comma 1 C.p.i.. Con riferimento a tale ultimo profilo, l attrice ha evidenziato che l oggetto sociale della convenuta (vendita di prodotti elettromedicali) non ha mai contemplato attività legate ai prodotti rivendicati nel marchio contestato, nonché ha sottolineato l assenza di una qualsiasi attività di uso o di valorizzazione dello stesso. 2. La convenuta non si è costituita in giudizio e pertanto, accertata la regolarità delle notificazioni eseguite presso il domicilio eletto presso il mandatario brevettuale, ne è stata dichiarata la contumacia. 3. In data la società BV Business Advertising S.r.l. ha presentato istanza di visibilità del fascicolo al fine di valutare l opportunità di intervenire in giudizio, allegando di essere l attuale titolare del marchio oggetto di causa. Alla predetta istanza non ha però fatto seguito alcuna attività processuale della BV Business Advertising. 4. In data l attrice ha depositato istanza di rimessione in istruttoria al fine di acquisire agli atti il negozio transattivo con il quale la società ha riacquisito la pacifica titolarità del marchio IMCO WATERLESS. Nel motivare la rilevanza di tale documento, la parte ha sottolineato che anche il predetto titolo di privativa costituirebbe un anteriorità invalidante del marchio impugnato, attesa l identità del cuore IMCO e l affinità dei prodotti di riferimento. 5. In via preliminare, il Collegio ritiene che non possa essere accolta l istanza di rimessione in istruttoria presentata dalla parte attrice, atteso che la documentazione già presente agli atti risulta idonea e sufficiente ai fini della decisione della causa. 6. Sempre in via preliminare, si ritiene che la causa sia stata correttamente radicata dinanzi a questo Tribunale, non ricorrendo invece la vis actractiva della competenza fallimentare, ex art. 24 L.F. pagina 4 di 8

5 In effetti, oggetto di giudizio è l accertamento della nullità di un titolo di proprietà industriale materia che rientra nella competenza funzionale delle Sezioni Specializzate per l Impresa e la domanda non risulta strumentale ad una pretesa monetaria nei confronti del fallimento, tale da giustificare la tutela della massa dei creditori. 7. Quanto al merito della controversia, questo Tribunale ritiene che la domanda di nullità del marchio IMCO LIFE n possa essere parzialmente accolta. In effetti, al di là dell applicabilità dell art. 14 C.p.i. che eventualmente investirebbe solo la parte figurativa del marchio impugnato può essere ravvisata una nullità della privativa per carenza di novità ai sensi dell art. 12 C.p.i., limitatamente ad alcune delle classi di prodotti per le quali è avvenuta la registrazione. La norma richiamata afferma infatti l invalidità del marchio nel caso in cui risulti identico o simile ad un marchio anteriore afferente prodotti identici o affini e sia così idoneo ad ingenerare confusione nel pubblico. Nel caso di specie, risulta provata l anteriorità del marchio IMCO LIFE di titolarità della parte attrice (registrato in data ) rispetto al marchio impugnato (registrato in data ) ed emerge altresì con chiarezza l identità dei due marchi, sia nella parte denominativa che in quella figurativa, fatta eccezione unicamente per gli aspetti cromatici. Può essere invece individuato un rapporto di affinità solo tra alcuni dei prodotti contraddistinti dai marchi oggetto di causa. Nello specifico, vi è sicuramente affinità se non addirittura identità tra la classe di prodotti afferente agli apparecchi di distribuzione dell acqua (relativa al marchio impugnato) e quella concernente gli apparecchi di purificazione dell acqua (riferibile al marchio di parte attrice). Vi è poi evidente affinità anche tra i prodotti delle classi 8 e 21 indicate per il marchio impugnato relative rispettivamente ad articoli di coltelleria, forchette e cucchiai ed agli utensili e recipienti per il pagina 5 di 8

6 governo della casa e cucina e quelli della classe 7 rivendicata per il marchio di parte attrice, relativa agli utensili per il governo della casa e cucina e agli apparecchi per la conservazione sottovuoto. I prodotti citati si inseriscono infatti in settori economici interdipendenti ed attinenti alla medesima clientela, poiché tutti riferibili al contesto della cucina. D altra parte, va però rilevato che il marchio impugnato contraddistingue anche i prodotti appartenenti alla classe 24 ovvero tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavoli che non risultano presentare alcun tipo di affinità con i settori merceologici richiamati per il marchio anteriore. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene pertanto che si possa giungere ad una pronuncia di nullità parziale del marchio impugnato IMCO LIFE n , limitatamente alle classi di prodotti per i quali è presente un rischio di confusione per il pubblico e cioè le classi 8, 11 e Per quanto attiene invece alla porzione del marchio non colpita da nullità, a parere del Collegio sussistono i presupposti per dichiararne la decadenza per non uso quinquennale ex art. 24 comma 1 C.p.i. La parte attrice ha infatti ottemperato all onere della prova su di essa gravante ai sensi dell art. 121 C.p.i. allegando la sussistenza di elementi dai quali poter presumere il mancato uso quinquennale del marchio impugnato da parte della titolare. In particolare, va innanzitutto evidenziato che l oggetto sociale della società convenuta (vendita di prodotti elettromedicali) è del tutto inconferente rispetto alle categorie di prodotti contraddistinti dal marchio oggetto di causa. Inoltre, non è dato rinvenire alcun utilizzo del marchio impugnato da parte della IMCO Europa, sin dal momento della concessione della tutela ( ), mentre dalle allegazioni emerge che la società operava esclusivamente nell ambito dei prodotti sanitari, utilizzando il diverso marchio IMCO PHARMA. pagina 6 di 8

7 Infine, dal registro UIBM non emergono neppure atti di valorizzazione del marchio, quale ad esempio la concessione di licenza d uso a terzi. D altra parte, è opinione in giurisprudenza che il fallimento del soggetto titolare del marchio non costituisca causa giustificativa della mancata utilizzazione dello stesso, ai sensi dell art. 24 C.p.i., in quanto la procedura concorsuale non esclude la possibilità di fare uso della privativa, eventualmente anche concedendola in licenza a terzi (cfr. Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Impresa A sent. n del ; Corte d App. Milano, sent. n del ) Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il marchio IMCO LIFE n debba essere dichiarato decaduto per non uso con riferimento ai prodotti indicati alla classe All accoglimento della domanda attorea consegue la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese processuali del presente procedimento, nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. in accoglimento delle domande avanzate da SWISS ECO PATENT S.A. nei confronti del FALL.TO IMCO EUROPA INSURANCE MARKETING CONSULTING ORGANISATION SRL IN LIQ.NE con atto di citazione dell , dichiara la nullità del marchio nazionale nr (domanda VR2008C del 4 dicembre 2008) di cui parte convenuta risulta titolare in relazione alle classi 8, 11 e 21 e dichiara altresì il medesimo marchio decaduto per non uso in relazione alla classe 24; 2. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all UIBM; pagina 7 di 8

8 3. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in 1.036,00 per spese, 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge. In Milano, nella camera di consiglio del 18 maggio 2017 Il Presidente est. Claudio Marangoni pagina 8 di 8