Procedure di deposito e concessione di domande di brevetto italiano ed europeo - Aggiornamento su esame di merito domande di brevetto italiano.

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1 Procedure di deposito e concessione di domande di brevetto italiano ed europeo - Aggiornamento su esame di merito domande di brevetto italiano. Marta Manfrin Consulente brevettuale, Società Italiana Brevetti Procedure di deposito Camera di Commercio Verona 11 maggio 2011

2 Procedura di brevettazione Alcune indicazioni generali. Procedure di deposito Camera di Commercio Verona 11 maggio 2011

3 Procedura di Presso Ufficio Brevetti nazionale oppure Ufficio competente per procedura multinazionale (brevetto europeo o PCT) brevettazione Esame Identificazione delle parti originali e innovative dell invenzione rispetto allo stato della tecnica tempo Deposito Richiesta di concessione (domanda di brevetto) + identificazione del problema tecnico e descrizione delle parti originali dell invenzione a giudizio dell inventore + rivendicazioni Procedure di deposito Camera di Commercio Verona 11 maggio 2011

4 1. Non è necessario un prototipo per depositare un brevetto Procedura di brevettazione La stesura della descrizione 3. Una volta depositata, la descrizione non può essere integrata con dettagli tecnici aggiuntivi 2. Sono sufficienti disegni tecnici purché l invenzione sia descritta in modo riproducibile e completo 4. Una descrizione insufficiente forse può rendere difficile copiare l invenzione, ma sicuramente rende impossibile difenderne l esclusiva e può rendere nullo il brevetto Procedure di deposito Camera di Commercio Verona 11 maggio 2011

5 Procedura di brevettazione Le rivendicazioni 1. Definiscono l ambito di protezione richiesto, in termini di caratteristiche tecniche dell invenzione 3. Se redatte in modo inadeguato, la protezione può essere carente o inefficace 2. Vanno interpretate alla luce della descrizione 4. Se necessario, modificate nel corso dell esame alla luce della tecnica nota: le rivendicazioni rilasciate devono essere nuove e inventive Procedure di deposito Camera di Commercio Verona 11 maggio 2011

6 Procedura di brevettazione DOMANDA DI BREVETTO BREVETTO Deposito Pubblicazione (protezione) Rilascio (eventuale) Rapporto di ricerca Esame Mantenimento annuale (o abbandono)

7 Procedure disponibili Brevetto italiano Brevetti nazionali esteri Brevetto europeo: Paesi Domanda internazionale (PCT): 142 Paesi Altre convenzioni internazionali

8 Priorità 12 mesi (improrogabili!) primo deposito successivo deposito

9 Priorità 12 mesi (improrogabili!) Deposito in Italia La novità delle successive domande in priorità non è pregiudicata da eventuali divulgazioni dell invenzione dopo il deposito in Italia; terzi non possono far valere diritti di eventuali domande sulla stessa invenzione depositate dopo il deposito in Italia Recente novità: priorità vale anche per successivo deposito in Italia (priorità interna) Deposito italiano, estero, europeo, o PCT

10 Brevetto italiano 9-10 mesi Estensione all estero (priorità) 18 mesi Esame sostanziale 23 mesi dal deposito 12 mesi Deposito Esame formale Rapporto di ricerca + comunicazione del ministero Disponibilità al pubblico (può essere anticipata) Rilascio

11 Domanda di brevetto italiano

12 Nuova procedura: esame domanda di brevetto in Italia Come si svolge l esame?

13 - 9 mesi dal deposito circa: Insieme a rapporto di ricerca e Opinione di Brevettabilità (svolta da EPO), l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) emette Comunicazione Ministeriale; - la comunicazione ministeriale fissa un termine improrogabile per replicare, se del caso, ai contenuti della Opinione di Brevettabilità. (termine è pari a 5 mesi dalla pubblicazione della domanda di brevetto italiano, circa 23 mesi dal deposito)

14 Qual è il possibile contenuto della opinione di brevettabilità? Opinione di Brevettabilità favorevole

15 Qual è il possibile contenuto della opinione di brevettabilità? mancanza di requisiti di brevettabilità: novità e/o l originalità di almeno alcune delle rivendicazioni inizialmente depositate

16 possibili modalità di risposta: a) non modificare domanda, e motivare perché le obiezioni sono ingiustificate, b) modificare il testo della domanda di brevetto in una o più delle sue parti, giustificando modifiche, c) limitare la domanda di brevetto, con cancellazione di una o più delle rivendicazioni obiettate. d) oppure, una combinazione di a), b) e/o c), se necessario

17 in ogni caso, le rivendicazioni vanno modificate con attenzione!

18 Qual è il possibile contenuto della opinione di brevettabilità? mancanza di unità di invenzione, ricerca svolta su un solo gruppo di invenzioni

19 possibili modalità di risposta: d) motivare che l obiezione è ingiustificata + eventuali modifiche a testo, e) limitazione domanda di brevetto, f) depositare una o più domande divisionali per le invenzioni con diverso concetto inventivo. La presentazione di domande divisionali può risultare opportuna in caso di limitazione della domanda di brevetto, al fine di mantenere la medesima completezza di tutela richiesta nella domanda di brevetto iniziale.

20 Una risposta esauriente renderà fortemente probabile la pronta concessione del brevetto.

21 Numero e data della domanda Titolare, Rappresentante, Titolo, Inventore Numero di brevetto Data di rilascio Brevetto italiano Attestato di rilascio

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23 Bre vet to eur ope o 18 mesi Deposito Ricerca Pubbl. Esame Rilascio (eventuale) Convalide nazionali Opposizione (eventuale)

24 Bre vet to eur ope Procedura unificata o Si ottiene un unico brevetto Il brevetto rilasciato va convalidato (deposito traduzioni) nei singoli Paesi aderenti per avere efficacia legale nei singoli Paesi Dopo la convalida, in ciascun Paese il brevetto è indipendente dagli altri Paesi (fascio di brevetti nazionali)

25 Domanda di brevetto europeo Numero di pubblicazione Paesi di validità della domanda Application = domanda Data di pubblicazione Classificazione del settore Numero e tecnico dell invenzione data di deposito della domanda Nominativi degli inventori Priorità: data e numero Richiedente Nominativo del mandatario in brevetti Titolo dell invenzione

26 ricerca di anteriorità e parere di brevettabilità in Europa = ricerca di anteriorità e parere di brevettabilità in Italia Ma, in Europa: ricerca parziale con pagamento tasse aggiuntive

27 Esame: 6 mesi dopo la pubblicazione, con pagamento tassa esame e designazione; si deve rispondere a parere brevettabilità; Possibilità più rapporti di esame

28 Durante l esame, le rivendicazioni vanno modificate con attenzione!

29 Divisionale: 24 mesi dalla prima comunicazione d esame o dalla prima obiezione di mancanza di unità di invenzione

30 Concessione: approvazione testo, traduzione rivendicazioni in altre lingue EPO, pagamento tassa di concessione

31 Convalide: in alcuni paesi è necessario il deposito della traduzione di tutto il testo o delle sole rivendicazioni; in altri non è necessaria alcuna azione

32 Mantenimento in vita brevetto europeo: separatamente nei singoli Paesi

33 Opposizione: il brevetto europeo può essere revocato, o limitato se terzi presentano opposizione entro 9 mesi dal rilascio

34 Data di rilascio del brevetto Titolo nelle tre Lingue ufficiali Priorità: data e numero Data di pubbl. della domanda Titolare del brevetto Numero del brevetto Specification = testo rilasciato Numero e data di deposito della domanda Paesi di validità del brevetto, in cui può essere convalidato Tecnica nota citata durante l esame

35 Come scegliere la strategia? 1. Domanda italiana ed estensione all estero in priorità Vantaggi: - si ottiene un diritto di priorità a costi contenuti - rapporto di ricerca a costi contenuti, per prima valutazione di brevettabilità - un anno di tempo per valutare l investimento successivo (più oneroso) - un anno di tempo per valutare in quali Paesi estendere - al momento del deposito estero, possibilità di integrare la domanda con successivi sviluppi dell invenzione e sulla base del rapporto di ricerca

36 Svantaggi: - costo aggiuntivo se si è già deciso di estendere all estero (ma dipende) - incertezza più lunga sull effettivo ambito di tutela - tempi più lunghi per arrivare al rilascio del brevetto europeo (vantaggio?)

37 Come scegliere la strategia? 2. Primo deposito europeo Vantaggi: - procedura di esame più veloce - rilascio più rapido del brevetto - si evita il costo della domanda italiana Svantaggi: - costi iniziali più elevati - successivi sviluppi dell invenzione: nuova domanda europea - necessità di scegliere subito: europeo

38 Fiera tra pochi giorni, necessità di proteggere i prodotti da esporre Prodotto ancora in fase di sviluppo Prodotto con incerte prospettive di mercato Necessità di diluire il più possibile i costi nel tempo Alcuni esempi di possibile strategia Domanda italiana (di corsa!) e successiva estensione (o seconda domanda italiana) redatta e perfezionata con calma Domanda italiana e successiva estensione (o seconda domanda italiana) con eventuali perfezionamenti Domanda italiana e successiva valutazione se estendere o meno Domanda italiana e successiva estensione europea

39 Prodotto pronto per il mercato, lancio all estero imminente Alcuni esempi di possibile strategia Primo deposito europeo Si prevedono già possibili licenze all estero Primo deposito europeo Si è già sicuri che servirà tutela anche all estero Prodotto molto interessante, i concorrenti cercheranno di copiarlo Primo deposito europeo Primo deposito europeo, con procedura accelerata

40 Grazie per l'attenzione!

41 Per ulteriori informazioni: Società Italiana Brevetti Roma Milano Firenze Verona Società Italiana Brevetti 2011