Un case study per approfondire aspetti sostanziali e procedurali

Transcript

1 Il risultato della Ricerca e la sua Brevettabilità Un case study per approfondire aspetti sostanziali e procedurali Monza, 29 Febbraio 2012 Giuseppe Romano

2 Il percorso di un idea Il settore: medicina/diagnostica/chirurgia Il problema: migliorare le possibilità di indagine endoscopica

3 capsula robotica di locomozione intraluminale Ne esistono già alcune.. (EP ) (WO 2008/122997) Ma ognuna presenta degli aspetti svantaggiosi, limitazioni e/o inconvenienti.

4 Ne viene quindi fuori questo dispositivo La capsula è intesa per la navigazione nel colon mediante una innovativa tecnica di pinching. Si potrà tutelare? Chi l ha inventata? A chi spettano i diritti? Vale la pena tutelare? Cosa tutelare? Dove tutelare? Come ricavarne profitti?

5 Tutela delle informazioni segrete + nessun costo + tutela non limitata nel tempo + effetto immediato Brevetto o Know-how? - di difficile definizione ed attuazione - non adatta a qualsiasi tipo di innovazione - se scoperte da terzi possono essere utilizzate liberamente Esclusiva brevettuale (basata sulla divulgazione) + definizione certa dell ambito di tutela + strumento legale direttamente azionabile + applicabile a qualsiasi innovazione Possibile compromesso fra le due strategie?

6 Perché brevettare? perché il brevetto fornisce all'innovazione un valore economico (esclusiva commerciale) che altrimenti andrebbe perduto. perché il brevetto è segno della presenza di un'attività di ricerca avanzata. perché i proventi del brevetto consentono di finanziare ulteriori ricerche. perché qualcun altro potrebbe farlo prima di voi

7 Si potrà brevettare? Si può brevettare qualunque dispositivo, apparato, prodotto e/o processo che sia NUOVO e capace di risolvere un problema tecnico in modo ORIGINALE (artt CPI) Quindi

8 tornando al dispositivo: Gli ingegneri ci spiegano che : La capsula prevede un nuova tipologia di dispositivi di locomozione, sicuramente mai usati per applicazioni simili La capsula ha un unità di controllo gestita da un software che implementa un algoritmo matematico che consente un controllo ottimale della locomozione. I medici ci spiegano che : La migliorata capacità di mantenere la presa e quindi la posizione consente di applicare un nuovo tipo di intervento chirurgico di prelievo di campioni di tessuto nel colon

9 il consulente brevettuale spiega che:... il sistema di locomozione può essere protetto! una domanda di brevetto potrebbe riferirsi sia ad un sistema ed un metodo di locomozione (almeno in ambito endoscopico), sia ad un dispositivo endoscopico che comprende il sistema di locomozione... l algoritmo matematico applicato al controllo della capsula può essere protetto! una domanda di brevetto potrebbe riferirsi ad un metodo di controllo della locomozione, ed al software che implementa tale metodo... il metodo chirurgico può essere protetto? solo in alcuni paesi (ad es. USA), una domanda di brevetto potrà riferirsi alla procedura chirurgica Ci sono i presupposti per un brevetto!

10 Chi ha contribuito all invenzione? Il dispositivo è stato sviluppato nell ambito di un progetto di collaborazione fra diversi atenei, con la partecipazione di aziende del settore. In particolare: Il sistema ed il metodo di locomozione sono stati sviluppati principalmente da ingegneri di un ateneo italiano, il software di controllo principalmente da membri del settore R&S di un azienda italiana, e il metodo chirurgico principalmente da professori di un ateneo statunitense. Un team di inventori e più di un invenzione? E difficile stabilire il contributo di ciascun inventore o gruppo inventori ad ogni invenzione!

11 A chi spetta la titolarità dei diritti brevettuali? Gli inventori dell ateneo italiano sono soggetti all Art. 65(1) CPI Gli inventori dell azienda italiana sono soggetti all Art. 64(1) CPI. Gli inventori dell ateneo statunitense hanno per legge il diritto al brevetto.

12 Altre clausole e contratti 1 - Gli inventori dell ateneo statunitense hanno assegnato ab initio i diritti brevettuali all università di appartenenza. 2 - L università italiana sfrutta anche dei finanziamenti dell azienda, quindi vale l Art. 65(5) CPI. 3 - Nel progetto c è una clausola che parla di condivisione, fra i diversi contributori, dei titoli di P.I. risultanti dalla ricerca. Quindi, in principio, la titolarità dei diritti di P.I. nascenti, spetterà congiuntamente a: A) all ateneo italiano B) all azienda italiana C) all ateneo statunitense La percentuale di titolarità di ciascuno dipenderà dall effettivo contributo (in termini di attività inventiva e di finanziamenti)

13 Quante domande di brevetto? Quante invenzioni? 1) Sistema e metodo di locomozione, e dispositivo endoscopico. 2) Metodo di controllo della locomozione e relativo software. 3) Metodo chirurgico di prelievo. 3 distinte domande di brevetto? In principio si, perché così vorrebbe la legge, ma è anche possibile racchiudere le tre invenzioni in un unica domanda, almeno inizialmente, e poi...

14 Dove brevettare? Il brevetto è un titolo che attribuisce al titolare un diritto di esclusiva. Questo diritto si esplica nella possibilità di: attuare l invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato. ossia produrre, presentare, vendere, affittare il brevetto è un titolo TERRITORIALE

15 Dove brevettare Alcune possibilità Primo deposito nazionale Primo deposito Europeo Primo deposito Internazionale PCT

16 Primo deposito nazionale (Italia e/o USA) + Data di priorità low cost + In Italia, ricerca EPO a costo zero (per la prima invenzione) + tassa di ricerca rimborsata per successiva estensione EPO o PCT + Tempo per ulteriori sviluppi tecnici - Nessun effetto immediato di tutela negli altri territori Attenzione alle possibili differenze normative tra diversi Paesi: Ad esempio, la tutela del metodo chirurgico è possibile soltanto negli USA

17 Primo deposito di una domanda Europea + Immediata protezione nei 38 (+2) Paesi aderenti all EPC + Ricerca EPO (per tutte le invenzioni rivendicate) + il Protocollo di Londra, entrato in vigore il 1 maggio 2008 ha permesso di ridurre i costi di traduzione - Nessun effetto immediato di tutela nei territori extra-europei Brevetto Comunitario? Un puzzle in via di definizione

18 Il Brevetto Com unitario La proposta prevede che si possa beneficiare di tutela brevettuale nei Paesi Europei aderenti, fornendo un unica domanda in una delle 3 lingue previste: Inglese, Francese o Tedesco. Le differenze rispetto all attuale sistema: non sarà più necessario convalidare il brevetto rilasciato è direttamente riconosciuto in tutti i Paesi aderenti è prevista la creazione di un organo giudiziale centralizzato Partecipano tutti (25/27), ad eccezione di Italia e Spagna per problemi di natura linguistica. Procedura di cooperazione rafforzata Brevetto Unitario! X X

19 Primo deposito di una Domanda Internazionale (PCT) + Immediata protezione mondiale + Ricerca EPO/USPTO (per tutte le invenzioni) + Procedura poco costosa durante la fase Internazionale + Tempo per accordi commerciali in vista della nazionalizzazione - Non porta ad un unico brevetto mondiale, la procedura deve essere proseguita in ogni singolo Paese e quindi può divenire costosa.

20 Come trarre profitto da un brevetto? Producendo o commercializzando in via esclusiva l invenzione Concedendo licenze esclusive o non esclusive sul brevetto Cedendo il brevetto, totalmente o parzialmente... tutto ciò dalla data di deposito della domanda di brevetto!

21 Un esempio di strategia di sfruttamento commerciale esclusiva congiunta azienda / università IT esclusiva università US licenze a terzi

22 GRAZIE per l attenzione! Per qualsiasi reclamo rivolgersi a: Giuseppe Romano Società Italiana Brevetti Piazza di Pietra, Roma, Italia telefono: giuseppe.romano@sib.it