REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI (D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30)

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1 REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI (D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30) Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 Art. 2 - COMMISSIONE BREVETTI 2 Titolo II - INVENZIONI REALIZZATE DAI DIPENDENTI NELL AMBITO DELLA RICERCA ISTITUZIONALE Art. 3 - DIRITTI ED OBBLIGHI DELL INVENTORE 3 Art. 4 - MANCATA ATTUAZIONE DELL INVENZIONE 4 Art. 5 - CESSIONE ALLA FONDAZIONE 4 Art. 6 - ESTENSIONE DEL BREVETTO ALL ESTERO 4 Art. 7 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO 5 Titolo III - INVENZIONI REALIZZATE NELL AMBITO DI CONVENZIONI CONTO TERZI Art. 8 - RAPPORTI CON TERZI COMMITTENTI 5 Titolo IV - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEL RICERCATORE 5 Art INVENZIONI EFFETTUATE DA PERSONALE NON DIPENDENTE 6 Art INVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON DIPENDENTI DI ALTRE STRUTTURE 6 Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI Art AZIONI GIUDIZIARIE 6 Art ENTRATA IN VIGORE 6 Art DISPOSIZIONI TRANSITORIE 6

2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 1) Le presenti norme disciplinano in armonia con il Codice di Proprietà Industriale approvato con il D. Lgs. n. 30 del 10 Febbraio 2005: a) tutte le invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto, di privativa industriale o di altro titolo assimilabile, conseguite nell'ambito di un'attività di "ricerca istituzionale", ovvero di ricerca svolta dalla Fondazione nell assolvimento delle proprie finalità statutarie; b) le invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto, di privativa industriale o di altro titolo assimilabile, conseguite da uno o più ricercatori della Fondazione in base a ricerche finanziate o commissionale alla Fondazione; 2) Secondo quanto previsto dal comma 1 dell articolo 45 del D.Lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005 possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un attività inventiva e sono atte ad avere un applicazione industriale. 3) Non sono invece considerate come invenzioni, ai sensi del comma 4 dell articolo 45 del citato Decreto, i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Articolo 2 - Commissione Brevetti 1) Al fine di esaminare le richieste di brevettazione è costituita un apposita Commissione composta dal Direttore Scientifico, che svolge le funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento ove lavora l inventore e dal Responsabile della Ricerca e Sviluppo Clinica della Fondazione. 2) Ai lavori della Commissione possono essere ammessi a partecipare, quali membri senza diritto di voto, anche i responsabili dei Dipartimenti attinenti alla ricerca. 3) La Commissione può essere integrata, temporaneamente o per singoli casi, da altri membri con diritto di voto, scelti fra professionisti esterni per esigenze connesse con la natura dell'invenzione di cui trattasi o per le particolari caratteristiche del mercato della tecnologia al quale la stessa va ascritta. 4) Rientrano fra i compiti primari della Commissione quelli di: rendere il proprio parere sull'opportunità di sostenere i costi di brevettazione di un'invenzione, qualora l'inventore decida di cedere i propri diritti alla Fondazione, ai sensi dell'art. 5; 2

3 indagare sulla convenienza di atti di disposizione del brevetto; valutare l'opportunità, sentito anche il parere dell'inventore, di estendere ad altri paesi, ai sensi delle convenzioni internazionali, la protezione brevettale delle invenzioni delle quali la Fondazione è titolare esclusivo, individuando le aree geografiche di maggiore interesse; individuare soggetti pubblici o privati interessati ai brevetti acquisiti dalla Fondazione in via esclusiva o in comunione con altri soggetti; valutare le clausole relative ai diritti di proprietà intellettuale contenute in contratti di ricerca commissionata alla Fondazione o in contratti di collaborazione scientifica oltre che su convenzioni aventi ad oggetto il regolamento della comunione/condivisione di brevetto con altri soggetti pubblici o privati; ed in genere ogni altra pattuizione avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale su invenzioni. TITOLO II - INVENZIONI REALIZZATE DAI DIPENDENTI NELL AMBITO DELLA RICERCA ISTITUZIONALE Articolo 3 - Diritti ed obblighi dell'inventore 1) Secondo quanto previsto dall articolo 65 del citato decreto, rubricato Invenzioni di ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, all inventore spetta l'inalienabile diritto di essere riconosciuto autore. 2) L'inventore, cui spetta il diritto di paternità dell'invenzione, ha l'obbligo di agire, nell'esercizio della propria attività di ricerca, con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi della Fondazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 8. 3) L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo al Responsabile dell U.O di appartenenza, al Direttore Scientifico e all Amministrazione, mediante una esauriente relazione scientifica, ogni risultato inventivo suscettibile, a suo giudizio, di essere oggetto dì brevetto (o titolo assimilabile). 4) Qualora l'invenzione sia suscettibile di essere brevettata, l'inventore può scegliere di: depositare il brevetto a proprio nome; cedere i diritti di cui all'invenzione alla Fondazione. 5) Qualora l'inventore decida di depositare il brevetto a proprio nome dovrà procedere, entro venti giorni dall avvenuto deposito, a darne comunicazione scritta all Amministrazione della Fondazione e a mettere a disposizione in copia tutta la relativa documentazione. Indipendentemente dal successivo sfruttamento economico, l inventore è altresì tenuto a rimborsare alla Fondazione tutti i costi (materiale, 3

4 attrezzature, personale, etc.) sostenuti per giungere all invenzione. La quantificazione di tali costi verrà effettuata dall Ufficio Controllo di Gestione dell Ente. 6) Nel caso di cui al precedente comma, l'inventore sarà tenuto a sostenere autonomamente i costi di deposito e mantenimento del brevetto e a riconoscere alla Fondazione, il diritto di utilizzo gratuito e a tempo indeterminato dell'invenzione e, a fronte del brevetto licenziato, il 40% dei compensi netti percepiti. 7) II ricercatore, titolare del brevetto, sarà inoltre tenuto a fornire alla Fondazione completa e tempestiva informazione relativa alle eventuali estensioni, ai contratti di licenza stipulati, ad ogni atto giuridicamente rilevante nonché ad eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione. Articolo 4 - Mancata attuazione dell'invenzione 1) Nel caso in cui l'inventore abbia provveduto autonomamente al deposito della domanda di brevetto e, qualora trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la Fondazione acquisisce automaticamente e gratuitamente il diritto di sfruttamento economico dell invenzione, con facoltà di cessione e/o licenza in favore di terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Articolo 5 - Cessione alla Fondazione 1) Qualora l'inventore decida di cedere i propri diritti alla Fondazione dovrà darne tempestiva comunicazione scritta, formulando una proposta di cessione del diritto al rilascio del brevetto e di ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell invenzione. La Fondazione è tenuta ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, sentita la Commissione Brevetti, dandone tempestiva comunicazione all'inventore. 2) In caso di accoglimento della proposta la Fondazione potrà provvedere al deposito in Italia della domanda di brevetto, a proprio nome e spese. I canoni e/o proventi derivanti dall invenzione, al netto delle spese sostenute dalla Fondazione per il deposito e il mantenimento del brevetto e degli oneri derivanti dallo sfruttamento commerciale dell invenzione, vengono suddivisi come segue: 4

5 35% alla Fondazione; 50% all inventore; 10% alla Direzione Scientifica; 5% alla U.O. a cui appartiene l inventore. 3) Della quota riservata alla Fondazione un parte potrà essere destinata, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, all incremento dei fondi di produttività. 4) La quota riservata alla Direzione Scientifica potrà essere utilizzata per retribuire le attività di consulenza e/o supporto tecnico alla brevettazione e commercializzazione dell invenzione. Articolo 6 - Estensione del brevetto all estero 1) La richiesta di estensione del brevetto all estero dovrà essere valutata dalla Commissione Brevetti che esprimerà il suo motivato parere tenendo in debita considerazione la possibilità di sfruttamento economico dell invenzione. 2) Gli oneri derivanti dall estensione internazionale del brevetto saranno posti a carico del Bilancio della Direzione Scientifica. Articolo 7 - Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto 1) In conformità a quanto stabilito al secondo comma dell'art. 65 del D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30 e nel caso di cui al comma 5 dell articolo 3, qualora l'inventore, esclusivo titolare del brevetto, conceda a terzi licenza esclusiva o non esclusiva o altro diritto di godimento di un brevetto di invenzione, compete alla Fondazione, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, una quota pari al 40% dei proventi netti che il titolare del brevetto percepisce dai licenziatari. 2) La percentuale di cui al comma precedente, si riferisce anche allo sfruttamento da parte di terzi dell'invenzione non brevettata, in regime di segreto, e compete alla Fondazione anche sulle somme dovute all'inventore a titolo di corrispettivo di cessione dell'invenzione del brevetto a terzi. 3) Le quote dei corrispettivi spettanti alla Fondazione in base ai commi 1 e 2, verranno ripartite come previsto dal comma 2 dell articolo 5 del presente regolamento. 4) Qualora la Fondazione, titolare del brevetto ai sensi dell articolo 5 del presente regolamento, conceda a terzi licenza esclusiva o non esclusiva o altro diritto di godimento di un brevetto di invenzione, compete all'inventore una quota non inferiore al 50% dei proventi che la Fondazione titolare del brevetto, percepisce dai licenziatari. 5

6 TITOLO III - INVENZIONI REALIZZATE NELL AMBITO DI CONVENZIONI CONTO TERZI Articolo 8 - Rapporti con terzi committenti 1) Secondo quanto prevede l articolo 64 del D. Lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005, qualora l invenzione sia stata conseguita nell ambito di attività di ricerca o di consulenza per conto terzi, il regime giuridico ed economico dell invenzione viene stabilito in base ai termini del contratto. 2) I contratti per prestazioni a favore di terzi devono prevedere clausole concernenti i diritti di titolarità o con titolarità degli eventuali brevetti, ovvero lo sfruttamento dei diritti esclusivi che dovessero scaturire dalle attività previste, fermo restando il riconoscimento all inventore del diritto morale alla paternità dell idea inventiva. 3) Nei contratti è necessario prevedere che il committente dovrà autonomamente regolare il diritto all equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti collaboratori. Il committente deve inoltre manlevare la Fondazione da eventuali richieste economiche da questi avanzate. TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 9 - Obbligo di riservatezza del ricercatore 1) In conformità a quanto previsto dagli articoli 98 e 99 del D.Lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005, è fatto obbligo ad ogni soggetto impegnato in una ricerca mirata o atta al conseguimento di risultati brevettabili, di osservare il segreto sul progetto, sui risultati intermedi, sulle metodologie acquisite, su tutti i dati e le conoscenze organizzati per il conseguimento degli obiettivi programmati. II Responsabile della ricerca, previo assenso della Commissione Brevetti, può autorizzare l'uso a scopo di pubblicazione scientifica di informazioni la cui divulgazione non sia tale da pregiudicare il requisito di novità dell invenzione ai fini della sua brevettazione, nonché concordare le eventuali modalità di divulgazione attraverso i sistemi di comunicazione di massa. 2) II Responsabile della ricerca avrà cura di far sottoscrivere a tutti i soggetti coinvolti nell'attività dì ricerca un impegno di segretezza e confidenzialità, al fine di tutelare gli interessi della Fondazione e dell'inventore. Articolo 10 - Invenzioni effettuate da personale non dipendente 1) La disciplina dettata dal presente regolamento si applica anche alle invenzioni effettuate dai consulenti, che prestano la loro attività in Istituto, dai borsisti nonché dai co.co.co., atteso che questi ultimi svolgono attività clinico/diagnostica strumentale e/o sussidiaria rispetto all attività di ricerca. 2) Qualora venga avviata una nuova ricerca alla quale partecipano anche soggetti diversi dal personale dipendente e/o parificato, questi soggetti 6

7 dovranno rilasciare una dichiarazione di previa accettazione degli obblighi e dei diritti inerenti al risultato inventivo di cui al presente regolamento, con conseguente equiparazione degli stessi al personale dipendente della Fondazione, sempreché il loro contributo non sia meramente applicativo di regole d'arte o di altrui istruzioni e fatte salve in ogni caso diverse clausole e previsioni del contratto di commissione o di accordi collaterali fra la Fondazione, e gli Enti di appartenenza di tali soggetti. Articolo 11 - Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre strutture 1) Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti. 2) Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti da altri enti pubblici aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo nel caso in cui i ricercatori della Fondazione dichiarino di rinunciare alla titolarità dei risultati. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12 - Azioni giudiziarie 1) Le controversie tra l inventore e la Fondazione sono devolute alla esclusiva competenza del foro di Milano. Articolo 13 - Entrata in vigore 1) II presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa deliberazione. 2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi abrogata ogni precedente regolamentazione addotta in materia dalla Fondazione. Articolo 14 - Disposizioni transitorie 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 Febbraio