1. CONTRATTI DI RICERCA CONTO TERZI CARATTERISTICHE PRELIEVI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

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1 VADEMECUM PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E CONSULENZA COMMISSIONATE DA IMPRESE ED ENTI (C.D. CONTO-TERZI) O CONDOTTE IN COLLABORAZIONE A SOGGETTO TERZI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI FOCUS SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE Con l entrata in vigore, lo scorso gennaio, del nuovo regolamento brevetti, sono state introdotte importanti novità rispetto alla gestione dei risultati tutelabili conseguiti nell ambito di attività di ricerca commissionate da Imprese ed Enti o condotte in collaborazione ad enti pubblici e privati, che hanno determinato la revisione dei relativi schemi contrattuali. Contestualmente le modifiche introdotte ai regolamenti per la disciplina delle attività conto terzi e del Fondo di Supporto per le attività di Ricerca e Internazionalizzazione (FSRI) hanno modificato le percentuali di prelievo operate su questi contratti. 1. CONTRATTI DI RICERCA CONTO TERZI CARATTERISTICHE Hanno ad oggetto un attività di ricerca innovativa, o perché sono volti a realizzare servizi, soluzioni o trovati originali, o perché nella realizzazione dell attività commissionata i ricercatori dell Ateneo utilizzano un know-how qualificato ovvero un trovato innovativo realizzato precedentemente. Si tratta di attività commerciale svolta nell interesse prevalente del committente normata dal Regolamento di disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca. Su questi contratti viene applicato un prelievo complessivo pari al 20% dell importo così destinato: 7% FSRI, 5% Dipartimento/Struttura, 8% Fondo Comune di Ateneo (FCA). PROPRIETÀ INDUSTRIALE È prevista la contitolarità dei risultati, ma, al fine di rassicurare il committente, lo schema di contratto stabilisce che questi avrà il diritto di tutelare l invenzione depositando domanda di brevetto congiunta che includa l Università tra i titolari. Contestualmente al deposito della domanda di brevetto l Università e il Committente concluderanno un accordo di cessione della quota di titolarità dell Università al Committente o, alternativamente, un accordo di gestione congiunta del titolo. RIPARTO DEI PROVENTI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE, INVENTORE E STRUTTURA DI AFFERENZA In generale i diritti derivanti dall invenzione brevettabile conseguita nell ambito di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall Università, spettano all Università o ai soggetti terzi con i quali l Università abbia stipulato accordi, salvo il diritto morale spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. L Ateneo riconoscerà comunque agli inventori una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell invenzione dedotte tutte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento; questi saranno quindi assegnati come di seguito specificato: 13 mag. 16 1

2 - 20% all inventore a favore dell'accantonamento nei propri fondi di ricerca (in caso di più inventori questa quota sarà ripartita in misura proporzionale al contributo di ciascuno al raggiungimento del risultato inventivo dichiarato in sede di richiesta di - 32% a favore della struttura di afferenza dell Inventore (in caso di più inventori afferenti a diverse strutture il riparto di questa quota sarà commisurato al contributo di ciascuno al raggiungimento del risultato inventivo dichiarato in sede di richiesta di - 48% all Amministrazione Centrale a favore del Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione per il finanziamento e l incentivazione di attività di trasferimento tecnologico. 2. CONTRATTI DI CONSULENZA CARATTERISTICHE Hanno ad oggetto studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, etc. Anche in questo caso si tratta di attività commerciale svolta nell interesse prevalente del committente normata dal Regolamento di disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca. Su questi contratti viene applicato un prelievo complessivo pari al 20% dell importo così destinato: 7% FSRI, 5% Dipartimento/Struttura, 8% FCA. PROPRIETÀ INDUSTRIALE Verosimilmente questi contratti non danno luogo a risultati passibili di tutela brevettuale e, pertanto, di norma non contengono alcuna clausola sulla proprietà industriale dei risultati. Qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell attività oggetto di contratto, sorgessero dubbi circa l impossibilità di ottenere risultati brevettabili il ricercatore e/o la segreteria della struttura potrà contattare l Area Ricerca Ufficio Ricerca nazionale e di Ateneo. 3. CONVENZIONI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI RICERCA CARATTERISTICHE Sono accordi finalizzati a sviluppare in collaborazione con soggetti pubblici o privati un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'università e del contraente. Elementi caratterizzanti sono: - interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell Università; - natura non commerciale della collaborazione; - comunanza di risorse messe a disposizione dalle parti. 13 mag. 16 2

3 Tali convenzioni possono essere a titolo gratuito o prevedere un contributo a favore dell Università. Tutto o parte di tale contributo può essere destinato a finanziare assegni di ricerca e/o all acquisto o alla manutenzione di attrezzature di ricerca. Fatto salvo quanto previsto per le convenzioni per il finanziamento di assegni di ricerca, per cui si rimanda agli specifici schemi di convenzione, gli elementi obbligatori delle convenzioni di collaborazione in attività di ricerca sono: - l oggetto della collaborazione e gli obiettivi di ciascun contraente; - la modalità di esecuzione e durata; - gli obblighi e le attività a carico di ciascuna Parte; - la disciplina delle pubblicazioni dei risultati; - il Responsabile Scientifico di ciascuna parte - l indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dalle parti; - l indicazione delle conoscenze messe a disposizione; - la Riservatezza delle Informazioni; - la disciplina dei diritti di proprietà industriale. Per queste convenzioni è previsto il prelievo sulla parte eccedente i costi previsti per il reclutamento di personale o per l acquisto o manutenzione di attrezzature di ricerca, che dovranno essere chiaramente identificabili nella convenzione. Il prelievo sarà pari all 9% di questi fondi a favore del Fondo di Supporto e al 6% a favore della struttura che gestisce la convenzione. PROPRIETÀ INDUSTRIALE - Background: ciascuna Parte rimane proprietaria del background che sarà messo a disposizione al solo fine dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario; - Sideground 1 : ciascuna Parte è proprietaria del rispettivo sideground che non può ritenersi messo a disposizione dell altra; - Foreground: ciascuna Parte è proprietaria esclusiva dei risultati ottenuti autonomamente; nel caso in cui il risultato sia stato ottenuto congiuntamente la quota di titolarità di IP è ripartita secondo l apporto inventivo di ciascuna delle Parti per cui va prevista la stipula di specifico accordo che ne regoli la gestione; va previsto che i costi di tutela, registrazione o altro della IP siano ripartiti in base alle quote di titolarità o siano totalmente a carico del contraente; va previsto che lo sfruttamento economico della IP sia rimandato a specifico accordo successivo e a condizioni da definire secondo valore di mercato. 1 Ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione 13 mag. 16 3

4 Come sopra ricordato, per le convenzioni per il finanziamento degli assegni di ricerca i regolamenti di ateneo definiscono una policy diversa. In questi casi, infatti, la titolarità dei diritti derivanti dall invenzione sarà: - esclusiva dell'università per finanziamenti inferiori al 70% dei costi totali del/degli assegno/i; - congiunta per finanziamenti pari o superiori al 70%. Per disciplinare il rapporto di contitolarità dei risultati il relativo contratto dovrà determinare: - il regime di utilizzazione/sfruttamento diretto dell'invenzione; - il regime delle licenze, i canoni delle stesse e la ripartizione dei proventi derivanti dall utilizzazione dell invenzione; - gli eventuali vincoli alla cessione del brevetto; - ogni altro aspetto meritevole di disciplina, anche al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi. RIPARTO DEI PROVENTI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE, INVENTORE E STRUTTURA DI AFFERENZA In generale i diritti derivanti dall invenzione brevettabile conseguita nell ambito di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall Università, spettano all Università o ai soggetti terzi con i quali l Università abbia stipulato accordi, salvo il diritto morale spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. L Ateneo riconoscerà comunque agli inventori una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell invenzione dedotte tutte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento; questi saranno quindi assegnati come di seguito specificato: - 20% all inventore a favore dell'accantonamento nei propri fondi di ricerca (in caso di più inventori questa quota sarà ripartita in misura proporzionale al contributo di ciascuno al raggiungimento del risultato inventivo dichiarato in sede di richiesta di - 32% a favore della struttura di afferenza dell Inventore (in caso di più inventori afferenti a diverse strutture il riparto di questa quota sarà commisurato al contributo di ciascuno al raggiungimento del risultato inventivo dichiarato in sede di richiesta di - 48% all Amministrazione Centrale a favore del Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione per il finanziamento e l incentivazione di attività di trasferimento tecnologico. 13 mag. 16 4

5 4. PROCEDURA Per la definizione del tipo di rapporto, dei budget e delle attività di servizio/ricerca, contattare (sin dalla fase iniziale del contatto con Imprese ed Enti) la segreteria della struttura di afferenza e, per chiarimenti, l Area Ricerca, Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo (ricerca.nazionale@unive.it tel /8266). A tal fine si ricorda che la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 19 dicembre 2011, successivamente integrata dalla n. 157 del 21/12/2012, ha definito anche le modalità di approvazione e sottoscrizione dei contratti conto terzi e delle convenzioni di seguito riassunte: TIPOLOGIA ITER APPROVATIVO SOTTOSCRIZIONE Contratti e Convenzioni che comportino una spesa o un entrata superiore a un milione di euro Contratti e convenzioni che comportino una spesa o un introito compreso tra e 1 milione di euro Convenzioni da cui derivi una spesa o un introito per la struttura inferiore o uguale a euro Convenzioni di competenza dell Amministrazione centrale, che comportino una spesa o un introito inferiore o uguale a euro Contratti e convenzioni conto terzi di valore superiore ai euro Contratti e convenzioni conto terzi di valore inferiore o uguale ai euro, se conformi sul piano sostanziale allo schema-tipo approvato dal CDA e riguardanti la struttura interessata. Convenzioni di importo inferiore o uguale a euro, proposte dai Dipartimenti o dalle strutture aventi autonomia decisionale, che sono difformi nella sostanza dallo schema-tipo approvato dal CDA. Delibera del CDA, sentito il parere del Senato accademico Rettore o suo Delegato Delibera del CDA Rettore o suo Delegato Delibera del Consiglio di Dipartimento o delle strutture aventi autonomia decisionale Decreto del Rettore Delibera del CDA Delibera del Consiglio di Dipartimento o struttura avente autonomia decisionale Decreto del Direttore Generale Direttore di dipartimento/struttura o suo Delegato. Le convenzioni che riguardano, da un punto di vista economico, due o più dipartimenti, saranno stipulate dai Direttori dei dipartimenti interessati. Rettore o suo Delegato Direttore Generale Direttore della struttura proponente Direttore della struttura proponente Gli schemi di contratto conto terzi sono disponibili nel sito di Ateneo al seguente link: Gli schemi di convenzione per il finanziamento degli assegni di ricerca si trovano al seguente link: 13 mag. 16 5

6 5. TABELLA RIASSUNTIVA, COMPENSI E RIPARTO PROVENTI DA VALORIZZAZIONE BREVETTI TIPO CONTRATTO PRELIEVO FSRI PRELIEVO STRUTTURA PRELIEVO FCA COMPENSO PERSONALE COINVOLTO RIPARTO DEI PROVENTI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE, INVENTORE E STRUTTURA DI AFFERENZA INVENTORE STRUTTURA FSRI Conto terzi ricerca (commerciale) 7% 5% 8% si 2 20% 3 32% 48% Contratti di consulenza 7% 5% 8% si 4 Di norma non applicabile Convenzioni per attività di ricerca 9% 5 6% 5 no 20% 3 32% 48% 2 Art. 5 regolamento per la Disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca - Compensi al personale e oneri a carico dell amministrazione 65% Importo contratto 3 Accantonamento a fondi di ricerca 4 Art. 5 regolamento per la Disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca - Compensi al personale e oneri a carico dell amministrazione 80% Importo contratto 5 Applicato alla parte eccedente i costi previsti, e chiaramente identificabili nella convenzione, per il reclutamento di personale o per l acquisto o la manutenzione di attrezzature di ricerca. 6