Cenni introduttivi sulla disciplina dei marchi e dei brevetti. (Traccia per la relazione)

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1 Cenni introduttivi sulla disciplina dei marchi e dei brevetti. (Traccia per la relazione) Prof.ssa Patrizia Grosso Facoltà di Economia Università di Torino 1. Premessa. 2. La disciplina dei marchi. 3.La disciplina dei brevetti. 1. Premessa. La creatività è un elemento importante nell attività d impresa che va tutelato in modo adeguato. Il legislatore ha predisposto forme di tutela generale con la disciplina sul diritto d autore, quella sui marchi, quella sui brevetti, tuttavia, specie nelle piccole e medie imprese, i costi da affrontare per ottenere la tutela registrando l opera creativa, vengono considerati a volte eccessivi e quindi si preferisce correre il rischio di essere copiati, sperando sempre che non succeda. Un comportamento simile non va incoraggiato anche perché, oggi, con la globalizzazione dei mercati le informazioni circolano più rapidamente e quindi è molto più facile sottrarre l idea creativa altrui appropriandosene, danneggiando così il concorrente, a volte in modo così grave da determinarne l uscita dal mercato. La salvaguardia delle proprie idee creative va quindi fatta come forma di investimento, da un lato, perché i costi da affrontare per la registrazione possono essere ripagati ampiamente da un oculato sfruttamento del diritto di esclusiva concesso, mentre,dall altro, costituisce una forma di salvaguardia preventiva contro gli atti di concorrenza sleale altrui. Qualora essi fossero comunque posti in essere, la tutela offerta dal legislatore a chi ha registrato è maggiore rispetto a chi non ha utilizzato le possibilità offerte dalle norme sulla protezione del diritto di autore, da quelle del diritto dei marchi e dei brevetti., 2. La disciplina dei marchi. Il marchio è disciplinato in Italia dal R.d. 21 giugno 1942, n La normativa si applica anche alla ditta e all insegna.

2 Il marchio è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente e identifica l impresa da cui proviene il prodotto o servizio. Il marchio deve essere nuovo ( artt. 16 e 17), suscettibile di una rappresentazione grafica ( art. 16), deve possedere capacità distintiva ( art. 16), deve essere lecito ( art. 18). Possono essere registrati come marchi ( art. 16) le parole, i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre i suoni, la forma o la confezione del prodotto, le combinazioni o tonalità cromatiche. È fatto divieto di registrare come marchi ( artt. 18 e 21) i segni contrari all ordine pubblico o al buon costume, le denominazioni generiche, i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto, gli stemmi i segni considerati dalle convenzioni internazionali, i segni ingannevoli sulla provenienza geografica o sulla natura e qualità di prodotti o servizi, i ritratti e nomi di persona senza autorizzazione. Il titolare del marchio d impresa registrato ( art. 1) ha il diritto dell uso esclusivo dello stesso ed ha il diritto di vietare ai terzi non autorizzati di usarlo, adottando un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, causando confusione tra i consumatori, oppure sfruttando in modo parassitario la notorietà acquisita dal marchio registrato nell apporre un segno identico o simile su prodotti o servizi non affini. Il marchio può essere ceduto parzialmente( uso solo su una parte dei prodotti per il quale è stato registrato) o totalmente. E possibile anche stipulare contratti di licenza con o senza esclusiva per un uso del marchio limitato nel tempo. Il titolare del marchio ha l onere di controllare che l uso del marchio non sia ingannevole per il consumatore, ad esempio, relativamente alla qualità dei beni o servizi prodotti e offerti dai licenziatari ( art. 15). Il marchio dura dieci anni ( art. 4), ma è possibile rinnovarlo, se non è decaduto o stato dichiarato nullo ( artt. 41 e 47) per non uso, volgarizzazione del marchio, ingannevolezza del segno distintivo, contrarietà all ordine pubblico o al buon costume, per assenza dei requisiti essenziali (artt.16 e 17), contrarietà all ordine pubblico o al buon costume, per malafede del registrante (artt. 18, 21, 22, comma 2) o è stata fatta la registrazione dal non avente diritto ( art. 25, comma 3, lett.b). Il marchio può perdere la sua capacità distintiva ( volgarizzazione del marchio) a causa dell uso generalizzato che ne viene fatto per identificare un prodotto ( art.41, comma 1, lett. a )( casi nylon, riloga, thermos, cellophane, premaman e così via). 2

3 Possono invece costituire oggetto di registrazione come marchio i segni che prima della domanda di registrazione, per l uso che ne è stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo ( secondary meaning) ( art. 19). I marchi collettivi( art. 2) sono concessi ai soggetti che svolgono la funzione di garantire l origine, la natura, la qualità di determinati prodotti o servizi. La domanda di registrazione del marchio ( art. 25) deve essere fatta dall avente diritto ai sensi della legge italiana o delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa. Essa va deposita presso L Ufficio Brevetti della Camera di commercio della provincia di residenza ed indirizzata all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Presso tale ufficio il titolare di un marchio registrato in un Paese estero può, entro sei mesi dalla registrazione, rivendicare la priorità del precedente deposito ottenendo la protezione in Italia ( art. 16, d.lgs , n. 480). Il c.d. marchio di fatto è quel segno distintivo che non è stato registrato (art. 17, lett. b), ma è stato usato dall imprenditore per distinguere i suoi prodotti o servizi. Se tale uso non importi notorietà del segno o importi notorietà solo locale, esso non toglierà il requisito della novità allo stesso o simile segno distintivo che altri abbiano registrato. Il marchio di fatto sarà tutelato solo nell area territoriale in cui si dimostrerà che è noto, mentre l analogo segno distintivo registrato avrà la protezione su tutto il territorio nazionale. E possibile ottenere la tutela del proprio segno distintivo oltre le frontiere nazionali facendo ricorso sia alle singole registrazioni nei singoli Stati, che utilizzando la procedura del marchio internazionale, la quale in base all Accordo di Madrid consente di attuare un deposito unico in una sola lingua presso l Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra indicando quali sono gli Stati per i quali si chiede la protezione, oppure richiedendo il marchio comunitario che produce gli stessi effetti in tutto il territorio dell Unione europea, chiedendo direttamente la registrazione presso l Ufficio per l armonizzazione del mercato interno (UAMI), oppure chiedendola dopo aver registrato il marchio nel proprio Paese. Tale marchio dura dieci anni e può essere rinnovato. 3.La disciplina dei brevetti. I brevetti sono disciplinati dal r.d. 29 giugno 1939, n.1127 ( brevetti industriali) e dal r.d. 25 agosto 1940, n ( brevetti per modelli industriali: modelli di utilità e modelli e disegni ornamentali). 3

4 La tutela speciale delle varietà vegetali è disciplinata dal d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974 e successive modifiche, in conformità con le norme sulla Convenzione per la Protezione delle novità Vegetali ( Parigi 2 dicembre 1961). La nuova varietà vegetale deve essere sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e deve distinguersi nettamente da ogni altra varietà vegetale conosciuta. Il software non è tutelato dalla disciplina brevettale, ma è stata modificata la legge sul diritto d autore ( L. 22. aprile 1941, n. 633) introducendo la sezione VI (Programmi per elaboratore) con gli artt. 64-bis, ter e quater. Le topografie dei prodotti a semiconduttori, serie di disegni correlati, fissati o codificati, ciascuno dei quali riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione ed insieme rappresentano lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone il prodotto a semiconduttori, è disciplinata dalla L. 21 febbraio 1989, n. 70, che ha recepito la direttiva del Consiglio 16 dicembre 1986, n. 87/54/CE. Il brevetto viene concesso a tutela di una invenzione, nuova, che implichi un attività inventiva, che sia atta ad avere un applicazione industriale ( art. 12, r.d. 1939/1127). Deve essere lecito e pertanto essere usato in conformità all ordine pubblico e al buon costume. L autore dell invenzione brevettata è titolare di diritti patrimoniali (esclusiva di sfruttamento concessa dal brevetto registrato) e morali: questi ultimi consentono di far figurare il proprio nome sul brevetto e sul registro dei brevetti, nonché di agire in giudizio per fare accertare la paternità del trovato. Non possono essere brevettate ( ma sono tutelate da altre normative)( art. 12, r.d. 1939/1127): a)le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori; c) le presentazioni di informazioni; d) i metodi per il trattamento terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. L inventore ha l onere di attuare l invenzione industriale del brevetto, pena la decadenza del diritto concesso ( art. 52). Il titolare del brevetto può rinunciare al brevetto ( art. 59 ter). Il brevetto può essere dichiarato nullo (art. 59) se manca uno dei requisiti fondamentali per la brevettabilità ( artt. 14, 16, 17), se il trovato appartiene alla categoria esclusa dalla brevettabilità o non sia un invenzione ( art. 12 e 13), se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo ( artt. 18 e seguenti), se la 4

5 descrizione non sia chiara o risulti insufficiente, se sussista un ampliamento rispetto al contenuto della domanda iniziale. L invenzione industriale viene definita come l idea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale. Il brevetto industriale dura 20 anni. Il modello di utilità è un trovato nuovo atto a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d uso in generale e consiste in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto dura 10 anni. Il modello o disegno ornamentale è un trovato nuovo con carattere individuale che si distingue, per l intero o per una sua parte, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni dei colori, della forma, della struttura superficiale, e/o dei materiali del prodotto stesso e/ del suo ornamento. Il brevetto può durare fino ad un massimo di 25 anni prorogando la durata dei primi 5 anni per uno o più periodi di cinque anni. La domanda di brevetto deve essere depositata presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche per posta oppure presso uno degli Uffici Brevetti presso le Camere di Commercio. In base ad alcune convenzioni internazionali sono stati raggiunti alcuni degli obiettivi per l armonizzazione delle discipline brevettali. La Convenzione di Parigi (1883), secondo la quale gli Stati aderenti hanno concluso accordi per il reciproco riconoscimento dei diritti di proprietà industriale, stabilisce il principio della reciprocità di trattamento ( tutti i cittadini degli Stati aderenti sono trattati in modo uguale) ed il diritto di priorità ( il cittadino di altro Stato che ha depositato domanda di brevetto nel suo Paese, può, entro un termine stabilito, depositare altra domanda in un altro Stato firmatario mantenendo come valida la data del primo deposito. La Convenzione di Monaco di Baviera ( ratificata il 5 ottobre 1973) per il brevetto europeo, consente con una procedura unificata di deposito, esame e concessione dei brevetti, di ottenere con un un unica concessione brevettale un insieme di brevetti nazionali per i Paesi che sono stati designati nella domanda. La Convenzione del Lussemburgo del 15 dicembre 1975 per il brevetto comunitario diventerà operativa a partire dal 2005 poiché solo di recente si è raggiunto un accordo sul Regolamento. Con un unica procedura, instaurata presso l Ufficio Brevetti di Monaco o presso le sedi distaccate, si otterrà un brevetto 5

6 automaticamente valido in tutti gli Stati europei e non solo in quelli designati. Dal 2010 ci sarà anche una giurisdizione centralizzata. I costi del brevetto comunitario saranno dimezzati rispetto agli attuali 50mila euro necessari per ottenere un brevetto. La Convenzione di Washington del 1970 ha istituito il sistema del Patent Cooperation Treaty ( PTC) per il brevetto internazionale, a cui aderiscono 117 Stati, il quale prevede che con unico deposito si possa ottenere il diritto di brevetto in un gran numero di Stati nei quali ha lo stesso effetto di una domanda nazionale. La domanda di brevetto internazionale può essere redatta in una delle tre lingue ufficiali ( francese, inglese, tedesco), può essere deposita presso l ufficio dell Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra o presso l Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) di Monaco di Baviera o presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma. z:\grosso\marchibrevetti doc venerdì 9 maggio