BREVETTI INTRODUZIONE ALL UTILIZZO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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1 UIBM_Copertine_ qxp:Layout :33 Pagina 9 Dipartimento per l impresa e l internazionalizzazione Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM Via Molise, Roma Call center: callcenter@uibm.eu web: BREVETTI INTRODUZIONE ALL UTILIZZO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

2 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 1 Premessa La forte propensione all innovazione ed i repentini mutamenti di scenario, che caratterizzano il contesto economico attuale, rendono gli interventi di tutela e valorizzazione della proprietà industriale presupposti indispensabili per il rafforzamento competitivo delle imprese e la crescita economica dell intero sistema Paese. Il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è da sempre impegnato nel promuovere una cultura della Proprietà Industriale che favorisca gli investimenti in ricerca e sviluppo e consenta alle imprese di tradurre gli stessi in fattori critici di successo e competitività, in ambito sia nazionale sia estero. Tale approccio concreto, fortemente condiviso con tutte le Istituzioni internazionali impegnate nel campo della protezione dei diritti di privativa, ha spinto la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi alla realizzazione del presente volume che si propone quale vademecum, utile e di facile consultazione, per sensibilizzarele PMI sull importanza strategica dei brevetti industriali, fornendo loro informazioni aggiornate e suggerimenti pratici. Con la diffusione di tale volume, la Direzione Generale intende trasferire alle imprese un quadro informativo esaustivo, idoneo a consentire loro l adozione di scelte opportune e ponderate in tema di proprietà industriale. In un clima di reciproca e proficua collaborazione, la Direzione Generale si rende disponibile ad accogliere i suggerimenti idonei a rendere i testi ancora più rispondenti alle esigenze dei suoi interlocutori. Il Direttore Generale Loredana Gulino

3 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 2 Sommario 1. Brevetti 4 Che cosa è un brevetto?... 6 Che cosa è un invenzione?... 7 Il potere dell innovazione... 7 Perché decidere di brevettare un invenzione?... 8 Quali altri strumenti legali sono disponibili per proteggere i prodotti? Se un invenzione è brevettabile è sempre opportuno procedere ad una richiesta di concessione del brevetto? I brevetti e il segreto industriale Che cosa si può brevettare? Modelli di utilità Che cosa è oggetto di protezione brevettuale? Protezione per i programmi per elaboratore (software) Quando un invenzione è nuova o originale? Cosa si intende per attività inventiva Cosa si intende per applicazione industriale? Che cosa è il requisito della divulgazione? Il brevetto nel campo delle scienze naturali Quali sono i diritti derivanti dai brevetti? Chi è l inventore e chi possiede i diritti su un brevetto? Scheda riassuntiva Come ottenere un brevetto 22 Da dove iniziare? L importanza della consultazione di banche dati in materia brevettuale Come e quando condurre una ricerca sullo stato dell arte La classificazione internazionale dei brevetti Come richiedere la protezione brevettuale Le varie fasi dell elaborazione di una richiesta di brevetto Quanto costa ottenere un brevetto? Quando si dovrebbe depositare una domanda di brevetto? Il principio del first to file e del first to invent Cosa è il periodo di grazia? Richieste di brevetto provvisorie Come è strutturata una domanda di brevetto? La domanda Descrizione Rivendicazioni Disegni Riassunto Quanto tempo occorre per ottenere la protezione brevettuale? La correzione di un brevetto concesso A partire da quando la vostra invenzione è protetta? Quanto dura la protezione brevettuale? Brevetto pendente È necessario un consulente industriale per presentare la domanda di brevetto? Si può chiedere la protezione di più invenzioni attraverso la presentazione di una singola domanda? Riepilogo

4 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 3 Sommario 3. Brevettare all estero 38 Perché richiedere la tutela brevettuale in un paese straniero? Quando deve essere presentata la domanda di brevetto all estero? Perché proteggere un invenzione? Come richiedere la protezione di un brevetto all estero? Riepilogo Vantaggi del PCT Commercializzare la tecnologia brevettata 44 Come si commercializza la tecnologia brevettata? Potete vendere il vostro brevetto? Come si concede in licenza un brevetto affinché sia utilizzato da altri? Quale percentuale di royalty ci si deve attendere da un brevetto? Qual è la differenza tra una licenza esclusiva ed una non esclusiva? È preferibile concedere una licenza esclusiva o non esclusiva? Quando è il momento migliore per dare in licenza la propria invenzione? Valutazione del brevetto Come ottenere l autorizzazione all utilizzo di un brevetto di proprietà di terzi? Riepilogo Utilizzare i brevetti 52 Perché far valere i diritti concessi dal brevetto? Chi può far valere i diritti di esclusiva contenuti nel brevetto? Che cosa si deve fare se il vostro brevetto è utilizzato da altri senza la vostra autorizzazione? Quali sono le alternative per risolvere una violazione di brevetto senza ricorrere ad un contenzioso? Riepilogo Allegato I 58 Siti web utili per ulteriori informazioni Allegato II 60 Siti web degli uffici nazionali e regionali della proprietà intellettuale Allegato III 66 Stati contraenti del trattato di cooperazione sui brevetti (3 aprile 2008) I modi per entrare in contatto con la direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM

5 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 4 1. BREVETTI

6 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 5 I CONTENUTI CHE COSA È UN BREVETTO? CHE COSA È UN INVENZIONE? IL POTERE DELL INNOVAZIONE PERCHÉ DECIDERE DI BREVETTARE UN INVENZIONE? QUALI ALTRI STRUMENTI LEGALI SONO DISPONIBILI PER PROTEGGERE I PRODOTTI? SE UN INVENZIONE È BREVETTABILE È SEMPRE OPPORTUNO PROCEDERE AD UNA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL BREVETTO? I BREVETTI E IL SEGRETO INDUSTRIALE CHE COSA SI PUÒ BREVETTARE? MODELLI DI UTILITÀ CHE COSA È OGGETTO DI PROTEZIONE BREVETTUALE? PROTEZIONE PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE (SOFTWARE) QUANDO UN INVENZIONE È NUOVA O ORIGINALE? COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ INVENTIVA COSA SI INTENDE PER APPLICAZIONE INDUSTRIALE? CHE COSA È IL REQUISITO DELLA DIVULGAZIONE? IL BREVETTO NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI QUALI SONO I DIRITTI DERIVANTI DAI BREVETTI? CHIÈL INVENTORE E CHI POSSIEDE I DIRITTI SU UN BREVETTO? SCHEDA RIASSUNTIVA 5

7 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 6 Sezione I Che cosa è un brevetto? Un brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva. Infatti, l Art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (d ora innanzi anche denominato C.P.I.) indica che possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un attività inventiva e sono atte ad avere un applicazione industriale. Il brevetto attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l utilizzo, la produzione, la commercializzazione oppure l importazione di un prodotto ovvero l implementazione di un processo oggetto dell invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto. Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese, che consente loro di ottenere l esclusività relativamente ad un prodotto o ad un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d uso (royalty). Un prodotto tecnicamente complesso (come ad esempio una macchina fotografica, un telefono cellulare o una autovettura) può contenere diverse invenzioni tutelate da singoli brevetti che possono anche appartenere a diversi soggetti. Il brevetto è concesso da un Ufficio nazionale (per l Italia, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l Ufficio Europeo dei Brevetti - EPO). Il brevetto è valido per un periodo di 20 anni, che decorrono dalla data di deposito, sempre che siano regolarmente pagate le tasse relative al deposito ed al mantenimento in vita del brevetto. Il brevetto è un diritto limitato territorialmente da confini geografici di un determinato Stato o più Stati (aree regionali). Quale contropartita derivante dal diritto esclusivo sul brevetto, al titolare dello stesso è richiesto di divulgare l invenzione al pubblico mediante una dettagliata, accurata e completa descrizione scritta dell invenzione contenuta nella domanda di brevetto. Il brevetto è oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 6

8 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 7 Brevetti Che cosa è un invenzione? Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. Quindi, generalmente, la mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un invenzione; affinché si possa parlare di invenzione devono sussistere ingegno, creatività ed inventiva. Pertanto possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un attività inventiva, che sono atte ad avere un applicazione industriale. Mentre la maggior parte delle invenzioni al giorno d oggi sono il risultato di considerevoli sforzi ed investimenti a lungo termine in ricerca e sviluppo (R&S), non si esclude che semplici ed economici progressi tecnici possano determinare entrate significative per l inventore e per le imprese titolari. Il potere dell innovazione Di grande rilevanza è la distinzione tra invenzione ed innovazione. Per invenzione si intende una soluzione tecnica ad un problema di carattere tecnico. Essa può consistere in un idea innovativa oppure in un prototipo o in un modello di lavoro. L innovazione invece, è intesa avere in sé un potenziale commerciale e si può dire consista nella conversione di un invenzione in un processo o prodotto che abbia mercato. Le principali ragioni per le quali le imprese innovano possono essere riassunte come di seguito: per migliorare il processo di produzione con riferimento sia al contenimento dei costi che all aumento della produttività; per introdurre sul mercato nuovi prodotti che vanno incontro alle esigenze della clientela; per mantenere alta la competitività e/o espandersi sul mercato; per operare in modo che la tecnologia sia sviluppata tenendo conto dei bisogni attuali ed emergenti del mercato e dei suoi clienti; per evitare di dipendere dalle tecnologie appartenenti ad altre imprese. Nell economia odierna, l innovazione all interno di una impresa richiede una buona 7

9 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 8 Sezione I conoscenza del sistema brevettuale al fine di assicurarsi che l impresa stessa tragga il massimo profitto dalla propria capacità innovativa e creativa, stabilendo inoltre collegamenti proficui con imprese titolari di altri brevetti ed evitando di violare diritti altrui utilizzando tecnologie appartenenti ad altri soggetti, senza la preventiva autorizzazione. Diversamente da quanto accadeva in passato, al giorno d oggi molte innovazioni sono spesso di natura complessa: sono cioè costituite da più invenzioni già coperte da brevetto, le quali possono appartenere a diversi titolari. Perché decidere di brevettare un invenzione? La concorrenza della manodopera a basso costo, unitamente all esigenza di soddisfare o spesso di interpretare i bisogni dei consumatori, pongono enormi pressioni alle imprese che desiderano accrescere o almeno preservare la propria competitività innovando e/o accedendo alle esperienze innovative di altre imprese. Il diritto di esclusività, insito nel brevetto, può rivelarsi fondamentale per le imprese al fine di ottenere vantaggi e guadagni in un mercato competitivo, rischioso e dinamico. Le ragioni principali per brevettare le invenzioni sono: acquisizione di una solida posizione di mercato. Un brevetto attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo per prevenire oppure inibire a terzi l uso commerciale dell invenzione brevettata, riducendo allo stesso tempo fattori quali l incertezza, il rischio e la competitività causati dai contraffattori. Se l azienda è titolare di un brevetto per un invenzione, la stessa potrà escludere dal mercato, con riferimento a quella determinata invenzione,eventuali aziende concorrenti. Ciò farà sì che tale impresa acquisisca una posizione dominante nel relativo mercato; profitti più alti o utili sugli investimenti. Se l impresa ha investito una quantità significativa di denaro e di tempo in R&S, la protezione brevettuale derivante dall invenzione può rilevarsi uno strumento economico e finanziario per un ritorno degli investimenti; profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d uso o dall assegnazione del brevetto. Il titolare di un brevetto può cederne l uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di royalty, in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa. La vendita (o l assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilitàdi servirsi dell invenzione brevettata a specifiche condizioni; 8

10 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 9 Brevetti accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate. Qualora l impresa fosse interessata ad una tecnologia di proprietà di un altra impresa, potrà utilizzare i propri brevetti al fine di negoziare un accordo in base al quale le due imprese potranno utilizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall accordo stesso, uno o più dei rispettivi brevetti; accesso a nuovi mercati. La concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l accesso a nuovi mercati che sarebbero, altrimenti, inaccessibili. In questo caso è consigliabile proteggere l invenzione anche nel mercato straniero d interesse; diminuzione dei rischi di contraffazione. Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare la medesima invenzione ed anche ridurre le possibilità di violare i diritti dei terzi al momento della commercializzazione dei prodotti. Mentre un brevetto, di per sé, non fornisce la libertà di uso, esso impedisce ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e, allo stesso tempo, fornisce una ragionevole indicazione che l invenzione brevettata è nuova e significativamente diversa dallo stato dell arte esistente; maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari dai soggetti intermediari a fronte della titolarità di un asset intangibile. La proprietà di brevetti (ovvero la licenza d uso di brevetti posseduti da altri) può rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione dei propri prodotti. In alcuni settori, come ad esempio quello delle biotecnologie, spesso è necessario disporre di un importante portafoglio di brevetti per attirare investitori pronti a finanziare progetti ambiziosi; disporre di un potente strumento per promuovere azioni contro i contraffattori. Per utilizzare efficacemente l esclusività fornita da un brevetto, può essere necessario giungere ad un contenzioso o, comunque, portare all attenzione di potenziali contraffattori la titolarità di un brevetto. Possedere un brevetto forte fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l invenzione protetta; contribuire all immagine positiva dell azienda. Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell azienda. 9

11 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 10 Sezione I Quali altri strumenti legali sono disponibili per proteggere i prodotti? L argomento trattato in questo testo riguarda i brevetti per invenzione, tuttavia, e in relazione alla natura del prodotto in questione, si possono identificare altri diritti di proprietà intellettuale che sono destinati alla protezione dei vari elementi di un prodotto innovativo, quali in particolare: i modelli di utilità. In Italia alcuni tipi di invenzioni migliorative o piccole modifiche a prodotti già esistenti si possono proteggere come modelli di utilità. Infatti, l Art. 82 C.P.I. prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti ; segreti industriali o trade secrets. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore commerciale in quanto segrete; siano oggetto di misure atte a mantenere segreti per esempio, sulla base di accordi di confidenzialità, riservatezza o di non divulgazione di alcuni procedimenti industriali; disegni industriali. È possibile ottenere l esclusività sulle caratteristiche ornamentali o estetiche di un nuovo prodotto avente carattere individuale attraverso la protezione dei disegni industriali; marchi di fabbrica. La protezione del marchio di fabbrica, che peraltro ha durata illimitata, assicura l esclusività sui segni distintivi utilizzati per distinguere i prodotti e/o servizi di un azienda da quelli delle altre aziende; diritto d autore e diritti connessi. Le opere artistiche e letterarie originali possono essere protette con il diritto d autore ed i diritti ad esso connessi. La protezione del diritto d autore si applica ad un ampia gamma di opere, inclusi i programmi per elaboratore (software).il diritto d autore dura per tutta la vita dell autore e per settanta anni dopo la sua morte. L Ufficio competente per il deposito delle opere artistiche e letterarie è la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, sita in Roma, in Viale della Letteratura n.30 ( 10

12 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 11 Brevetti nuove varietà vegetali. L Art. 100 C.P.I. prevede che può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, adempie ai requisiti di: novità, distinzione, uniformità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata. Per ulteriori informazioni sulla protezione di nuove varietà di piante vegetali si veda il sito topografie di prodotto a semiconduttori. Si può ottenere protezione per una topografia di un circuito integrato usato in microprocessori e processori. Il prodotto a semiconduttori viene definito come prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati, di cui almeno uno è un semiconduttore. La protezione riguarda solo la topografia del prodotto e non il software in esso incorporato. L art. 93 C.P.I. indica che la protezione del semiconduttore della topografia dura dieci anni. Se un invenzione è brevettabile è sempre opportuno procedere ad una richiesta di concessione del brevetto? Non sempre. Se un invenzione è brevettabile non necessariamente consegue che essa produrrà un prodotto oppure una tecnologia valida dal punto di vista commerciale. Prima di richiedere la concessione di un brevetto è essenziale, dunque, procedere ad un attenta valutazione dei fattori positivi e negativi unitamente ad un analisi delle possibili alternative. Un brevetto può essere difficile e costoso da ottenere, amministrare e proteggere. La concessione di un brevetto è una decisione strettamente strategica, che dovrebbe essere basata soprattutto sulle probabilità di ottenere una protezione commercialmente utile per l invenzione e, di conseguenza, sulle possibilità di ottenere significativi profitti attraverso un suo eventuale utilizzo commerciale. I fattori da prendere in considerazione per decidere se richiedere o meno la concessione un brevetto includono: esiste un mercato su cui lanciare la vostra invenzione? esistono invenzioni simili a quelle della vostra azienda? l invenzione è utile per migliorare un prodotto esistente o piuttosto per sviluppare un nuovo prodotto? In questo caso, è in linea con la strategia? 11

13 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 12 Sezione I ci sono potenziali licenziatari ed investitori che saranno disposti ad aiutarvi a lanciare il prodotto sul mercato? quale sarà l importanza dell invenzione per la vostra azienda e per i concorrenti? quanto è facile risalire al progetto della vostra invenzione a partire dal prodotto o dal suo design? quali sono le probabilità che altri hanno di inventare e brevettare ciò che voi avete inventato? gli attesi profitti derivanti dalla posizione che si prevede di raggiungere nel mercato giustificano i costi del brevetto? quali aspetti dell invenzione possono essere protetti da uno o più brevetti? quanto può essere ampia questa copertura ed in che misura quest ultima potrà fornire una protezione commercialmente utile? quanto facile sarà identificare la violazione da parte di terzi dei diritti di brevetto da voi detenuti? siete disposti ad investire tempo e risorse finanziarie per proteggere il vostro brevetto? I brevetti e il segreto industriale Qualora un impresa decida di proteggere una propria invenzione, essa si troverà a dovere affrontare una scelta: mantenere l invenzione segreta (segreto industriale), brevettarla, oppure renderla di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione difensiva, assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla. In Italia, come detto, la protezione del segreto industriale è prevista dal codice della proprietà industriale stesso, il quale, all art. 98 indica che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, nonché dati la cui elaborazione comporti considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l autorizzazione all immissione in commercio di prodotti chimico-farmaceutici, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore commerciale in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, per esempio attraverso accordi di confidenzialità. 12

14 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 13 Brevetti Alcuni dei vantaggi assicurati dalla protezione del segreto industriale sono che: non sono previsti costi di registrazione; la tutela accordata dal segreto industriale non richiede la pubblicazione dell invenzione, nonché la registrazione presso l UIBM; la tutela riconosciuta dal segreto industriale non è limitata nel tempo; il segreto industriale ha effetto immediato. I potenziali svantaggi del segreto industriale sono: se il segreto industriale è parte integrante di un prodotto innovativo, esso può essere riprogettato da potenziali concorrenti e quindi, una volta scoperto, utilizzato liberamente; la protezione del segreto industriale è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali; se un segreto industriale viene illecitamente pubblicamente rivelato, chiunque ne ottenga l accesso è libero di utilizzarlo; un segreto industriale è generalmente difficile da tutelare in quanto il livello di protezione è notevolmente più debole della tutela accordata dai brevetti; un segreto industriale gestito da un impresa può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte la quale, una volta ottenuto il brevetto, può così sviluppare la stessa invenzione in modo autonomo e con mezzi legittimi. Malgrado i brevetti ed i segreti industriali siano considerati mezzi alternativi di protezione delle invenzioni, molto spesso essi sono complementari gli uni agli altri. Questo avviene perché coloro che realizzano i brevetti generalmente mantengono le invenzioni segrete fino a quando la richiesta di brevetto non viene pubblicata dall ufficio competente. Inoltre, il know-how relativo all utilizzo dell invenzione brevettata è spesso mantenuto come segreto industriale con successo. Che cosa si può brevettare? Per poter ottenere la protezione brevettuale, un invenzione deve soddisfare un certo numero di requisiti. In particolare è necessario che l invenzione: abbia come oggetto una materia brevettabile; sia nuova (requisito della novità); implichi un attività inventiva (requisito della non ovvietà); possa avere una applicazione industriale (requisito della utilità); sia descritta in modo chiaro e completo nella domanda di brevetto (sufficiente descrizione). 13

15 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 14 Sezione I Tali requisiti possono essere più agevolmente compresi attraverso l analisi di ciò che è stato già brevettato da altri nel settore tecnico di vostro interesse, vale a dire lo stato della tecnica. In effetti, di grande aiuto sono le banche dati sui brevetti. Modelli di utilità L art. 82 C.P.I. prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo ed originale (che abbia particolare efficacia o comodità). È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un brevetto; il modello di utilità è considerato come una piccola invenzione. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente. Alcune ulteriori caratteristiche del sistema relativo ai modelli di utilità sono: le tasse per il deposito ed il mantenimento in vita di un modello di utilità sono generalmente più basse di quelle per i brevetti; la durata massima dei modelli di utilità è di dieci anni (mentre quella per i brevetti è generalmente di venti anni); i modelli di utilità in alcuni Paesi possono essere limitati a determinati campi della tecnologia e possono essere disponibili solo per prodotti (e non per processi); è consentito, a chi deposita una domanda di brevetto, depositare anche una contemporanea domanda di modello di utilità nel caso in cui la domanda di brevetto per invenzione non fosse accolta (si parla di deposito di domande alternative); è prevista anche la possibilità di conversione della domanda di brevetto in domanda di modello di utilità e viceversa (Art. 76 C.P.I.) su sentenza del giudice. 14

16 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 15 Brevetti Che cosa è oggetto di protezione brevettuale? L art. 45 comma 2, 4 e 5 C.P.I. indica, in maniera negativa, cosa non può essere considerato, solamente in quanto tale come invenzione e dunque cosa non è suscettibile di tutela brevettuale: scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi per elaboratore (software); presentazione di informazioni; metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; piante e animali diversi dai microrganismi e processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici. È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto: creazioni estetiche; schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali; la scoperta di sostanze disponibili in natura; invenzioni contrarie all ordine pubblico, alla morale o alla salute pubblica. Protezione per i programmi per elaboratore (software) In Italia, i programmi per elaboratore in quanto tali sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché vi sia un effetto tecnico derivante dall esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall esecuzione di un programma per computer. Per ulteriori informazioni circa la brevettabilità del software si contatti l UIBM (si veda anche all Allegato II, elenco dei siti web degli Uffici brevetti Nazionali). Il diritto di autore protegge in Italia i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali, 15

17 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 16 Sezione I quale risultato di creazione intellettuale dell autore. La protezione è dunque relativa al programma espresso in forma sorgente, il relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché le interfacce con l utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l utente all intervento sui comandi dell elaboratore). Il diritto esclusivo del programma comprende il diritto di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso. Quando un invenzione è nuova o originale? Un invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Esso include, tra l altro, brevetti, domande di brevetto (si noti che all interno dello stato dell arte confluiscono, a certe condizioni, anche tutte quelle informazioni segrete contenute, ad esempio, all interno delle domande di brevetto pendenti non ancora pubblicate) e letteratura di ogni genere anche non strettamente relativa ai brevetti. Così, in linea di principio, la pubblicazione dell invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l utilizzo in ambito commerciale, l esposizione in un catalogo costituirebbero atti in grado di annullare la novità dell invenzione e, quindi, renderla non brevettabile. È pertanto importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto. 16

18 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 17 Brevetti Cosa si intende per attività inventiva L art. 48 C.P.I. precisa che un invenzione implica un attività inventiva (ossia non ovvia) quando, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste. Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione ed il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un altra avente ugual funzionamento. Cosa si intende per applicazione industriale? Secondo l art. 49 C.P.I., un invenzione è considerata atta ad avere un applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Per essere brevettabile un invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale. Un invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici. Il termine industriale è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall attività puramente intellettuale oppure estetica e comprende, come detto, anche il settore agricolo. 17

19 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 18 Sezione I Che cosa è il requisito della divulgazione? Secondo l art. 51 comma 2 C.P.I., la domanda di brevetto deve descrivere l invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo affinché il contenuto dell invenzione stessa possa essere compreso da una persona esperta nel medesimo campo tecnico. Il comma 3 dello stesso articolo specifica che, relativamente ai brevetti relativi ai microrganismi, qualora gli stessi non possano essere descritti in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l invenzione, si richiederà il deposito del microrganismo presso un istituzione di deposito riconosciuta (si veda paragrafo successivo). Il brevetto nel campo delle scienze naturali Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un significativo aumento del numero dei brevetti nel campo delle scienze naturali (in particolare nelle biotecnologie). Anche se l art. 45 comma 5 C.P.I. esclude la brevettabilità delle nuove razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici per l ottenimento delle stesse, le invenzioni realizzate tramite procedimenti microbiologici sono brevettabili a condizione che rispettino i requisiti previsti. Per il deposito brevettuale di nuovi microrganismi, virus, plasmidi ed altre entità microbiologiche, laddove si renda necessario provvedere al deposito di colture del microrganismo presso istituzioni di deposito riconosciute, questi ottiene effetto equivalente alla descrizione. Il C.P.I. esclude piante ed animali dalla brevettabilità, ma consente di brevettare materiali biologici che siano stati purificati ed isolati dal loro ambiente naturale o prodotti mediante un procedimento tecnico. Per quanto riguarda le varietà vegetali, l art. 100 C.P.I. (trasposizione della definizione prevista dalla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV) prevede che può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che adempie ai requisiti di: novità, distinzione, uniformità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata (per ulteriori informazioni si veda 18

20 UIBM_Pubblicazione_Brevetti:Layout :01 Pagina 19 Quali sono i diritti derivanti dai brevetti? Brevetti Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di escludere altri dall utilizzo commerciale dell invenzione. Infatti, l art. 66 C.P.I. specifica che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. In particolare, il brevetto conferisce al titolare, nel caso in cui l oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione e nel caso in cui l oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. È importante notare che un brevetto non attribuisce al titolare la libertà di uso o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere dall utilizzo dello stesso altri soggetti. Tale considerazione, che apparentemente può sembrare una sottile distinzione, riveste, invece, un ruolo essenziale per comprendere il funzionamento del sistema dei brevetti e come i brevetti multipli interagiscono. Infatti, i brevetti posseduti da altri possono, in alcuni casi sovrapporsi, comprendere ovvero essere complementari al vostro brevetto. Quindi, al fine di commercializzare l invenzione brevettata, può essere necessario ottenere una licenza d uso per utilizzare le invenzioni altrui. Inoltre, per alcune invenzioni (come i prodotti farmaceutici), ai fini della commercializzazione sono necessarie altre autorizzazioni (come ad esempio l autorizzazione di immissione in commercio rilasciata dall Agenzia Italiana del Farmaco o dal Ministero della Salute). Chi è l inventore e chi possiede i diritti su un brevetto? L inventore è la persona che ha ideato l invenzione mentre il richiedente, è la persona (o il soggetto giuridico) che ha depositato la relativa domanda. In alcuni casi le due figure coincidono ma il più delle volte sono entità diverse; infatti, spesso il richiedente è la società o l istituto di ricerca che ha assunto l inventore. Meritevoli di un ulteriore approfondimento sono le seguenti specifiche circostanze: 19