SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.

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1 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n. 40/94 Art. 146 Identità degli effetti di una registrazione internazionale e di un marchio comunitario all interno della Comunità Regolamento (CE) n. 1383/2003 Art. 5, n. 4 Merci sospettate di violare un marchio Intervento delle autorità doganali Titolare di un marchio comunitario Diritto di ottenere l intervento anche in Stati membri diversi da quello destinatario della domanda d intervento Estensione al titolare di una registrazione internazionale» Nel procedimento C-302/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania), con decisione 19 giugno 2008, pervenuta in cancelleria l 8 luglio 2008, nella causa Zino Davidoff SA contro Bundesfinanzdirektion Südost, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk e L. Bay Larsen (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la Zino Davidoff SA, dall avv. U. Hildebrandt, Rechtsanwalt; per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente; per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato; per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e R. Solnado Cruz, in qualità di agenti; federalismi.it n. 13/2009

2 per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Krämer e B.- R. Killmann, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all intervento dell autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7), e dell art. 146 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 ottobre 2003, n (GU L 296, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia che vede contrapposte la Zino Davidoff SA (in prosieguo: la «Davidoff») e la Bundesfinanzdirektion Südost in merito ad una domanda della Davidoff volta alla confisca in dogana di merci sospettate di violare taluni marchi oggetto di registrazioni internazionali dei quali essa è titolare. Contesto normativo 3 L art. 1 del regolamento n. 1383/2003 dispone quanto segue: «1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d intervento dell autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale: a) siano dichiarate per l immissione in libera pratica, l esportazione o la riesportazione ( ); b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo ( ), vincolate ad un regime sospensivo ( ), in procinto di essere riesportate previa notifica ( ) o poste in zona franca o deposito franco ( ). 2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale». 4 L art. 2 del medesimo regolamento enuncia che: 2

3 «1. Ai fini del presente regolamento, per merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, si intendono: a) le merci contraffatte, vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l intervento delle autorità doganali; ( ) ( ) 2. Ai fini del presente regolamento per titolare del diritto si intende: a) il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio ( ) 5 L art. 5 è formulato nei seguenti termini: «1. In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l intervento delle autorità doganali quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all articolo 1, paragrafo 1 (domanda d intervento). ( ) 4. Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario ( ), la domanda d intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri. 6 La Comunità ha aderito, con effetti dal 1 ottobre 2004, al protocollo relativo all Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (in prosieguo: il «protocollo»), in forza della decisione del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/793/CE (GU L 296, pag. 20). 7 L art. 4 del protocollo prevede quanto segue: «Effetti della registrazione internazionale 1) a) A decorrere dalla data della registrazione o dell iscrizione ( ), la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo 3

4 marchio fosse stato direttamente depositato presso l Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all Ufficio internazionale nessun rifiuto ( ) o se un rifiuto notificato ( ) è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall Ufficio di questa parte contraente. 8 L art. 146 del regolamento n. 40/94, rubricato «Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità», così dispone: «1. La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario (...). 2. Se non viene notificato alcun rifiuto ( ) o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario ( ). Causa principale e questione pregiudiziale 9 Il 10 maggio 2007 la Davidoff ha presentato all Oberfinanzdirektion Nürnberg, divenuta Bundesfinanzdirektion Südost, una domanda ai sensi dell art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 per la confisca in dogana di merci sospettate di violare dodici marchi oggetto di registrazioni internazionali dei quali essa è titolare. 10 Detta domanda è stata respinta il 22 agosto 2007 con la motivazione che l art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 contempla unicamente il «titolare di un marchio comunitario» e che il regolamento medesimo non è stato modificato dal legislatore comunitario nonostante l adesione della Comunità al protocollo. 11 La Davidoff ha proposto ricorso contro tale diniego dinanzi al Finanzgericht München. 12 Detto giudice ritiene che le disposizioni comunitarie di cui trattasi presentino taluni problemi d interpretazione. 13 Dal canto suo, esso reputa che, al di là della sua mera formulazione, l art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 si applichi anche al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale, essendo un marchio siffatto equiparabile, quanto alla sua efficacia nella Comunità, ad un marchio comunitario. 14 In tale contesto, il Finanzgericht München ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 4

5 «Se l art. 5, n. 4, del regolamento [n. 1383/2003] debba essere interpretato, alla luce dell adesione della Comunità europea al [protocollo], nel senso che, nonostante l utilizzo della nozione di marchio comunitario, esso comprende anche le registrazioni internazionali di marchi ai sensi degli artt. 146 e segg. del regolamento [n. 40/94]». Sulla questione pregiudiziale 15 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003, letto alla luce dell art. 146 del regolamento n. 40/94, consenta al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda. 16 A tale riguardo occorre rilevare che il regolamento n. 1383/2003 è stato adottato prima dell adesione della Comunità al protocollo in virtù della decisione n. 2003/ Ai sensi dell art. 4, n. 1, del protocollo, la protezione di un marchio oggetto di registrazione internazionale è, in ciascuna delle parti contraenti designate dal titolare di detto marchio, la medesima come se quest ultimo fosse stato direttamente depositato presso l Ufficio di tale parte contraente. 18 L ottavo considerando del regolamento n. 1992/2003 enuncia che quest ultimo reca le misure necessarie a rendere operativa l adesione della Comunità al protocollo. 19 Il sesto considerando del regolamento n. 1992/2003 sottolinea, tra l altro, che è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di chiedere la protezione dei propri marchi in forza del sistema del marchio comunitario. 20 Il primo considerando rammenta che, nel sistema del marchio comunitario, i marchi comunitari godono di una protezione uniforme e hanno efficacia su tutto il territorio della Comunità. 21 Sulla scorta di tali considerando, l art. 146, n. 2, del regolamento n. 40/94, inserito dal regolamento n. 1992/2003, prevede che la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario. 22 Ne risulta che, in tal modo, il legislatore comunitario ha inteso equiparare, quanto alla loro efficacia, i marchi oggetto di una registrazione internazionale a quelli comunitari, come rilevato dal giudice del rinvio, dalla ricorrente nella causa principale, dall insieme degli Stati membri che hanno presentato osservazioni, nonché dalla Commissione delle Comunità europee. 5

6 23 L art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 si riferisce, precisamente, ad una procedura tesa all attuazione nella Comunità della protezione di un marchio comunitario, relativamente agli effetti di quest ultimo. 24 Stando al suo enunciato, tale disposizione consente esclusivamente al «titolare di un marchio comunitario» di ottenere, nell ambito di una domanda d intervento, oltre all intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui tale domanda è presentata, quello delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri. 25 Nondimeno, a seguito dell equiparazione dei marchi oggetto di una registrazione internazionale ai marchi comunitari, si deve necessariamente ammettere che, in linea con l intenzione del legislatore comunitario alla base dell adozione del regolamento n. 1992/2003, l applicazione dell art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 può essere richiesta anche dal titolare di un marchio oggetto di una registrazione internazionale. 26 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003, letto alla luce dell art. 146 del regolamento n. 40/94, dev essere interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda. Sulle spese 27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all intervento dell autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell art. 146 del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 1992, dev essere interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda. 6