DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

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1 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 6 REVOCA DI DECISIONI, CANCELLAZIONE DI ISCRIZIONI NEL REGISTRO E CORREZIONE DI ERRORI Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 1

2 Indice 1 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro Errore procedurale manifesto imputabile all Ufficio Chi decide in merito alle richieste di revoca/cancellazione? Aspetti procedurali Valutazione Distinzione tra una e due parti Procedura con una parte interessata Procedura con più di una parte interessata Rettifica di errori nelle decisioni e in altre notifiche Rettifica di errori nelle decisioni Osservazioni generali Aspetti procedurali Termine Valutazione Procedura Rettifica di errori in notifiche diverse dalle decisioni Rettifica di errori nelle pubblicazioni e rettifica di errori nel Registro o nella pubblicazione della registrazione Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 2

3 1 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro Articolo 80 RMC È possibile, a determinate condizioni, disporre la revoca di una decisione adottata dall Ufficio o la cancellazione di un iscrizione nel registro. Questa parte delle Direttive si occupa degli aspetti pratici della revoca/cancellazione ai sensi dell articolo 80 RMC e non si applica ai disegni e modelli comunitari registrati (DCR). La procedura di revoca può essere avviata sia da una parte del procedimento che dall Ufficio di sua propria iniziativa. Una decisione può essere revocata esclusivamente da un altra decisione. Lo stesso vale per la cancellazione delle iscrizioni nel registro. 1.1 Errore procedurale manifesto imputabile all Ufficio È possibile revocare una decisione o cancellare un iscrizione nel registro esclusivamente qualora siano inficiate da un errore procedurale manifesto imputabile all Ufficio. Una decisione/iscrizione è inficiata da un errore procedurale manifesto nel caso in cui si sia verificato un errore nel procedimento (in genere si tratta dell omissione di un atto procedurale) o la decisione/iscrizione ignori un atto procedurale compiuto dalle parti. Gli errori procedurali vanno distinti dagli errori sostanziali, per i quali non è prevista la possibilità di revoca. La decisione/iscrizione è errata dal punto di vista procedurale (per es. è viziata un errore procedurale manifesto) ove non sia stata seguita correttamente la procedura stabilita dai regolamenti. Quello che segue è un elenco non esaustivo di errori procedurali evidenti che comportano la revoca. L MC viene registrato nonostante sia stato ritirato in precedenza. L opposizione è stata ritenuta ammissibile benché non siano stati soddisfatti alcuni requisiti di ammissibilità (cfr. sentenza della CGUE del 18/10/2012, C-402/11 P, REDTUBE ). L MC viene registrato malgrado sussista un irregolarità nel versamento delle tasse per la domanda. L MC viene registrato nonostante sia stata accolta un opposizione in merito. Il rifiuto dell MC a causa di impedimenti assoluti viene notificato prima della scadenza del termine concesso al richiedente per inviare osservazioni in risposta all obiezione, o vengono ignorate le osservazioni tempestivamente presentate dal richiedente. (Qualora il richiedente abbia risposto entro il termine, l esaminatore può continuare a occuparsi della domanda, per esempio emettendo una Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 3

4 decisione, senza essere tenuto ad aspettare la scadenza del termine fissato nella lettera di obiezione.) La domanda di MC viene rigettata a causa di impedimenti assoluti ed è stata ignorata una richiesta valida, da parte del richiedente, inerente alla possibilità di presentare le prove dell acquisizione di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3 RMC). La domanda di MC viene rigettata a causa di impedimenti assoluti ed è stata ignorata la prova dell acquisizione di carattere distintivo regolarmente presentata. La domanda di MC viene rigettata dalla divisione Opposizione ed è stata ignorata una richiesta non esaminata della prova dell utilizzazione o tale prova non è stata considerata. L MC viene registrato nonostante un opposizione pendente. L opposizione viene rigettata a causa della mancanza della prova dell utilizzazione, ma non è stato espressamente accordato all opponente un termine per la presentazione della prova; la prova dell utilizzazione è stata tempestivamente depositata e non è stata rilevata. La decisione di opposizione è stata pronunciata mentre il procedimento era sospeso o interrotto o, più in generale, prima della scadenza di un termine accordato a una delle parti. È stata commessa una qualsiasi violazione del diritto al contraddittorio (mancata trasmissione di osservazioni all altra parte quando quest ultima avrebbe dovuto beneficiare, a norma del regolamento o della prassi dell Ufficio, di un termine per la replica). Qualora, in sede di chiusura di un fascicolo a causa di un ritiro o di una limitazione della domanda di un marchio comunitario oggetto di contestazione, l Ufficio abbia emesso una decisione in merito alle spese trascurando un accordo fra entrambe le parti sulle stesse che era contenuto nel fascicolo. Qualora sia stato iscritto nel registro un trasferimento di proprietà, benché le prove del trasferimento siano insufficienti. È irrilevante che tali errori procedurali siano stati causati da un errore umano o dall errato funzionamento di uno strumento informatico. L effetto della revoca di una decisione o della cancellazione di un iscrizione nel registro è che la decisione o l iscrizione vengono considerate come se non fossero mai esistite. Il trattamento del fascicolo riparte dalla fase in cui si trovava prima della decisione o dell iscrizione errata. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 4

5 1.2 Chi decide in merito alle richieste di revoca/cancellazione? Le decisioni in merito alle richieste di revoca/cancellazione vengono adottate dal dipartimento o dall unità che ha effettuato l iscrizione o adottato la decisione. 1.3 Aspetti procedurali Articolo 80 RMC Valutazione Gli esaminatori devono verificare, in primo luogo, se la decisione o l iscrizione contengano un errore procedurale manifesto, in secondo luogo se siano trascorsi più di sei mesi dalla notifica della decisione o dall iscrizione nel registro e, in terzo luogo, se sia stato presentato un ricorso nei confronti della decisione/dell iscrizione nel registro. (a) (b) Valutazione: occorre verificare se la decisione o l iscrizione contengano un errore procedurale manifesto. Per ulteriori informazioni, vedi supra il paragrafo 1.1. Sei mesi: nel caso in cui l esaminatore rilevi un errore procedurale manifesto, occorre stabilire se siano trascorsi più di sei mesi dalla notifica della decisione o dall iscrizione nel registro. Non è possibile disporre la revoca o la cancellazione qualora siano trascorsi più di sei mesi (articolo 80, paragrafo 2 RMC). L articolo 80 RMC stabilisce che la cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione. Questo significa che, anche nel caso in cui il termine sia scaduto, un iscrizione verrà cancellata o una decisione verrà revocata qualora l Ufficio sia stato informato per iscritto in merito a un errore procedurale manifesto in tale iscrizione o decisione entro sei mesi dalla notifica dell iscrizione/della decisione. (c) Esistenza di un ricorso pendente nei confronti della decisione/dell iscrizione: prima di inviare una lettera per notificare alle parti l intenzione di cancellare un iscrizione o di revocare una decisione, e prima della cancellazione effettivo/della revoca effettiva, l Ufficio deve verificare se sia stato presentato o meno ricorso nei confronti della decisione o dell iscrizione nel registro. Una decisione non può essere revocata né un iscrizione può essere cancellata qualora sia pendente nei suoi confronti un ricorso dinanzi alle Commissioni (decisione del 28/04/2009, R 323/2008-G, BEHAVIOURAL INDEXING ) Distinzione tra una e due parti La procedura in cui solo una parte è interessata è descritta nel paragrafo sottostante. Esempi di tale procedura sono quelli in cui, nonostante l Ufficio abbia debitamente ricevuto osservazioni di terzi che sollevano dubbi, la domanda di MC non Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 5

6 viene bloccata e si prosegue con la relativa registrazione, oppure una domanda di MC viene registrata nonostante il mancato versamento della relativa tassa. Gli errori relativi al trattamento improprio dei fascicoli una volta adottata una decisione, per esempio nel caso in cui la domanda di MC sia stata registrata nonostante sia stata rigettata a causa di impedimenti assoluti, riguardano solo una parte, ossia il richiedente. Qualora sia probabile che la revoca di una decisione riguardi più di una parte, occorre attenersi alla procedura descritta nel paragrafo sottostante. Per esempio, nei procedimenti di opposizione la revoca di una decisione riguarda più di una parte nel caso in cui l Ufficio ignori una richiesta della prova di utilizzazione. Gli errori relativi al trattamento improprio dei fascicoli una volta adottata una decisione in materia di opposizione, per esempio nel caso in cui la domanda di MC venga rigettata integralmente ma sia ancora registrata, riguardano sia il richiedente che l opponente. Anche gli errori occorsi nella registrazione di un trasferimento di proprietà riguardano più di una parte. Benché la procedura sia sostanzialmente ex parte, l Ufficio può, secondo il caso, ritenere che le parti interessate siano più di una: il nuovo titolare, l ex titolare e il terzo che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro Procedura con una parte interessata Errore rilevato dall Ufficio Se l Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa per iscritto il richiedente/titolare della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l iscrizione e fissa un termine di un mese per la presentazione di osservazioni qualora il richiedente/titolare abbia sede nell UE o un termine di due mesi in caso contrario. La lettera deve indicare i motivi della revoca/cancellazione. Se il richiedente/titolare concorda o non presenta alcuna osservazione, l Ufficio revoca la decisione/cancella l iscrizione. Se il richiedente/titolare non concorda in merito alla revoca o alla cancellazione, occorre adottare una decisione formale nel rispetto dei requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 7, Decisioni. Errore notificato dalla parte interessata Se il richiedente/titolare informa l Ufficio per iscritto in merito a un errore, non occorre richiedere che vengano presentate osservazioni. In tali casi è necessario determinare se la richiesta di revoca/cancellazione sia ammissibile. In caso affermativo, la decisione viene revocata/l iscrizione nel registro è cancellata. Nel caso in cui ritenga che non sussistano motivi per la revoca/cancellazione, l Ufficio respingerà la richiesta della parte tramite decisione, fornendo la motivazione del rigetto. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 6

7 Procedura con più di una parte interessata Errore rilevato dall Ufficio Se l Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa entrambe le parti della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l iscrizione e fissa un termine di due mesi, in linea di principio, per la presentazione di osservazioni (tale periodo è ridotto a un mese qualora entrambe le parti abbiano la rispettiva sede nel territorio dell UE). Se le parti concordano o non presentano alcuna osservazione, l Ufficio deve revocare/cancellare la decisione/l iscrizione nel registro. Se una delle parti non concorda in merito alla revoca/cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 7, Decisioni. Errore notificato da una delle parti Se un errore viene segnalato all Ufficio per iscritto dalla parte pregiudicata, occorre determinare se sia ammissibile la richiesta di revoca/cancellazione. In caso affermativo, l Ufficio notifica alla parte che ha tratto vantaggio dall errore (l altra parte) la propria intenzione di revoca/cancellazione (e invia una copia per conoscenza della notifica alla prima parte). Viene fissato un termine per presentare osservazioni che, in linea di principio, è di due mesi (tale periodo è ridotto a un mese qualora entrambe le parti abbiano la propria sede nell UE). Se l altra parte concorda o non presenta osservazioni, l Ufficio deve revocare la decisione/cancellare l iscrizione. Se l altra parte non concorda in merito alla revoca o cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 7, Decisioni. Per esempio, nel caso in cui un opponente, la cui opposizione sia stata accolta e la richiesta di MC sia stata rigettata, informi l Ufficio che la domanda di MC è stata ugualmente registrata, il richiedente deve essere informato e disporre di un termine di due mesi per presentare osservazioni. L iscrizione verrà cancellata indipendentemente dal fatto che il richiedente concordi o non risponda. Se la parte che ha tratto vantaggio dall errore informa l Ufficio per iscritto, occorre determinare se la richiesta di revoca/cancellazione sia ammissibile. In caso affermativo, la parte pregiudicata dall errore deve essere informata in proposito. Poiché la revoca/la cancellazione tornerà a vantaggio di tale parte, la decisione può essere revocata o l iscrizione cancellata nel momento in cui viene inviata la lettera (ad entrambe le parti). Non è necessario che la parte che ha tratto vantaggio dall errore presenti osservazioni, in quanto la lettera che informa l Ufficio dell errore può essere interpretata come consenso alla revoca/alla cancellazione. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 7

8 Per esempio, nel caso in cui un richiedente informi l Ufficio in merito all avvenuta registrazione della propria domanda di MC, nonostante quest ultima sia stata rigettata dall Ufficio tramite decisione, occorre cancellare l iscrizione nel registro. Non è necessario interpellare l opponente. Infine, una volta che la revoca o la cancellazione siano divenute definitive, occorre rendere noto se un iscrizione errata nel registro sia stata già pubblicata. Se l Ufficio ritiene che non ci siano ragioni per revocare una decisione/cancellare un iscrizione, rigetterà per lettera la relativa richiesta e invierà per conoscenza all altra parte sia le copie della lettera che la richiesta originale. 2 Rettifica di errori nelle decisioni e in altre notifiche Regola 53 REMC 2.1 Rettifica di errori nelle decisioni Osservazioni generali Ai sensi della regola 53 REMC, quando l Ufficio constata, d ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente. Ne consegue che il solo scopo legittimo delle rettifiche effettuate sulla base di tale diposizione è quello di correggere gli errori ortografici o grammaticali, gli errori di trascrizione quali, ad esempio, gli errori relativi ai nomi delle parti o alla grafia dei segni o gli errori a tal punto manifesti che nessun altro testo all infuori di quello corretto avrebbe potuto essere previsto. Tuttavia, nel caso in cui l errore riguardi il dictum di una decisione, è possibile disporne solo la revoca ed esclusivamente qualora siano soddisfatte tutte le condizioni. L Ufficio lo definisce errore manifesto come riportato nella dichiarazione B.16 delle dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione, iscritte nel verbale del Consiglio in occasione dell adozione del RMC, relativamente all articolo 44, paragrafo 2, RMC e alla regola 53 REMC: [ ] per errori manifesti occorre intendere gli errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all infuori di quello rettificato abbia potuto essere previsto. La differenza tra la revoca ai sensi dell articolo 80 RMC e la rettifica ai sensi della regola 53 REMC è che la revoca annulla una decisione, mentre la rettifica di errori non pregiudica la validità della decisione né apre un nuovo termine per la presentazione di un ricorso. Un esempio di errore di trascrizione è la citazione scorretta di un marchio, per esempio quando il marchio HAMMER viene trascritto come HUMMER. Un esempio di errore manifesto si ha quando il marchio anteriore e il marchio oggetto di contestazione vengono scambiati in sede di comparazione dei segni. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 8

9 2.1.2 Aspetti procedurali Termine I regolamenti non stabiliscono un termine per la rettifica degli errori nelle decisioni. Ciò comporta che le rettifiche possano essere effettuate in qualsiasi momento, fermo restando il principio di equità Valutazione Gli esaminatori devono verificare, in primo luogo, se l errore da correggere sia un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto e, in secondo luogo, se sia stato presentato un ricorso avverso la decisione. (a) (b) Valutazione: prima di inviare una lettera di rettifica, l esaminatore deve verificare se l errore da correggere sia un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto. Ricorso: l esaminatore deve inoltre verificare se sia stato presentato un ricorso avverso la decisione. Qualora sia pendente un ricorso avverso la decisione dinanzi alle Commissioni, non può essere effettuata alcuna rettifica. Le Commissioni devono comunque essere informate in merito alla situazione Procedura Gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori manifesti vengono rettificati inviando un corrigendum alla parte interessata/alle parti interessate. La lettera di accompagnamento deve spiegare brevemente le rettifiche. Una volta effettuata la rettifica, l esaminatore deve verificare che le modifiche siano riportate nella decisione presente nella banca dati dell Ufficio. La data della decisione o dell iscrizione rimane invariata dopo la rettifica. Pertanto il termine per la presentazione del ricorso non è soggetto a modifiche. Qualora la determinazione delle spese faccia parte di quanto disposto dalla decisione, essa può essere rettificata esclusivamente tramite revoca. 2.2 Rettifica di errori in notifiche diverse dalle decisioni Gli errori contenuti in notifiche diverse dalle decisioni possono essere rettificati inviando una notifica corretta in cui si dichiari che essa sostituisce e annulla la notifica precedentemente trasmessa. La notifica dovrebbe presentare le scuse per qualsiasi inconveniente causato. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 9

10 3 Rettifica di errori nelle pubblicazioni e rettifica di errori nel Registro o nella pubblicazione della registrazione Articolo 39 RMC Regole 14, 27, 84, 85 REMC L articolo 39 RMC stabilisce che le domande di MC che non siano state respinte a causa di impedimenti assoluti devono essere pubblicate un mese dopo la presentazione della relazione di ricerca. La regola 14 REMC fa riferimento alla rettifica di errori nella pubblicazione della domanda ai sensi dell articolo 39 RMC. La regola 27 REMC fa riferimento agli errori nella registrazione di un MC o in qualsiasi iscrizione effettuata nel registro ai sensi della regola 84, REMC, comprese le decisioni del Presidente ai sensi della regola 84, paragrafo 4, REMC, nonché agli errori nella pubblicazione di tali iscrizioni nel registro. La principale differenza tra la rettifica di un iscrizione nel registro ai sensi della regola 27 e la cancellazione di un iscrizione nel registro ai sensi dell articolo 80 RMC è che la prima riguarda solo una parte della pubblicazione, mentre la seconda cancella l intera iscrizione presente nel registro. Qualora vi sia un errore imputabile all Ufficio, quest ultimo lo rettifica di sua iniziativa (ove abbia constatato l errore) o su richiesta del titolare. Le rettifiche di errori nelle domande di MC che non richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione B.2 del Bollettino. Le rettifiche ai sensi della regola 14 REMC che invece richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione A.2. Tuttavia, sarà necessario effettuare la ripubblicazione esclusivamente qualora la domanda originale pubblicata contenesse un elenco più limitato di prodotti e servizi. In tutti i casi, le rettifiche vengono notificate alla parte interessata/alle parti interessate ai sensi delle regole 14 o 27. Quelli che seguono sono esempi di errori rettificabili (regola 27, paragrafo 1, REMC). L MC è stato pubblicato per una classe in meno rispetto a quelle contenute nella domanda. È stata presentata una domanda per il segno x e la pubblicazione fa riferimento al segno y o l elenco dei prodotti e dei servizi pubblicato è errato. L MC è stato registrato senza tenere conto di una limitazione. Le rettifiche di errori relativi a MC registrati che non richiedono la ripubblicazione a fini di opposizione sono pubblicate nella sottosezione B.4.2 del Bollettino. Le rettifiche ai sensi della norma 27 REMC che invece richiedono la ripubblicazione di una parte della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sottosezione A Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 10

11 La ripubblicazione a fini di opposizione è sempre necessaria qualora una rettifica comporti delle modifiche nella riproduzione del marchio o un ampliamento dell elenco di prodotti e servizi già pubblicato. Per altre rettifiche, occorre decidere caso per caso se effettuare o meno la ripubblicazione. Le rettifiche alle iscrizioni nel registro devono essere pubblicate ai sensi della regola 27, paragrafo 3 e della regola 85, paragrafo 2 REMC. Le rettifiche di errori relativi in un iscrizione presente nel registro sono pubblicate nella sottosezione B.4.2 del Bollettino. Tutti gli esempi sopraelencati (di rettifiche e di revoche/cancellazioni) richiedono la pubblicazione. Ai sensi della regola 27 REMC, non è necessario pubblicare alcuna rettifica se la pubblicazione iniziale si trovava nella sezione errata del Bollettino. In base alla comunicazione n. 11/98 del Presidente dell Ufficio del 15/12/1998, gli effetti legali della pubblicazione ai sensi dell articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario rimangono invariati, a prescindere dal fatto che la pubblicazione compaia nella parte B. 1 o nella parte B. 2 del Bollettino. Termine: non è previsto un termine per le rettifiche ai sensi della regola 14 o della regola 27 REMC. Le rettifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento una volta rilevato l errore. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 11