Le opere dell ingegno e la tutela del marchio

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1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Le opere dell ingegno e la tutela del marchio 11 Dicembre 2006 Alessandra Frigerio INDICE Il diritto d autore è garantito a livello nazionale dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, nonché dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (meglio nota come legge sul diritto d autore). Rilievo assumono anche le norme di cui agli articoli 2575 e seguenti, del codice civile. La protezione offerta esplica la sua efficacia nei confronti di un bene immateriale, distinto dal supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) attraverso il quale si concretizza ed esprime. Detto diritto sorge per effetto della creazione di un opera letteraria, musicale, figurativa, teatrale, architettonica o cinematografica. Ben può avere ad oggetto anche i programmi per elaboratore (cosiddetti software), nonché le banche dati e le opere del disegno industriale. Irrilevante è la forma, l espressione o l avvenuta divulgazione di una delle opere suscettibili di tutela. La creazione di una delle opere dianzi citate determina il sorgere, in capo al suo autore, di un duplice diritto inerente alle stesse. Questo consiste, da un lato, nel cosiddetto diritto morale d autore, che si caratterizza per essere personale, irrinunciabile ed inalienabile. Esso è posto a presidio della personalità dell autore e non è soggetto a limiti di durata. Difatti, all autore è consentito rivendicare in ogni momento la paternità dell opera, che consegue già al momento della creazione, opporsi ad eventuali sue mutilazioni e/o deformazioni, non renderla pubblica ed anche, nel rispetto di date condizioni, ritirarla dal commercio. Dall altro lato, si ha il diritto patrimoniale d autore, che si esplica nel diritto esclusivo di trarre dall opera ogni possibile utilità economica (ad esempio: vendendo il quadro, stampando e diffondendo l opera letteraria). Esso ha una durata temporale limitata, in quanto si estingue decorsi 70 anni dalla morte del titolare. Il diritto patrimoniale è, a differenza di quello morale, passibile di trasferimento, totale o parziale. L atto di trasferimento è, poi, soggetto a trascrizione negli apposito registri pubblici, sulla scorta di quanto statuito dall articolo 104 della legge sul diritto d autore. La previsione di tale onere è finalizzata alla risoluzione di eventuali conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto vertente sulla medesima opera. Pur tuttavia, la tutela offerta dalla normativa italiana è concreta ed operativa solo nei confronti di opere connotate da un certo grado di originalità. In altri termini, anche se non è strettamente necessario che l opera consista in una novità assoluta, è indispensabile che la stessa sia il frutto di un attività creativa del suo autore. Detto requisito è imprescindibile al fine di distinguere l opera in questione dalle altre. Sul punto, la stessa Suprema Corte ha più volte precisato che la creatività richiesta non deve necessariamente essere costituita dall idea in quanto tale, ma piuttosto dalla forma della sua espressione, o

2 dalla sua soggettività, intesa quale concreto apporto personale soggettivo (Cassazione civile, , n ). La paternità dell opera dell ingegno può essere, altresì, garantita da ulteriori modalità contemplate dall ordinamento nazionale, internazionale e comunitario. Detta tutela si esplica attraverso la registrazione di un marchio, avente quale scopo principale quello di evitare ogni tentativo di indebita appropriazione della paternità dell opera, di imitazione o contraffazione della stessa. Il marchio può consistere in segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e ciò attraverso l impiego di parole, di disegni, di suoni, nonché della forma di un prodotto o di una confezione. Pertanto, la registrazione di un marchio offre a chi ne è il titolare il diritto all uso esclusivo dello stesso. La tutela offerta in ambito nazionale si concretizza nei precetti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante ^Codice della proprietà industriale, a norma dell art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273^. Il marchio registrato in Italia può contraddistinguere esclusivamente prodotti o servizi limitatamente al territorio nazionale. Ciò è possibile solo nell ipotesi in cui l opera che si intende garantire attraverso la registrazione sia contraddistinta da determinati requisiti, quali sono: la capacità distintiva, la novità, l originalità e la liceità. Non sono, quindi, suscettibili di registrazione quei segni privi di elementi atti a distinguerli da altri, in quanto privi di capacità distintiva. Così è per i segni che consistono esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi, ovvero in indicazioni descrittive che si riferiscono agli stessi prodotti o servizi. Questo è quanto si verifica nell ipotesi in cui il prodotto o il servizio sia oggetto di una diffusione generalizzata, soprattutto nella prassi commerciale (Corte d appello di Napoli, ; Tribunale di Bologna, ; Tribunale di Catania, ). Quanto al secondo dei requisiti dianzi citati, non possono considerarsi nuovi quei segni oggetto di uso comune nel linguaggio corrente o nella consuetudine costante del commercio. La domanda di registrazione di una marchio nazionale deve essere depositata presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma (U.I.B.M.). Generalmente, prima di tre anni l UIBM non si pronuncia in ordine all accoglimento o meno della domanda di registrazione. La protezione che ne deriva ha effetto retroattivo e diventa operativa sin dal momento del deposito della richiesta. La registrazione di un marchio ha un efficacia decennale e, come già si è specificato, ha valore solo territoriale, dunque, entro i confini dello Stato italiano. Ciò nonostante, è possibile procedere al rinnovo della sua efficacia alla scadenza naturale. Detto rinnovo è valevole per un analogo periodo di tempo e gli effetti decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. La paternità delle opere dell ingegno può essere, altresì, garantita a livello internazionale mediante la registrazione di un marchio cosiddetto internazionale. La normativa di riferimento si trae dall Arrangement di Madrid e Protocolle. La finalità primaria di tale disciplina consiste nell evitare depositi plurimi di domande in più Paesi. Pertanto, il soggetto interessato e già intestatario di una domanda di registrazione italiana, ben può richiedere che la stessa venga contestualmente inoltrata al competente Ufficio di Ginevra (O.M.P.I.). L avviso dell eventuale accoglimento o diniego di tutela avviene non prima che siano decorsi dodicidiciotto mesi dalla comunicazione del deposito presso l O.M.P.I.

3 La protezione offerta a livello internazionale, come quella nazionale, dura dieci anni, con decorrenza dal deposito della relativa istanza. Tale periodo è comunque rinnovabile ogni volta e per un pari lasso temporale. Infine, la paternità di un opera dell ingegno ben può essere tutelata anche dalla normativa all uopo approntata dall Unione Europea. Detta disciplina è contenuta del regolamento CE n. 40/1994, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e successive modifiche. I fruitori di tale protezione garantiscono al proprio marchio una tutela uniforme ed una esclusiva valevole nell intero mercato comune. Ai fini dell ottenimento della predetta tutela, è necessario che il segno presenti due condizioni e, in particolare, deve: - essere suscettibile di riproduzione grafica (parole, disegni, forme di prodotti o delle confezioni, suoni); - distinguere prodotti o servizi di un impresa da quelli di altre concorrenti. In definitiva, anche in ambito comunitario valgono le medesime norme presenti a livello nazionale. Difatti, detta tutela non può essere offerta nei confronti di marchi manchevoli di carattere distintivo o composti da segni od indicazioni divenuti comuni nel linguaggio corrente o nelle pratiche commerciali. In ambito giurisprudenziale, è stata infatti negata protezione a livello comunitario all espressione vivere riccamente. Ciò in quanto in essa si ravvisa un semplice slogan pubblicitario, inadatto ai fruitori di informazioni promozionali ed insuscettibile di memorizzazione come marchio dal pubblico di riferimento (Tribunale I grado CE, , n. 320). E stata, altresì, negata protezione anche a quei segni, od indicazioni descrittive delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio, percepibili dagli utenti come termini della vita quotidiana (Tribunale I Grado, CE, ). Infine, giova rammentare che l accesso al marchio comunitario è aperto a tutte le categorie di richiedenti, sia persone fisiche sia persone giuridiche. La registrazione ha durata decennale, decorrente dalla data di deposito, ed è rinnovabile indefinitamente di decennio in decennio. Pur tuttavia, il marchio deve essere effettivamente utilizzato dal titolare all interno della Comunità, entro i cinque anni dalla sua registrazione. In caso contrario, si decade dalla tutela. L ufficio competente per il rilascio di marchi comunitari è l Ufficio di armonizzazione del mercato interno (U.A.M.I.), con sede ad Alicante, Spagna. La consegna può essere fatta personalmente, ovvero mediante spedizione per posta, fax o e-filing (deposito elettronico). La domanda può essere altresì depositata presso l U.I.B.M. in Italia, ovvero presso l Ufficio Benelux dei marchi, richiedendo che venga trasmessa all U.A.M.I. All atto della sua ricezione, un esaminatore dell U.A.M.I. verifica che essa comprenda l insieme degli elementi necessari e che sia stato effettuato il pagamento della tassa richiesta. Stabilita la data del deposito, l U.A.M.I. e gli uffici nazionali (ad eccezione di quelli di Italia, Francia e Germania) elaborano due relazioni sugli esiti della ricerca di novità del marchio.a decorrere dal 2008, detta ricerca diventerà facoltativa e sarà soggetta a pagamento. L U.A.M.I. trasmette il rapporto di ricerca al richiedente e procede alla pubblicazione del marchio stesso, cui fa seguito la registrazione. Attualmente, le registrazioni vengono concesse entro due o tre anni, a far data dal momento del deposito, sempre che la domanda non sia rigettata. Il marchio comunitario tutelato perde i benefici se non viene utilizzato per almeno cinque anni consecutivi alla registrazione. Dal quadro giuridico sin qui condotto, ben si può dedurre che varie sono le strade che possono essere seguite al fine di tutelare un opera dell ingegno, sempre che la stessa possa essere effettivamente qualificata come tale, alla luce dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa in vigore.

4 INDICE Il diritto d autore è garantito a livello nazionale dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, nonché dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (meglio nota come legge sul diritto d autore). Rilievo assumono anche le norme di cui agli articoli 2575 e seguenti, del codice civile. La protezione offerta esplica la sua efficacia nei confronti di un bene immateriale, distinto dal supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) attraverso il quale si concretizza ed esprime. Detto diritto sorge per effetto della creazione di un opera letteraria, musicale, figurativa, teatrale, architettonica o cinematografica. Ben può avere ad oggetto anche i programmi per elaboratore (cosiddetti software), nonché le banche dati e le opere del disegno industriale. Irrilevante è la forma, l espressione o l avvenuta divulgazione di una delle opere suscettibili di tutela. La creazione di una delle opere dianzi citate determina il sorgere, in capo al suo autore, di un duplice diritto inerente alle stesse. Questo consiste, da un lato, nel cosiddetto diritto morale d autore, che si caratterizza per essere personale, irrinunciabile ed inalienabile. Esso è posto a presidio della personalità dell autore e non è soggetto a limiti di durata. Difatti, all autore è consentito rivendicare in ogni momento la paternità dell opera, che consegue già al momento della creazione, opporsi ad eventuali sue mutilazioni e/o deformazioni, non renderla pubblica ed anche, nel rispetto di date condizioni, ritirarla dal commercio. Dall altro lato, si ha il diritto patrimoniale d autore, che si esplica nel diritto esclusivo di trarre dall opera ogni possibile utilità economica (ad esempio: vendendo il quadro, stampando e diffondendo l opera letteraria). Esso ha una durata temporale limitata, in quanto si estingue decorsi 70 anni dalla morte del titolare. Il diritto patrimoniale è, a differenza di quello morale, passibile di trasferimento, totale o parziale. L atto di trasferimento è, poi, soggetto a trascrizione negli apposito registri pubblici, sulla scorta di quanto statuito dall articolo 104 della legge sul diritto d autore. La previsione di tale onere è finalizzata alla risoluzione di eventuali conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto vertente sulla medesima opera. Pur tuttavia, la tutela offerta dalla normativa italiana è concreta ed operativa solo nei confronti di opere connotate da un certo grado di originalità. In altri termini, anche se non è strettamente necessario che l opera consista in una novità assoluta, è indispensabile che la stessa sia il frutto di un attività creativa del suo autore. Detto requisito è imprescindibile al fine di distinguere l opera in questione dalle altre. Sul punto, la stessa Suprema Corte ha più volte precisato che la creatività richiesta non deve necessariamente essere costituita dall idea in quanto tale, ma piuttosto dalla forma della sua espressione, o dalla sua soggettività, intesa quale concreto apporto personale soggettivo (Cassazione civile, , n ). La paternità dell opera dell ingegno può essere, altresì, garantita da ulteriori modalità contemplate dall ordinamento nazionale, internazionale e comunitario. Detta tutela si esplica attraverso la registrazione di un marchio, avente quale scopo principale quello di evitare ogni tentativo di indebita appropriazione della paternità dell opera, di imitazione o contraffazione della stessa. Il marchio può consistere in segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e ciò attraverso

5 l impiego di parole, di disegni, di suoni, nonché della forma di un prodotto o di una confezione. Pertanto, la registrazione di un marchio offre a chi ne è il titolare il diritto all uso esclusivo dello stesso. La tutela offerta in ambito nazionale si concretizza nei precetti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante ^Codice della proprietà industriale, a norma dell art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273^. Il marchio registrato in Italia può contraddistinguere esclusivamente prodotti o servizi limitatamente al territorio nazionale. Ciò è possibile solo nell ipotesi in cui l opera che si intende garantire attraverso la registrazione sia contraddistinta da determinati requisiti, quali sono: la capacità distintiva, la novità, l originalità e la liceità. Non sono, quindi, suscettibili di registrazione quei segni privi di elementi atti a distinguerli da altri, in quanto privi di capacità distintiva. Così è per i segni che consistono esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi, ovvero in indicazioni descrittive che si riferiscono agli stessi prodotti o servizi. Questo è quanto si verifica nell ipotesi in cui il prodotto o il servizio sia oggetto di una diffusione generalizzata, soprattutto nella prassi commerciale (Corte d appello di Napoli, ; Tribunale di Bologna, ; Tribunale di Catania, ). Quanto al secondo dei requisiti dianzi citati, non possono considerarsi nuovi quei segni oggetto di uso comune nel linguaggio corrente o nella consuetudine costante del commercio. La domanda di registrazione di una marchio nazionale deve essere depositata presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma (U.I.B.M.). Generalmente, prima di tre anni l UIBM non si pronuncia in ordine all accoglimento o meno della domanda di registrazione. La protezione che ne deriva ha effetto retroattivo e diventa operativa sin dal momento del deposito della richiesta. La registrazione di un marchio ha un efficacia decennale e, come già si è specificato, ha valore solo territoriale, dunque, entro i confini dello Stato italiano. Ciò nonostante, è possibile procedere al rinnovo della sua efficacia alla scadenza naturale. Detto rinnovo è valevole per un analogo periodo di tempo e gli effetti decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. La paternità delle opere dell ingegno può essere, altresì, garantita a livello internazionale mediante la registrazione di un marchio cosiddetto internazionale. La normativa di riferimento si trae dall Arrangement di Madrid e Protocolle. La finalità primaria di tale disciplina consiste nell evitare depositi plurimi di domande in più Paesi. Pertanto, il soggetto interessato e già intestatario di una domanda di registrazione italiana, ben può richiedere che la stessa venga contestualmente inoltrata al competente Ufficio di Ginevra (O.M.P.I.). L avviso dell eventuale accoglimento o diniego di tutela avviene non prima che siano decorsi dodicidiciotto mesi dalla comunicazione del deposito presso l O.M.P.I. La protezione offerta a livello internazionale, come quella nazionale, dura dieci anni, con decorrenza dal deposito della relativa istanza. Tale periodo è comunque rinnovabile ogni volta e per un pari lasso temporale. Infine, la paternità di un opera dell ingegno ben può essere tutelata anche dalla normativa all uopo approntata dall Unione Europea. Detta disciplina è contenuta del regolamento CE n. 40/1994, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e successive modifiche. I fruitori di tale protezione garantiscono al proprio marchio una tutela uniforme ed una esclusiva valevole nell intero mercato comune. Ai fini dell ottenimento della predetta tutela, è necessario che il segno presenti

6 due condizioni e, in particolare, deve: - essere suscettibile di riproduzione grafica (parole, disegni, forme di prodotti o delle confezioni, suoni); - distinguere prodotti o servizi di un impresa da quelli di altre concorrenti. In definitiva, anche in ambito comunitario valgono le medesime norme presenti a livello nazionale. Difatti, detta tutela non può essere offerta nei confronti di marchi manchevoli di carattere distintivo o composti da segni od indicazioni divenuti comuni nel linguaggio corrente o nelle pratiche commerciali. In ambito giurisprudenziale, è stata infatti negata protezione a livello comunitario all espressione vivere riccamente. Ciò in quanto in essa si ravvisa un semplice slogan pubblicitario, inadatto ai fruitori di informazioni promozionali ed insuscettibile di memorizzazione come marchio dal pubblico di riferimento (Tribunale I grado CE, , n. 320). E stata, altresì, negata protezione anche a quei segni, od indicazioni descrittive delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio, percepibili dagli utenti come termini della vita quotidiana (Tribunale I Grado, CE, ). Infine, giova rammentare che l accesso al marchio comunitario è aperto a tutte le categorie di richiedenti, sia persone fisiche sia persone giuridiche. La registrazione ha durata decennale, decorrente dalla data di deposito, ed è rinnovabile indefinitamente di decennio in decennio. Pur tuttavia, il marchio deve essere effettivamente utilizzato dal titolare all interno della Comunità, entro i cinque anni dalla sua registrazione. In caso contrario, si decade dalla tutela. L ufficio competente per il rilascio di marchi comunitari è l Ufficio di armonizzazione del mercato interno (U.A.M.I.), con sede ad Alicante, Spagna. La consegna può essere fatta personalmente, ovvero mediante spedizione per posta, fax o e-filing (deposito elettronico). La domanda può essere altresì depositata presso l U.I.B.M. in Italia, ovvero presso l Ufficio Benelux dei marchi, richiedendo che venga trasmessa all U.A.M.I. All atto della sua ricezione, un esaminatore dell U.A.M.I. verifica che essa comprenda l insieme degli elementi necessari e che sia stato effettuato il pagamento della tassa richiesta. Stabilita la data del deposito, l U.A.M.I. e gli uffici nazionali (ad eccezione di quelli di Italia, Francia e Germania) elaborano due relazioni sugli esiti della ricerca di novità del marchio.a decorrere dal 2008, detta ricerca diventerà facoltativa e sarà soggetta a pagamento. L U.A.M.I. trasmette il rapporto di ricerca al richiedente e procede alla pubblicazione del marchio stesso, cui fa seguito la registrazione. Attualmente, le registrazioni vengono concesse entro due o tre anni, a far data dal momento del deposito, sempre che la domanda non sia rigettata. Il marchio comunitario tutelato perde i benefici se non viene utilizzato per almeno cinque anni consecutivi alla registrazione. Dal quadro giuridico sin qui condotto, ben si può dedurre che varie sono le strade che possono essere seguite al fine di tutelare un opera dell ingegno, sempre che la stessa possa essere effettivamente qualificata come tale, alla luce dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa in vigore. TAG: Diritto d autore, Diritto industriale Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-

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