TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

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1 REGOLAMENTO BREVETTI DI ATENEO Emanato con prot. n.6739/i/003 del Modificato con DR. prot. n /I/003 del Modificato con DR. Rep. 645/2014 prot. n /I/3 del TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi di legge le procedure interne relative alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle varietà vegetali e animali, nonché a ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione (di seguito sarà usato solo il termine brevetto intendendo sia brevetto che registrazione). Art. 2 Definizioni 1. Si intende per: a) invenzione: ogni risultato utile della ricerca tecnica che abbia comunque un valore patrimoniale, e così in particolare e tra l altro anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, il design, le novità vegetali, i progetti di lavoro dell ingegneria, il know how; b) modello di utilità: un trovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti; c) brevetto: strumento giuridico che consente di ottenere il diritto esclusivo, ma temporaneo, di produrre, commerciare, vendere e utilizzare, non a titolo personale o sperimentale, il trovato che ne forma oggetto nello Stato nel quale il brevetto viene richiesto. Sono inclusi: i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti per disegno e modello ornamentale, le registrazioni relative ai microchip, i brevetti e le registrazioni comunque denominati previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio CE 71/1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, i brevetti per novità vegetali, i diritti connessi al diritto d autore per progetti di lavori dell ingegneria, ed ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili (per struttura) a quelli connessi ai brevetti per invenzione. Per brevetto si intendono inoltre in particolare i brevetti previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo; d) diritti rispettivamente sull invenzione e sul software: ogni diritto patrimoniale rispettivamente sull invenzione e sul software tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo; e) dipendenti dell Università di Bergamo: i lavoratori subordinati di ogni genere dell Ateneo; f) soggetti interni non dipendenti dell Università di Bergamo: studenti; dottorandi; borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; stagisti; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti dell Università di Bergamo; g) inventore: l autore di un invenzione; all inventore spettano comunque i diritti morali relativi alla propria invenzione; l appartenenza dei diritti patrimoniali derivanti dall invenzione è invece regolata dagli articoli successivi; h) contratti e convenzioni per prestazioni di ricerca a favore di terzi: i contratti tra Università di Bergamo e terzi che comunque comportino un uso di qualsiasi genere di dipendenti e/o strutture dell Università di Bergamo.

2 Art. 3 Tipologie di invenzioni 1. Gli obblighi e i diritti conseguenti all'invenzione dipendono dal tipo di rapporto esistente tra l'inventore e l'università. In particolare hanno rilevanza: a. le invenzioni realizzate da dipendenti nell'ambito delle proprie mansioni, ovvero anche senza nesso di causalità con l'attività dovuta purché rientrino comunque nel campo di attività dell'università; b. le invenzioni realizzate da soggetti interni non dipendenti dell Università; c. le invenzioni realizzate nell'ambito di contratti e convenzioni per prestazioni a favore di terzi. Art. 4 Commissione Trasferimento Tecnologico 1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore nomina la Commissione Trasferimento Tecnologico (di seguito denominata Commissione) formata da una componente fissa di dipendenti dell Università. 2. La componente fissa è formata: a) dal Presidente, nella persona del Rettore o delegato del Rettore; b) da un esperto delle scienze ingegneristiche; c) da un esperto delle scienze economiche; d) da un esperto delle scienze giuridiche; e) dal Direttore Generale o suo delegato. La durata del mandato della Commissione è di quattro anni accademici, rinnovabile. 3. Il Presidente può integrare la Commissione con i Direttori delle Strutture di appartenenza dei proponenti e con il Prorettore alla Ricerca scientifica che parteciperanno alla seduta senza diritto di voto. 4. La Commissione è competente in materia di brevetti, spin off e trasferimento tecnologico. In particolare la Commissione: a) istruisce ed esprime pareri in merito alle richieste di brevettazione e/o estensione all'estero di brevetti; b) decide in merito al mantenimento del brevetto, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dello stesso. Nel caso in cui la Commissione non ritenga opportuno il mantenimento del brevetto, dovrà darne comunicazione all inventore in tempo utile perché questi possa esercitare il diritto di riscatto del brevetto, alle condizioni da pattuirsi tra le parti; c) esprime pareri sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione; d) decide in merito alle richieste di pubblicazione delle ricerche e dei risultati. 5. I pareri della Commissione devono essere espressi, a maggioranza dei presenti, il più celermente possibile tenuto conto dell urgenza documentata dal richiedente. La seduta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. Qualora la Commissione comunichi l intenzione di procedere al deposito della domanda di brevetto, il Servizio ricerca e trasferimento tecnologico provvede alla stipula di un accordo di

3 cessione, in cui l inventore cede volontariamente e a titolo gratuito all Università i diritti di titolarità sulla propria invenzione e l Università si impegna a brevettare il trovato il più celermente possibile e comunque entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell accordo. Art. 5 Obbligo di riservatezza 1. Il personale dell Università a conoscenza dell invenzione o del know-how è tenuto ad osservare la massima riservatezza in merito. 2. Al dipendente-inventore, qualora il deposito del brevetto avvenga a nome dell Università, è fatto obbligo di agire con la massima riservatezza per quel che concerne il progredire delle ricerche e i risultati conseguiti, al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità. Egli deve assicurare che tutti i suoi collaboratori siano tenuti al medesimo obbligo. A tal fine dovrà essere dagli stessi sottoscritto uno specifico impegno. L inventore e i suoi collaboratori, che abbiano dei contatti in corso con soggetti esterni all Università relativi ad eventuali invenzioni brevettabili, sono tenuti a non rivelare elementi concernenti le ricerche e i risultati conseguiti che possano pregiudicare la brevettabilità dell invenzione. Qualora tali informazioni debbano essere fornite al fine della vendita o della concessione del brevetto, il soggetto esterno all Università dovrà impegnarsi per iscritto a rispettare il vincolo di riservatezza sulle informazioni fornitegli. 3. Eventuali pubblicazioni relative all invenzione da brevettare e quelle successive al deposito della domanda devono essere preventivamente sottoposte al vaglio della Commissione di cui all art. 4. La Commissione deve decidere sulla richiesta di pubblicazione e sui tempi della stessa entro un mese dalla richiesta. Tutta la documentazione e le informazioni inerenti l innovazione e la sua brevettazione sono da considerarsi riservate, al fine di preservare la novità dell innovazione stessa. 4. I soggetti esterni che entrano a far parte della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito alla riservatezza sulle informazioni acquisite. 5. Il mancato rispetto dell obbligo di riservatezza di cui ai precedenti commi comporta anche la responsabilità per gli eventuali danni patrimoniali provocati. Art. 6 Servizi esterni 1. L Università può avvalersi di servizi esterni per le procedure relative alle operazioni di ricerca delle anteriorità, di deposito delle domande di brevetto e di commercializzazione degli stessi. I costi di tali servizi sono considerati a tutti gli effetti costi di brevettazione. Art. 7 Azioni giudiziarie ed arbitrato 1. L'Università può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio a tutela del brevetto, salvo che la protezione giudiziale del brevetto non sia posta a carico del licenziatario. In tal caso l Università potrà agire solo in caso di sua inerzia, previa diffida. 2. In caso di controversie tra l'inventore e l'amministrazione che non possano trovare composizione preliminare ed amichevole, la decisione sarà preferibilmente demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte e il terzo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Bergamo.

4 TITOLO II INVENZIONI REALIZZATE DA SOGGETTI DIPENDENTI DELL UNIVERSITA Art. 8 Titolarità del diritto al deposito della domanda di brevetto 1. Il dipendente docente o ricercatore è riconosciuto titolare esclusivo dei diritti derivanti dal brevetto di cui è inventore o coinventore. Egli può decidere di: a) presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosene tutti gli oneri e dando, nel minor tempo possibile, comunicazione scritta alla Commissione; b) richiedere alla Commissione di depositare la domanda di brevetto a nome dell'università, riconoscendolo autore dell opera. 2. Il personale tecnico o amministrativo inventore, per le invenzioni conseguite nell ambito di attività di ricerca, è tenuto a depositare la domanda di brevetto a nome dell Università, la quale gli riconoscerà un equo premio quantificato nei termini di cui all art Il dipendente ha l'obbligo di agire con la massima riservatezza per quel che concerne l esito delle proprie ricerche, qualora suscettibili di tutela e di non divulgare l'invenzione e il relativo know how. Detti obblighi sono estesi ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche. Art. 9 Deposito da parte dell inventore 1. Nel caso di presentazione della domanda di brevetto a nome proprio, l inventore deve riconoscere all Università una quota pari al 50% dei canoni o comunque dei proventi al netto delle spese di deposito e di mantenimento del brevetto sostenute e documentate, derivanti dallo sfruttamento del brevetto stesso. 2. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale per cause a loro imputabili, l'università acquisisce automaticamente il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Art. 10 Deposito da parte dell Ateneo 1. Nel caso di deposito della domanda di brevetto a nome dell Università, la stessa riconosce all'inventore/ri il 60% dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione al netto dei costi sostenuti per la ricerca brevettuale, per il procedimento e per l espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e per il mantenimento della copertura brevettuale. Il dipendente inventore può rinunciare all incasso di tale compenso a favore dell accantonamento del medesimo nel proprio Fondo di ricerca. 2. Trascorsi tre anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia iniziato lo sfruttamento commerciale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, la Commissione può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile all inventore, il quale potrà subentrare nella titolarità del brevetto previo il rimborso delle spese di registrazione dell atto di cessione e della relativa trascrizione.

5 Art. 11 Richiesta di brevettazione 1. La richiesta di brevettazione deve essere effettuata compilando un apposito modulo fornito dal Servizio Ricerca e trasferimento tecnologico e inoltrata alla Commissione tramite il medesimo ufficio. Valutata la documentazione relativa alla richiesta, qualora non sia già integrata da un commento analitico sulla ricerca di anteriorità, la Commissione può deliberare di richiedere la stessa ad uno studio brevettuale. La spesa relativa alla ricerca di anteriorità è a carico del bilancio di Ateneo. 2. Qualora la Commissione comunichi l intenzione di procedere al deposito della domanda di brevetto, il Servizio Ricerca e trasferimento tecnologico provvede alla stipula di un accordo di cessione che ha efficacia dal momento della sottoscrizione per accettazione da parte del Rettore e deve prevedere l impegno dell inventore a: a) accettare quale trattamento economico le condizioni indicate all art. 10; b) non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto della domanda di brevetto per invenzione per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero 3 mesi qualora venga richiesta la pubblicazione anticipata; c) favorire l individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto; d) cofinanziare il deposito in Italia e quello europeo e partecipare alle spese di gestione del brevetto. Le risorse utilizzabili per il cofinanziamento possono derivare da fondi di ricerca, fondi del dipartimento o risorse personali. 3. Qualora la Commissione deliberi parere negativo in merito alla domanda di deposito, viene data comunicazione all inventore che potrà procedere a nome proprio. In tale situazione, in caso di canoni o proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto, nulla sarà dovuto all Università, a condizione che si tratti del medesimo brevetto. Art. 12 Riparto dei proventi 1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti, al netto dei costi sostenuti per la ricerca brevettuale, per il procedimento e per l espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e per il mantenimento della copertura brevettuale, sono ripartiti tra: 1. inventore/i; 2. Dipartimento o Centro di ricerca di Ateneo che ha prodotto i risultati oggetto di brevetto; 3. Amministrazione Centrale. 2. In ciascun anno solare la ripartizione è effettuata secondo i seguenti schemi: a) Ipotesi in cui il Dipartimento o Centro di ricerca di Ateneo non concorra alle spese relative alla pratica brevettuale: - inventore/i 60% - Amministrazione Centrale 40% b) Ipotesi in cui il Dipartimento o Centro di ricerca di Ateneo concorra alle spese relative alla pratica brevettuale: - inventore/i 60% - Dipartimento o Centro di ricerca di Ateneo e Amministrazione Centrale 40% Il Dipartimento o Centro di ricerca di Ateneo e l Amministrazione Centrale ricevono proventi in misura proporzionale alla partecipazione dei costi, assicurando comunque una quota pari al 10% all Amministrazione Centrale.

6 Sia nell ipotesi a) che b), nel caso in cui vi sia più di un inventore/dipendente e non vi sia accordo tra i soggetti, saranno i Dipartimenti di afferenza a deliberare la quota di proventi spettante a ciascuno. Art. 13 Mantenimento ed estensione del brevetto 1. L inventore deve trasmettere alla Commissione la richiesta motivata di mantenere o estendere il brevetto almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per procedere. 2. Gli inventori sono chiamati a contribuire alle spese in base ai criteri stabiliti con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione. TITOLO III INVENZIONI REALIZZATE DA SOGGETTI NON DIPENDENTI Art. 14 Obblighi e diritti di soggetti non dipendenti 1. I soggetti non dipendenti dell Università che abbiano conseguito o abbiano contribuito al conseguimento di un risultato brevettabile in relazione ad attività di ricerca condotte nell'ambito di progetti universitari sono riconosciuti inventori. 2. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione il conseguimento dell'invenzione. Hanno altresì l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono infine tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how contenuti nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'università. 3. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'università, ferme le precisazioni di cui al successivo comma. 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Commissione delibera se procedere alla brevettazione riconoscendo agli inventori, qualora non sia già previsto nel contratto un compenso per attività inventiva, un equo premio quantificato negli stessi termini previsti per il personale dipendente come da art In caso di accettazione della proposta, l'università e l'inventore sottoscriveranno un accordo di cessione con cui l'inventore cede i diritti relativi all invenzione all Università e accetta come trattamento economico quanto definito in base alle condizioni indicate nel presente regolamento. TITOLO IV INVENZIONI REALIZZATE NELL AMBITO DI CONTRATTI E CONVENZIONI CONTO TERZI Art. 15 Rapporti con terzi committenti 1. Qualora l invenzione sia stata conseguita nell ambito di attività di ricerca o di consulenze per conto terzi, il regime giuridico ed economico dell invenzione viene stabilito in base ai termini del contratto. 2. I contratti per prestazioni a favore di terzi devono prevedere clausole concernenti i diritti di titolarità o contitolarità degli eventuali brevetti ovvero lo sfruttamento dei diritti esclusivi che

7 dovessero scaturire dalle attività previste, fermo restando il riconoscimento all'inventore del diritto morale alla paternità dell'idea inventiva. 3. Nel caso di canoni o proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto sorto nell ambito di un contratto o convenzione conto terzi si osservano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni. 4. Nei contratti è necessario prevedere che il committente dovrà autonomamente regolare il diritto all equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti o collaboratori. Il committente deve inoltre manlevare l Università da eventuali richieste economiche da questi avanzate. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Disposizioni transitorie 1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della Proprietà Intellettuale. 2. Per i procedimenti già avviati alla data di approvazione del presente Regolamento si applicheranno le norme previste dallo stesso per le parti di procedura ancora da espletare. Bergamo, IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari