UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell Ufficio

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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Il Presidente Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell Ufficio dell' 8 febbraio 2016 relativa all'attuazione dell'articolo 28 IL PRESIDENTE DELL UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario («RMC»), visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (REMC), visto il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (il «regolamento modificativo»), considerando quanto segue: (1) La comunicazione n. 2/12 del Presidente del 20 giugno 2012 relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari ha istituito la prassi dell'ufficio per quanto riguarda l'ambito della protezione dei titoli delle classi nelle domande e nelle registrazioni depositate prima e dopo l'entrata in vigore di tale comunicazione, alla luce della sentenza della Corte del 19 giugno 2012 nella causa C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361. (2) All'entrata in vigore del regolamento modificativo, l'articolo 28, paragrafi da 1 a 7, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, nella versione modificata (RMUE), stabilisce i requisiti per la designazione e la classificazione di prodotti e servizi, comprese le condizioni e le conseguenze dell'uso dei titoli delle classi. (3) L'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, prevede un periodo transitorio durante il quale i titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza possono dichiarare che alla data del deposito la loro

2 intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale di tale titolo. (4) Ai sensi dell articolo 124, paragrafo 2, lettera a), RMC, il Presidente dell Ufficio prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni. (5) In assenza di norme di attuazione più dettagliate e in considerazione della necessità di dare attuazione all'articolo 28, RMUE, è necessario specificare la procedura per la sua attuazione, spiegare le modalità di applicazione e determinare il suo impatto sulle registrazioni future ed esistenti, HA ADOTTATO LA SEGUENTE COMUNICAZIONE: 1. Ambito di applicazione dell'articolo 28, RMUE L'articolo 28, paragrafi da 1 a 7, RMUE, stabilisce i requisiti per la designazione e la classificazione di prodotti e servizi, comprese le condizioni e le conseguenze dell'utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, RMUE, l'ufficio accetterà l'utilizzo delle indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e precisione stabilite nell'articolo 28, RMUE. Tale disposizione è applicabile direttamente alla designazione di prodotti e servizi in tutte le domande di marchio UE depositate a decorrere dall'entrata in vigore del RMUE. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, RMUE, l'utilizzo dei titoli delle classi della classificazione di Nizza e altri termini generali deve essere interpretato come comprendente tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine generale. L'articolo 28, paragrafo 5 RMUE si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del RMUE e si estende a tutti i marchi depositati dopo il 21 giugno 2012, nonché alle domande depositate entro tale data, ma non ancora registrate alla data di entrata in vigore del RMUE. Maggiori informazioni circa le modalità di designazione e classificazione di prodotti e servizi sono fornite nelle direttive dell'ufficio, Parte B, Esame, Sezione 3, Classificazione. L'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, introduce un periodo transitorio durante il quale i titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito. Le dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE (dichiarazioni) sono subordinate alle condizioni specificate nella presente comunicazione. 2

3 2. Registrazioni accettabili Le dichiarazioni possono essere effettuate solo per i marchi UE depositati prima del 22 giugno 2012 e che continuano ad essere registrati in relazione all'intero titolo di almeno una classe della classificazione di Nizza. A norma degli articoli 145 e 151, RMC, le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, si estendono anche alle registrazioni internazionali protette che designavano, o hanno successivamente designato l'ue, prima del 22 giugno 2012 e che continuano ad essere in vigore per l'intero titolo di almeno una classe della classificazione di Nizza. La presenza nella specificazione di ulteriori prodotti e servizi, appartenenti alla stessa classe o ad una classe diversa, non osta all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, alla classe che include l'intero titolo, a condizione che la lingua utilizzata non limiti o invalidi in alcun modo le indicazioni generali dell'intestazione della classe di Nizza. 3. Termini Le dichiarazioni devono essere presentate all'ufficio entro il termine stabilito dal regolamento modificativo, vale a dire tra il 23 marzo 2016 e il 24 settembre 2016 compreso. 4. Modulo Conformemente alla regola 79 REMC, le domande di registrazione di una dichiarazione nel registro devono essere presentate per iscritto. Al fine di assicurare che le dichiarazioni relative ai marchi UE siano gestite in modo efficiente, l'ufficio ha creato un modulo specifico online. Esso è reperibile nella «User Area» del sito internet dell'ufficio, alla voce «Servizi online Domanda di iscrizione online Iscrizione Iscrizione MUE - Dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8» (modulo). Il modulo contiene una casella di testo per elencare, conformemente alla Sezione 8 sottostante, i prodotti e i servizi rivendicati. La casella di testo deve essere compilata indicando il numero della classe seguito dai nomi dei prodotti e dei servizi da aggiungere. I singoli prodotti e servizi devono essere separati da virgole (per separare le voci all'interno di una categoria o espressione simili) e/o eventualmente da punti e virgola (per separare le espressioni), a seconda del caso. Le classi diverse devono essere elencate su una nuova riga, utilizzando un'interruzione di paragrafo. L'utilizzo del modulo online è vivamente raccomandato, in quanto può ridurre considerevolmente l'eventualità di irregolarità formali. I richiedenti che optano per altri mezzi di comunicazione devono assicurarsi che la loro domanda soddisfi i requisiti della presente comunicazione. Per le registrazioni internazionali che designano, o designano successivamente l'ue, le dichiarazioni devono essere presentate utilizzando il modulo ordinario Modulo di domanda di iscrizione. 3

4 5. Lingua Conformemente alla regola 95, lettera b), REMC, le dichiarazioni per i marchi UE depositate direttamente devono essere redatte in una delle cinque lingue dell'ufficio, ovverosia, spagnolo, tedesco, inglese, francese o italiano. Può essere usata qualsiasi versione linguistica del modulo indicato nella precedente Sezione 4, purché sia compilato in una delle lingue dell'ufficio, in particolare per quanto riguarda l'elenco dei prodotti e dei servizi. Le dichiarazioni per le registrazioni internazionali che designano, o designano successivamente l'ue, devono essere redatti nella lingua della domanda internazionale. 6. Richiedenti e rappresentanti Le dichiarazioni devono essere presentate all'ufficio dal[i] titolare[i] del marchio UE, o dal titolare della registrazione internazionale che designa l'ue, o dal suo[loro] rappresentante debitamente designato dinanzi all'ufficio. Si applicano le disposizioni standard sulla rappresentanza obbligatoria (cfr. articolo 92, paragrafo 2, RMC). Quando il titolare nomina un rappresentante, deve indicare il nome di quest'ultimo e il codice di identificazione dell'ufficio (numero ID). Se al rappresentante non è ancora stato assegnato un numero ID, occorre indicare l'indirizzo professionale. L'Ufficio può richiedere una procura conformemente agli articoli 92, paragrafo 3 e 93, paragrafo 1, RMC, in particolare se la dichiarazione viene presentata da un rappresentante diverso dal rappresentante in questione. 7. Indicazioni obbligatorie Per analogia con la regola 36, paragrafo 1, REMC, le dichiarazioni devono contenere le seguenti informazioni: a) il numero di registrazione del marchio UE o della registrazione internazionale che designa l'ue; b) il nome del titolare e/o il numero ID assegnato dall Ufficio al titolare; c) l'indicazione di ciascuno dei prodotti e servizi che il titolare intende aggiungere, conformemente alle Sezioni 4 e 8. Ai sensi della regola 79, REMC, la domanda deve essere firmata dal titolare del marchio UE o dal suo rappresentante debitamente designato. In conformità con le regole 80 e 82 REMC, se la dichiarazione è inviata tramite telecopia (fax) o tramite mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente a una firma. 4

5 8. Contenuto della dichiarazione Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, i prodotti e i servizi designati devono essere indicati nella dichiarazione del titolare in modo chiaro, preciso e specifico. La dichiarazione deve includere solo i prodotti e/o i servizi che: (i) (ii) figurano nell'elenco alfabetico della classe in questione dell edizione della classificazione di Nizza in vigore alla data di deposito, e non sono espressamente coperti dal significato letterale delle indicazioni generali del titolo della classe di cui trattasi. In particolare, l'ufficio respingerà: le domande relative all'intero elenco alfabetico; l'utilizzo di espressioni poco chiare, imprecise o non specifiche; le dichiarazioni per prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del titolo di classe; le dichiarazioni per prodotti o servizi che non figurano nell'elenco alfabetico in questione. Al fine di assistere i titolari nell'identificazione di altri prodotti e servizi oltre quelli coperti dal significato letterale delle indicazioni generali dei titoli delle classi, l'ufficio ha redatto un elenco non esaustivo di esempi di tali prodotti e servizi nell'allegato I della presente comunicazione. Tale elenco costituisce meramente una guida che identifica i prodotti e i servizi che l'ufficio ritiene chiaramente non coperti dal significato letterale dei titoli. Le dichiarazioni relative a qualsiasi dei prodotti o servizi inclusi in tale lista per la classe e l'edizione corrispondenti non saranno respinte dall'ufficio poiché non sono coperte dal significato letterale delle indicazioni generali. 9. Tasse Le dichiarazioni non sono soggette a tasse. 10. Esame da parte dell Ufficio L'Ufficio esaminerà la conformità della dichiarazione alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, e alle Sezioni da 2 a 8 della presente comunicazione. Se la dichiarazione non soddisfa tali condizioni, l'ufficio redigerà una lettera di constatazione di irregolarità, indicando i motivi per cui la domanda non è accettabile e stabilisce un termine di due mesi entro il quale il titolare deve sanare l'irregolarità. La regola 71, REMC stabilisce le regole applicabili in materia di termini. In assenza di risposta, o se l'irregolarità non viene sanata, la dichiarazione sarà respinta, in tutto o in parte. A norma degli articoli da 58 a 60 e 135 RMC, il titolare può presentare ricorso contro tale decisione. 5

6 11. Registrazione e pubblicazione Se la dichiarazione è conforme alle condizioni prescritte dall'articolo 28, paragrafo 8, RMUE e dalle precedenti Sezioni da 2 a 8, l'ufficio modificherà conformemente il registro e informerà il titolare. La dichiarazione sarà pubblicata nel Bollettino dei marchi UE, nella Parte C.3.2. La pubblicazione dovrà contenere i seguenti dati: il numero di registrazione del marchio UE; l'elenco dei prodotti e dei servizi dopo la dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE; la data e il numero dell'iscrizione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE (cioè la data in cui è stato modificato il registro); la data in cui l iscrizione è pubblicata nel Bollettino MUE. l'indicazione «articolo 28, paragrafo 8» con il codice INID 580. Nel caso di registrazioni internazionali che designano, o designano successivamente, l'unione europea, l'ufficio invierà le dichiarazioni all'ufficio internazionale ai sensi della regola 18ter, paragrafo 4, dei regolamenti comuni. 12. Tracciabilità Nell'interesse della certezza del diritto e affinché le autorità competenti e gli operatori economici possano rintracciare le aggiunte effettuate in virtù dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 9, RMUE, le dichiarazioni accettabili saranno iscritte nel registro e rintracciabili come segue: attraverso la banca dati online dell'ufficio (esearch Plus) nella sezione «Pubblicazioni» per il marchio di cui trattasi, identificato dalla descrizione «Rinuncia parziale/dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8»: cliccando su tale voce la pubblicazione pertinente si apre nel Bollettino dei marchi comunitari alla Parte C.3.2, «Rinuncia parziale/dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8,», con l'indicazione «Articolo 28, paragrafo 8» con il codice INID 580 (data in cui il registro è modificato); attraverso la banca dati online dell'ufficio (esearch Plus) nella sezione «Iscrizioni» per il marchio di cui trattasi, identificato come tipo di iscrizione «Dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE»; Per le registrazioni internazionali che designano l UE: l'ufficio internazionale iscrive e pubblica le informazioni pertinenti nel registro internazionale e informa i titolari delle registrazioni internazionali di cui trattasi. 13. Effetto A decorrere dalla fine del periodo di cui alla Sezione 3, tutti i marchi di cui alla Sezione 2 per i quali non è stata presentata una dichiarazione accettabile saranno 6

7 considerati atti a proteggere solo i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni contenute nel titolo della classe di cui trattasi. Durante il periodo transitorio di cui alla precedente Sezione 3, resterà applicabile la comunicazione n. 2/12 del 20 giugno 2012 del Presidente dell'ufficio. Le dichiarazioni depositate entro il termine di cui alla precedente Sezione 3 avranno effetto a decorrere dalla data della loro iscrizione nel registro. Fino al momento dell'effettuazione della registrazione è applicabile il paragrafo precedente. 14. Limitazione dei diritti Se la dichiarazione viene accettata e il registro è modificato, sarà applicabile l'articolo 28, paragrafo 9, RMUE. Di conseguenza, la modifica dell'elenco dei prodotti e dei servizi del marchio UE anteriore o della registrazione internazionale che designa l'ue, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, non conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzo di qualsiasi prodotto o servizio così aggiunto, a condizione che l'uso sia iniziato prima che il registro fosse modificato e non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento. Né il titolare avrà diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo se tale marchio successivo era in uso o ne era stata presentata domanda di registrazione prima che il registro fosse modificato e l'uso in relazione a detti prodotti o servizi non ha violato, o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro in detto momento. Maggiori informazioni circa le modalità di applicazione dell'articolo 28, paragrafo 9, RMUE sono fornite nelle direttive dell'ufficio, Parte C, Opposizione, Sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, Capitolo 2, Comparazione di prodotti e servizi. 15. Relazione con altre disposizioni L'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, è una disposizione transitoria eccezionale, che consente ai titolari di modificare la formulazione delle loro specificazioni nell'interesse della certezza del diritto, individuando espressamente quei prodotti e servizi che essi intendevano inizialmente includere nelle loro specificazioni, ma che non trovavano chiaro riscontro nel registro, in quanto non rientranti nel significato naturale e abituale del titolo della classe di cui trattasi. I titolari sono invitati a considerare attentamente la dichiarazione che desiderano effettuare ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, tenendo presente, in particolare, che tale aggiunta di prodotti e servizi (i) deve essere effettuata nel rispetto degli articoli 15, 42, paragrafo 2, e 51, paragrafo 1, lettera a), RMC, per quanto riguarda l'obbligo di uso effettivo di detti prodotti e servizi e (ii) sarà soggetta alle sanzioni previste dall'articolo 28, paragrafo 9, RMUE. Pertanto, le dichiarazioni effettuate sulla base dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE non devono essere confuse o considerate come alternative alle rinunce parziali ai 7

8 sensi dell'articolo 50 RMC, le quali sono e resteranno a disposizione dei titolari dopo la fine del periodo di transizione. In particolare, le dichiarazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, non devono essere utilizzate per limitare gli elenchi contenenti i titoli delle classi di prodotti o servizi specifici coperti dal loro significato letterale, né per sostituire un'indicazione generale con termini più precisi. In questi casi, i titolari devono utilizzare le rinunce parziali ai sensi dell'articolo 50, RMC, utilizzando i «Moduli di richiesta online Domanda di iscrizione online Iscrizione Iscrizione RMUE Rinuncia parziale». 16. Entrata in vigore La presente comunicazione entra in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento modificativo, ovvero il 23 marzo Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Ufficio. Essa abroga la comunicazione n. 2/12 del Presidente del 20 giugno 2012 relativa all utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari: a decorrere dal 23 marzo 2016, per quanto riguarda i marchi UE depositati dopo il 21 giugno 2012 e i marchi UE depositati prima del 22 giugno 2012, ma non ancora registrati al momento dell'entrata in vigore del RMUE (paragrafi da I a V e da IV a XI della comunicazione); a decorrere dal 25 settembre 2016, per i marchi depositati prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza al momento dell'entrata in vigore del RMUE, per i quali non è stata presentata una dichiarazione; a decorrere dalla data di iscrizione nel registro per la dichiarazione dei marchi per i quali è presentata una dichiarazione accettabile entro il termine di cui alla precedente Sezione 3. António Campinos Presidente 8