Riforma del marchio dell'unione Europea Aspetti pratici

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1 Riforma del marchio dell'unione Europea Aspetti pratici CCIAA di Torino, 16 Giugno 2016 Dott.ssa Loredana Mansi

2 Riforma marchio UE Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Reg UE 2015/2424 Modifiche aspetti formali aspetti sostanziali 2

3 1) attività di ricerche di anteriorità 2) attività di deposito domanda di marchio 3) uso del marchio (art. 15 (1) RMUE) termine più breve per frazioni UE di RI 4) opposizione modifica periodo delle prove d uso di titolare di marchio notorio contro marchio identico/simile per prodotti/servizi identici, simili non simili 3

4 Ricerche di anteriorità a) Nuovi impedimenti assoluti di registrazione marchio UE: - IGP/DOP (art 7 (1) j) RMUE) - menzioni tradizionali per vini (art 7 (1) k) RMUE) - STG (art 7 (1) l) RMUE) - Varietà vegetale registrata(art 7 (1) m) RMUE) b) Nuovo specifico motivo di opposizione per conflitto con IGP/ DOP anteriore (art 8 4bis RMUE) Possibile criticità: FONTI DI INFORMAZIONE 4

5 Deposito domanda di marchio: - Solo presso EUIPO - Rivendicazione di priorità solo contestualmente - Relazione di ricerca dei marchi UE: opzionale e gratuita (art.38 (1) RMUE) - Requisiti marchio* (art. 4 RMUE) capacità distintiva rappresentazione chiara e precisa - Identificazione chiara e precisa dei prodotti/servizi oggetto di protezione (art. 28) *a decorrere da

6 Art. 28 RMUE - I prodotti e servizi devono essere identificati con chiarezza e precisione (Art. 28 (2)) IP TRANSLATOR - Possono essere inserite in domande di marchio indicazioni generali incluse nelle «class headings», se dotate di chiarezza e precisione (art. 28 (3)) - L utilizzo della class headings viene interpretato come comprendente tutti i prodotti/servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell indicazione generale (art. 28 (5) ) da prassi ante «IP Translator» ( ) 6

7 Comunicazione n. 4/03 del Presidente dell'ufficio del 16 giugno 2003 relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari «Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l'insieme di tutti i prodotti e servizi. Conseguentemente, l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe.» Comunicazione comune sull esecuzione della sentenza «IP Translator» del 2 maggio 2013 Interpretazione EUIPO della class headings ante IP Translator: significato letterale + elenco alfabetico 7

8 Problema: marchi depositati ante IP TRANSLATOR Art. 28 (8) RMUE DICHIARAZIONE CHI? Titolari di marchi UE dep. prima del 22 giugno 2012 Titolari di RI con designazione UE dep. prima del 22 giugno 2012 e registrati prima del QUANDO? Entro il COME? Form apposito 8

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10 DICHIARAZIONE CONDIZIONE: marchio UE registrato per l intero titolo di una classe SI DICHIARAZIONE: - Classe 25: Abbigliamento, scarpe, cappelleria. - Classe 25: Abbigliamento, scarpe, cappelleria; costumi. NO dichiarazione - Classe 25: Abbigliamento, scarpe. - Classe 25: Abbigliamento, scarpe, cappelleria con l espressa esclusione degli stivali. 10

11 DICHIARAZIONE CHE COSA? Indicazione chiara e precisa dei prodotti/servizi, diversi da quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe che il titolare intendeva rivendicare, al momento del deposito. I prodotti e servizi devono rientrare nella lista alfabetica della Classificazione di Nizza di competenza I prodotti/servizi dell elenco alfabetico di competenza che non sono espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe EUIPO ha fornito una lista di prodotti/servizi NON coperti da significato letterale 11

12 Dichiarazione Es: Marchio depositato in classe 9 nel 2000 con class headings: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.» Se il titolare era interessato anche a: SI DICHIARAZIONE - Ferri da stiro elettrici - Magneti prodotti non coperti da - Accendisigari per automobili significato letterale secondo - Montature per occhiali; astucci, catenelle per occhiali EUIPO - Computer software 12

13 Dichiarazione Problemi: a) Prodotti/servizi non inseriti nella lista fornita da EUIPO b) se un prodotto/servizio della lista alfabetica della Classificazione di Nizza di competenza rientra o meno nel significato letterale della registrazione 13

14 Conseguenze NO DICHIARAZIONE protezione dei prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale SI DICHIARAZIONE sono salvi i diritti acquisiti da terzi No opposizione né dichiarazione di nullità a determinate condizioni art. 28 (9) RMUE Impregiudicato l obbligo d uso del marchio per i prodotti servizi oggetto di dichiarazione (art 28 (8) RMUE) 14

15 Esame Portfolio Marchi registrati prima del 22/06/2012 C è la Class Headings? SI NO Necessità di chiarire portata: dichiarazione ex art 28 (8) RMUE Necessità di specificare: art 50 RMUE art 50 RMUE? Nuovo deposito di domanda di marchio Protezione adeguata Obiettivo?

16 ART. 50 RMEU: RINUNCIA a) Opzione alternativa (e complementare) all art 28 (8) ove l interesse e l esigenza sia quella di specificare o limitare la portata della protezione b) Opzione unica No termine di scadenza Ratio diversa: limitazione Vs definizione portata della protezione del marchio. 16

17 Aggiornamento stato Dichiarazioni Le Dichiarazioni ex articolo 28 (8) sino ad ora ricevute sono poco meno di 1000 Sono state emesse circa 100 lettere di inammissibilità provvisoria (ma non sul totale delle 1000 dichiarazioni, poiché non sono ancora state esaminate tutte le dichiarazioni pervenute) Non e'stato emesso ancora alcun rifiuto definitivo. Fonte EUIPO 17

18 GRAZIE PER L ATTENZIONE loredana.mansi@metroconsult.it 18

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