Procedura di riassegnazione del nome a dominio MEFA.IT Ricorrente: MEFA ITALIA S.p.A. rappresentata dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e Elena Varese Resistente: PUGLIA.COM S.r.l.s. rappresentata dall avv. Roberto Manno Collegio (unipersonale): avv. Edoardo FANO Svolgimento della procedura Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 07/07/2017 presso la Camera Arbitrale di Milano, MEFA ITALIA S.p.A. avente sede legale in Via G. B. Morgagni 16, Pogliano Milanese (MI), rappresentata dagli avvocati Gualtiero Dragotti e Elena Varese, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cctld "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio MEFA.IT, assegnato a PUGLIA.COM S.r.l.s. Via 16 Settembre 1959, n. 8 Barletta (BT). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: a) il dominio MEFA.IT è stato assegnato alla Registrante in data 30/01/2017; b) il nome a domino è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore ok challenged; c) digitando mefa.it viene visualizzata una pagina web recante una lista di link sponsorizzati (Mefa Postkasse/Edelstahl/Mefa students loans, ecc.) seguiti da una dicitura sul copyright e sulla privacy. Sull angolo alto a destra la frase acquista questo dominio. Il 10/07/2017, successivamente alla comunicazione dei dati della Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvede ad inoltrare il reclamo completo di allegati via Posta elettronica certificata (PEC) e ad anticipare il solo reclamo via email ordinaria. La PEC fornisce immediata notifica di consegna, viene perciò inviata alle parti e al Registro la comunicazione riguardante il termine per il deposito di eventuali repliche, fissato al 16/08/2017. In data 24/07/2017 la Segreteria del PSRD riceve comunicazione dall avv. Manno, rappresentante della Registrante, che contesta la ritualità della notifica via PEC e comunica la difficoltà 1
per la società PUGLIA.COM di accedere alla propria PEC. La Segreteria, considerando il periodo estivo e la asserita impossibilità per PUGLIA.COM di recuperare il reclamo e gli allegati dalla propria PEC, decide di effettuare una nuova notifica tramite raccomandata a.r. in data 25/07/2017. Della raccomandata viene tentata la consegna senza successo il giorno 01/08/2017, e rispedita al mittente con la dicitura destinatario sconosciuto. La documentazione viene perciò inviata dalla Segreteria in formato elettronico all avv. Manno su sua richiesta e il termine per eventuali repliche viene fissato al 5 settembre 2017. Il 5 settembre vengono recapitate alla Segreteria le repliche in formato elettronico. La Segreteria procede perciò a proporre l incarico all Avv. Edoardo FANO che accetta in data 07/09/2017. Allegazioni della Ricorrente La Ricorrente MEFA ITALIA S.p.A., società controllata dalla società tedesca MEFA GMBH, è licenziataria di quest ultima in merito al marchio MEFA che è oggetto, tra le altre, della registrazione internazionale n. 683566, avente data di registrazione l 1 luglio 1997 e con estensione all Italia. Attraverso tale marchio la Ricorrente si dedica alla produzione e distribuzione di sistemi di fissaggio e di montaggio per il settore impiantistico idraulico, di riscaldamento, di climatizzazione e di ventilazione. La casa madre della Ricorrente, MEFA GMBH, è titolare del nome a dominio <mefa.de>, mentre la Ricorrente è a sua volta titolare del nome a dominio <mefaitalia.com>, entrambi utilizzati per la promozione su Internet delle suddette attività imprenditoriali. Il nome a dominio contestato, identico al marchio registrato MEFA e tale da indurre confusione rispetto al marchio della Ricorrente, è stato registrato in data 30 gennaio 2017 dalla società Puglia S.r.l.s., e presenta come Contatto Amministrativo Andrea Denise Dinoia, legale rappresentante della Resistente. Dal giorno successivo alla sua registrazione, 31 gennaio 2017, il nome a dominio contestato è stato messo in vendita attraverso la piattaforma <match.it>, dedicata alla vendita all asta di nomi a dominio, mentre il relativo sito web presenta una pagina di pay per click con link generici creati automaticamente. 2
In data 7 marzo 2017 la Ricorrente ha contattato la piattaforma <match.it> allo scopo di acquistare il nome a dominio contestato e ha ricevuto una richiesta economica pari a 4000 euro. Per quanto concerne l identità o confondibilità del marchio MEFA con il nome a dominio contestato, la Ricorrente sostiene che il proprio marchio MEFA è identico al nome a dominio contestato. Riguardo poi ad un eventuale diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio contestato, la Ricorrente afferma che la Resistente non ne vanta alcuno. La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente non risulta essere titolare di privative industriali anteriori ai diritti della Ricorrente sul marchio MEFA né è stata autorizzata da quest ultima o dalla casa madre MEFA GMBH a utilizzare tale marchio. In relazione all eventuale malafede del Resistente al momento di registrare il nome a dominio contestato e nell utilizzo dello stesso, la Ricorrente sostiene che la Resistente ha registrato il nome a dominio contestato al solo scopo di rivenderlo a un prezzo enormemente superiore ai costi di registrazione e mantenimento dello stesso. Inoltre la Resistente ricava un ingiusto profitto dall uso del nome a dominio contestato grazie alla presenza dei link pay per click nel sito web corrispondente. Infine, a ulteriore riprova della malafede della Resistente, l amministratore unico di quest ultima, Andrea Denise Dinoia, ha già svolto in passato un ampia attività a scopo di lucro consistente nella registrazione come nomi a dominio di segni distintivi altrui. Posizione della Resistente La Resistente, pur ammettendo l identità tra il marchio della Ricorrente e il nome a dominio contestato, sostiene che quest ultimo corrisponde a svariati altri marchi di titolarità distinta dalla Ricorrente nonché a diversi acronimi e denominazioni generiche. La Resistente afferma che i nomi a dominio di 4 lettere sono particolarmente ambiti e che si deve considerare la sussistenza di un diritto nonché la presunzione di buona fede in capo al soggetto che li registra, a meno che si abbia corrispondenza con marchi famosi come LEGO o che venga posta in essere un attività in concorrenza con il titolare del marchio. Per quanto concerne il tentativo di acquisto da parte della Ricorrente del nome a dominio contestato, la Resistente dichiara che le relative trattative non si 3
sono fermate allo scambio di mail indicato dalla Ricorrente ma sono bensì proseguite telefonicamente, su espressa richiesta della Ricorrente, salvo interrompersi bruscamente con l avvio della presente procedura di riassegnazione. Sulla base di quest ultimo comportamento della Ricorrente la Resistente chiede che venga riscontrata la mala fede della stessa (cd. reverse domain name hijacking), in quanto la Ricorrente ha deciso di avviare la procedura di riassegnazione come piano B una volta naufragate le trattative per l acquisto del dominio contestato. Motivi della decisione a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio L articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio alla Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l identità del segno o la sua confondibilità con...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.... Il presente Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla licenza in essere tra quest ultima e la sua casa madre, MEFA GMBH, titolare del marchio registrato MEFA, dall altro considera che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale marchio, non essendo sufficiente a distinguerlo il finale.it, che come tutti i domini di primo livello viene ormai pacificamente ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio. Si deve ritenere accertata, dunque, l esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato. b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione. L art. 3.6 del Regolamento prevede che il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 4
Dall esame della documentazione allegata dalla Ricorrente risulta che la Resistente non abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest ultima autorizzato in alcun modo ad utilizzarlo all interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo del nome a dominio contestato un uso legittimo non commerciale. Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per una Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni relative a nomi a dominio hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte della Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla Resistente. Appare infatti chiaro che una volta che la Ricorrente abbia fornito una prova prima facie, spetti alla Resistente confutare le circostanze addotte dalla Ricorrente. In mancanza, l onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi della Resistente deve ritenersi assolto dalla Ricorrente. Nel caso in esame la Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato. Non viene considerata convincente dal presente Collegio l opinione della Resistente secondo cui il semplice fatto che si tratti di un nome a dominio di sole 4 lettere dovrebbe far nascere un diritto in capo alla registrante dello stesso. Inoltre la stessa Resistente riconosce che tale diritto verrebbe meno qualora il nome a dominio di 4 lettere corrispondesse a un marchio famoso (viene riportato l esempio di LEGO) o nel caso in cui venga posta in essere un attività in concorrenza con il marchio della Ricorrente: in merito alla rinomanza o meno del marchio della Ricorrente, il Collegio non ritiene che rientri nell ambito di una procedura di riassegnazione stabilire se tale rinomanza sussista o meno, mentre per ciò che riguarda l attività in concorrenza con il marchio della Ricorrente, il Collegio considera che, in caso di identità o confondibilità tra un marchio registrato e il nome a dominio contestato, l uso di quest ultimo in un sito che presenta link pay per click debba essere considerato un attività lucrativa e concorrenziale. Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento Dispute. c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 5
Il terzo e ultimo requisito richiesto per l accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede. L art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Il presente Collegio ritiene che, sulla base di consolidata giurisprudenza (si vedano tra gli altri Electronic Arts Inc. v. Michele Dinoia, NAF Caso n. 1403750; Honeywell Safety Products USA, Inc. v. Michele Dinoia, Macrosten Ltd, OMPI Caso n. D2015-1834), un soggetto che si dedichi alla compravendita di nomi a dominio (cd. domainer), come sembra essere la Resistente, debba prestare una particolare attenzione e diligenza al momento della registrazione di tali nomi a dominio onde evitare che si verifichi la violazione di diritti di marchi di terzi. Per ritornare sull argomento della Resistente secondo cui al marchio della Ricorrente corrisponderebbero numerosi marchi identici, alcuni dei quali acronimi, nonché denominazioni generiche, il Collegio desidera sottolineare come nel mondo reale sia assolutamente naturale che coesistano marchi identici, a condizione che operino in ambiti territoriali distinti o in settori merceologici tra loro differenti: ciò è invece impossibile nel mondo virtuale di Internet, dove nomi a dominio identici non possono esistere per ragioni tecniche, per cui vige la regola del first come, first served. Se pertanto nel caso di specie la Resistente vantasse un diritto o interesse legittimo sul nome/acronimo in esame, si applicherebbe la regola del first come, first served a suo vantaggio, ma così non è, dal momento che la Resistente non è stata in grado di dimostrare un proprio diritto/interesse legittimo alla registrazione e all uso del nome a dominio contestato. Tale uso si concretizza in una pagina web pay per click con link creati automaticamente: se da un lato è condivisibile l affermazione della Resistente secondo cui la semplice esistenza di una pagina web pay per click non comporta necessariamente uso in malafede del nome a dominio contestato, dall altro va notato come nel caso in esame i link non facciano riferimento a un marchio su cui la Resistente vanti diritti né a una denominazione generica corrispondente al nome a dominio contestato (National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston, OMPI Caso n. D2005-0424; j2 Cloud Services, Inc. and j2 Global Holdings Ltd v. DSGS DSGS / DSGS OMPI Caso n. D2015-1830) Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento. 6
La fondatezza degli argomenti presentati dalla Ricorrente in merito alla procedura di riassegnazione in esame permette infine di escludere un eventuale malafede della Ricorrente stessa nel proporre il ricorso di cui si tratta. Motivi della decisione P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio MEFA.IT alla MEFA ITALIA S.p.A. La presente decisione verrà comunicata al Registro del cctld.it per i provvedimenti di sua competenza. Milano, 26 settembre 2017 Avv. Edoardo Fano 7