LA CEDIBILITÀ DEL SOFTWARE GABRIELE FAGGIOLI OTTOBRE 2016 P4I PARTNERS4INNOVATION

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1 LA CEDIBILITÀ DEL SOFTWARE GABRIELE FAGGIOLI OTTOBRE 2016

2 I programmi per elaboratore Cos è un programma per elaboratore per il nostro ordinamento giuridico. La legge n 633/1941. Articolo 1: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (l inserimento nella L.d.A. dei programmi per elaboratore è avvenuta nel 1992 con il d.lgs 518) Articolo 2: In particolare sono comprese nella protezione: omississ 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 1

3 I programmi per elaboratore I diritti previsti dalla legge n 633/1941 sui programmi per elaboratore. Articolo 64 bis (attività riservate): Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso 2

4 I programmi per elaboratore Articolo 110: La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Articolo 171-bis (modificato con l. 248/2000): Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (da a circa). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. L art. 171-bis della L.A. è tra i reati rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/01 Art. 174-bis Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione. 3

5 Il principio di esaurimento del diritto di distribuzione nell ordinamento comunitario Risulta codificato all art. 4 lett. c della Direttiva 91/250/CEE e all art. 4, paragrafo 2 della Direttiva 2009/24/CE in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Risponde ad una ratio di bilanciamento tra gli opposti principi di esclusività dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, da un lato, e di libera circolazione di beni e servizi all interno dello spazio comunitario, dall altro. Una volta che una copia di un opera protetta ai sensi della normativa sul diritto d autore viene posta in commercio per la prima volta, tale prima vendita esaurisce il diritto di controllo esercitabile dal titolare sulla successiva distribuzione della copia medesima (vale a dire, i successivi passaggi di proprietà sulla stessa). Infatti, all atto della prima vendita, il titolare ha già soddisfatto il monopolio di sfruttamento dell opera che gli è appannaggio, cioè il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare qualsiasi forma di distribuzione, fermo comunque il divieto dell acquirente di farne delle copie. 4

6 La sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 luglio 2012 Con la recente sentenza del 3 luglio 2012, nella causa C-128/11 UsedSoft c. Oracle, avente ad oggetto l interpretazione degli articoli 4 par. 2 e 5 par. 1 della direttiva 2009/24/CE, la Corte di Giustizia dell Unione Europea si è espressa con riguardo alla portata della protezione giuridica offerta dal diritto comunitario agli autori di programmi per elaboratore. E stato affrontato il tema della commercializzazione delle licenze «usate» di software scaricato via internet ed il connesso esaurimento del diritto di distribuzione previsto a favore del titolare del diritto d autore. In breve, questi i quesiti affrontati dalla Corte: La licenza mediante la quale Oracle concede ai propri clienti il diritto di utilizzazione dei propri software può essere giuridicamente qualificata come una vendita, con conseguente trasferimento a titolo definitivo della proprietà del software che ne costituisce oggetto in favore dell acquirente? In caso di risposta positiva, la vendita così configurata comporta, ai sensi della direttiva 2009/24, un esaurimento del diritto di distribuzione del produttore, talché questi, una volta ceduto senza limitazioni di durata il diritto di proprietà sul proprio software, non può più condizionarne la successiva circolazione? Il principio dell esaurimento del diritto di distribuzione previsto dalle normative comunitarie trova applicazione esclusivamente in relazione alla distribuzione di copie tangibili - cioè incorporate su supporti fisici ovvero anche in relazione alla circolazione liquida del software, tipicamente a mezzo di download del programma via Internet? 5

7 La natura giuridica degli accordi di licenza La prassi contrattuale in materia evidenzia il ricorso a: Accordi mediante i quali il titolare dei diritti sul software cede ad altri, dietro versamento di un corrispettivo, talora a carattere periodico, il diritto di utilizzare il programma per un certo periodo di tempo. In virtù di essi, il licenziatario non acquista la proprietà del software, ma la sola facoltà di utilizzazione o sfruttamento economico dello stesso, secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nel contratto di licenza. Accordi che prevedono la cessione a titolo definitivo, irrevocabile ed esclusivo di un diritto di utilizzazione del software uti dominus, avverso la corresponsione di un corrispettivo unitariamente considerato e versato una tantum. In relazione a questi ultimi ci si chiede se, al di là del nomen iuris attribuito all operazione negoziale dalle parti, l accordo di licenza possa essere qualificato come compravendita, avuto riguardo agli effetti traslativi del contratto, al termine di durata e alle modalità di determinazione e corresponsione dei corrispettivi. Anche la Corte si è diffusamente soffermata sulla corretta interpretazione del concetto di «vendita» di cui alla normativa comunitaria in materia di programmi per elaboratore. Posto infatti che, per espressa previsione normativa, il principio di esaurimento si applica alla «prima vendita», la Corte si è chiesta se, e a quali condizioni, il rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare del diritto d autore ed il cliente che, su sua autorizzazione, proceda a download via internet di una copia del programma possa essere qualificato come «prima vendita» ai sensi dell art. 4, paragrafo 2 della Direttiva 2009/24. 6

8 La natura giuridica degli accordi di licenza: l interpretazione della Corte La Corte adotta una nozione particolarmente ampia di vendita, volta a ricomprendere tutte le forme di commercializzazione di un prodotto caratterizzate dalla concessione di un diritto di utilizzare una copia di un software, per una durata illimitata, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell opera di cui è proprietario e quindi, in ultima analisi, dirette a trasferire il diritto di proprietà sulla copia medesima. A parere della Corte, le operazioni di download gratuito del software e di successiva stipulazione di un accordo di licenza d uso con la software house che lo produce, pur se temporalmente dissociate, devono essere considerate come un momento unitario ed indissociabile, volto a trasferire la proprietà del programma di cui trattasi. La Corte precisa che l esistenza di una cessione del diritto di proprietà trasforma l atto di messa a disposizione del pubblico (che di per sé non darebbe luogo ad esaurimento) in atto di distribuzione, che dà luogo ad esaurimento del relativo diritto esistente in capo all autore al momento della prima vendita. In mancanza di una interpretazione estensiva della nozione di vendita verrebbe compromesso lo stesso effetto utile del principio di esaurimento, posto che ai fornitori sarebbe sufficiente qualificare il contratto di cessione come licenza, anziché come vendita, per aggirare e svuotare di contenuto la regola dell esaurimento. 7

9 L ambito di applicabilità del principio di esaurimento del diritto di distribuzione L esaurimento del diritto di distribuzione riguarda unicamente beni tangibili come sostenuto da Oracle o si estende anche alle copie immateriali di software scaricate via internet? La Corte stabilisce che non vi è alcuna differenza tra la vendita della copia di un programma su supporto fisico e quella tramite download autorizzato, motivando la decisione sulla base di: Un argomentazione di carattere letterale: la direttiva 2009/24, riferendosi indistintamente alla vendita della copia di un programma, non autorizza alcuna distinzione a seconda della forma tangibile od intangibile della copia medesima. Un argomentazione di carattere sistematico: limitare l applicazione del principio di esaurimento alle sole copie di programmi vendute su supporto tangibile consentirebbe al titolare del diritto d autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via internet e di pretendere in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia avrebbe già consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione adeguata. Questa restrizione alla rivendita di copie di programmi per elaboratore scaricati via internet andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare l oggetto specifico della proprietà intellettuale: il titolare otterrebbe una remunerazione multipla per lo stesso prodotto già remunerato sufficientemente con la prima vendita. 8

10 La cessione della licenza usata: i rapporti tra il principio di esaurimento del diritto di distribuzione ed il diritto di riproduzione spettante all autore Anche il secondo acquirente mediante download di licenze usate, al pari di ogni successivo acquirente, dovrà quindi essere qualificato come legittimo acquirente ed, in quanto tale, godrà del diritto di diritto di cui all art. 5 paragrafo 1 della Direttiva 2009/24, stante il quale fermo il diritto esclusivo di effettuare ed autorizzare la riproduzione del programma spettante all autore della stessa e salvo pattuizioni contrattuali specifiche la riproduzione del software non è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto d autore quando la stessa sia necessaria a consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione. Pertanto, in caso di rivendita di una copia del software da parte del primo acquirente, il secondo acquirente potrà procedere a download della copia corretta ed aggiornata dal sito internet del titolare del diritto d autore, poiché tale download costituisce la riproduzione necessaria del programma che consente al nuovo acquirente di utilizzare lo stesso in modo conforme alla sua destinazione. 9

11 Le conclusioni della Corte di Giustizia Il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario In caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest'ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest'ultima disposizione. 10

12 I requisiti per la cedibilità del software: cancellazione della copia per l acquirente iniziale e divieto di scissione L acquirente iniziale che proceda alla rivendita di una copia tangibile o intangibile di un software per il quale il diritto di distribuzione appartenente al titolare del diritto d autore sia esaurito deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione spettante all autore del software medesimo. Solo in tal modo, infatti, viene evitata l immissione in commercio di un numero di esemplari del programma superiore a quelli originariamente ceduti dal titolare, il cui diritto di distribuzione, sotto il profilo del controllo in ordine alla quantità delle licenze commercializzate, viene così preservato. Da tale postulato, la Corte deriva anche il principio di inscindibilità della licenza, alla stregua del quale, qualora la licenza acquisita dall iniziale acquirente preveda un numero di utenti superiore alle sue esigenze, questi, per effetto della regola dell esaurimento non sarà comunque legittimato a scindere la licenza e a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma corrispondente ad un numero di utenti da egli stabilito. La cessione riguarda perciò la licenza in toto. 11

13 Le criticità del divieto di scissione dei pacchetti mutilicenza sancito dalla Corte di Giustizia Il principio di inscindibilità dei pacchetti multilicenza: Dal punto di vista giuridico, non costituisce tanto derivazione del diritto di riproduzione spettante all autore (che, peraltro, viene limitato dall opposto diritto del legittimo acquirente a riprodurre l opera, nella misura in cui ciò sia necessario a garantirgli un uso del programma conforme alla sua destinazione), quanto piuttosto emanazione di un atteggiamento equitativo della Corte, rispondente all esigenza di prevenire possibile condotte speculative in danno dei vendor. La Corte afferma che le operazioni congiunte di scaricamento mediante download e conclusione di un accordo di licenza trasferiscono il diritto di proprietà sulla copia del software e, quindi, il diritto di disporne liberamente; ma tale affermazione è incompatibile con il divieto di dismettere e rivendere, anche se solo in parte, l oggetto dell iniziale compravendita. In ultima analisi, la cessione delle sole utenze eccedenti le necessità del venditore, contestualmente alla cancellazione definitiva, irreversibile e verificabile delle utenze cedute, non lede in alcun modo i diritti del titolare del software, poiché non comporta un incremento del numero complessivo di legittimi fruitori dello stesso. 12

14 L interpretazione del divieto di scissione data dalla giurisprudenza tedesca Corte d Appello di Francoforte sul Meno, 18 dicembre 2012 (causa UsedSoft c. Adobe) Il caso riguardava la successiva rivendita di alcune licenze facenti parte di un pacchetto Volume di 40 licenze complessive. I giudici tedeschi sanciscono il principio per cui la rivendita di licenze singole originariamente acquisite nell ambito di contratti multilicenza non induce necessariamente a ritenere che, nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione, si sia verificata una scissione illecita. Non viene messa in discussione la regola della inscindibilità della licenza sancita dalla CGUE, ma ne viene data una specifica interpretazione, strettamente ancorata al principio per cui la successiva rivendita di un software usato non può implicare, contro la volontà del titolare dei diritti d autore, un incremento del numero di copie del programma originariamente immesso in circolazione. 13

15 L interpretazione del divieto di scissione data dalla giurisprudenza tedesca Corte d Appello di Francoforte sul Meno, 18 dicembre 2012 (causa UsedSoft c. Adobe) 14

16 L interpretazione del divieto di scissione data dalla giurisprudenza tedesca In ultima analisi, secondo la giurisprudenza tedesca, occorrerebbe distinguere tra: Licenze Volume, vendute in pacchetto per ragioni che attengono alle politiche di distribuzione, marketing e scontistica adottate dalle Software House, ma che, ciononostante, devono essere intese come licenze singole. Esse possono essere rivendute singolarmente poiché la cessione parziale non altera il numero complessivo di licenze commercializzato dal titolare dei diritti. Licenze Client/Server, archiviate sul server dell utente, il quale acquista per tale unica licenza un numero determinato di diritti di accesso. Ad esse si riferisce il principio di inscindibilità sancito dalla Corte di Giustizia dell Unione Europe, dal momento che una successiva rivendita parziale del numero di utenze afferenti tali licenze comporterebbe necessariamente una illegittima duplicazione delle copie del software (che verrebbe permanentemente archiviato tanto sul server del primo acquirente, quanto su quello del secondo acquirente, pur a fronte del fatto che il numero di utenze che di esso fruiscono permanga identico). 15