I FONDAMENTI GIURIDICI DEL LICENSING

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Agnolo Zanella
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1 I FONDAMENTI GIURIDICI DEL LICENSING Avv. Gianfranco Crespi Torino, 22 Aprile 2015

ecc.), consente - generalmente dietro corrispettivo e comunque per un periodo limitato di tempo - all altra

2 DEFINIZIONE DI LICENZA La licenza è il contratto con il quale una parte (detta concedente o licensor ), essendo titolare di una privativa (su un marchio, un invenzione, un opera protetta dal diritto d autore, ecc.), consente - generalmente dietro corrispettivo e comunque per un periodo limitato di tempo - all altra parte (detta licenziataria o licensee ) di fare un determinato uso del bene oggetto del suo diritto di esclusiva.

3 L ETEROGENEITÀ DEI POSSIBILI OGGETTI DI LICENZA Segni Distintivi Disegni e Modelli Diritto d Autore Brevetti Know How Software

Fatto costitutivo Tutela Durata BREVETTO Brevettazione Contro la produzione, il commercio, l uso del trovato brevettato 20 anni da deposito domanda non rinnovabili per i modelli di utilità 10 anni da

4 Fatto costitutivo Tutela Durata BREVETTO Brevettazione Contro la produzione, il commercio, l uso del trovato brevettato 20 anni da deposito domanda non rinnovabili per i modelli di utilità 10 anni da deposito domanda non rinnovabili MARCHIO Uso/registrazione Contro la confondibilità + tutela allargata e merchandising 10 anni da deposito domanda rinnovabili per periodi di 10 DISEGNI E MODELLI Divulgazione/registrazione Contro la copia/contro modelli che danno la medesima impressione generale a un utilizzatore informato 3 anni da divulgazione/5 anni rinnovabili sino a un max di 25 anni KNOW HOW Elaborazione/acquisizione Contro la divulgazione o la fraudolenta sottrazione Finché il know how rimane riservato DIRITTO D AUTORE Creazione (+estrinsecazione o fissazione su supporto materiale) La protezione accordata dal diritto d autore copre la forma, le espressioni e non le idee in quanto tali Contro l indebito sfruttamento economico dell opera e atti lesivi della reputazione e dell onore dell autore Diritti patrimoniali: 70 anni dalla morte dell autore diritti morali: senza limite SOFTWARE Creazione/brevettazione v. diritto d autore/brevetto v. diritto d autore/brevetto

5 ALL ETEROGENEITÀ DEI POSSIBILI OGGETTI DEL CONTRATTO DI LICENZA CORRISPONDONO: 1. Una grande varietà di interessi, schemi e rapporti contrattuali; 3. Una notevole eterogeneità e frammentarietà delle fonti rilevanti (Codice delle Proprietà Industriale, Legge sul Diritto d Autore, Codice Civile, Codice del Consumo, Reg. Comunitari );

6 L ANALOGIA CON LA LOCAZIONE E LA NATURA IMMATERIALE DEI DIRITTI OGGETTO DI LICENZA Principali corollari dell immaterialità: 1) Salvo che nelle licenze di know how (e nel franchising) gli obblighi del concedente hanno essenzialmente contenuto negativo; 3) L oggetto della licenza è suscettibile di godimento plurimo contemporaneo (possibilità di licenze non esclusive o esclusive relative); 5) Il diritto è generalmente frazionabile. Geografico Tipo di diritto Tipo di prodotto Canale di vendita

7 SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Paesi dell AELS (Associazione Europea di Libero Scambio) partecipanti al SEE.

8 IL PRINCIPIO DELL ESAURIMENTO Il principio è fissato all art. 5, n.1, del Codice della proprietà Industriale, secondo cui: le facoltà esclusive attribuite al titolare si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale sono stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo Di questo principio sono espressione anche diverse norme della legge sul diritto d autore (cfr. art. 17,18bis, 78ter, 79, ecc.).

Importazioni parallele Rischio di saturazione b) sulla

9 ( SEGUE) IL PRINCIPIO DELL ESAURIMENTO I riflessi del principio dell esaurimento: a) sulla posizione del concedente Importazioni parallele Rischio di saturazione b) sulla posizione del licenziatario Scarsa difendibilità dell esclusiva territoriale

10 ( SEGUE) IL PRINCIPIO DELL ESAURIMENTO Sono esclusi dall esaurimento: a) quanto ai marchi, i prodotti per i quali il titolare abbia un motivo legittimo a opporsi alla loro ulteriore commercializzazione e, in particolare, i prodotti modificati o alterati dopo la loro immissione in commercio; b) quanto al diritto d autore, gli esemplari dati a noleggio o a prestito, le copie omaggio o gli esemplari ottenuti da downloading.

11 PROFILI RILEVANTI DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO Fase anteriore alla stipulazione: - Obbligo di buona fede nelle trattative; - Puntuazione, lettera d intenti, opzione etc

12 ( SEGUE) PROFILI RILEVANTI DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO Conclusione del contratto: - Forma; - Trascrizione; - Condizioni generali del contratto.

13 ( SEGUE) PROFILI RILEVANTI DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO Fine e crisi del contratto: - Scadenza, condizione risolutiva e sospensiva, clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e azione di risoluzione.

14 LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI LICENZA P R E A M B O L O OBBLIGHI DEL CONCEDENTE OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO VARIE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, AL RAPPORTO E ALLA SUA CRISI C L A U S O L E F I N A L I

15 ( SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI LICENZA PREAMBOLO - Parti; - Filosofia dell accordo; - Definizioni. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE - essenzialmente negativi (salvo che nelle licenze di know how); - Il tema cruciale della definizione dell oggetto della licenza; - L esclusività.

con minimo garantito senza minimo garantito

16 ( SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI LICENZA OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO Subito Fisso (flat fee) A scadenze periodiche Corrispettivo Variabile (running royalties) con minimo garantito senza minimo garantito anticipato non anticipato Per unità oppure in percentuale sul prezzo, sui margini... crescenti, decrescenti - Flussi informativi e controlli contabili

( SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI LICENZA VARIE - Sub-licenze; - Estensione della licenza; - Divieto di cessione; - Cambi di controllo del licenziatario; - Garanzie offerte dal titolare; -

17 ( SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI LICENZA VARIE - Sub-licenze; - Estensione della licenza; - Divieto di cessione; - Cambi di controllo del licenziatario; - Garanzie offerte dal titolare; - Tutela del diritto; - Clausola del licenziatario più favorito. - Controlli di qualità; - Modalità d uso del segno; - Comunicazione al pubblico (pubblicità, internet ); - Canali di distribuzione; - Manleva per responsabilità danno prodotto.

18 ( SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI LICENZA - Sviluppi tecnologici; - Garanzie di performance; - Patti di riservatezza. - Esclusioni/limitazioni; - Supporti/canali di distribuzione; - Menzione autori.

19 ( SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI LICENZA DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, AL RAPPORTO E ALLA SUA EVENTUALE CRISI - Scadenza e rinnovo; - Recesso convenzionale; - Condizione risolutiva; - Clausola risolutiva espressa; - Effetti della scadenza e della risoluzione (il problema delle scorte). CLAUSOLE FINALI - Legge sostantiva del contratto; - Modificazioni; - Comunicazioni; - Giurisdizione; - Foro competente/clausola arbitrale.

20 Grazie per l attenzione! Avv. Gianfranco Crespi Via Passione 2/a Milano Tel. 02/ Fax 02/ gianco.crespi@studiocrespi.it

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