Avv. Marina Lanfranconi

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1 I CONTRATTI FRA DESIGNER E IMPRESE Avv. Marina Lanfranconi Parma, 30 settembre 2013 Salone Proprietà Industriale Salone IP Parma 1

2 I contratti fra designer e imprese Introduzione: le diverse tipologie contrattuali e la prassi del settore Il contratto tt di commissione i d opera L accordo di cessione fra impresa e designer L accordo di licenza fra impresa e designer Linee Guida- Clausole Suggerite 2

3 I contratti fra designer e imprese Obiettivo: sfruttare il talento creativo a scopi commerciali ed economici Contratti Atipici che hanno assunto nel tempo notevole importanza, in passato verbali stipulati fra le parti nell esercizio della loro autonomia negoziale (art cc) purchè volti a realizzare interessi meritevoli di tutela Volti a disciplinare l uso e/o la circolazione di diritti di proprietà intellettuale (no contratti dai quali può derivare inganno) 3

4 Introduzione: la protezione dei disegni e modelli Il perno è la tutela degli investimenti che creano forme apprezzate dal mercato equindi la tutelat dell aspetto esteriore di un prodotto che concilia esigenze funzionali con l aspetto estetico. La protezione è garantita ai design nuovi che hanno carattere individuale. La protezione ha una durata limitata nel tempo e poi i diritti cadono in pubblico dominio: 5 anni per il design registrato (rinnovabile per un massimo di 25 anni) 3 anni per il design non registrato 4

5 Le diverse tipologie contrattuali Se il designer è un dipendente dell azienda, la titolarità dei diritti è: 1. Del datore di lavoro per le creazione del dipendente nate nell esercizio delle sue mansioni di lavoro; 2. Del dipendente per le creazioni nate al di fuori delle sue specifiche mansioni; Per il Designer non dipendente dell azienda- la titolarità varia in base alla volontà delle parti: A. Commissione d opera B. Cessione C. Concessione - Licenza 5

6 A. Commissione d opera (1) Oggetto: contratto che disciplina l incarico da parte del committente al designer di realizzazione di un progetto e/o di una nuova forma di prodotto di design e ne regola i diritti di sfruttamento economico Nel contratto vengono regolati: la titolarità dei diritti e le modalità di esecuzione dell attività richiesta le modalità di pagamento del corrispettivo 6

7 A. Commissione d opera (2)- Compenso Compenso del Designer Forfait per l attività creativa svolta nel caso di opere che si esauriscono con il completamento del lavoro n (es. padiglione fieristico) Royalty proporzionale calcolata sui quantitativi di vendita dei prodotti realizzati per il committente e da questo venduti. Il designer CEDE al committente il diritto ad ottenere la registrazione come design, brevetto o marchio della sua opera dell ingegno 7

8 A. Commissione d opera (3) Criticità Non sempre quanto creato dal designer possiede i requisiti di tutela ai sensi del dir autore o come design con conseguente rischio di essere considerato nullo per carenza di oggetto Attenzione alla Distinzione fra: contratto di commissione di opera di design in cui è remuneratal attivitàcreativaedidiritticonseguenti si trasferiscono in capo al committente; e Contratto con ordine di fornitura di prodotti in cui il commissionario progetterà a sua cura e spese il prodotto senza cedere i diritti 8

9 B. Contratto di Cessione (1) Oggetto del contratto: trasferimento da parte del titolare del diritto (verificare la titolarità!) della proprietà del diritto a fronte del pagamento di un corrispettivo economico Qualora il design sia già stato realizzato e registrato dal designer: trasferimento delle privative registrate con trascrizione dei titoli in ciascun territorio (ai fini della opponibilità ai terzi) e collaborazione per l espletamento delle formalità; Qualora la privativa non sia stata oggetto di registrazione viene trasferito il diritto sottostante con la facoltà di registrare il disegno o modello. 9

10 B. Contratto di Cessione (2) Forma: scritta per i diritti d autore Compenso: prezzo corrisposto quale corrispettivo della cessione dei diritti con modalità di pagamento variabili (intero prezzo corrisposto alla stipula del contratto o pagamento differito) Criteri per il calcolo del corrispettivo: costi di ideazione e/o deposito o registrazione; esistenza di licenze sul diritto ceduto; durata diritti; verifica titolarità. Prassi: previsione i di royalties calcolata l sul fatturato t derivante dalla vendita dei prodotti = premio al successo commerciale 10

11 C. Licenza Titolare dei diritti: designer che mantiene la proprietà dei diritti. Oggetto del contratto: sfruttamento dei diritti verso il pagamento di un prezzo. Forma: libera, si richiede forma scritta ad probationem, ad eccezione del diritto d autore Compenso: royalty (varie modalità di calcolo) di prassi tra il 3% e il 7% del fatturato t relativo alla vendita del prodotto. 11

12 Licenza (2) Post-expiration royalty Il limite esterno temporale della licenza riguarda l eventualità che i canoni vengano corrisposti per un certo periodo di tempo successivo alla scadenza della protezione della tecnologia. [ ] Il venir meno del titolo dovrebbe privare la licenza della causa e, quindi, non consentire l ultrattività del contratto. [ ] Tuttavia, l autonomia privata è sovrana nel decidere le modalità di maturazione e corresponsione dei canoni 1 1 M. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia, Cacucci, 2009

13 Clausole essenziali Oggetto Garanzie Concessione dei diritti Territorio Esclusiva Corrispettivo 13

14 Clausole essenziali Collaborazione del designer Durata e risoluzione royalties Intrasferibilità intuitus personae Controllo Riservatezza Patto di non concorrenza Legge / Foro competente 14

15 Clausole essenziali Licenza, Cessione Sospensione o cessaz produzione Disciplina delle rimanenze hand over Esclusiva e sell off Royalties a forfait o variabili Cessione Trasferimento dll della titolarità i à( (anche di opere derivate) a fronte di un corrispettivo 15

16 Linee Guida (1) Definizioni: identificazione, con nome specifico, delle linee oggetto prodotti oggetto del contratto tt es. nome collezione Oggetto: Identificare in modo chiaro se il titolare del diritto itt (previa prova/verifica titolarità e validità diritto) intenda cedere o concedere Corrispettivo variabile: indicare se a titolo di royalties o corrispettivo dovuto per il successo commerciale e la collaborazione del designer 16

17 Linee Guida (2) Territorio: Verificare l esistenza e la validità dei diritti nei territori e le esclusive Nella licenza- se esclusiva e diritto itt di sell off Durata: clausole specifiche sulla durata del contratto in rapporto alla durata dei diritti e anche al pagamento del corrispettivo 17

18 Linee Guida (3) Diritti e Obblighi del designer: Originalità/carattere i tt individuale id e novità del design Esclusiva Garanzie sulle violazione ai diritti di terzi Completamento dell opera entro una certa data e/o numero minimo di progetti con scadenza e/o collaborazione e/o test funzionalità Diritto alla citazione del nome anche nella promozione del prodotto 18

19 Linee Guida (4) Diritti itti e Obblighi dell impresa: Verifica titolarità e validità diritti Diritti alla registrazione/trascrizione Retrocessione se cessazione da produzione Facoltà di sospendere e/o cessare la produzione e/o commercializzazione c a o e Diritti anche su opere derivate Responsabilità produzione 19

20 Grazie dell attenzione! 20