Tutela giurisdizionale dei brevetti

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1 Modiano & Partners per CAMERA DI COMMERCIO - Tutela giurisdizionale dei brevetti 22 febbraio 2012 Ing. Stefano Gaggia Ing. Domenico Signori

2 Indice Introduzione ai brevetti Brevetto estero Brevetto europeo Brevetto internazionale PCT Il Consulente in Proprietà industriale: ruolo e mansioni Azioni stragiudiziali Azioni legali a livello italiano Azioni legali a livello europeo Azioni legali all'estero Consulenza tecnica di ufficio 2

3 Cos è un brevetto? A cosa serve? ( esclusivo 1. Escludere altri dal mercato (diritto produrre, acquistare, vendere, usare, esportare, importare 2. Dare il brevetto in licenza ad altri 3. Vendere il brevetto ad altri Chi lo vuole? Chi fa ricerca Chi non lo vuole? Organizzazioni Open-source, Greenpeace, ecc. Dove è valido? ( nazionali Brevetti per paese (italiano, europeo, PCT, Quanto dura? 20 anni dalla data di deposito 3

4 Cosa si può brevettare? Eccezioni alla brevettabilità: 1. Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici 2. Piani, principi e metodi per attività intellettuali, giochi ( se 3. Attività commerciali e software (per 4. Banche dati 5. Metodi per trattamento chirurgico terapeutico e diagnostico 6. Invenzioni contro l ordine pubblico e buon costume 7. Procedimenti essenzialmente biologici 4

5 Cosa è brevettabile? 1. Novità 2. Attività inventiva 3. Applicabilità industriale Cosa è brevettabile in ingegneria? 1. Nuovi prodotti ( produttivi 2. Nuovi metodi (processi 3. Nuovi impianti 4. Nuove combinazioni 5

6 Come ottenere un brevetto? (!) Fare l invenzione Descrivere l invenzione in un testo legale ( rivendicazioni (descrizione, esempi, Depositare la domanda di brevetto presso: UIBM (Ufficio no Brevetti e Marchi) EPO (European Patent Office) USPTO, JPO, PCT, ecc. Ricerca di anteriorità: EPO, USPTO, UIBM Esame di brevettabilità: EPO, USPTO, UIBM Concessione del brevetto 6

7 Brevetti in e all'estero Brevetti italiani; Brevetti europei; Convenzioni PCT; Brevetti esteri. 7

8 Estensione brevetto estero 12 mesi di tempo per l'estensione all'estero dalla data di deposito italiano (domanda di brevetto o di modello di utilità): deposito diretto (USA, DE, JP...): secondo la legislazione locale; deposito della domanda di Brevetto Europeo: procedura di concessione di un solo brevetto da nazionalizzare negli stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) che sono al momento 34; deposito della domanda di Brevetto Internazionale (PCT): fascio di brevetti nascente da un'unica procedura di deposito (no concessione!) valida per circa 138 stati. 8

9 Domanda di brevetto europeo Procedura: domanda di deposito rivendicante una priorità italiana all'ueb di Monaco (anche mediante l'uibm di Roma) in lingua inglese, francese o tedesca; ricerca di anteriorità brevettuale effettuata dall'esaminatore dell'ueb; pubblicazione della domanda di brevetto europea dopo 18 mesi dal primo deposito esame di concedibilità (obiezione e repliche); concessione (o rifiuto); deposito nazionale del Brevetto Europeo entro 3 mesi dalla concessione negli stati di interesse (in è prevista la traduzione del brevetto in lingua italiana). 9

10 Domanda di brevetto internazionale PCT Procedura: domanda di deposito rivendicante una priorità italiana all'ompi di Ginevra (anche mediante l'uibm di Roma) in inglese, francese o tedesco; ricerca di anteriorità brevettuale effettuata dall'esaminatore dell'ueb per conto dell'ompi; pubblicazione della domanda di brevetto internazionale dopo 18 mesi dal primo deposito; convalida della Domanda di Brevetto PCT in uno o più dei paesi di interesse (anche come domanda di Brevetto Europeo) entro 30 mesi dal deposito della domanda italiana. 10

11 Il Consulente in PI Ordini professionali istituiti per legge Rarissimo caso di Ordine europeo (!) Abilitazione tramite esame Esame: Buona selezione e conseguente buona qualità (mediamente) Ruolo del consulente: -assistenza nelle procedure di ottenimento -assistenza nelle procedure di annullamento -assistenza nelle cause -assistenza nel licensing, franchising, e altra contrattualistica -assistenza nella compra-vendita 11

12 Il Consulente in PI Mansioni/1 rappresenta i clienti di fronte all'uibm se iscritto all'albo nella sezione marchi, rappresenta i clienti di fronte all'uami (Ufficio Marchi e Design Comunitario) rappresenta i clienti in sede giudiziaria, nel ruolo di Consulente Tecnico di Parte e assistendo gli avvocati nella fase legale delle cause coadiuva i giudici in sede giudiziaria, nel ruolo di Consulente Tecnico d'ufficio 12

13 Il Consulente in PI Mansioni/2 in sede giudiziaria, come Consulente Tecnico di Parte o Consulente Tecnico d'ufficio, risponde (per la parte o per il Giudice) al quesito tipico... "Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, effettuati gli opportuni accertamenti, se il brevetto... fosse dotato alla data di deposito dei requisiti di valida brevettazione. Si pronunci inoltre sull eventuale interferenza del prodotto di causa con l ambito di protezione del brevetto sopra citato.... affrontando quindi il nocciolo delle cause brevettuali! 13

14 Quando rispettare i diritti in p.i.? Contattare un consulente in p.i. (!) per: a) valutare validità legale dei diritti in p.i. (gli esaminatori ;(! umani sono essere b) valutare strategie per annullamento diritti in p.i. non validi. (!) Ps: in caso di brevetti, serve un consulente tecnico 14

15 Azioni stragiudiziali diffide diffide con Ufficiale Giudiziario tentativi di soluzione transattiva (licenze, contratti di coesistenza, ecc.) 15

16 Azioni legali a livello italiano /I Procedure d'urgenza preliminari: descrizione; sequestro; inibitoria. Dove: Tribunali specializzati + luogo dell'illecito 16

17 Azioni legali a livello italiano /II Procedure di merito: causa di nullità; causa di contraffazione. Dove: Tribunali specializzati 17

18 Azioni legali a livello europeo Durante l'esame: osservazioni di terzi ("opposizione dei poveri") Dopo la concessione: opposizione -> appello -> ricorso (solo per gravi errori di procedura!) Dove: di fronte all'ufficio Brevetti Europeo, Monaco di Baviera, Germania 18

19 Azioni legali all'estero (esempi) Germania: se si manda diffida, 1 mese per chiedere ingiunzione chi perde, paga! UK: diffida è atto di aggressione! SCONSIGLIATA procedura molto costosa (oltre i Euro) USA: diffida è atto di aggressione! SCONSIGLIATA procedura ESTREMAMENTE COSTOSA! (circa 1-2 mil USD) danni punitivi (possono far fallire le aziende) -> valutare sempre una soluzione transattiva 19

20 Consulenza Tecnica d Ufficio (CTU) Svolgimento del processo fase legale > fase tecnica (CTU) > fase legale > sentenza Svolgimento del processo fase tecnica: 6 mesi - 1 anno ( grado fase legale: 3-5 anni (primo 20

21 ( CTU ) Basi legali per la scelta del Consulente Tecnico d'ufficio art. 61 c.p.c. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. ( CTP ) Basi legali per la scelta del Consulente Tecnico di Parte art. 201 c.p.c. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 21

22 Diritti e doveri del CTU/1 Come si diventa CTU l'albo dei CTU ( conflitto Imparzialità (assenza di Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione art. 63 c.p.c. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato. Indipendenza del Giudice nella valutazione del parere del CTU 22

23 Diritti e doveri del CTU/2 Il livello di autonomia art. 61 c.p.c. Attività del consulente Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463. art. 194 c.p.c. Attività del consulente Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. 23

24 Fase legale (cenni): Importanza di scegliere un CTP prima dell'inizio della causa Prima della CTU: influenza degli argomenti tecnici nell'ambito della preparazione dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione parere pro veritate separato o commenti tecnici nell'atto? Dopo la CTU: influenza degli argomenti tecnici nell'ambito delle memorie conclusionali 24

25 L'importanza della strategia/1: Strategia iniziale in corso di causa tutte le prove subito art. 184 c.p.c. Deduzioni istruttorie Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi. ECCEZIONE: art. 121 c.p.c. Comma 5 Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. 25

26 L'importanza della strategia/2: Strategia pre-causa ( contraffattore a seconda della parte (titolare del brevetto, Ricerche preventive Documenti di tecnica nota, ecc. Strategia durante la fase di consulenza tecnica Tempistica di produzione delle prove 26

27 Documentazione rilevante nella CTU Importanza della file history del brevetto europeo Importanza della file history del brevetto americano Concetto statunitense dell'estoppel Influenza della giurisprudenza italiana Influenza della legge e giurisprudenza straniera (es. contributory infringement e legge tedesca) Influenza della giurisprudenza dell'ufficio Europeo dei Brevetti 27

28 Documentazione prodotta dalle parti o dal CTU Diritto del convenuto a non collaborare Confronto con gli USA: discovery e obbligo a collaborare Diritto del CTU a chiedere chiarimenti o effettuare indagini art. 194 c.p.c. Attività del consulente Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. 28

29 La CTU in Appello rara! La CTU in Cassazione no! La CTU nei procedimenti cautelari Il principio di sommarietà dei procedimenti cautelari L'uso facoltativo della CTU Gli effetti della CTU nei procedimenti paralleli stesso brevetto, più parti Gli effetti della CTU nelle transazioni pre-sentenza potere persuasivo della CTU 29

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31 Grazie dell'attenzione! 31