Indice INTRODUZIONE CREDITS pag. 7 Dalla cultura all enforcement dei diritti di P.I.: un primo inventario di buone pratiche di Giuseppe Provera, Partner e Amministratore Unico CONVEY Srl pag. 8 Capitolo 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO pag. 9 1.1 Linee guida per un enforcement di successo dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nel mondo reale e nel web: istruzioni per l uso pag. 10 di Cesare Galli, Avvocato e Professore Ordinario di Diritto Industriale nell Università di Parma - Direttore del comitato Scientifico del Centro Studi Anticontraffazione, Milano 1.2 La tutela penale della P.I.: un primo bilancio fra costi e benefici per le aziende pag. 21 di Daniela Mainini, Avvocato, Presidente del Centro Studi Anticontraffazione, Milano Capitolo 2 INIZIATIVE DELLE ISTITUZIONI DI RIFERIMENTO pag. 23 3 2.1 Il ruolo del CNAC nell enforcement dei diritti di Proprietà Industriale pag. 24 di Sen. Antonio Gentile, Sottosegretario di Stato e Presidente del CNAC 2.2 L impegno del MiSE DG Lotta alla contraffazione-uibm per il rafforzamento dei presidi territoriali anticontraffazione pag. 26 di Loredana Gulino, Direttore Generale DGLC-UIBM, Ministero dello Sviluppo Economico 2.3 L esperienza dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell enforcement delle norme a tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale pag. 28 di Edoardo Francesco Mazzilli, Direttore Ufficio Investigazioni, Direzione Centrale Antifrode e Controlli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 2.4 AIFA: le buone pratiche nel contrasto al crimine farmaceutico, modello applicabile anche all enforcement dei diritti di P.I. in altri settori? pag. 30 di Marta Gramazio e Domenico Di Giorgio, Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico, AIFA 2.5 La tutela della Proprietà Intellettuale fra le best practices della Guardia di Finanza pag. 32 di Col. t.issmi Vincenzo Tuzi, Comandante Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale, Guardia di Finanza
Capitolo 3 - ESPERIENZE E PUNTI DI VISTA DI FEDERAZIONI ED ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI pag. 34 3.1. Contraffazione ed enforcement dei diritti di P.I.: il quadro di riferimento secondo INDICAM pag. 35 di Claudio Bergonzi, Segretario Generale INDICAM 3.2. AIMPES e la lotta alla contraffazione pag. 38 di Fabrizio Solè, Direttore Generale AIMPES 3.3. ANFAO: la contraffazione nel settore dell occhialeria pag. 39 di Cinzia Ronchi, Responsabile Ufficio Studi ANFAO 3.4. ANFIA: la nostra forza è la qualità pag. 40 di Paolo Vasone, Coordinatore della Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti di ANFIA 3.5. ANIMA: il punto di vista della Federazione pag. 41 di Alessandro Durante, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Internazionalizzazione 3.6. ASSOCALZATURIFICI e la lotta alla contraffazione pag. 42 di Annarita Pilotti, Presidente ASSOCALZATURIFICI 3.7. ASSOROLOGI: il nostro punto di vista pag. 43 di Andrea Arnaldi, Segretario ASSOROLOGI 3.8. Il punto di vista di FEDERDOC pag. 44 di Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Federdoc 4 3.9. L esperienza della Lega Nazionale Professionisti Serie A pag. 45 di Bruno Ghirardi, Ufficio Legale LNPA 3.10. SISTEMA MODA ITALIA e l attività di lotta alla contraffazione pag. 47 di Gianfranco Di Natale, Direttore Generale Sistema Moda Italia Capitolo 4 TESTIMONIANZE DI IMPRESE E CONSORZI NELL ENFORCEMENT GLOBALE pag. 48 4.1. Cronistoria di una pinza contraffatta raccontata da BREMBO SpA pag. 49 di Paolo Rezzaghi, IPR Manager BREMBO SpA 4.2. CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO: l evoluzione della strategia di tutela internazionale della D.O. e dei Marchi pag. 52 di Giuseppe Liberatore, Direttore Generale CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO 4.3. MICYS SpA: un piano innovativo di enforcement per difendere il marchio PUPA a livello internazionale pag. 55 di Barbara Rizzo, Responsabile Proprietà Intellettuale MICYS COMPANY SpA 4.4. PEDROLLO SpA: una difesa innovativa dei diritti di Proprietà Intellettuale principio chiave per lo sviluppo globale nel settore delle elettropompe pag. 57 di Alessandra Pedrollo, Amministratore delegato PEDROLLO SpA 4.5. La lunga corsa contro il falso in Internet: l esperienza vincente di Selle SMP Sas pag. 61 di Franco e Maurizio Schiavon partners e responsabili di Selle SMP Sas 4.6. STEFANO RICCI SpA: l enforcement dei diritti di P.I. in internet ai tempi di ALIBABA pag. 64 di Stefano Sanesi, Amministrazione, Finanza e P.I. STEFANO RICCI SpA
Capitolo 5 CASI DI ENFORCEMENT DI SUCCESSO DA CONSULENTI IN P.I. E STUDI LEGALI pag. 67 1 - RAI1 sul tasto 1: la difesa ventennale del brevetto ATSS di Alberto De Ros, ADV IP Srl e Daniele Frezzato, SISVEL Spa pag. 68 2 - Il piccolo telaio per il sollevamento degli pneumatici: un brevetto di successo di Graziano Brogi, Studio APTA pag. 70 3 - Enforcement nel mercato virtuale globale: quando un disegno comunitario può in parte sopperire ai limiti del portafoglio marchi pag. 72 di Anna Carmignato, Arkonsult Div. Baldissera Brevetti 4 - La tutela del layout nell arredamento d interni pag. 74 di Cristiano Bacchini, Studio legale Bacchini Mazzitelli 5 - Le varietà vegetali: dai campi alle aule giudiziarie pag. 76 di Maurizio Borghese, Borghese e Giordano Studio Legale Associato 6 - Dominio Olimpico pag. 78 di Lucia Granieri e Domenico Demarinis, Desimone & Partners 7 - L enforcement doganale: un esempio di best practice pag. 80 di Astrid Wiedersich Avena e Giacomo Bucciarelli, De Tullio & Partners 8 - Se il giallo non è d autore: la tutela del marchio notorio pag. 82 di Secondo Andrea Feltrinelli, Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 9 - La Cassazione interviene sul valore artistico di per sé che condiziona l accesso alla tutela giuridica per diritto d autore dell industrial design pag. 84 di Aldo Fittante, Fittante Studio Legale 5 10 - La retroversione dell utile in una recente sentenza del Tribunale di Milano pag. 86 di Vincenzo Piccarreta, Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti 11 - Il Fernet va alla guerra (dei marchi) pag. 88 di Claudia Signorini e Anna Pianura, Studio Ghidini Girino e Associati 12 - La tutela del marchio italiano in Cina: un caso di efficace attuazione delle misure anticontraffazione pag. 90 di Gianluigi Piselli, Giambrocono & C. SpA 13 - Sinergie fra disegno industriale e diritto d autore: il caso Moon Boot pag. 92 di Stefano Baldi e Alberto Furno, Interpatent Srl 14 - La consulenza tecnica in vertenze su informazioni segrete pag. 94 di Sergio Riccardi, IPSER Srl 15 - La descrizione giudiziale come strumento di enforcement pag. 96 di Giorgio Gazzola, Jaumann Sas 16 - L inibitoria cautelare: un efficace strumento per il titolare dei diritti di P.I. pag. 98 di Angela Zampetti e Emidia Di Sabatino, Luppi & Crugnola Srl 17 - Marchio patronimico famoso: rispetto del diritto e rapporto di concorrenza pag. 100 di Silvia Magelli, Studio Legale Magelli, Docente Università di Parma 18 - Ordine di inibitoria cautelare: quando l azione tempestiva porta a celeri risultati pag. 102 di Elena Marangoni, Studio Legale Marangoni
19 - L apporto strategico del Consulente in P.I. per l enforcement dei brevetti nella telefonia pag. 104 di Marco Camolese, Metroconsult Srl 20 - Pari utilità e contraffazione per equivalenti: un (nuovo) equilibrio per i modelli di utilità? pag. 106 di Fabio Boscariol De Roberto, N&G Legal, Studio Legale Associato 21 - Il principio di conformità d uso del marchio generale con lo sguardo rivolto oltre i confini nazionali pag. 108 di Maria Mazzitelli, of counsel Racheli Srl 22 - Registrare e tutelare i disegni e i modelli industriali: una scelta vincente per le imprese pag. 110 di Luca Sandri e Chiara Sordi, Studio Legale Sandri & Lameri 23 - Le strategie di difesa del marchio in dogana: il caso PAUL & SHARK pag. 112 di Mara Mondolfo e Michal Hasiow, Società Italiana Brevetti SpA 24 - Danno emergente da annacquamento degli IP asset: un caso di adozione di principi contabili applicabili internazionalmente pag. 114 di Simona Cazzaniga, Studio Legale Sutti 25 - Tribunale di Milano, sentenza 5451/2016: il titolare del marchio vince la concorrenza in Internet pag. 116 di Laura Turini, Studio Brevetti Turini Srl 6 GUIDA AI CONSULENTI IN P.I. E AGLI STUDI LEGALI SPECIALIZZATI IN ITALIA pag. 118! " " # $ $ % " " $ & $ & '! " $ ( # ) " ( # ) & "! $ * + ", $ $ " & $ $ # " $ + + # $ ) " $ $ $ ) " $ $ ) $ # "! - # "! %! " ) " $ $ & ' ). ) " $ "!! / #!,, " 0 "! 1 $ $ % " " $ & $ $ #!! " $! ", $ " #! " " $ # ) "!! / #!,, " + ) " $! / # )!! " $ # 2 2! & ", $ ) # $ " - # "! # $ - # # " " 3 4 $ " " $! / #!,, " " $ $ " ) " &!! " ".! / # )!! " ( # ) " + " " & $ * $ " $ & & $ * $ )! 5 $ " &! " 6 $ #! $ $ 7 8 9 $ ) # "! : & " & "!,, " $ ; 9 $ ) # "!. & ' " $ "! # "! " & $ % # 8 )!! $ ) & ", $ )!! "! # ", $ * $ ) "!! " # 2 2! & ", $ < & ' $ # $ " $ " 2! 8 8 " ) ) 2 " " " %! " # "!! / ) 3 Direttore ed editore: Paolo Panerai Direttore ed editore associato: Pierluigi Magnaschi Condirettore: Marino Longoni Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 - Direttore responsabile Paolo Panerai ItaliaOggi - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02/58219.1, fax 02/58317598 Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano - Distribuzione Erinne srl Stampa: RDS WEBPRINTING S.r.l. Via Belvedere, 42 20862 Arcore (MB). Ideazione e progettazione grafica a cura di CoItalia coop s.r.l.
CREDITS La presente Guida, edizione 2016 (giunta alla sua 16 edizione), è stata realizzata da CONVEY Srl di Torino con la collaborazione di importanti Istituzioni Nazionali, Federazioni/Associazioni imprenditoriali, Imprese manifatturiere e Società di Consulenza in P.I. e Legale. I ringraziamenti vanno in primis alle Istituzioni attive nel contrasto alla contraffazione che hanno concretamente collaborato. In particolare si ringrazia: il MiSE e la Direzione generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi (che sostiene anche una più ampia diffusione della presente pubblicazione alle imprese aderenti alle principali Federazioni Industriali ed Artigiane in Italia), con il Direttore Generale Avv. Loredana Gulino, il Dirigente Divisione III - Politiche per la Iotta alla contraffazione Dr.ssa Francesca Cappiello, il Dirigente della Div. I - Affari generali e Comunicazione Dr. Francesco Morgia; il CNAC Consiglio Nazionale Anti Contraffazione, nella persona del Presidente, Sottosegretario di Stato, Sen. Antonio Gentile; l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il Direttore Generale Dr. Giuseppe Peleggi, il Direttore centrale antifrode e controlli Dr. Maurizio Montemagno e il Direttore dell Ufficio Investigazioni Dr. Edoardo Francesco Mazzilli; l Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con il Prof. Luca Pani Direttore Generale, il Dr. Domenico Di Giorgio e la Dr.ssa Marta Gramazio Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico; la Guardia di Finanza, con il Gen. Div. Gennaro Vecchione, Com.te Unità Speciali, il Col. t.issmi Vincenzo Tuzi, Com. te Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale e il T. Col. Pietro Romano, appartenente a detto Nucleo. Si ringraziano poi le Associazioni/Federazioni che hanno collaborato attivamente nella predisposizione dei suoi contenuti: AIMPES, con il Presidente Dr. Riccardo Braccialini e il DG Dr. Fabrizio Solè; ANFAO, con il Presidente Dr. Cirillo Marcolin, il DG Dr.ssa Astrid Galimberti e il Responsabile Ufficio Studi Dr.ssa Cinzia Ronchi; ANFIA, con il Presidente Dr. Aurelio Nervo, il DG Dr. Gianmarco Giorda, il Dr. Paolo Vasone, Coordinatore Sez. Aftermarket Gruppo Componenti e la Dr.ssa Miriam Gangi Comunicazione e Ufficio stampa; ANI- MA, con il Presidente Dr. Albero Caprari, il DG Dr. Andrea Orlando, il Dir. Relazioni Esterne e Comunicazione Dr. Alessandro Durante e l Ing. Andrea Pasquini, Resp. Segreteria AS- SOPOMPE; ASSOCALZATURIFICI, con la Dr.ssa Annarita Pilotti Presidente, il Dr. Tommaso Cancellara DG e il Dr. Matteo Scarparo Resp. Global Trade; ASSOROLOGI, con il Presidente Dr. Mario Peserico e il Dr. Andrea Arnaldi Segretario Generale; SISTEMA MO- DA ITALIA SMI con il Presidente Dr. Claudio Marenzi, il DG Dr. Gianfranco Di Natale, il Resp. Affari Legali Avvocato Serena Moretti e la collaboratrice Avv. Alessandra Zavatti; FEDERDOC, con il Presidente Riccardo Ricci Curbastro, il Vice Presidente Dr. Giuseppe Liberatore e il Direttore Esecutivo Dr.ssa Cristiana Tirabovi; Lega Nazionale Professionisti Serie A con il Presidente Dr. Maurizio Beretta, il DG Dr. Marco Brunelli, il Resp. Affari Legali Avv. Bruno Ghirardi e l Assistente di Direzione Dr.ssa Federica Cipolat Mis. Un ringraziamento particolare per la collaborazione scientifica al CENTRO STUDI AN- TICONTRAFFAZIONE - Dip. Centro Studi Grande Milano, con la Presidente Avv. Daniela Mainini e il Direttore del Comitato Scientifico Prof. Avv. Cesare Galli e ad INDICAM - Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, con il Presidente Dr. Mario Peserico e il Segretario Generale Dr. Claudio Bergonzi. Per il Capitolo delle testimonianze aziendali si ringraziano poi: BREMBO SpA con il Dir. Comunicazione e Relazioni Istituzionali Dr. Simone Piattelli, il General Counsel Dr. Umberto Simonelli, l Ing. Paolo Rezzaghi IP Manager e l Ing. Fabrizia Mauri IPR Specialist; CON- SORZIO VINO CHIANTI CLASSICO, con il DG Dr. Giuseppe Liberatore e la Dr.ssa Carlotta Gori, Resp. Tutela Vigilanza Affari legali; MICYS COMPANY SpA, con l AD Dr. Valerio Gatti e la Dr.ssa Barbara Rizzo, Resp. P.I.; PEDROLLO SpA con il Presidente Cav. Ing. Silvano Pedrollo, l AD Dr.ssa Alessandra Pedrollo e il Dr. Stefano Tenedini Resp. stampa e comunicazione; Selle SMP Sas con Franco, Maurizio e Nicolò Schiavon partner e responsabili dell Azienda; STEFANO RICCI SpA, con il Dr. Niccolò Ricci AD e il Dr. Stefano Sanesi Resp. Amministrazione Finanza e P.I. Si ringraziano inoltre tutte le Società di Consulenza in Proprietà Industriale e gli Studi Legali specializzati in P.I. che hanno aderito all iniziativa Convey in questa 16 edizione e, in particolare, quelle che hanno collaborato anche ai contenuti scientifici dell opera predisponendo casi originali. Un sincero ringraziamento al Dr. Marino Longoni, Condirettore di ItaliaOggi - da ben 16 anni partner di Convey nella pubblicazione e distribuzione della Guida - e alla Dr.ssa Alessandra Malpezzi, Product Manager di ItaliaOggi. In ultimo si ringrazia lo staff Convey che ha supportato la preparazione della presente pubblicazione. La presente pubblicazione è proprietà intellettuale di Convey Srl di Torino Tutti i diritti riservati 7