Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

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1 Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Nullità ex art. 164 c.p.c.: bisogna valutare il grado di incertezza della domanda La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Di talché, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Tribunale di Bari, sezione quarta, sentenza del omissis

2 Detto processo, tuttavia, non è stato riassunto nei termini di legge. Deve inoltre respingersi l'eccezione di incompetenza sollevata in questa sede: invero le società attrici hanno richiesto la tutela del diritto esistente sul design che, a norma dell'art. xxxxxxx., rientra nell'ambito della competenza della Sezione Specializzata di questo Tribunale anche in considerazione del fatto che il descritto illecito si sarebbe verificato nel territorio di Lecce, nell'ambito della competenza territoriale del giudice adito. Deve inoltre respingersi l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo o di difetto di indicazione della causa petendi. Sul punto deve osservarsi che la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (Cass /08). Nella fattispecie in esame il contenuto dell'atto introduttivo, complessivamente valutato, permette di comprendere agevolmente l'oggetto della domanda e i fatti posti a fondamento della richiesta avanzata. Va infine disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla società xxxxxx con riferimento ad un vizio connesso alla notifica dell'istanza di fissazione di udienza del rito societario atteso che a seguito del mutamento del rito e della fissazione della prima udienza di comparizione ogni ipotesi di nullità deve ritenersi sanata essendosi regolarmente costituito il contraddittorio ed essendo stata messa la società Gipsi nella condizione di articolare le sue difese. Non può invero pronunciarsi l'estinzione del giudizio nei confronti della società Gipsi, richiesta solo in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, in relazione ad un difetto di notifica connesso ad un rito non applicabile alla controversia ed essendo stata rinviata la causa, proprio dopo il mutamento del rito, alla prima udienza di comparizione. Venendo al merito, la domanda della parte attrice deve intendersi limitata, come dalla stessa specificato, all'accertamento della violazione del design non registrato nella titolarità delle società istanti per effetto della commercializzazione, da parte dei convenuti, di due capi di abbigliamento con identico design e alla richiesta di pubblicazione della decisione. Deve infatti intendersi abbandonata, come indicato in di comparsa conclusionale, la domanda diretta ad ottenere l'inibitoria, stante il lungo periodo di tempo trascorso, nonché il risarcimento del danno subito. Nei termini indicati la domanda risulta fondata. Assumono le attrici, l'una in qualità di titolare del marchio "xxxxxxx e l'altra in qualità di licenziataria di tale marchio, che, dopo aver realizzato dei disegni di capi di abbigliamento per la stagione autunno-inverno , hanno verificato che due dei modelli facenti parte della collezione, denominati "xxxxxx e "xxxx erano stati prodotti da altri con il marchio "xxx Sostengono pertanto la violazione dei diritti connessi al design non registrato

3 così come tutelato dal Regolamento CE 6/02 su disegni e modelli comunitari. Ai sensi dell'art. 85 del regolamento citato nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Ai sensi dell'art. 11 il disegno o modello comunitario non registrato è protetto per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità: tale condizione si verifica se il modello o disegno è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Inoltre, ai sensi dell'art. 19, il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. La disciplina in esame, come rimarcato in alcune pronunce, mira a tutelare i prodotti soggetti a rapida "obsolescenza" e per i quali la registrazione come disegno modello rappresenterebbe una forma di tutela eccessiva (anche sotto il profilo dei costi) rispetto al carattere "stagionale" del prodotto stesso, spesso legato ad una singola collezione (ad esempio occhiali da sole, collezioni di scarpe estive, borse o costumi da bagno). Trattasi infatti di prodotti che a fronte del carattere della stagionalità, sono maggiormente soggetti ad imitazioni che ne sfruttano le innovazioni di design e di stile (Trib. Milano, ). Chi intende invocare anche la speciale tutela del Regolamento CE n. 6/2002, e fa valere il proprio prodotto quale modello o disegno comunitario senza averlo registrato - con tutto ciò che la mancata registrazione comporta non solo sotto il profilo della conoscenza da parte dei terzi, ma anche sotto quello della descrizione dei relativi elementi individualizzanti - non può limitarsi a qualificarlo come tale, ma deve indicarne, seppure sinteticamente, il carattere individuale, gli elementi creativi che valgono a differenziarlo in modo significativo dagli altri modelli o disegni divulgati al pubblico in ambito comunitario al fine di dimostrarne la validità, " presunta" solo al cospetto di disegni o modelli registrati (Trib. Bologna Sez. spec. P.I.I ). Nella fattispecie in esame è stato dimostrato che i modelli in contestazione erano stati resi noti al pubblico già a partire da giugno 2004, mediante l'inclusione negli appositi cataloghi e l'invio degli stessi presso i punti vendita xxxxxxx. di Roma, Milano e Firenze, come risulta dai documenti di trasporto in atti recanti la data del Gli stessi modelli "xxxxx" erano stati consegnati ai punti vendita di Milano e Roma come si evince dai documenti di trasporto in atti (allegati sub 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice). Inoltre rispetto agli indicati modelli e con specifico riferimento al carattere

4 individuale le società istanti hanno rappresentato che il modello "xxxxx si caratterizza per avere 1) una peculiare tonalità di azzurro brillante, 2) la maglia a punto grosso ben evidenziato, 3) la struttura a giacchino corto con maniche lunghe, 4) la chiusura a zip anteriore dello stesso azzurro del maglione, 5) due fasce verticali gialle che corrono ai lati della chiusura, 6) rifiniture a filo gialle sulle spalle, sui fianchi e sulle maniche, 7) un inserto giallo a forma di cuore nella parte posteriore, 8) collo alto a coste con quattro righe orizzontali gialle, 9) la fascia di cintura a coste con quattro righe orizzontali gialle, 10) polsini a coste con quattro righe orizzontali gialle. Il modello "xxxxxxx", invece, si caratterizza per essere 1) una maglia a coste verticali con punto grosso e ben evidenziato, con 2) struttura a pullover lungo, 3) collo alto rovesciabile, 4) peculiare fantasia che alterna righe orizzontali nere a righe azzurre, verdi, rosse e rosa. Ne consegue che su tali modelli deve ritenersi acquisito il diritto di privativa per il periodo di tre anni. Del resto, a fronte della descrizione del prodotto, con individuazione delle caratteristiche peculiari, alcuna indicazione è stata offerta dalle parti convenute con riguardo alla presenza sul mercato di anteriorità assimilabili a quella oggetto di privativa ed idonee a far venir meno il carattere individuale indicato. Non è contestato che i modelli in questione siano stati rinvenuti sul mercato con il marchio "xxxxxxxxx" e che gli stessi avessero caratteristiche del tutto sovrapponibili a quelle nella titolarità delle società attrici. Il raffronto tra i modelli indicati e quelli reperiti sul mercato ed oggetto di imitazione porta ad una completa assimilabilità dei capi descritti: sono infatti evidenti le medesime caratteristiche, i medesimi colori e le stesse rifiniture. La valutazione complessiva dei capi non permette al consumatore, anche più accorto, di ravvisarne le differenze. Venendo alla commercializzazione deve rilevarsi che il marchio "xxxxxxx" risulta nella titolarità della società xxxxx e la società xxxxx ha ammesso la distribuzione in favore di xxx.l. e, quest'ultima, unitamente alla ditta Nxxxxxxxd di xxxxx non ne ha contestato la commercializzazione. Inoltre gli stessi capi oggetto di imitazione sono stati rinvenuti presso le imprese individuali xxxxxxx Orbene, considerato che in questa sede è stata esperita l'azione diretta alla tutela del design non registrato e non anche quella di natura personale relativa alla concorrenza sleale - che aveva costituito oggetto del procedimento cautelare proposto dinanzi al Tribunale di Lecce e del giudizio di merito per il quale è stata dichiarata l'incompetenza - deve ritenersi che la violazione contestata sia addebitabile a tutti i soggetti convenuti non rilevando, sotto tale profilo, la colpa del venditore al dettaglio o la consapevolezza di porre in essere una condotta contraffattiva. La responsabilità per gli atti di contraffazione trae origine "dal carattere assoluto ed esclusivo della tutela accordata" alla privativa industriale e prescinde dalla circostanza che "il rivenditore sia o meno complice del produttore o che il suo fine sia doloso o colposo" (Cass. 2364/88; Trib. Napoli, 16 luglio 1998), in quanto della contraffazione del marchio risponde, oltre al fabbricante, anche il rivenditore dei prodotti recanti il marchio contraffatto (cfr. App. Milano 10 febbraio 1995). La messa in commercio di capi che costituiscono copia di quelli tutelati come modelli non registrati comporta la responsabilità di tutti i soggetti che vi abbiano concorso con esclusione della operatività di una garanzia da parte del

5 soggetto venditore all'ingrosso nei confronti del venditore al dettaglio non essendo in questa sede in discussione una domanda risarcitoria. Deve quindi dichiararsi che i convenuti hanno messo in commercio modelli costituenti copia dei design non registrati "xxxxxxxx" prodotti dalle società attrici. Ritiene il Collegio che non vada disposta, così come richiesta, la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 126 C.P.I. atteso il lungo tempo trascorso, il carattere stagionale dei prodotti oggetto di illecita produzione e il venir meno di ogni ragione sanzionatoria sottesa alla richiesta formulata. I capi di abbigliamento oggetto di causa erano già stati ritirati dal commercio a seguito dell'accoglimento della istanza cautelare proposta. In ordine alle spese di lite, va disposta la condanna della società xxxxxxxxx xxxx., in virtù del principio di soccombenza, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, stante il disposto dell'art. 28 del citato decreto, tenuto conto del valore della controversia e delle attività svolte. Con riguardo alle altre parti del giudizio, considerata la mancata costituzione per alcuni, e l'ammissione del ritiro dal commercio a fronte delle contestazioni mosse da parte delle altre, ne appare equa la compensazione. p.q.m. Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da xxxxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, e xxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, nei xxxxxxx titolare della ditta X Store, in persona del legale rappresentante pro tempore, di xxxxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, xxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, di xxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, di xxxxxxx., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) accerta la violazione dei disegni non registrati "xxxxx" nella titolarità delle attrici da parte dei convenuti; 2) condanna xxxxxxxxxxj., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.414,90 di cui Euro 414,90 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge; 3) compensa le spese di lite tra le attrici e le altre parti del giudizio. Così deciso in Bari, il 2 maggio Depositata in Cancelleria il 5 maggio Editrice