Breve excursus sulla legislazione europea dei Marchi I marchi per essere utilizzati ed essere tutelati nel territorio della Comunità Europea devono essere necessariamente registrati presso l'ufficio dei Marchi presso un paese della comunità europea. Tuttavia, può capitare che le registrazioni di marchi ottenute ai sensi delle leggi nazionali possono essere a volte utilizzate come ostacoli al legittimo libero commercio all'interno del Unione europea. Il libero flusso di beni e servizi tra Stati membri è una delle libertà fondamentali sancite dal Trattato di Roma, che ha istituito l'unione Europea. In alcuni paesi per alleviare le differenze normative sono state ridotte le differenze tra le varie legislazioni con lo scopo di armonizzare le varie leggi sui marchi per il fine ultimo del libero flusso di beni e servizi. Queste azioni comprendono essenzialmente l'armonizzazione delle leggi sui marchi nazionali degli Stati. La prima normativa di settore è stata istituito dal Trattato di Roma con una "prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli gli Stati membri in materia di marchi". La direttiva vigente armonizza, ma non elimina, le leggi sui marchi nazionali dei paesi membri dell'ue, bensì si elimina la disparità di trattamento tra proprietari di marchi all'interno dell'ue e armonizza la legge per quanto riguarda le importazioni di beni del mercato grigio, cioè, le merci importate inizialmente introdotti in commercio in un altro membro Stato o al di fuori dell'ue. Il marchio comunitario è stato istituito dal Consiglio Europeo Direttiva n.4094 del 20 dicembre 1993. Il marchio comunitario fornisce un'unica registrazione che copre tutti gli Stati membri dell'ue. Esistono registrazioni di marchi comunitari a fianco del marchio nazionale oppure il marchio comunitario può fornire un'alternativa alla registrazione nazionale. L Ufficio di Page 1 of 7
armonizzazione nel mercato interno, è diventato operativo ufficialmente dal 1 Gennaio del 1996. Caratteristiche salienti e vantaggi di un marchio comunitario Le caratteristiche più salienti di un Marchio Comunitario secondo il regolamento originariamente adottato (come successivamente modificato in conformità dell'accordo GATT-TRIPS) sono riassunte qui di seguito. Registrazione singola per i ventotto paesi Il principale vantaggio di ottenere una registrazione del marchio comunitario è che i titolari dei marchi possono ottenere e mantenere una sola registrazione che copre tutti i ventotto Stati membri della UE e non hanno bisogno di proteggere e rinnovare le immatricolazioni nei singoli Stati membri. Il membri dell UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Regno Unito. Classificazione dei Beni e Servizi I prodotti e servizi elencati in una domanda di marchio comunitario sono classificati secondo la classificazione internazionale dei prodotti e servizi. Le domande per prodotti e/o servizi multi-classe possono essere presentate, ma ogni classe oltre la terza classe richiede un costo aggiuntivo di classe. Page 2 of 7
I richiedenti possono essere: Qualsiasi persona fisica o giuridica può chiedere la registrazione di un marchio comunitario. Rivendicazione di priorità Un diritto di priorità di sei mesi può essere rivendicato da un richiedente sulla base della prima domanda depositata in un paese membro della Convenzione di Parigi o in conforme con l'accordo dell'organizzazione mondiale del commercio. Inoltre è possibile un marchio comunitario possa servire come base per una registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid. Le domande possono essere presentate in una delle ventiquattro lingue ufficiali dell'ue ovvero: bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, e svedese, ma il richiedente deve indicare una seconda lingua per le pratiche d ufficio ovvero inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. Rivendicazione della preesistenza di un marchio già precedentemente registrato in un Paese comunitario La pre-esistenza può essere rivendicata sia al momento del deposito o dopo la registrazione del marchio comunitario. I proprietari di registrazioni nazionali anteriori che fanno richiesta di un marchio comunitario per dei prodotti o servizi identici già coperti da registrazioni nazionali possono rivendicare la preesistenza di registrazioni nazionali negli Stati membri dell'ue in cui è registrato il marchio. I proprietari possono poi, nella maggior parte dei casi, consentire le loro registrazioni nazionali di scadere, dal momento che verranno considerati di avere gli stessi diritti in quanto avrebbe avuto se le registrazioni nazionali anteriori avessero continuato a essere registrate. Page 3 of 7
Esame delle domande Le domande sono esaminate dall'ufficio del Marchio inerente alla registrazione. L'Ufficio prenderà in considerazione gli argomenti sulla base delle informazioni acquisite. Lo stesso Ufficio sarà il luogo ricevente di eventuali domande di obiezione inerenti alla registrazione. Sempre lo stesso Ufficio redigerà una relazione di ricerca che elenca dei possibili conflitti di diritti di marchio comunitario. Al momento della presentazione, il richiedente può pagare un costo aggiuntivo chiedendo che gli altri uffici degli Stati membri dell'unione europea rilascino una attestazione di ricerca di eventuali relazioni riferenti ad eventuali marchi di conflitto con il marchio in candidatura. Se sono state emerse delle obiezioni ufficiali una volta che tali obiezioni saranno pubbliche l Ufficio provvederà ad informare i propretari dei marchi contesi. Se i proprietari dei marchi al momento della loro domanda di registrazione non hanno sottoscritto il servizio di vifgilanza sul marchio per ricevere l'avviso di potenziale conflitto sul marchio comunitario ed opposizioni non è garantito che tali proprietari siano correttamente e prontamente informati. Conflitti tra marchi e/o domande I proprietari di diritti anteriori hanno a disposizione 3 mesi dalla data di pubblicazione del marchio sulla Gazzetta Ufficiale, per presentare domanda d opposizione contro una domanda di marchio comunitario per i seguenti motivi: a) una precedente domanda di marchio comunitario o di registrazione; b) una precedente domanda Comunitaria o registrazione nazionale; Page 4 of 7
c) una preventiva registrazione internazionale estesa ad uno stato membro dell'ue; d) un marchio che è ben noto in uno Stato membro dell'ue; come definito nella convenzione di Parigi, e) marchio non registrato in uno Stato membro dell'ue che, secondo la legge di detto Stato, può vietarne l'uso di un marchio successivo. Va notato che la parte soccombente in un'opposizione dovrà versare un contributo alle spese del vincitore in base ad una graduatoria di tariffa. Diritto d Appello Alle decisioni dell'ufficio dei Marchi può essere fatto ricorso ad una delle Commissioni di Ricorso e un ulteriore appello sarà a disposizione presso la Corte di Giustizia Europea. Durata temporale Un marchio comunitario è registrato per un periodo di 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile per ulteriori 10 anni. Il marchio prò essere soggetto a cessione e/o licenza a terzi, cessione e licenza di registrazioni di marchi comunitari. Le registrazioni di marchi comunitari possono essere assegnati senza l'avviamento del marchio. La concessione di licenze è riconosciuta a livello comunitario. La licenza può essere concessa per alcuni o tutti i prodotti registrati e per tutto il territorio comunitario o per solo una parte. Gli accordi che riguardano la concessione, licenza, cessione e/o uso di un marchio registrato devono depositati presso l'ufficio del Marchio per essere opponibili ai terzi. I diritti di proprietà di una registrazione di marchio Europeo sono disciplinati dal diritto nazionale dello stato membro in cui il titolare del marchio ha una sede, domicilio o stabilimento. Se il titolare non ha sede, domicilio o stabilimento in Page 5 of 7
uno Stato membro dell'ue, i diritti di proprietà sono regolati dalla legge del paese in cui l Ufficio del Marchio Comunitario risiede, ovvero Alicante, Spagna, cioè la legge spagnola sul diritto di proprietà. Casi di controversie sui marchi In ogni paese membro è possibile presso l autorità giudiziaria domestica iniziare una controversia sui marchi comunitari. La promozione di un atto di violazione di una registrazione di marchio comunitario può essere proposta dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari nazionali designati. La sede corretta per tali azioni sarà il paese membro in cui la violazione si è verificata oppure nel seguente ordine: a) i convenuti paese di residenza comunitario, b) gli imputati nel paese di stabilimento comunitario, c) il paese comunitario di domicilio del ricorrente, d) lil paese comunitario del querelante, e) Alicante, Spagna (sede dell'ufficiodel Marchio Comunitario), a meno che le parti convengono che un altro comunitario sia designato come giudice nazionale in merito al marchio. Tempi modi e procedure saranno regolati dalle leggi domestiche del paese in cui tale azione legale è stata istituita. Concludendo possiamo affermare con certezza che il marchio comunitario ha avuto un impatto significativo in Europa nell ambito della protezione intelletuale. Un vantaggio notevole è dovuto dal fatto che con una sola domanda e con il costo di una unica registrazione si può proteggere il marchio in tutta il territotrio dell Unione Europea. Purtroppo non ci sono solo vantaggi ma pure svantaggi, come ad esempio il fatto che una registrazione di un Marchio Comunitario è un Page 6 of 7
processo che dura molto di più di alcune procedure di registrazione nazionali e che le decisioni dell'ufficio Marchio comunitario in materia di registrabilità possono essere più severe di molti uffici nazionali dei marchi. Vi possono riscontrare delle difficoltà nell'ottenimento della registrazione dovute ad eventuali opposizioni di marchi registrati o usati in ambito di uno stato membro. Ostacoli possono esserci nel fatto che una sigla o marchio come espressione verbale può essere identificata, per una lingua comunitaria come elemento descrittivo e di conseguanza essere respinto al processo di tutela comunitaria. Infine per la precisione, la protezione delle domande e registrazioni di marchio comunitario non è estesa automaticamente a ex-domini, ex-colonie e/o territori d'oltremare. Dott. Prof. Giacomo Breda Chartered Accountant, Senior Lecturer, Crcmp In collaborazione con Studio Breda Contrà Busa San Michele n.13 Vicenza +39-3289106681 +41-799422389 www.studiobreda.net BTS Rosati di Monteprandone & Partners Norton & Lanciotti Law Firm Consulting Ltd-U.K. Phone: +392772002838 italian mob.ph: +393772002838 fax +390759691313 fax u.k. +442035291525 www.btsrosatidimonteprandonelawfirm.com Page 7 of 7