Decisione. Nel ricorso. Procuratore legale: Avvocato Roberto Manfrino, Studio Legale, Corso Vinzaglio 14, IT Torino (TO) Ricorrente

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1 Atto n. A 4/2004 Unione Europea Ufficio comunitario delle varietà vegetali Decisione Nel ricorso Vegetal Progress s.r.l., Loc Novero No 8, Devesi Cire (TO) Procuratore legale: Avvocato Roberto Manfrino, Studio Legale, Corso Vinzaglio 14, IT Torino (TO) Ricorrente ulteriori parti in causa: Ambrogio Giovanni, Cascina Pineta 10, IT Leno (BS) Procuratore legale: Avvocato Diego Giugni, Jacobacci & Partners, Via Senato 8, IT Milano Titolare della privativa comunitaria Ufficio comunitario delle varietà vegetali rappresentato dal suo Presidente B. Kiewiet in merito alla domanda di privativa comunitaria N. 1998/1034 Denominazione di varietà vegetale GINPENT Specie: Gynostemma Pentaphyllum

2 - 2 - La Commissione di ricorso dell Ufficio comunitario delle varietà vegetali in data 18/07/2005 ha deciso, per mano della presidente G. Winkler e degli altri membri Dott. P. Russo e Dott. E. Siboni, quanto segue: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese del procedimento di ricorso sono a carico del ricorrente. Fattispecie La delibera N 8488 del 3 dicembre 2001 ha concesso ad Ambrogio Giovanni la privativa per ritrovati vegetali per la varietà GINPENT della specie Gynostemma pentaphyllum (Thunb.ex Murray) Makino. Il ricorrente, con memoria del 20 ottobre/22 settembre 2003, ha presentato "opposizione" contro questa decisione, pervenuta il 23 ottobre 2003 all Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito: l Ufficio). Egli richiedeva ai sensi dell art. 66 del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (di seguito: Reg. CE n. 2100/94) la modifica della denominazione varietale GINPENT in un altra, perché la denominazione GINPENT non è conciliabile con i disposti dell art. 63, par. 3, lettere c) ed f), Reg. CE n. 2100/94. L Ufficio ha mantenuto il diritto alla privativa comunitaria con la decisione n. VD del 23 febbraio 2004 con la denominazione GINPENT. Il ricorrente ha confermato ricevuta della decisione spedita il 5 maggio 2004 e ha presentato ricorso con memoria del 18 giugno Questa è stata ricevuta dall Ufficio il 30 giugno Illustrando i motivi del ricorso, il ricorrente fa valere sostanzialmente quanto segue: - dal 1995 egli è presente sul mercato con la varietà QUIBA della specie Gynostemma pentaphyllum; - GINPENT deriva dalla specie Gynostemma pentaphyllum e rappresenta una semplice abbreviazione di tale denominazione. Di conseguenza, la denominazione varietale GINPENT non è distinguibile dalla denominazione della specie

3 - 3 - Gynostemma pentaphyllum GINPENT. La varietà deve pertanto avere un altra denominazione (art. 63, par. 3, lettera c); - GINPENT, in quanto semplice abbreviazione della specie Gynostemma pentaphyllum, è, come questa, un elemento che va riservato in commercio e quindi non può essere oggetto di una denominazione varietale; il titolare della privativa comunitaria distribuisce la sua varietà con il marchio GINPENT; il diritto italiano non consente di sostituire con un marchio le denominazioni di genere di un prodotto da riservare (art. 63, par. 3, lettera d); - la denominazione varietale GINPENT può inoltre creare confusione anche per quanto concerne le caratteristiche della varietà GINPENT e della specie Gynostemma pentaphyllum, nonché di altre varietà della specie (art. 63, par. 3, lettera f). Il ricorrente chiede la revoca della decisione dell Ufficio del 23 febbraio 2004 e la modifica della denominazione varietale GINPENT. Il titolare della privativa comunitaria e l Ufficio chiedono di respingere il ricorso. Il titolare della privativa comunitaria riferisce che GINPENT è certamente basato sulla denominazione della specie Gynostemma pentaphyllum, tuttavia la Y è stata sostituita da una I. Pertanto nell insieme GINPENT costituisce una denominazione di fantasia. Essa non è nota né in uso in commercio come abbreviazione dellla denominazione varietale. GINPENT non potrebbe pertanto essere confusa con la denominazione della specie. L Ufficio reputa che l art. 63, par. 3, lettera c) non sia pertinente in materia. Questa norma ha semplicemente il fine di evitare confusione tra le denominazioni varietali, non di evitare confusione tra una denominazione varietale e una denominazione di specie. GINPENT non è un elemento da riservare ai sensi dell art. 63, par. 3, lettera d).

4 - 4 - Una modifica della denominazione varietale non è neanche imposta dall art. 63, par. 3, lettera f), poiché GINPENT è ben lontano dal passare per la denominazione botanica Gynostemma pentaphyllum. Pertanto, è da escludere qualsiasi inganno. Motivazioni Il ricorso è ammesso, ma non fondato. Il ricorso è lecito ai sensi dell art. 67, par. 1, Reg. CE n. 2100/94 poiché è diretto contro una decisione dell Ufficio ai sensi dell art. 66 del Reg. CE n. 2100/94. Esso rappresenta la conclusione di un procedimento volto a stabilire se la denominazione varietale GINPENT debba essere modificata. (La domanda di modifica presentata nell ambito dell "opposizione" contro la decisione di concessione non era evidentemente un opposizione ammessa ai sensi dell art. 59 del Reg. CE n. 2100/94, poiché, pubblicata la proposta per la denominazione varietale in data 15 ottobre 1998, al momento della presentazione dell "opposizione" il 23 ottobre 2003 il termine dell opposizione ai sensi dell art. 59, par. 4, lettera b) e par. 3, lettera b), Reg. CE n. 2100/94 era già scaduto da tempo). Il procedimento di modifica è un procedimento che può essere istruito in qualunque momento dall Ufficio, nella sua facoltà legittima. Pertanto, una domanda di terzi non è condizione per l istruzione di un procedimento relativo alla modifica di una denominazione varietale ai sensi dell art. 66 del Reg. CE n. 2100/94. Ne consegue, da un lato, che la domanda del ricorrente suggerisce semplicemente all Ufficio di riesaminare la denominazione varietale autorizzata nel precedente procedimento di concessione e, dall altro, che i terzi non diventano parti in causa con l apertura del procedimento da parte dell Ufficio, a meno che l Ufficio non ammetta i terzi come parti in causa direttamente e personalmente interessate su loro richiesta (art. 1, par. 1, lettera d) e par. 2, Reg. CE n. 2100/94). L Ufficio ha dato seguito al suggerimento del ricorrente di riesaminare la conciliabilità della denominazione varietale con l art. 63, par. 3, Reg. CE n. 2100/94, senza tuttavia ammetterlo formalmente come parte in causa. Il ricorrente è altresì autorizzato a presentare ricorso in conformità all art. 68 del Reg. CE n. 2100/94. La decisione impugnata non è rivolta tuttavia contro il ricorrente,

5 - 5 - poiché la sua domanda non è condizione per la decisione ed egli non ha partecipato al procedimento, ai sensi dell art. 66 del Reg. CE n. 2100/94. Essa è rivolta esclusivamente al titolare della privativa comunitaria favorito dalla decisione, e non contro di lui. Pertanto, a ragione, l Ufficio non ha respinto la domanda di modifica della denominazione varietale presentata dal ricorrente, bensì si è pronunciato soltanto per il mantenimento del diritto alla privativa comunitaria con la denominazione varietale GINPENT. Se, malgrado questo, il ricorrente ha diritto a presentare il ricorso, ciò è dovuto al fatto che in base ad un interpretazione estensiva della norma egli è interessato direttamente e individualmente, avendo riferito, inconfutato, di vendere da tempo la varietà QUIBA della specie Gynostemma pentphyllum. In tal caso supponendo corrette le sue preoccupazioni si potrebbe creare confusione non solo, in generale, tra la varietà GINPENT ed altre varietà della specie Gynostemma pentphyllum, ma in particolare con le sue varietà della suddetta specie. Anche le altre condizioni per l ammissibilità, in particolare il rispetto della forma e dei termini, sono state soddisfatte. Il ricorso non è tuttavia fondato perché i motivi addotti per la modifica non sussistono. Art. 63, par. 3, lettera c), Reg. CE n. 2100/94 Secondo questa norma, una denominazione varietale non deve essere autorizzata se è identica o può essere confusa con un altra denominazione varietale della stessa specie o di una specie apparentata. È evidente che non è questo il caso. Il ricorrente non ha nominato alcuna denominazione varietale identica a GINPENT o che potrebbe essere tanto simile a questa da poter essere confusa con essa. Se il ricorrente adduce un rischio di confusione, da un lato con il marchio GINPENT, con il quale il titolare della privativa comunitaria dovrebbe offrire la varietà in questione, e dall altro con la denominazione della varietà Gynostemma pentaphyllum, non si tratta in entrambi i casi di una denominazione varietale. Questi casi non sono previsti dall art. 63, par. 3, lettera c), Reg. CE n. 2100/94. Pertanto, rimane da stabilire se esiste il rischio di confusione tra le due denominazioni. Art. 63, par. 3, lettera d), Reg. CE n. 2100/94

6 - 6 - Ai sensi di questa norma è da ricusarsi una denominazione varietale che sia identica o possa essere confusa con altre denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci oppure che, debba essere riservata in virtù di un altra legislazione. La denominazione Gynostemma pentaphyllum è generalmente utilizzata in commercio per contraddistinguere una determinata specie. Per tale motivo essa è da riservare ai sensi dell art. 3, par. 1, lettera c), della Prima direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (di seguito: 89/104/CE). Ciò tuttavia non si applica alla denominazione varietale GINPENT. Questo significa che la commissione di ricorso non ha potuto infatti accertare se attualmente la denominazione GINPENT sia utilizzata in commercio come abbreviazione corrente di Gynostemma pentaphyllum, a denominare la specie Gynostemma pentaphyllum. Né il ricorrente è stato in grado di produrre una documentazione che lo comprovasse. Non esistono neppure indicazioni in base alle quali GINPENT possa servire in futuro come abbreviazione per la Gynostemma pentaphyllum, poiché non è stato possibile accertare se denominazioni di specie costituite da più parole possano essere abbreviate in modo tale da fondere un elemento di ogni parola formando una parola sola, cambiando inoltre una lettera. GINPENT non può neppure essere confusa con la denominazione della specie, poiché GINPENT è una denominazione di fantasia così lontana da Gynostemma pentaphyllum dal punto di vista fonetico, grafico e concettuale che non vi è da temere alcuna confusione con la denominazione della specie da riservare. È escluso il rischio di confusione in tutti quei consumatori che non conoscono la denominazione della specie e che quindi possono soltanto interpretarla come parola di fantasia. Questo vale di conseguenza anche per quei gruppi per i quali la denominazione della specie è familiare. Che questi possano vedere in GINPENT un riferimento oggettivo alla Gynostemma pentaphyllum non è contraddetto da quanto qui accertato. In mancanza di un tale pratica nel settore, essi non hanno quindi motivo per ritenere GINPENT un abbreviazione. Al contrario, anch essi presupporranno che GINPENT sia una parola di fantasia costruita arbitrariamente. Alcuni conoscitori della denominazione della specie potranno giustamente aspettarsi una varietà appartenente a tale specie.

7 - 7 - Motivo per la modifica della denominazione varietale non sarebbe neanche rappresentato dal fatto che il titolare della privativa comunitaria, secondo quanto afferma il ricorrente, non commercializzi la sua varietà con la denominazione varietale GINPENT, ma con un marchio omonimo. La correttezza di questa argomentazione potrebbe essere supportata da una pagina Internet che afferma: "Dalla pianta orientale di Gynostemma pentaphyllum...deriva direttamente la varietà prodotta dal...giovanni Ambrogio e dallo stesso brevettata con il nome di GINPENT " ( La sostituzione della denominazione varietale con un marchio non viola soltanto il diritto comunitario, ma forse anche il diritto italiano. Ai sensi dell art. 17, par. 1, Reg. CE n. 2100/94 il titolare della privativa comunitaria ha l obbligo di utilizzare la denominazione varietale in modo inequivocabile. Ciò vieta anche la sostituzione con un marchio. Che il marchio e la denominazione varietale non siano interscambiabili deriva già dalla loro essenza. Con la sua autorizzazione e pubblicazione, la denominazione varietale diventa una denominazione generica che distingue la varietà in quanto tale dalle piante di altre varietà della stessa specie. Pertanto, essa è esclusivamente una denominazione di merce che circoscrive le caratteristiche specifiche della varietà come tale. In quanto elemento descrittivo di merci, la denominazione varietale deve essere riservata. In tal caso, essa non può (più) assolvere la funzione propria di marchio, ovvero quella di distinguere i prodotti di un impresa da quelli di altre imprese. Una violazione delle suddette norme di legge non comporta tuttavia in alcun modo la modifica della denominazione varietale, poiché i motivi della modifica sono elencati tassativamente dall art. 63, par. 3, Reg. CE n. 2100/94. Un eventuale violazione dell art. 17 del Reg. CE n. 2100/94 non è oggetto dell art. 63, par. 3, Reg. CE n. 2100/94. Tale violazione da parte di terzi può provocare richieste di azioni inibitorie e richieste di risarcimento danni ai sensi dell art. 94 del Reg. CE n. 2100/94. Nel caso di violazione da parte del titolare stesso della privativa comunitaria, le sanzioni sarebbero più severe del mero obbligo di modifica della denominazione varietale: se il titolare della privativa comunitaria, dopo la pubblicazione della denominazione varietale che in tal modo diventa una denominazione di prodotto da riservare, acquisisce un marchio omonimo, questo può essere dichiarato nullo (art. 3, par. 1, lettera c), CE 89/104). Se la denominazione varietale è stata pubblicata solo dopo

8 - 8 - l acquisizione del marchio omonimo, il titolare del marchio non ha più diritto di vietare a terzi l uso del marchio nel commercio per la varietà (art. 6 CE 89/104). Art. 63, par. 3, lettera f), Reg. CE n. 2100/94 In conformità a questa norma una denominazione varietale non può essere autorizzata se può indurre in errore o creare confusione circa, inter alia, le caratteristiche della varietà. Come sopra esposto, la denominazione varietale GINPENT e la denominazione della specie Gynostemma pentaphyllum non possono essere confuse. In tal modo neanche le singole caratteristiche possono essere classificate in modo errato. Spese La decisione in merito alle spese si fonda sull art. 85, par. 1, Reg. CE n. 2100/94. Winkler Dott. Russo