PROTEGGERE IL PROPRIO BRAND ALL ESTERO: MARCHI, DESIGN E KNOW HOW. COSTI BENEFICI

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Renato Milani
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1 PROTEGGERE IL PROPRIO BRAND ALL ESTERO: MARCHI, DESIGN E KNOW HOW. COSTI BENEFICI Convegno «La Moda Italiana all Estero» 11 Marzo 2015 Avv. Fabio Ghiretti Studio Legale Mondini Rusconi

2 Dati statistici 2013 dell Ufficio Europeo Brevetti

3 Dati statistici 2014 dell OAMI relativi ai marchi comunitari

4 Dati statistici 2014 dell OAMI relativi ai marchi comunitari

5 Dati statistici 2014 dell OAMI relativi ai disegni e modelli comunitari

6 Dati statistici 2014 dell OAMI relativi ai disegni e modelli comunitari

7 INVESTIRE MEGLIO IN TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE I fattori di criticità dell Industria italiana 1.Sproporzione tra i titoli di proprietà industriale della grande impresa e quelli della piccola media impresa; 2.scarsa consapevolezza di che cosa è opportuno o necessario proteggere e cosa invece non è necessario proteggere.

Sproporzione tra i titoli di proprietà industriale della grande impresa e quelli

8 Tutela dei diritti IP all estero come scelta consapevole. La prima domanda: revocabilità o irrevocabilità della scelta («se non lo faccio adesso, posso farlo dopo?») La seconda domanda: gli strumenti di protezione alternativa («se non deposito, cosa mi succede?)

9 La revocabilità della scelta. I brevetti: entro 12 mesi dal deposito nazionale (c.d. priorità unionista) devo depositare all estero, altrimenti perdo il diritto; I disegni e modelli: ho 12 mesi dalla prima divulgazione per depositare in Italia (cd. anno di grazia); quindi nei successivi 6 mesi (priorità unionista) devo depositare all estero, altrimenti perdo il diritto; I marchi: posso depositare il marchio all estero successivamente al deposito nazionale in qualsiasi momento, se però voglio valermi della data di deposito nazionale, devo estendere la protezione all estero entro 6 mesi (priorità unionista).

l deposito nazionale (c.d. priorità unionista) devo depositare all estero, altrimenti perdo il diritto; I disegni e modelli: ho 12 mesi dalla prima

10 Le tutele alternative. I brevetti: nessuna; I disegni e modelli: il modello comunitario di fatto ed il divieto di imitazione servile; I marchi: il marchio di fatto ed il marchio «notoriement connu» di cui all art. 6 bis CUP (ossia il marchio non usato ma conosciuto nel Paese in cui si invoca la tutela). In via residuale il divieto di registrazione in mala fede e l art. 6 ter CUP

imitazione servile; I marchi: il marchio di fatto ed il marchio «notoriement connu» di cui all

11 Il marchio registrato Acquisto del diritto: con la registrazione, indipendentemente dall uso (per i primi 3-5 anni) Ambito territoriale di protezione: tutelato su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall area di utilizzo; Onere probatorio: gode di una presunzione di validità Ambito merceologico della protezione: se rinomato, si estende anche ai prodotti non affini Perdita del diritto: in caso di mancato rinnovo o di non uso prolungato (3-5 anni) Durata della protezione: 10 anni, con facoltà di rinnovo in perpetuo;

gode di una presunzione di validità Ambito merceologico della protezione: se rinomato, si estende anche ai prodotti non affini

12 Il marchio di fatto Acquisto del diritto: con l uso Ambito territoriale di protezione: limitato all area geografica di uso (o di notorietà) Onere probatorio: è necessario dimostrare che possiede i requisiti di validità; Ambito merceologico della protezione: limitato ai prodotti affini Perdita del diritto: con la cessazione dell uso (o del ricordo) Durata della protezione: sinché dura l uso;

i requisiti di validità; Ambito merceologico della protezione: limitato ai prodotti affini Perdita

13 La tutela del marchio di fatto nel mondo Argentina NI Rep. Ceca NI Messico NO Australia SI Danimarca SI Russia NO Austria NO Francia NO Spagna NI Benelux NO Germania NO Turchia NO Brasile NO India SI Ucraina NO Canada SI Italia SI Regno Unito SI Cina NI Giappone NO USA SI

Francia NO Spagna NI Benelux NO Germania NO Turchia NO Brasile NO

14 Il disegno comunitario di fatto (artt 11 e 19 Reg. CE 6/2002). E protetto su tutto il territorio dell Unione Europea, anche se divulgato solo in un Paese; La protezione dura tre anni dalla divulgazione; La tutela è però limitata alla copiatura che non sussiste se il terzo dimostra che la sua opera è frutto di una creazione indipendente

Paese; La protezione dura tre anni dalla divulgazione; La tutela è però limitata

15 La prima regola aurea. L imprenditore deve sempre depositare i suoi diritti IP (marchio, brevetto e design) in tutti i Paesi sul cui mercato è presente in modo sostanziale

16 I costi del brevetto*. Brevetto italiano: onorario studio brevettuale Brevetto Europeo: Proc. Concessione: circa onorario studio brevettuale Designazione di 13 Paesi: circa Brevetto PCT: Fase internazionale: circa onorario studio brevettuale Fase nazionale in 13 Paesi: circa * Fonte sito CNR

675 + onorario studio brevettuale Designazione di 13 Paesi: circa 130.

17 I costi (vivi) del marchio. Marchio italiano 157 per una classe Marchio comunitario 900 sino a tre classi Marchio internazionale: (es. designazione UE, Cina Russia e USA) CHF 2.265

18 I costi (vivi) del disegno o modello. Disegno italiano: 50 (se deposito telematico) più rinnovo quinquennale (da 30 a 80) Disegno comunitario: 350 più rinnovo quinquennale (da 90 a 180) Disegno internazionale (es. designazione UE e Svizzera N.B. USA, Cina e Russia non aderiscono): CHF 541

(da 30 a 80) Disegno comunitario: 350 più rinnovo quinquennale (da 90 a

19 La seconda regola aurea. Se l impresa è presente in almeno tre Paesi comunitari, il deposito comunitario è in linea di principio economicamente più conveniente rispetto ai singoli depositi nazionali.

20 I costi della mancata protezione. La perdita totale dell avviamento connesso al marchio i costi giudiziari per cercare di recuperare il marchio: CINA: Circa SVEZIA: circa ; ITALIA (davanti alla Sezione Specializzata del Tribunale); / per il primo grado di giudizio: USA (davanti al TTAB dell USPTO) USD / ;

di recuperare il marchio: CINA: Circa 1.000 SVEZIA: circa 10.

21 I criteri residuali per decidere se tutelare o meno all estero. forma contrattuale prescelta per distribuire il proprio prodotto all estero (consociata locale, licenza, franchising, distribuzione, vendita on line); «forza» o «debolezza» del diritto IP; Importanza del marchio nel settore di riferimento; «Rischio Paese»; Ciclo di vita del prodotto

22 Gli errori da evitare registrare il marchio su mercati in cui si ha in progetto di approdare solo nel lungo periodo; registrare marchi palesemente descrittivi o che comunque non aggiungono nulla ad un marchio già depositato; registrare marchi con estensione merceologica eccessiva; affidare la registrazione del diritto IP al distributore locale, con obbligo di retrocessione al termine del contratto; il «fai da te»,

23 Attenti alla truffe

24 Attenti alla truffe From: Elena Zhu Sent: Tuesday, July 08, :35 AM Subject: XXX Registration To whom it may concern: We are the Department of Asian Domain Registration Service in China. We have something to confirm with you. On July 8, 2014, we received an application in which a company by the name Vimap Group applied to register "XXX" as their Brand Name and some Asia domain names through our firm. Now we are handling this registration. After our initial checking, we found that the name are identical to your company's. We need to check with you whether your company has authorized that company to register these names. If you have authorized this, we will finish the registration at once. If not, please let us know within 7 workdays, in which case we will dicuss the matter more thoroughly. If not otherwise advised within that time limit we will proceed with the registration for Vimap Group. We will be waiting for your reply. Have a nice day! Best Regards Elena Zhu Registration Dept.

25 STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CONTRAFFAZIONE ALL ESTERO tutela del marchio in dogana (se registrato); registrazione del marchio come nome a dominio con cc TLD (.de,.ch..br ecc); inserimento di clausole di tutela nei contratti con i partner commerciali stranieri e controllo del loro operato; servizio di sorveglianza dei registri marchi; servizio di sorveglianza sul web (web watch) e monitoraggio attivo; registrazione marchi difensivi, traduzioni e traslitterazioni (?)

26 Per ulteriori informazioni: Phone: Fax:

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