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2 3 Cosa è necessario fare per rinnovare la registrazione del marchio? 3 Quale documentazione è necessario presentare? 3 Dove va depositata la domanda di rinnovo? 3 Quanto costa? 3 Se non viene chiesto il rinnovo allo scadere dei 10 anni si perdono i diritti? 3 Chi deve presentare la domanda di rinnovo? 4 Chi rinnova ne diventa il proprietario a tutti gli effetti? 4 Cosa è importante sapere al momento di richiedere il rinnovo? 4 Il nostro servizio di rinnovo del marchio La registrazione del marchio ha una durata limitata nel tempo, che di norma è fissata in 10 anni. Per mantenere in vita i diritti conferiti dalla registrazione è necessario depositare l apposita domanda di rinnovo della registrazione presso l Ufficio marchi presso il quale si ha già ottenuto la registrazione. Al momento di depositare la domanda di rinnovo è opportuno verificare che il marchio registrato sia ancora in grado di tutelare legalmente il marchio che viene attualmente utilizzato nel mercato. In particolare, tale verifica è rivolta alla comparazione tra i prodotti e servizi che venivano indicati nella domanda di marchio e quelli che attualmente vengono contraddistinti con il marchio, alla comparazione sostanziale tra il marchio registrato ed il marchio effettivamente utilizzato nel mercato, nonché alla comparazione dell ambito geografico tra il marchio registrato ed l eventuale uso dello stesso marchio in mercati esteri. Infine, se non si è beneficiato di un servizio di vigilanza del marchio, è opportuno espletare una ricerca di anteriorità volta a rilevare eventuali depositi abusivi posti in essere ai danni del titolare del marchio.

3 È necessario depositare la domanda di rinnovo entro i 12 mesi dalla scadenza di validità della registrazione del marchio. La registrazione scade a 10 anni dalla data di deposito della domanda di marchio. È inoltre possibile rinnovare il marchio nei sei mesi successivi la scadenza pagando una tassa addizionale per il pagamento tardivo. - Euro 67,00 per una classe ed Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva da pagarsi sul c/c n intestato ad Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara per marchio di impresa. - Euro 40,00 oppure euro 43,00 (se si chiede una copia conforme del verbale di deposito). - Una marca da bollo da Euro14,62 (Le marche da bollo sono due se si chiede una copia conforme del verbale di deposito) N 1 (originale) + 4 copie del modulo domanda (Modulo C) e modulo C aggiuntivo (se utilizzato al momento del deposito della domanda di marchio). Il modulo C deve essere depositato insieme ai seguenti allegati: 1) Attestazione del versamento all Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara da effettuarsi sul c/c n per gli importi indicati di seguito alla voce quanto costa. 2) Ricevuta del pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito. La domanda di rinnovo per marchio d impresa deve essere depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che agisca in qualità di ufficio marchi e brevetti. - L eventuale costo per farsi assistere da un legale specializzato o da un mandatario abilitato. Per farti assistere da un nostro legale richiedi un preventivo gratuito. Se il marchio non viene rinnovato decade ed il titolare non può esercitare i diritti di esclusiva azionando la registrazione nei confronti di terzi. La registrazione può essere richiesta solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato intestato il marchio. Tale persona può corrispondere con il soggetto che presentò la domanda di marchio, ovvero può corrispondere ad un soggetto diverso nel caso in cui il marchio sia stato oggetto di cessione nel corso dei 10 anni. La cessione dove in ogni caso risultare dal titolo per essere efficace. 3

4 Il soggetto che richiede il rinnovo è già titolare del marchio e resta tale con la rinnovazione, in quanto il marchio non può essere rinnovato da soggetto diverso di quello che appare come titolare del titolo registrale. Tuttavia, è possibile richiedere la rinnovazione contestualmente alla richiesta di trascrizione della titolarità del marchio stesso nell ipotesi in cui il marchio sia stato oggetto di un atto di cessione. abusivi posti in essere ai danni del titolare del marchio che si intende rinnovare. Con il servizio di rinnovo di ma chiodimpresa.it ci occupiamo noi di rinnovare il marchio a tuo nome presso le competenti autorità. Dovrai solo facilitarci le informazioni che ci consentano di predisporre tutta la documentazione necessaria ed al resto penseremo noi, valutando i seguenti profili legali: Al momento di depositare una domanda di rinnovo del marchio è opportuno verificare che il titolo registrale depositato 10 anni prima sia ancora in grado di tutelare legalmente il marchio che viene attualmente utilizzato nel mercato. In particolare, si rende necessario verificare quanto segue: 1. La corrispondenza tra i prodotti e servizi indicati nel titolo registrale e quelli che attualmente vengono utilizzati con il marchio. 2. La corrispondenza grafica tra il marchio registrato ed il marchio effettivamente utilizzato nel mercato. 3. La verifica dell ambito geografico tra il marchio registrato in Italia ed l eventuale uso dello stesso in mercati esteri. 4. È opportuno espletare una ricerca dei marchi per verificare eventuali depositi I) Disamina della situazione giuridico-fattuale del marchio e relativa ottimizzazione per il rinnovo: il consulente valuta se il marchio registrato è ancora in grado di tutelare efficacemente il marchio che effettivamente viene utilizzato nel mercato. II) Le classi di prodotti e servizi per le quali rinnovare la registrazione: il consulente valuta le classi di prodotti/servizi per le quali rinnovare la registrazione del marchio tenendo conto delle attuali esigenze del titolare del marchio, nonchè nel rispetto della Sentenza IP Translator della Corte di Giustizia dell Unione Europea che impone l analitica indicazione dei prodotti e servizi al posto dell indicazione del titolo delle classi di Nizza. III) La ricerca ed analisi legale dei marchi depositati in violazione del marchio: il consulente valuta la confondibilità giuridica tra il marchio che si intende rinnovare ed i marchi anteriori identici/simili in funzione della normativa di riferimento e delle sentenze giurisprudenziali al fine di limitare il

5 rischio che la domanda di registrazione sia oggetto di opposizioni, e che il titolare del marchio subisca un azione giudiziale per l uso del marchio nel mercato. 5

6 2013 Marchiodimpresa.it of counsel STUDIO LEGALE MERICO LEGAL SOME RIGHT RESERVED Sei libero di: To Share - copiare, distribuire e pubblicare la pubblicazione To Remix - adattare la pubblicazione Attribution Si rende obbligatorio citare l'opera come proveniente da e non è consentito in alcun modo far intendere che sponsorizzi terzi e/o sponsorizzi l'uso di tale pubblicazione da parte di terzi. Noncommercial Non è consentito utilizzare la presente pubblicazione traendone un corrispettivo economico. MERICO LEGAL declina ogni responsabilità in merito alle informazioni contenute nella presente pubblicazione e/o nel proprio sito web e declina ogni responsabilità in riferimento a tali informazioni. Prima di adottare decisioni di rilievo che possono comportare implicazioni legali e/o economiche, si consiglia di formalizzare una apposita richiesta di consulenza legale personalizzata, la quale, in osservanza a quanto dettato dall'art. 43 del codice deontologico forense, non può essere fornita a titolo gratuito.

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