Questa lezione parla del Brevetto Europeo. In particolare la lezione dettaglia:

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1 Fondamenti di proprietà industriale 1/66 Cosa c è nella lezione Questa lezione parla del Brevetto Europeo. In particolare la lezione dettaglia: i principali aspetti tecnico legali la forma della domanda di brevetto la sezione ricevente dell EPO la sezione di ricerca dell EPO la divisione di esame dell EPO la concessione del brevetto europeo la procedura di opposizione la rappresentanza presso l EPO. 2/66

2 Fondamenti di proprietà industriale 3/66 Cenni storici La convenzione sul brevetto europeo L inizio dell attività dell EPO L accesso dell Italia Recenti modifiche 4/66

3 La convenzione Fonti del diritto: la convenzione (178 Articoli e 112 Regole) regole sulle tasse regole sul pagamento mediante deposit account le Guidelines le decisioni delle divisioni di Appello le decisioni del Presidente dell EPO 5/66 Paesi aderenti 1/2 26 paesi contraenti (fanno parte a pieno titolo della convenzione) AT Austria GR Hellenic Republic BE Belgium IE Ireland CH Switzerland NL Netherlands LI Liechtenstein DE Germany LU Luxembourg GB United Kingdom BG Republic of Bulgaria CZ Czech Republic SK Slovak Republic EE Republic of Estonia DK Denmark MC Monaco ES Spain CY Cyprus FI Finland PT Portugal FR France SE Sweden TR Turkey IT Italy HU Hungary SI Slovenia 6/66

4 Paesi aderenti 2/2 4 paesi di estensione (esistono accordi bilaterali) AL Albania LT Lithuania LV Latvia MK Republic of Macedonia 7/66 Invenzioni brevettabili Sono brevettabili (Art 52(1) EPC) tutte le invenzioni: 1. suscettibili ad applicazione industriale; 2. che sono nuove; 3. che sono associate ad uno sforzo inventivo. 8/66

5 Invenzioni non brevettabili 1/2 Non sono brevettabili (Art 52(2) EPC): 1. le scoperte scientifiche ed i metodi matematici; 2. le creazioni estetiche (legge ad hoc); 3. gli schemi, le regole ed i metodi per lo svolgimento di atti puramente mentali, i metodi di giuoco o i metodi per fare affari; 4. i programmi per computer (vedi dopo); 5. le presentazioni di informazioni; 9/66 Invenzioni non brevettabili 2/2 6. le invenzioni (Art 53) la cui pubblicazione o uso sarebbe contraria all ordine pubblico o alla moralità (esempi); 7. le piante e gli animali ed i processi essenzialmente biologici per l ottenimento degli stessi (è però possibile brevettare metodi e prodotti microbiologici); 8. i metodi di trattamento del corpo umano o animale per mezzo di chirurgia o terapia (Art 52(4)EPC) (esempi). 10/66

6 Novità 1/2 Una invenzione è nuova (Art 54(1) EPC) se non è compresa nello stato dell arte. 11/66 Novità 2/2 Lo stato dell arte comprende (Art 54(2) EPC) tutto ciò che è stato reso disponibile al pubblico per mezzo di: una divulgazione scritta una divulgazione orale un uso anteriore in qualsiasi altro modo prima del deposito della domanda di brevetto europea. 12/66

7 Divulgazioni non opponibili Una divulgazione dell invenzione (Art 55(1) EPC) non sarà presa in considerazione se ha avuto luogo 6 mesi prima del deposito della domanda di brevetto europea ed essa è dovuta: ad un evidente abuso nei confronti della richiedente o del suo avente causa; se la divulgazione ha avuto luogo in una esibizione internazionale istituita secondo la convenzione di Parigi. 13/66 Altezza inventiva Una invenzione (Art 56 EPC) è provvista di altezza inventiva se, con riferimento allo stato della tecnica a cui si applica, non è ovvia ad una persona esperta di quel ramo della tecnica. 14/66

8 Applicabilità industriale Una invenzione (Art 57 EPC) è da considerarsi applicabile industrialmente se può essere realizzata o utilizzata in ogni genere di industria, compresa anche l agricoltura. 15/66 Procedura di brevettazione 1/2 Deposito della domanda (esame formale) Accettazione della domanda (data di deposito) ricerca di novità della domanda (search division Den Haag) Emissione ed invio del Search Report Pubblicazione della domanda 16/66

9 Richiesta di esame Procedura di brevettazione 2/2 Svolgimento dell esame con contraddittorio Concessione e pubblicazione Nazionalizzazione Eventuale opposizione 17/66 Fondamenti di proprietà industriale 18/66

10 La procedura Titolo: indica l oggetto dell invenzione in modo sintetico -no fancy names e trademarks; Riassunto: campo di applicazione, esempio, riferimento ai disegni; Le lingue ufficiali della convenzione sono Tedesco, Inglese e Francese; È prevista la possibilità di depositare in una lingua non ufficiale (se l applicant è residente/nazionale di paese con lingua diversa da D,E,F) e fare poi seguire la traduzione. 19/66 Introduzione Elencazione del campo tecnico Elencazione delle soluzioni note Discussione del problema tecnico associato all arte nota. 20/66

11 Scopo dell invenzione Scopo dell invenzione è la soluzione del problema tecnico associato all arte nota. La soluzione di tale problema è data dalla combinazione descritta nella rivendicazione. 21/66 Esempio realizzazione Esempio dell invenzione descritto in modo tale da permettere ad un tecnico del ramo di attuare l invenzione stessa. Tipologie diverse di esempi di realizzazione in campo meccanico, chimico ed elettronico. Conseguenze associate ad una insufficiente descrizione dell esempio di realizzazione. 22/66

12 Importanza delle rivendicazioni loro posizione all interno del documento brevettuale. L ambito di tutela è definito dal tenore delle rivendicazioni (Art 69(1) EPC). Rivendicazioni La descrizione è utilizzabile per interpretare le rivendicazioni ma non ha valore ai fini della definizione dell ambito di tutela. Parte pre-caratterizzante e caratterizzante delle rivendicazioni (two part form). 23/66 Rivendicazioni indipendenti e non La tutela è data dalla rivendicazione indipendente che contiene il numero minimo di caratteristiche tecniche che risolvono il problema tecnico dell arte nota. Gli elementi citati nella rivendicazione sono descritti nel modo più ampio possibile. Le rivendicazioni dipendenti dipendono da una rivendicazione indipendente o da una altra rivendicazione dipendente e sono relative ad altre caratteristiche dell invenzione. 24/66

13 Tasse Tassa di deposito (filing fees). Riduzioni del 20% per richiedenti aventi lingua diversa dalle lingue ufficiali dell EPO è però necessario fare il deposito nella lingua nazionale. La traduzione segue. Tassa di ricerca (search fee). Tassa per le rivendicazioni (se > 10). 25/66 Paesi designati 1/2 Possibilità di designare un sottoinsieme dei paesi contraenti, per ragioni economiche o di mercato. Pagamento della tassa per ogni paese. Con il pagamento di 7 tasse di designazione tutti i paesi sono automaticamente designati. 26/66

14 Paesi designati 2/2 Tempo limite per il pagamento della tassa di designazione entro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca. Pagamento delle tasse di designazione nell intervallo di grazia con surcharge. 27/66 Fondamenti di proprietà industriale 28/66

15 Sedi di deposito 1/2 Ufficio Brevetti europeo sede centrale Munchen Ufficio Brevetti europeo sede distaccata Deen Haag Ufficio Brevetti europeo sede distaccata Berlin Ufficio Centrale Brevetti Nazionale InternationalBureau (WIPO-OMPI) Genéve 29/66 No depositi a: Sedi di deposito 2/2 German Patent Office (prossimo all EPO a Munchen rimedi) Dutch Patent Office (no rimedi) Sede di Rappresentanza EPO di Bruxelles. 30/66

16 Consegna a mano all EPO Modalità di deposito 1/2 Consegna all EPO presso le caselle automatiche (24h) Deposito via posta (data di deposito = ricevimento posta) Deposito via corriere (data di deposito = ricevimento corriere) Deposito via fax (data di deposito = ricevimento completo del fax) Deposito elettronico via WWW (novità!) 31/66 Modalità di deposito 2/2 Non accettati: deposito via teletext deposito via telegramma invio dischetto 32/66

17 Deposito elettronico Novità del Compilazione elettronica del modulo con un programma user friendly. Trasformazione del file del brevetto (testo + disegni) in file PDF opportuno che viene criptato, firmato elettronicamente (smart card) ed inviato via www. Immediato ricevimento del numero di deposito. 33/66 Criteri di accettabilità 1/2 Verifica di una serie di requisiti formali come indicazione della richiedente, almeno un paese designato, presenza della descrizione ed dei disegni, ecc. Difetti formali non gravi richiesta di correzione data di deposito mantenuta. 34/66

18 Criteri di accettabilità 2/2 Difetti formali gravi (ad es. mancano i disegni) richiesta di correzione data di deposito = data ricevimento correzione. In ogni modo la domanda viene mantenuta segreta per 18 mesi calcolati dalla data di deposito/dalla data di priorità (il temine più breve). 35/66 Indicazione della priorità, significato. Rivendicazione entro l anno. La priorità Paese aderente Unione di Parigi (ad es. no TW). Requisiti minimi per fornire la priorità (paese e data gli altri dati possono seguire). 36/66

19 Fondamenti di proprietà industriale 37/66 La ricerca di novità Ricerca svolta dalla unità di ricerca dell Aja da ricercatori suddivisi in settori tecnici mediante data base, supporti cartacei, ecc. Documenti ritrovabili: brevetti nazionali anteriori (anche molto vecchi fine 800, inizio 900), brevetti europei anteriori (tutti), brevetti PCT anteriori (tutti), pubblicazioni di riviste scientifiche (le principali) anteriori. Documenti classificati con codici A, X ed Y. 38/66

20 Il rapporto di ricerca Il rapporto di ricerca: modulo che contiene: l indicazione dei documenti ritrovati; la loro pertinenza (codice); l indicazione della parte più pertinente; l indicazione della famiglia brevettuale di ogni documento ritrovato. Esempio di rapporto di ricerca 39/66 L unità dell invenzione 1/2 Ogni domanda di brevetto può contenere una sola invenzione (motivi fiscali e di chiarezza) l obiezione di mancata unità può essere sollevata dalla divisione di ricerca che la segnala all applicant richiedendo il pagamento di ulteriori tasse; la richiedente può pagare tali tasse ed argomentare in seguito l unità dell invenzione di fronte alla divisione di esame; 40/66

21 L unità dell invenzione 2/2 la richiedente non paga le ulteriori tasse e perde il diritto di utilizzare la materia non ricercata per correggere la domanda (in pratica procede solo con la invenzione ricercata); in ogni caso si può depositare una domanda di brevetto divisionale. 41/66 Correzioni della domanda La correzione delle rivendicazioni e della descrizione è possibile dopo il ricevimento del rapporto di ricerca al fine di superare anteriorità emerse nella ricerca di novità. In questo modo, la domanda di brevetto viene pubblicata con le rivendicazioni che meglio definiscono l ambito di tutela. 42/66

22 Pubblicazione La domanda di brevetto viene pubblicata entro 18 mesi dalla data di deposito/di priorità (il termine più breve). Il rapporto di ricerca viene preferibilmente pubblicato con la domanda. Se ciò non è possibile (workload) viene pubblicato in seguito e separatamente. 43/66 La richiesta comprende due elementi: il deposito di una richiesta scritta e il pagamento della tassa di esame La richiesta è da farsi entro 6 mesi dalla pubblicazione del SR. Richiesta di esame Pagamento dell esame nel grace period. Riduzione del 20% per certi applicant condizioni. 44/66

23 Fondamenti di proprietà industriale 45/66 Le comunicazioni ufficiali 1/2 In seguito alla richiesta di esame la competenza della domanda passa alla Divisione di Esame (Munchen) e la domanda viene assegnata ad un esaminatore. 46/66

24 Le comunicazioni ufficiali 2/2 L esaminatore esamina la domanda di brevetto, i documenti ritrovati ed in seguito a tale esame: emette direttamente una comunicazione con la quale si dichiara disposto a concedere il brevetto (caso raro); emette una comunicazione in cui vengono sollevate obiezioni sostanziali e/o formali. Esempio di comunicazione di esame 47/66 Obiezioni di tipo formale 1/2 Presenza di errori di traduzione, errori lessicali. Rivendicazioni espresse con linguaggio non standard. Espressioni non chiare nelle rivendicazioni (Art. 84). Espressioni puramente funzionali nelle rivendicazioni. 48/66

25 Numero eccessivo di rivendicazioni indipendenti/dipendenti. Obiezioni di tipo formale 2/2 Mancanza di numeri di riferimento nelle rivendicazioni. Rivendicazione non disposta nella two-part form. 49/66 Mancanza di novità (esempi) Obiezioni di tipo sostanziale Mancanza di altezza inventiva (esempi) Mancanza di industrialità (esempi) Trovato escluso dalla brevettazione (esempi) Estensione della domanda oltre il contenuto della domanda iniziale. 50/66

26 Modalità di risposta Argomentazioni scritte in supporto alla brevettabilità senza modifica delle rivendicazioni. Argomentazioni scritte in supporto alla brevettabilità con modifica delle rivendicazioni e/o descrizione. Colloqui orali telefonici. Colloqui orali informali a Monaco. Colloqui di fronte al Board di esame a Monaco. 51/66 Correzione delle rivendicazioni Restrizione dell ambito di tutela con caratteristiche presenti in rivendicazioni dipendenti. Restrizione dell ambito di tutela con caratteristiche presenti nella descrizione. Allargamento dell ambito di tutela. 52/66

27 Fondamenti di proprietà industriale 53/66 Comunicazioni finali 1/2 Comunicazione con cui l EPO invia il testo che sarà oggetto di rilascio. Risposta della richiedente con accettazione del testo proposto, pagamento delle tasse di concessione e deposito traduzioni nelle due lingue diverse da quelle di procedura. Esito: concessione. 54/66

28 Comunicazioni finali 2/2 Risposta della richiedente con introduzione di modifiche nel testo proposto, pagamento delle tasse di concessione e deposito traduzioni nelle due lingue diverse da quelle di procedura. Esiti: concessione, richiesta di ulteriori chiarimenti o rifiuto. 55/66 Concessione del brevetto Il brevetto viene concesso e la concessione viene pubblicata sul bollettino dei brevetti. In seguito alla concessione non è più possibile depositare domande di brevetto divisionali. Con la concessione del brevetto inizia il termine di 9 mesi in cui qualsiasi terzo può depositare un opposizione contro il brevetto concesso. 56/66

29 Nazionalizzazione del brevetto Con la pubblicazione del brevetto europeo ha termine la procedura di esame e concessione ed il brevetto europeo si suddivide in una pluralità di brevetti nazionali. Deposito nazionale entro intervallo di tempo prefissato (normalmente 3 mesi dalla concessione). Deposito traduzioni pagamento tasse. Mancato ingresso nella fase nazionale, nullità ab initio. 57/66 Fondamenti di proprietà industriale 58/66

30 Deposito della opposizione Deposito nel periodo di opposizione di una richiesta di opposizione (notice of opposition) e dei motivi (grounds) di opposizione. È possibile depositare la opposizione solo in base di un numero prefissato di motivazioni: mancanza di novità, originalità, industrialità e/o invenzione esclusa dalla brevettazione; invenzione descritta in modo insufficiente; estensione dell oggetto della domanda iniziale. 59/66 Intervento del contraffattore Qualunque parte che può dimostrare (Art 105(1) EPC) che una azione di contraffazione basata su un brevetto sotto opposizione è stata attivata contro la parte stessa, può intervenire nell opposizione entro 3 mesi dall inizio della azione legale. Significato delle norma. 60/66

31 Soggetti titolati al deposito Qualunque terzo può depositare opposizione. La titolare del brevetto non può depositare una auto opposizione. L EPO non accetta l uso di straw man qualora tale figura sia utilizzata: per abusi alla legge; per circonvenire alla legge sulla rappresentanza obbligatoria di fronte all EPO. 61/66 Procedura di opposizione 1/2 Deposito e verifica dell accettabilità formale Errori lievi Errori gravi correzione e deposito accettato non accoglimento dell opposizione In caso di accoglimento invio dell opposizione alla richiedente che può replicare Scambio di memorie tra le parti (normalmente due) 62/66

32 Procedura di opposizione 2/2 Fissazione di una discussione orale a Monaco e decisione: mantenimento brevetto mantenimento in forma modificata rifiuto Possibilità di deposito di un appello Procedura di appello simile a quella di opposizione 63/66 Fondamenti di proprietà industriale 64/66

33 Rappresentanti abilitati La titolare del brevetto può (teoricamente) depositare la domanda di brevetto senza l assistenza di un mandatario abilitato. Qualsiasi atto successivo deve essere svolto: per la richiedente EPC (ad esempio società svizzera) da un dipendente autorizzato o da un mandatario abilitato; per la richiedente non EPC (ad esempio società Giapponese) da un mandatario abilitato. 65/66 L esame di qualificazione È previsto un severo esame di qualificazione per aver accesso alla professione di mandatario abilitato. Sono previste quattro prove prova A redazione di una domanda di brevetto prova B redazione di una risposta ad una comunicazione ufficiale prova C opposizione prova D domande legali 66/66