LA TUTELA DELL INNOVAZIONE TECNICA PROCEDURE DI BREVETTAZIONE. Studio Karaghiosoff e Frizzi srl

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1 LA TUTELA DELL INNOVAZIONE TECNICA PROCEDURE DI BREVETTAZIONE

2 Cos è un brevetto: È un testo legale che descrive un invenzione e che deve essere depositato e protocollato da un ufficio nazionale, per l Italia l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Il brevetto è formato da 3 parti: Descrizione = è la parte in cui si descrive sia lo stato dell arte sia come la nuova idea porti delle soluzioni innovative Rivendicazioni= sono le vere e proprie dichiarazioni di ciò che si vuole proteggere con il brevetto Disegni= possono anche non essere necessari, in generale rendono più esplicita l invenzione Il brevetto ha 3 fasi : Deposito (redazione del testo e pratiche di deposito) Esame ( risposta agli esaminatori e pratiche d esame) Rilascio ( pratica di rilascio)

3 Dove si può presentare il brevetto per il deposito? BREVETTO ITALIANO = si deposita direttamente all uff. italiano Brevetti e marchi, tramite le Camere di Commercio BREVETTO ESTERO = o direttamente nei vari uffici nazionali o tramite Brevetto Europeo- EP o Brevetto Internazionale PCT Chi può depositare un brevetto? BREVETTO ITALIANO = o il titolare o un suo rappresentante ( agente di brevetti o avvocato) BREVETTO ESTERO = un suo rappresentante ( agente di brevetti o avvocato) Come si deposita un brevetto? IN ITALIA Deposito per mezzo del servizio postale presso UIBM Deposito presso un ufficio della Camera di commercio Procedimento amministrativo svolto dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: l amministrazione accerta la ricorrenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge ESTERO Ogni Stato o convenzione (EP o PCT) ha le sue regole

4 ITALIA fase deposito : DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Moduli reperibili presso Camera di Commercio o UIBM in cui vanno inseriti dati relativi a titolare (diritti patrimoniali Art. 63), inventore (diritto morale non trasmissibile Art. 62), titolo, eventuale documento di priorità Documento contenente la descrizione dell invenzione e la rivendicazione del brevetto (Art. 51, Art. 52) Pagamento tassa di deposito Pagamento delle tasse di mantenimento annuali (Art. 75) del brevetto che aumentano con il trascorrere degli anni ( euro): la legge attuale prevede pagamento delle tasse di mantenimento a partire dalla quinta annualità (Art. 3 Decreto 02/04/2007) Art. 2 del Decreto 2 aprile 2007: sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

5 L oggetto e la funzione del brevetto e quindi l ambito sostanziale dell esclusiva vengono determinati in base alla domanda di brevetto: l ampiezza di copertura dell esclusiva brevettuale, ovvero i confini dell invenzione, e determinata dalla rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto, interpretate alla luce della descrizione dell invenzione (Art. 52.2) IMPORTANZA DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA INVENTORE E CONSULENTE IN MODO TALE DA INDIVIDUARE ED ESTENDERE IL PIU POSSIBILE LA PORTATA DELL INVENZIONE

6 IMPORTANZA DELLA DATA DI DEPOSITO: la concessione dell esclusiva sullo sfruttamento dell invenzione spetta non a chi ha inventato per primo ma al primo che ha depositato la domanda Dalla data di deposito iniziano a decorrere i seguenti termini: 12 MESI: diritto di priorità 18 MESI: accessibilità al pubblico della domanda di brevetto (possibilità di richiedere pubblicazione anticipata a 3 mesi dal deposito). Possibilità di opporlo a terzi e di bloccare gli utilizzi non autorizzati dell invenzione (Art. 53) 20 ANNI: termine della validità del brevetto (Art. 60) Per i brevetti di medicamenti è possibile richiedere un certificato complementare di protezione il quale prolunga l esclusiva brevettuale per un periodo di tempo uguale a quello trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e l autorizzazione alla messa in commercio del prodotto

7 ITALIA fase esame : Esame formale - amministrativo da parte dell UIBM: Verifica dei requisiti formali (tasse, titolare, ecc) Verifica che l invenzione per la quale si richiede l esclusiva sia effettivamente una invenzione (ad esempio non un modello di utilità o design) Verifica della liceità dell invenzione (non sono brevetaabili le invenzioni contrarie all ordine pubblico o al buon costume Art. 50, es. lettere-bomba, mine antiuomo, procedimenti di clonazione di esseri umani ecc) ITALIA fase rilascio : Rilascio del brevetto dopo circa 3 ANNI dal deposito della domanda Il rilascio del brevetto non ne garantisce la validità: le questioni sulla validità - invalidità del brevetto sono generalmente di competenza dei giudici ordinari

8 VANTAGGI DEL BREVETTO ITALIANO Tempi di rilascio relativamente brevi Costi contenuti Verifica della validità (novità ed altezza inventiva) solo in sede giurisdizionale in caso di contestazione con terzi Possibilità di eseguire una ricerca a pagamento su novità ed altezza inventiva prima di eventuale estensione Possibilità di godere del diritto di priorità (12 mesi): possibilità di vagliare con calma l effettivo valore dell invenzione e la sua validità allo scopo di decidere se proseguire con il procedimento di brevettazione ed eventuali estensioni in Paesi esteri

9 PROCEDURA DI BREVETTAZIONE EUROPEA Procedura centralizzata per ottenere singoli brevetti nazionali EPC (European Patent Convention) regola il deposito di domande di brevetto in più Stati contraenti Deposito di una domanda di brevetto europeo presso un ufficio brevetti nazionale (UIBM) o presso l Ufficio Europeo di Monaco in una delle tre lingue ufficiali (Fr, En, De) Possibilità di designare al momento del deposito e durante la procedura uno o anche tutti gli Stati contraenti

10 MEMBER STATES AT Austria BE Belgium BG Bulgaria CH Switzerland CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DK Denmark EE Estonia ES Spain FI Finland FR France GB United Kingdom GR Greece HU Hungary IE Ireland IS Iceland IT Italy LI Liechtenstein LT Lithuania LU Luxembourg LV Latvia MC Monaco MT Malta NL Netherlands PL Poland PT Portugal RO Romania SE Sweden SI Slovenia SK Slovakia TR Turkey STATES RECOGNIZING EUROPEAN PATENTS: AL Albania, BA Bosnia and Herzegovina, HR Croatia,MK the former Yugoslav Republic of Macedonia, RS Serbia (legal successor of the former State Union of Serbia and Montenegro into the Co-operation and Extension Agreement) STATES ENTITLED TO ACCEDE TO THE EPC: NO Norway

11 PROCEDURA DI CONCESSIONE (1- fase di deposito e ricerca compresa nei costi di deposito) Esame del deposito: presenza dei requisiti essenziali, pagamento tasse di deposito e ricerca, eventuale traduzione Rapporto di ricerca europea per verifica novità e originalità (a 6 MESI dal deposito) Pubblicazione della domanda a 18 MESI dalla data di deposito o di priorità sul Bollettino Europeo dei brevetti

12 PROCEDURA DI CONCESSIONE (2- fase di esame e rilascio con costi) A seguito della pubblicazione della domanda entro 6 MESI il richiedente, alla luce del rapporto di ricerca europeo, deve valutare se continuare il procedimento con la richiesta di esame (a pagamento) Esame della domanda: contraddittorio tra esaminatore e richiedente Decisione di rilascio o rigetto della domanda: notifica del testo rilasciato e pubblicazione del rilascio Convalida nei singoli Stati designati Possibilità di opposizione al rilascio del brevetto europeo entro 9 MESI dalla concessione

13 DURATA DELLA PROCEDURA: da 3 a 5 anni a partire dalla data di deposito della domanda con un costo paragonabile a quello per ottenere 3-4 brevetti nazionali DURATA DEL BREVETTO EUROPEO: 20 ANNI dalla data di deposito TASSE DI MANTENIMENTO: pagamento delle tasse di mantenimento a partire dalla terza annualità Pagamento centralizzato (Ufficio Europeo) fino al rilascio del brevetto Pagamento nei singoli Stati dal rilascio fino alla scadenza

14 VANTAGGI DELLA PROCEDURA EUROPEA Consente di utilizzare una sola procedura per l ottenimento di vari brevetti nazionali La decisione finale della scelta degli Stati in cui brevettare può essere presa relativamente tardi durante la procedura dopo aver ricevuto un rapporto sulla validità tecnica ed economica del brevetto: migliore valutazione nella scelta degli Stati e brevetto forte Costi di deposito minori rispetto a più depositi in singoli Paesi, slittamento della spesa al momento della convalida nei singoli Stati (costi di traduzione nelle singole lingue ufficiali)

15 PROCEDURA DI BREVETTAZIONE INTERNAZIONALE Procedura centralizzata per ottenere singoli brevetti nazionali PCT (Patent Cooperation Treaty) regola il deposito di domande di brevetto in più Stati aderenti al trattato (138 Paesi al 1 ottobre 2007) Deposito di una domanda di brevetto internazionale presso un ufficio brevetti nazionale (UIBM) o regionale (Ufficio europeo dei brevetti EPO) Possibilità di designare al momento del deposito e durante la procedura uno o anche tutti gli Stati aderenti al PCT

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17 PROCEDURA BREVETTO INTERNAZIONALE FASE INTERNAZIONALE: governata da regole del PCT - termine della fase internazionale 30 mesi: obbligo di scelta degli Stati - FASE NAZIONALE: governata da leggi nazionali

18 1- FASE INTERNAZIONALE PCT (fase obbligatoria compresa nei costi di deposito) Inizia automaticamente con il deposito della domanda internazionale presso un Receiving Office (UIBM, EPO): il RO verifica i requisiti formali e i pagamenti (Art. 3-14) Viene eseguito un rapporto di ricerca internazionale (ricerca anteriorità) e viene preparata una written opinion da parte dell International Search Authority (Art ) - indicazioni su validità brevetto - possibilità di emendare la domanda di fronte all IB (Art.19) - possibilità di ritiro della domanda prima della pubblicazione (Art. 21) IB pubblica la domanda e il rapporto di ricerca (Art.21) a 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità

19 1- FASE INTERNAZIONALE PCT (fase opzionale con costi) Il titolare della domanda di brevetto può chiedere che venga eseguito sul testo depositato un Prelimiary Examination Report secondo le norme contenute nel CHAPTER TWO del PCT (Art. 39(1)(a)) Il rapporto di esame fornisce una preliminare e non vincolante opinione (comunque autorevole di fronte agli uffici nazionali e regionali) su novità, altezza inventiva e applicabilità industriale (Art. 33(1)) L IB rende disponibile l esame agli Uffici nazionali e regionali dove si richiede la protezione 30 MESI

20 30 MESI 2- FASE NAZIONALE/REGIONALE (fase opzionale con costi) Ingresso in singoli Stati (fase nazionale) o gruppi di Stati (fase regionale es. EP) entro i termini stabiliti dal PCT Trasformazione della domanda internazionale in un fascio di brevetti nazionali soggetti alle leggi dei singoli Stati designati (NON E UNA PRIVATIVA SOVRANAZIONALE)

21 VANTAGGI DELLA PROCEDURA PCT Deposito di una sola domanda con un solo set di requisiti e in una sola lingua per ottenere una domanda valida per diversi Stati (rigidità dei requisiti, assenza di requisiti aggiuntivi, importanza dei termini PCT) La decisione finale della scelta degli Stati in cui brevettare può essere presa relativamente tardi durante la procedura (circa 30 mesi invece che entro i 12 mesi di priorità), dopo aver ricevuto un rapporto di ricerca internazionale e, se richiesto, un rapporto di esame internazionale che forniscono indicazioni sulla validità tecnica ed economica del brevetto: migliore valutazione nella scelta degli Stati e brevetto forte Costi iniziali relativamente bassi, slittamento della spesa al momento dell ingresso nelle fasi nazionali (i costi per l ingresso nelle fasi nazionali sono relativamente alti a causa delle tasse applicate dai singoli Uffici e dalla necessità di depositare una traduzione)