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1 Page 1 of 5 RG2 AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 (1) «Marchio comunitario Opposizione Domanda di marchio comunitario figurativo Valle della Luna Marchio nazionale figurativo anteriore VALLE DE LA LUNA Prova dell uso del marchio anteriore Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94» Nella causa T-96/05, Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C., con sede in Viddalba, rappresentata dagli avv. E. Masu e P. Pittalis, contro ricorrente, Ufficio per l armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra M.L. Capostagno, in qualità di agente, convenuto, controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: J. M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbh, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall avv. G. Brugmann, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell UAMI 24 novembre 2004 (procedimento R 269/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Monte di Massima SAS di Pruneddu Leonardo & C. e la J. M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbh, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2005, visto il controricorso dell UAMI, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2005, visto il controricorso dell interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2005, in seguito alla trattazione orale del 22 febbraio 2006, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti all origine della controversia

2 Page 2 of 5 1 L 8 gennaio 2001 la ricorrente ha presentato all Ufficio per l armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario in virtù del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «marchio richiesto») è il segno figurativo e denominativo che si presenta nel modo seguente: 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche; bevande e sciroppi di frutta; sciroppi ed altre preparazioni per fare bibite». 4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 64/2001 del 23 luglio Il 19 ottobre 2001 l interveniente ha proposto, ai sensi dell art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, un opposizione alla registrazione del marchio richiesto. 6 L opposizione era fondata sull esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94, con il marchio figurativo tedesco (in prosieguo: il «marchio nazionale anteriore»), composto dall espressione «valle de la luna», in caratteri tipografici in stampatello, come riprodotto qui di seguito: 7 Il marchio nazionale anteriore è stato depositato il 10 luglio 1993 e il 4 aprile 1996 è stato registrato in Germania con il n , per designare taluni prodotti della classe 33 ai sensi dell Accordo di Nizza, e cioè «vino; vino frizzante». 8 Su domanda del titolare del marchio richiesto e ai sensi dell art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, l interveniente è stata invitata a fornire entro il 14 luglio 2002 la prova dell uso effettivo del marchio nazionale anteriore. 9 Il 10 luglio 2002 l interveniente ha presentato dinanzi alla divisione di opposizione una serie di documenti diretti a provare l uso effettivo del suo marchio e, in particolare, due dichiarazioni, redatte in tedesco, rese sotto giuramento dall amministratore dell impresa, accompagnate da una traduzione in inglese, e quattro etichette di bottiglie di vino recanti il marchio nazionale anteriore, così come era stato utilizzato. 10 Il 20 settembre 2002 la ricorrente ha eccepito che gli elementi di prova erano insufficienti a dimostrare l uso effettivo del marchio nazionale anteriore in Germania. Inoltre, essa contestava all interveniente di non aver prodotto altri elementi di prova maggiormente pertinenti, ad esempio

3 Page 3 of 5 fatture. 11 Con decisione 19 febbraio 2004, la divisione di opposizione dell UAMI ha respinto l opposizione alla registrazione del marchio richiesto in quanto l interveniente non era riuscita a provare che il marchio nazionale anteriore fosse stato oggetto di un uso effettivo. La divisione di opposizione reputava che la documentazione prodotta a tal fine fosse insufficiente, con particolare riferimento all estensione quantitativa e geografica dell uso del marchio anteriore. La divisione di opposizione ha altresì constatato che, sull etichetta della bottiglia di vino recante la data del 1999, tra i vocaboli «valle de» e «la luna», era stato inserito un disegno e ha ritenuto che tale disegno costituisse una differenza sostanziale, tale da alterare il carattere distintivo del marchio anteriore come registrato. 12 Il 14 aprile 2004 l interveniente ha proposto ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione. A sostegno della memoria nella quale esponeva i motivi di ricorso, essa ha prodotto nuove prove, in particolare fatture, listini prezzi, una dichiarazione sull onore dell amministratore dell impresa nonché etichette di bottiglie di vino che la identificavano come importatore. 13 Con decisione 24 novembre 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha accolto il ricorso dell interveniente, ritenendo che le nuove prove da essa prodotte in fase d appello, valutate unitamente a quelle prodotte dinanzi alla divisione di opposizione, permettessero di concludere nel senso di un effettivo uso del marchio anteriore. Essa ha peraltro ritenuto, a differenza della divisione di opposizione, che l elemento figurativo aggiunto nel 1999 al marchio nazionale anteriore non ne alterasse il carattere distintivo. Rilevava in proposito che si trattava di un disegno raffigurante una formazione geologica stilizzata, che costituisce la principale attrazione turistica della regione di provenienza dei prodotti contraddistinti dal marchio nazionale anteriore in Argentina, il che non faceva che confermare il concetto espresso dal marchio. Peraltro, secondo la commissione di ricorso, il carattere tipografico maiuscolo delle lettere che formano l espressione «valle de la luna» era rimasto invariato. La commissione di ricorso ha pertanto annullato la decisione della divisione di opposizione e rinviato il fascicolo dinanzi alla stessa. Conclusioni delle parti 14 La ricorrente conclude in sostanza chiedendo che il Tribunale voglia: dichiarare che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell art. 15, n. 2, del regolamento n. 40/94 e dev essere pertanto annullata; condannare l interveniente alle spese. 15 Nelle sue conclusioni, la ricorrente ha identificato l interveniente come convenuta, laddove è l UAMI ad agire dinanzi al Tribunale come sola parte convenuta. Il Tribunale ritiene tuttavia che il ricorso debba essere interpretato nel senso che essa indica l UAMI come parte convenuta, atteso che la ricorrente ha espressamente affermato che il ricorso era proposto avverso la decisione impugnata (procedimento R 269/2004-1). L UAMI ha peraltro affermato in udienza di non voler insistere sull aspetto formale del ricorso, il quale è diretto contro la decisione impugnata, e ha precisato che non intendeva sollevare alcuna eccezione di irricevibilità. 16 L UAMI conclude chiedendo che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese. 17 L intervenante conclude chiedendo che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese. In diritto

4 Page 4 of 5 18 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94. Argomenti delle parti 19 La tesi della ricorrente è che la commissione di ricorso abbia violato l art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, allorché ha ritenuto che le prove dell uso del marchio nazionale anteriore dimostrassero l uso effettivo dello stesso in una forma che differisce da quella con la quale esso è stato registrato soltanto per elementi non idonei ad alterarne il carattere distintivo. La commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente la rilevanza delle modifiche figurative che il marchio nazionale anteriore avrebbe subìto nel In proposito la ricorrente afferma che i caratteri tipografici del marchio anteriore, quale utilizzato nel 1999, sono completamente diversi da quelli cha appaiono nel marchio registrato. Peraltro, il marchio utilizzato nel 1999 conterrebbe, tra i termini «valle de» e «la luna», l aggiunta di una figura idonea a modificare sensibilmente la forma con la quale il marchio nazionale anteriore era stato registrato. 21 La ricorrente ne deduce che l uso effettivo del marchio nazionale anteriore si sia interrotto per tutto l anno 1999 e che l interveniente non abbia pertanto provato un uso continuato per i cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di registrazione, come imporrebbe la normativa vigente. 22 L UAMI e l interveniente ritengono che la commissione di ricorso abbia correttamente applicato l art. 15, n. 2, lett. a), e l art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, in quanto le modifiche apportate al marchio figurativo registrato non ne avrebbero modificato il carattere distintivo, tenuto conto segnatamente della preponderanza dell elemento denominativo rispetto alla figura nonché del perdurante utilizzo dei caratteri a stampatello per i termini «valle de la luna». L interveniente ne deduce che il marchio nazionale anteriore è stato utilizzato ininterrottamente nel corso del periodo di riferimento. 23 Secondo l UAMI, le modifiche apportate al marchio registrato non erano idonee ad alterarne in modo significativo il carattere distintivo e, pertanto, l art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 non era applicabile. Peraltro, il ragionamento seguito dalla commissione di ricorso non presenterebbe alcun vizio logico né sarebbe carente di motivazione. Giudizio del Tribunale 24 Con il suo unico motivo, la ricorrente deduce sostanzialmente una violazione dell art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento, poiché in realtà essa contesta la valutazione sulla scorta della quale la commissione di ricorso ha ammesso l uso effettivo del marchio nazionale anteriore, quale invocato nell atto di opposizione, vale a dire nella forma con la quale à stato registrato. 25 In forza del combinato disposto degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, la prova dell uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si fondi un opposizione proposta avverso una domanda di marchio comunitario, comprende anche la prova dell uso del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterino il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato [v. sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-135/04, GfK/UAMI BUS (Online Bus), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata]. 26 Ai sensi dell art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, l opposizione proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario è respinta qualora il titolare del marchio anteriore di cui trattasi non adduca la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, quest ultimo è stato seriamente utilizzato. Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, questa norma non impone che l uso sia provato per un periodo continuato e ininterrotto di cinque anni. Dal tenore letterale dell art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, infatti, risulta che occorre non un uso continuato ed ininterrotto per cinque anni, bensì soltanto un uso effettivo nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario. 27 Si evince peraltro dall art. 15, n. 1, del medesimo regolamento che sono sottoposti alle sanzioni da esso previste solo i marchi che, entro cinque anni dalla registrazione, non hanno costituito oggetto di un uso effettivo da parte del titolare o il cui uso effettivo è stato sospeso per un periodo

5 Page 5 of 5 ininterrotto di cinque anni. Pertanto, per evitare le dette sanzioni è sufficiente che un marchio sia stato seriamente usato in una parte del periodo pertinente [sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T- 334/01, MFE Marienfelde/UAMI Vétoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II-2787, punto 40, e causa T-203/02, Sunrider/UAMI Espadafor Caba (VITAFRUIT), Racc. pag. II-2811, punto 45]. 28 Nella fattispecie, poiché la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata il 23 luglio 2001, il periodo di cinque anni cui fa riferimento l art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 va dal 23 luglio 1996 al 22 luglio Orbene, la ricorrente si limita ad allegare che il marchio utilizzato nel 1999 si differenzia sensibilmente da quello registrato nel 1996, e che l uso del marchio anteriore è stato interrotto per tutto il Così facendo, essa non contesta che l interveniente abbia dimostrato l uso effettivo del marchio nazionale anteriore, nella forma con la quale è stato registrato, per tutto il resto del periodo di cui trattasi, vale a dire dal 23 luglio 1996 al 31 dicembre 1998 e dal 1 gennaio 2000 al 22 luglio Pertanto, e conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 27, essa non può validamente asserire che al marchio anteriore è applicabile la sanzione prevista dall art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, vale a dire il rigetto dell opposizione. 29 Ne deriva che, quand anche, in sede di valutazione dell uso del marchio anteriore per il 1999, la commissione di ricorso avesse violato l art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, un simile errore non sarebbe idoneo a comportare l annullamento della decisione impugnata. Infatti, la sospensione, per un anno nel corso del periodo pertinente, dell uso del marchio anteriore, anche volendola ammettere, non sarebbe un elemento sufficiente a rimettere in discussione il riconoscimento di un suo uso effettivo. 30 Alla luce di quanto precede, il motivo unico vertente su una violazione dell art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento, non è fondato, cosicché il ricorso dev essere integralmente respinto. Sulle spese 31 Ai sensi dell art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell UAMI e dell interveniente. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall Ufficio per l armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall interveniente. Jaeger Azizi Cremona Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 ottobre Il cancelliere Il presidente E. Coulon M. Jaeger 1 Lingua processuale: l italiano