Sedi in ITALIA Bologna, Brescia, Milano, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Udine, Varese, Verona

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1 Sedi in ITALIA Bologna, Brescia, Milano, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Udine, Varese, Verona Corrispondenti in CINA a: Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taiwan. Ufficio di Bologna: via Goito, n 18 Tel: Fax: bologna@bugnion.it; Paolo Pederzini pederzini@bugnion.it Internazionalizzare l azienda: dalla delocalizzazione della produzione alla produzione in Cina IL RUOLO DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE IN CINA

2 CINA DIVISIONE IN REGIONI IL SUD-EST INDUSTRIALE 2

3 STATISTICA DEPOSITI BREVETTI E MARCHI IN CINA NEL 2005 Fonte Penksung Intellectual Property Ltd News & Views NEL 2005: domande di brevetto (Invenzioni-Modelli di Utilità Designs) depositate di cui Chinese Dom. Appl.; Oltre domande di registrazione di Marchi d Impresa depositate e da sottoporre ad esame 98 Marchi Well Known riconosciuti; azioni civili per violazioni di marchi; criminal cases per violazione di diritti di P.I.; 3

4 CINACINA- STATISTICHE DEPOSITI BREVETTI ANNO 2005 Fonte SIPO Annual report

11 CHE COSA SI INTENDE COME PROPRIETA INDUSTRIALE Come Proprietà Industriale si intendono prevalentemente i diritti derivanti da: Brevetti per invenzione industriale Brevetti per modello di utilità Design industriale Marchi d impresa e altri segni distintivi (well - Known) Segreto industriale (Know-How) Copyright; tutela del Software, ecc. 11

12 CONDIZIONE INDISPENSABILE PER UTILIZZARE E FAR VALERE I DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE IN CINA La brevettazione in Cina dell Innovazione tecnologica (invenzioni e modelli di utilità) La registrazione in Cina del design La registrazione in Cina dei marchi d impresa L identificazione e il riconoscimento del know-how nelle negoziazioni con i partner cinesi 12

13 ALCUNI ACCORDI INTERNAZIONALI VINCOLANTI PER LA CINA IN TEMA DI P.I. Gli Accordi TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, conseguenti all ingresso della Cina nella WTO; La Convenzione di Parigi sulla tutela della P.I. Il trattato P.C.T. L Accordo di Madrid sulla registrazione dei Marchi Internazionali La convenzione di New York sul riconoscimento e l esecuzione dei lodi arbitrali resi all estero Accordo bilaterale Italia-Cina per l assistenza giudiziaria in materia civile firmato a Pechino il 20 maggio 1991 (G.U. italiana n 278 del 28 novembre 1994) 13

14 CINA AUTORITA AMMINISTRATIVE PER I DIRITTI DI P.I. SIPO State Int. Property Office Coordinamento degli Affari in materia di P.I. PO/PAO/PAD Patent Office Deposito-Esame-RilascioViolazione di brevetti AAPA Administration Authority of Patent affair NCA/CAB National Copyright Administration Bureau Amm.ne e violazione Diritto d Autore AIC/SAIC The State Administration Industry and Commerce Comprende TMO Trade Mark Office e TRAB Trademark Review and Adjudication Board Deposito-Esame-Rilascio di marchi d impresa e problematiche di concorrenza sleale 14

15 LA TUTELA DEI MARCHI D IMPRESA IN CINA E NELLE SAR HONG KONG E MACAO IN CINA VALE IL PRINCIPIO CHE LA TUTELA DEI MARCHI SI OTTIENE CON LA LORO REGISTRAZIONE QUALI MARCHI DEPOSITARE IN CINA Denominativi Figurativi In caratteri ideogrammi - cinesi In caratteri Pin Yin (caratteri romani che identificano la fonia degli ideogrammi cinesi) ALTRI SEGNI DA TUTELARE Trade name; Domain name ALTRI SEGNI TUTELABILI I MARCHI NOTORI E I MARCHI DI RINOMANZA 15

16 LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI IN CINA E NELLE SAR HONG KONG E MACAO OLTRE CHE TAIWAN La registrazione dei marchi in CINA può essere ottenuta: - Tramite il deposito diretto di una domanda di registrazione nazionale presso il Trade Mark Office a Pechino (Beijing); - Tramite la designazione della Cina in una domanda di registrazione di Marchio Internazionale secondo l Accordo di Madrid - Per Hong Kong, Macao e Taiwan occorre procedere al deposito a specifiche domande in questi territori in quanto non coperti dalla registrazione del marchio in Cina 16

17 ESEMPIO DI AVVISO DI RIFIUTO PROVVISORIO CONSEGUENTE ALL ESAME DI REGISTRABILITA REGISTRABILITA DI DI MARCHIO IN CINA 17

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19 LE TIPOLOGIE DI BREVETTI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE CINESE Invenzioni: la durata è di 20 anni dal deposito. Domanda - esame formale pubblicazione dopo 18 mesi dal deposito o dalla priorità esame di merito entro 3 anni dal deposito o dalla priorità. Modelli di Utilità e Designs: la durata è di 10 anni dal deposito Domanda esame formale - concessione 19

20 LA TUTELA BREVETTUALE IN CINA TRAMITE LA PROCEDURA PCT SLIDE 1/2 SUDDIVISIONE PER CONVENZIONI a) Albania1, Australia, Algeria, Antigua e Barbuda, Belize, Barbados, BosniaErzegovina1, Brasile, Canada, Cina (con Hong Kong dal ), Colombia, Costa Rica, Croazia1, Cuba, Corea del Sud, Corea del Nord, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Egitto, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, India, Indonesia, Israele, Comore, 1, Liberia, Libia, Macedonia1, Messico, Mongolia, Papua Nuova Guinea, Madagascar, Marocco, Nicaragua, Nigeria, Nor-vegia, Nuova Zelanda, Oman, Saint Vincent e Grenadines, Saint Kitts and Nevis (dal ), Santa Lucia, Seychelles, Singapore, Siria, Sri Lanka, Sudafrica, Trinidad e Tobago, Tunisia, Ucraina, U.S.A., Uzbekistan, Vietnam, San Marino, Serbia e Montenegro1; b) Austria, Belgio2, Bulgaria, Cipro2, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia2, Germania, Gran Bretagna, Grecia2, Irlanda2, Islanda, Italia2, Lettonia Lituania, Lussemburgo, Monaco2, Olanda2, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia2, Spagna, Svezia, Svizzera (Liechtenstein), Turchia, Ungheria (Paesi -aderenti alla Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo); 20

21 LA TUTELA BREVETTUALE IN CINA TRAMITE LA PROCEDURA PCT SLIDE 2/2 2/2 c) Benin2, BurkinaFaso2, Cameroon2, Chad2, Congo2, Costa d'a-vorio2, Gabon2, Guinea2, Guinea-Bissau2, Guinea-Equatoriale2, Mali2, Mauritania2, Niger2, Repubblica Cen-troafricana2, Senegal2, Togo2 (Paesi Centroafricani aderenti all'oa-pi); d) Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibia, Sierra Leone, Sudan, Swaziland2, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Mozambique, Zambia (Paesi Africani aderenti all'aripo); e) Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia, Federazione Russa, Tajikistan, Turkmenistan (Paesi aderenti all'eurasian PATENT). NOTE: 1 E possibile estendere un Brevetto Europeo in tale Paese 2 Paese designabile solo attraverso il brevetto Regionale di appartenenza (Europeo, OAPI, ARIPO, o Eurasian) e non per singola via nazionale 21

22 LE AZIONI GIUDIZIARIE IN CINA A DIFESA DELLA P.I. Intermediate Courts; durata 12 mesi sia in 1 che in 2 grado AZIONE CIVILE AZIONE AMMINISTRATIVA AZIONE PENALE AZIONE DOGANALE Sollecitata dalla parte davanti a PO-APAA /SAIC/AIC/ D ufficio GAC/SAC 22

23 LE AZIONI GIUDIZIARIE IN CINA People s Courts: Supreme People s Court; Local People s Courts, divise in: - *High People s Courts; - *Intermediate People s Courts; - Primary People scourts - Special People s Courts *IPC s Intellectual Property Tribunals Tribunali specializzati per i casi di violazione della P.I. hanno sede, ad esempio, a Beijing, Shanghai,Fuzhon, Haikov, Hainan, Guangzhou, Jiangsu, Shenzhen. 23

24 ALCUNE DECISIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO RIGUARDANTE TITOLI DI P.I. Fonte CCPIT Patent and Trademark Office April 2005 Beijing Hight People s Court Causa promossa dalla Beijing Langiang Lifts & Escalators Co /vs LG Industrial Electric Co., Ltd et al, per violazione di marchio La Langiang è titolare del marchio di Fig. 1 registrato con n il10 agosto 1991 per contraddistinguere ascensori. La LG Electronic Co è titolare del marchio di Fig. 2 registrato con n il 7 marzo 1997 per per contraddistinguere anche Ascensori. Nel dicembre 2000, a seguito di una opposizione Presentata dalla Languang la designazione di ascensori è stata cancellata a seguito di una decisione finale della TRAB. La Beijing Hight People s Court ha deciso che i marchi a confronto nel loro insieme non sono confondibili 24

25 ALCUNE DECISIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO RIGUARDANTE TITOLI DI P.I. Fonte CCPIT Patent and Trademark Office April 2005 Decisione della Beijing N 2 Intermediate People s Court del 24 Novembre 2004 Nella causa promossa dalla TOYOTA Motor Corporation/vs China Geely Group Produttore di automobili con base nella provincia di Zhejiang per contraffazione di marchio La Corte ha deciso che il logo della Geely (Merry logo) non è contraffazione del Marchio della TOYOTA ritenendo i due marchi diversi e non suscettibili di ingenerare confusione nel pubblico rilevante. 25

26 ALCUNE DECISIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO RIGUARDANTE TITOLI DI P.I. Fonte CCPIT Patent and Trademark Office April 2005 IL CASO GENERAL MOTORS/vs CHERY Automobile Nel novembre 2005 le parti hanno raggiunto un accordo dopo una lite durata tre anni e promossa dalla GM per concorrenza sleale per imitazione Confusoria del modello Matiz da parte della CHERY col modello QQ Prima dell accordo la GM aveva promosso una lite per rivendicare la copiatura del design della Matiz. L azione era stata giudicata infondata sulla base del fatto che la GM non risultava titolare di alcun design registrato in Cina. 26

27 ALCUNE DECISIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO RIGUARDANTE TITOLI DI P.I. Fonte CCPIT Patent and Trademark Office April 2005 IL CASO STARBUCKS La Starbuks Corporation ha ottenuto in Cina le registrazione del marchio Starbucks E la relativa traduzione di esso Xingbake (pronuncia Sin-Bar-Ker; in cinese Xing significa Star e ba-ke risulta equivalente foneticamente a buck) Nel 1999 si costituisce in cina la concorrente Shanghai Xingbake che avvia una serie di coffe shop lungo la Nanjing Road utilizzando una insegna del tutto simile a quella della Starbucks Nel dicembre 2003 la Starbucks ha citato in giudizio la Shanghai Xingbake davanti alla Shanghai N 2 Intermediate People s Court e ha ottenuto il riconoscimento della notorietà dei propri marchi e la condanna della Shanghai Xingbake per aver agito in mala-fede a cessare l uso del marchio e del company name Xingbake e al pagamento di 500,000 yuan (US$ ,00) a titolo di risarcimento. 27

28 ALCUNE DECISIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO RIGUARDANTE TITOLI DI P.I. Fonte CCPIT Patent and Trademark Office April 2005 LA RESPONSABILITA DEL LOCATORE NEI CASI DI CONTRAFFAZIONE Il 19 dicembre 2005 la Beijing n 2 Intermediate Court ha deciso che la Beijing Xiu Shui Market (Silk Street), corresponsabile di contraffazione di marchio per non aver preso tutte le misure necessarie e sufficienti affinché negli stand interni non venissero venduti prodotti contraffatti. L azione era stata promossa nel maggio 2005 dal Quality Brands Protection Committee (QBPC), associazione cinese fra imprese estere quali Luis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel e Burberry. L Art. 50 delle Implementing Rules of Trademark Law prevede che: Provision of storage, transportation, postage, concealment and convenience to facilitate infringement of exlusive rights to use a trademark, constitutes an infringment 28

29 LA DIFESA DELLA P.I. DA CONTRAFFAZONI IN INGRESSO NELLA UE OCCORRE DISPORRE DI: Brevetti concessi (nazionali/euronazionali); Marchi registrati (Reg. 40/94 CE) Design registrati (Reg. 6/2002 CE) Decreti o Certificati doganali (Regolamento (CE) n 1383/2003 del 1 luglio 2004) 29

30 GRAZIE GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE Paolo Pederzini Consulente in Proprietà Industriale Community Trade Mark Attorney European Patent Attorney BUGNION S.p.A., 2009