12/07/2016 PREMESSA AGENDA. La Direttiva UE 2015/2436 e il Regolamento UE 2015/2424 hanno modificato la normativa europea in materia di marchi.

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1 Dal marchio comunitario al marchio dell Unione Europea: gli importanti adempimenti a carico dei titolari di marchi Europei. Come fondare le strategie d impresa tra marchi e identità aziendale nel web Il nuovo marchio dell Unione Europea alla luce del regolamento 2015/2424 avv. Laura Di Iorio 12 luglio 2016 Venezia-Marghera PREMESSA La Direttiva UE 2015/2436 e il Regolamento UE 2015/2424 hanno modificato la normativa europea in materia di marchi. In particolare, il Regolamento ha modificato il precedente Regolamento CE 207/2009 sul marchio comunitario. Le modifiche entreranno in vigore in tempi successivi Barzanò & Zanardo Tutti i diritti riservati AGENDA I temi di oggi: cosa cambia dal 23 marzo 2016? quali modifiche vanno apportate entro il 24 settembre 2016? highlight su modifiche previste dal 1 ottobre 2017 highlight su modifiche successive Barzanò & Zanardo Tutti i diritti riservati 1

2 Cambiano i nomi: non più UAMI, ma EUIPO (European Union Intellectual Property Office) - UEPI??? non più MC, ma MUE (marchio dell Unione Europea) non ci sono, invece, modifiche per il Design Comunitario 4 Tasse di deposito: Il regime di tassazione varia in funzione del numero di classi rivendicate Non più forfait fino a tre classi la tassa è più basse solo per il deposito in una classe 5 Tasse di rinnovo: Il regime di tassazione prevede un costo variabile in funzione del numero di classi oggetto di rinnovo Non più forfait fino a tre classi con il nuovo regime la tassa è stata ridotta 6 2

3 Nuovi impedimenti assoluti alla registrazione (1): denominazioni d origine* indicazioni geografiche* menzioni tradizionali per i vini specialità tradizionali garantite varietà vegetali registrate * Opposizione Criticità? 7 Nuovi impedimenti assoluti alla registrazione (2): art. 4 lett. e: dalla forma, o altra caratteristica [ ] imposta dalla natura stessa / necessaria per ottenere un risultato tecnico / che dà valore sostanziale Cioè? odore di mirtilli per succo di frutta ai mirtilli? 8 Domanda di MUE (1): Solo presso l Ufficio (EUIPO) Non è più possibile presentare la domanda presso il Servizio Centrale di Proprietà Intellettuale degli Stati Membri (che aveva il compito entro due settimane di inoltrarlo a UAMI) 9 3

4 Domanda di MUE (2): Relazione di ricerca (relativamente ai MUE rilevati dall Ufficio) viene inviata solo su richiesta del richiedente al momento del deposito ed è gratuita La richiesta di ricerca nei registri degli Stati Membri continua ad essere inviata solo su richiesta (al momento del deposito) e a pagamento 10 Modifiche alle Osservazioni: Viene stabilito il dies ad quem per presentarle: entro la scadenza del termine per l opposizione se è stata depositata opposizione, fino a che non venga emessa la relativa decisione eliminato il dies a quo (pubblicazione della domanda) 11 Modifiche relative all opposizione (1): DOP/IGP come diritti anteriori marchio identico/simile a marchio anteriore per prodotti/servizi identici/simili/non simili se il marchio anteriore gode di notorietà abbassata la tassa relativa 12 4

5 Modifiche relative all opposizione (2): il termine del periodo di cui fornire le prove dell uso del diritto anteriore non si calcola più a ritroso dalla data di pubblicazione del marchio opposto, ma dalla data del suo deposito (o dellapriorità, se c è) il dies a quo dell opposizione di una porzione Europea di un internazionale viene anticipato (dal mese successivo alla pubblicazione per tre mesi, anziché dal sesto mese dalla pubblicazione per tre mesi) 13 Registrazione: eliminato il riferimento alla tassa di registrazione la copia del certificato (autenticata o no) se non in formato elettronico è soggetta al pagamento di una tassa 14 Domanda di nullità o di decadenza: il ne bis in idem viene espressamente previsto anche quando la decisione viene resa dall Ufficio (autorità amministrativa) non più il richiamo a autorità giudiziaria di uno Stato membro, ma ai Tribunali dei Marchi UE 15 5

6 Art. 65: Avverso le decisioni rese dalla Commissione dei Ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale, non direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia, cui si può proporre appello sulla sentenza resa dal Tribunale 16 AGENDA I temi di oggi: cosa cambia dal 23 marzo 2016? quali modifiche vanno apportate entro il 24 settembre 2016? highlight su modifiche previste dal 1 ottobre 2017 highlight su modifiche successive Barzanò & Zanardo Tutti i diritti riservati Art. 28 RMUE: Identificazione chiara e precisa dei prodotti/servizi I titoli delle classi potranno essere utilizzati solo se chiari e precisi I titoli delle classi si intendono come comprendenti tutti i prodotti/servizi CHIARAMENTE coperti dal significato letterale del termine generale 18 6

7 Prima (2003): poiché le 45 classi comprendono l insieme di tutti i prodotti/servizi rivendicabili, rivendicare il titolo della classe costituisce rivendicazione di tutti i prodotti/servizi rientranti in essa cioè la tutela accordata verteva tanto sul significato letterale quanto sull elenco alfabetico dei prodotti/servizi Dopo (2012): sentenza IP TRANSLATOR per cui è protetto solo ciò che è scritto 19 E i marchi registrati che sono stati depositati ante 22 giugno 2012? Regime transitorio: fino al 24 settembre 2016 dichiarazione per precisare l intenzione di tutela solo per chi ha rivendicato il titolo della classe solo in relazione a prodotti/servizi NON compresi nel significato letterale 20 A seguito di riflessioni varie, l EUIPO ha pubblicato una lista NON ESAUSTIVA di termini chiaramente non coperti, o non chiaramente coperti, dal significato letterale dei titoli delle rispettive classi Qualche esempio 21 7

8 Classe 34 (X ed. Nice Classification): Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi. non chiaramente compresi o chiaramente non compresi: - Sigarette - Sigarette contenenti succedanei del tabacco non per uso medico - Cigarillos - Sigari - Erbe da fumare - Tabacco da naso - Tabacchiere 22 Classe 33 (X ed. Nice Classification): Bevande alcoliche (eccetto le birre). non chiaramente compresi o chiaramente non compresi: - Essenze alcooliche - Estratti alcoolici - Estratti di frutta con alcool 23 Classe 25 (X ed. Nice Classification): Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. non chiaramente compresi o chiaramente non compresi: Tomaie di calzature Ferramenti per calzature Tomaie Rinforzi al tallone per calzature Tacchi Suole interne Antisdrucciolevoli per calzature Punte di calzature [spunterbi] Suole Bulloni per scarpe da calcio Guardoli per calzature Visiere [cappelleria] Carcasse di cappelli Sottascelle Rinforzi al tallone per le calze Tasche di indumenti Fodere confezionate [parti di indumenti] Sparati di camicie Petti di camicie 24 8

9 Dubbi? quali prodotti sono coperti dal significato letterale? Perplessità? prodotti non nelle liste EUIPO? Confusione? 25 dichiarazione NON serve per i prodotti/servizi ricompresi nel significato letterale dei titoli delle classi dichiarazione che specifica l ambito di protezione non consente il diritto di opporsi o chiedere nullità di marchi successivi se essi fossero già in uso per quei prodotti/servizi e la violazione non ci fosse in base al significato letterale 26 Rivendica della classe titolata: specificare prodotti/servizi di interesse: dichiarazione ex art. 28 (con scadenza) limitare l ambito di tutela: dichiarazione ex art. 50 (RINUNCIA - senza termine) 27 9

10 Rivendica della classe non titolata: le specifiche indicate sono o non sufficienti: nessuna attività ulteriore / nuovo deposito limitare l ambito di tutela: dichiarazione ex art. 50 (RINUNCIA) 28 finora sono state inviate un migliaio di dichiarazioni ex art. 28 alcune sono già state oggetto di rifiuto provvisorio per inammissibilità non risulta alcun rifiuto definitivo 29 AGENDA I temi di oggi: cosa cambia dal 23 marzo 2016? quali modifiche vanno apportate entro il 24 settembre 2016? highlight su modifiche previste dal 1 ottobre 2017 highlight su modifiche successive Barzanò & Zanardo Tutti i diritti riservati 10

11 Cosa è cambierà dal 1 ottobre 2017? Importante modifica all art. 4: Non più rappresentati graficamente, ma segni idonei a essere rappresentati nel registro in modo chiaro e preciso sentenza Sieckmann (marchio olfattivo per balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella in cl. 35, 41, 42) chiarisce che è necessario che il segno possa essere individuato con esattezza al fine di individuare l esatto oggetto della tutela conferita dal marchio 31 Cosa è cambierà dal 1 ottobre 2017? Importante modifica all art. 4: Vengono espressamente compresi anche i colori e i suoni (erano registrabili anche ante riforma) MUE n suono del corno del cervo per liquori 32 Cosa è cambierà dal 1 ottobre 2017? Marchio di certificazione: per persone fisiche/giuridiche che non commerciano i prodotti/servizi marcati si potere di certificazione no controllo sulla provenienza geografica 33 11

12 AGENDA I temi di oggi: cosa cambia dal 23 marzo 2016? quali modifiche vanno apportate entro il 24 settembre 2016? highlight su modifiche previste dal 1 ottobre 2017 highlight su modifiche successive Barzanò & Zanardo Tutti i diritti riservati Cosa cambierà nei prossimi anni? Per effetto della Direttiva UE 2015/2436, nei prossimi sette anni, le normative nazionali saranno ulteriormente armonizzate, attraverso la creazione di nuove procedure amministrative che consentano di superare le differenze esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri dovrà essere introdotta anche in Italia una procedura amministrativa per le azioni di decadenza o nullità dei marchi 35 RINGRAZIAMENTI GRAZIE PER L ATTENZIONE! avv. Laura Di Iorio Barzanò & Zanardo Ufficio di Vicenza Via del Commercio, Vicenza, Italia l.diiorio@barzano-zanardo.com Tel: Barzanò & Zanardo Tutti i diritti riservati 12