Guida alla tutela dei marchi in Cina

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1 Guida alla tutela dei marchi in Cina Per una consulenza gratuita, confidenziale e di taglio operativo in materia di DPI nel giro di tre giorni lavorativi, scrivete all indirizzo: question@china-iprhelpdesk.eu 1. Introduzione 1 Introduzione 2 Come registrare il proprio marchio 3 La registrazione di un marchio in cinese 4 Registrazione di marchi in malafede in Cina: fate attenzione 5 Tutelare i propri diritti 6 Punti principali Disporre di un marchio solido può essere un fattore determinante per acquisire nuovi clienti quando si stabiliscono relazioni commerciali in Cina. Poiché si investono tempo e denaro nello stabilire la buona reputazione di un azienda, il fatto che qualcun altro possa usare marchi altrui per vendere i propri prodotti o servizi, potrebbe rivelarsi molto dannoso per un azienda. È importante sapere che la Cina utilizza il sistema del "primo a depositare", il che significa che se un marchio simile al proprio è già stato registrato in Cina, si può perdere la tutela legale del proprio marchio. Pertanto, è essenziale registrare i propri marchi in Cina prima di entrare nel mercato, in modo da ridurre il rischio che i marchi siano registrati anticipatamente da parti terze o, in altre parole, "dirottati". È altrettanto importante registrarsi tempestivamente, poiché questo processo può richiedere fino a 12 mesi (9 mesi per l'esamina del caso e 3 mesi per le possibilità di opposizione dopo la pubblicazione nella Gazzetta cinese dei marchi) per una domanda nazionale e, possibilmente, anche di più per una registrazione internazionale. È importante notare che un marchio, ad eccezione di marchi ben noti, può essere tutelato in Cina solo dopo che la registrazione è stata completata. La Cina è membro della Convenzione di Parigi e dell'organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), per cui le imprese europee devono depositare la domanda di registrazione in Cina entro sei mesi dal deposito dello stesso marchio in Europa, al fine di far valere la data di domanda originale, o "data di priorità". Che cos'è un marchio? Un marchio è un segno che ha lo scopo specifico e primario di identificare i prodotti o i servizi di un produttore, consentendo, in tal modo, ai consumatori di distinguere i prodotti o i servizi di un produttore da quelli di un altro. Il segno può essere composto da parole, dispositivi, lettere, numeri, segni tridimensionali (forme), combinazioni di colori, suoni o da qualsiasi combinazione di questi elementi. Nel caso della registrazione del suono, il suono deve essere descritto su un pentagramma musicale o mediante notazioni musicali numerate, accompagnate da una descrizione testuale. Nel caso in cui il suono non possa essere descritto su un pentagramma musicale o attraverso una notazione numerata, il richiedente dovrà descriverlo a parole. Affinché il marchio possa essere registrato, devono essere rispettati i seguenti requisiti: China IPR SME Helpdesk 2018

2 Guida alla tutela dei marchi in Cina Deve essere lecito - non deve essere identico o simile al nome o alla bandiera di uno Stato, ai nomi e ai loghi delle agenzie del governo centrale cinese, al logo e all inno dell esercito cinese, e ai luoghi specifici o agli edifici simbolo governativi, alla Croce Rossa o ad altre organizzazioni internazionali. Inoltre, non deve avere contenuto discriminatorio nei confronti di una nazionalità, o consistere in pubblicità esagerate e ingannevoli, ecc; Deve essere distintivo - i simboli devono essere facilmente distinguibili ed idonei a distinguere i prodotti o servizi di una persona da quelli di un altra; Non deve essere funzionale - questo requisito si applica, in particolare, per le forme tridimensionali che non possono essere registrate come marchi se: - Sono definite unicamente dalla natura dei prodotti o dei servizi, Come, per esempio, un marchio che è semplicemente un modello del prodotto stesso; la forma di una mela non può essere utilizzata come marchio per un impresa che vende mele, poiché le denominazioni generiche devono essere a disposizione di tutti. - Esistono per ottenere un certo effetto tecnico, che impedirebbe ad un concorrente di produrre un prodotto dotato lo stesso effetto tecnico. Ad esempio, non è stato possibile registrare il vasetto per lo yogurt Müller, con due scomparti separati, in quanto il design aveva una funzionalità pratica. - Consentono ai prodotti di acquisire il loro valore sostanziale; nel caso, per esempio, in cui il design del marchio, piuttosto che il prodotto stesso, aggiunge valore perché è così ben disegnato. Deve essere disponibile per la registrazione: Il registro ufficiale dell Ufficio dei marchi cinesi (CTMO) è disponibile online (vedi sezione Link correlati) e può essere utilizzato per effettuare ricerche sui marchi registrati esistenti. Il registro include approvazioni preliminari, approvazioni, rinnovi, modifiche, ecc. di tutti i marchi ed è disponibile in cinese. Al momento della pubblicazione di questa guida, il registro ufficiale è disponibile solo in cinese. Si prega di contattare l Helpdesk per richiedere una ricerca gratuita e verificare se il proprio marchio è ancora disponibile. 2. Come registrare il proprio marchio Un marchio può essere registrato sia attraverso il sistema nazionale, sia attraverso il sistema internazionale e può essere efficacemente tutelato in Cina solo dopo essere stato registrato. La Cina ha un sistema di registrazione centralizzato. Di seguito sono descritti i processi di valutazione e di registrazione. Sistema nazionale di registrazione I richiedenti stranieri senza residenza o un impresa straniera che intenda richiedere la registrazione di un marchio in Cina, sono tenuti ad autorizzare un agenzia di marchi legalmente costituita a farlo. Un elenco degli agenti qualificati in materia di marchi è consultabile sul sito web ufficiale del CTMO (vedi sezione Link correlati ). L Helpdesk fornisce una guida su come trovare un agente di marchi. La guida può essere scaricata da qui. La Cina utilizza la classificazione internazionale dei beni e dei servizi sancito dall accordo di Nizza. Bisogna presentare una domanda separata per ogni classe di prodotti di cui si chiede la tutela. Il costo della registrazione, escluse le spese di rappresentanza legale, è di 600 RMB (circa 80 EUR) per una singola classe e include 10 prodotti/servizi. Per ogni ulteriore prodotto viene addebitato un supplemento di 60 RMB (circa 8 EUR). È inoltre possibile registrare una domanda per più classi, che consente di depositare domande di marchio per prodotti e/o servizi appartenenti a più classi diverse. Le classi e le sottoclassi di marchi in Cina sono spiegate più dettagliatamente di seguito in questa guida. Certificati di proprietà del marchio: Si consiglia di richiedere al CTMO il rilascio di un certificato di registrazione internazionale di marchio valido in Cina. Tale certificato può fornire una prova preziosa del proprio diritto per tutelare il marchio. Sistema internazionale di registrazione I marchi registrati nei paesi europei non sono protetti in Cina, a meno che non siano stati registrati anche in questo paese. Il sistema di registrazione internazionale è disponibile ai sensi del protocollo di Madrid attraverso l Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO). La Cina e gli Stati membri dell Unione europea sono firmatari del Protocollo di Madrid. Ai sensi del protocollo di Madrid, la domanda di estensione per la Cina si basa o sulla domanda o sulla registrazione del marchio. Un agente di marchi depositerà le domande presso l ufficio marchi nazionale del paese d origine del richiedente, il quale provvederà poi a trasmettere la pratica alla WIPO. La domanda internazionale deve essere depositata in inglese, francese o spagnolo. Una volta ricevuta la domanda, la WIPO condurrà un esame di regolarità formale* e notificherà tutti i membri del Protocollo di Madrid in cui il richiedente desidera ottenere tutela. Se entro diciotto mesi dalla notifica della WIPO alla Cina, non viene sollevata alcuna obiezione, il marchio viene ufficialmente registrato. Tuttavia, si noti che se vi sono obiezioni riguardo alla registrazione del marchio, è necessario dare mandato a un agente marchi cinese che si occupi di gestire la situazione. Anche i rinnovi e le modifiche saranno gestiti attraverso il sistema internazionale. Confronto: Il sistema di registrazione nazionale e quello internazionale a confronto Validità: La registrazione nazionale cinese del marchio e la registrazione internazionale del marchio sono valide per 10 anni e possono essere prorogate per altre 10. La domanda di rinnovo, però, deve essere presentata entro 6 mesi prima della scadenza. Se il proprietario non presenta domanda di rinnovo entro tale termine, può essere concesso un periodo di proroga di 6 mesi. Se non viene presentata alcuna domanda prima della scadenza del termine di proroga, il marchio registrato sarà cancellato. Lingua della domanda: Se si utilizza il sistema internazionale, è possibile presentare la domanda in inglese, francese o spagnolo, tuttavia, se si segue il sistema nazionale la domanda può essere presentata solo in cinese. Le società straniere devono, pertanto, rivolgersi ad un agente marchi locale. Copertura: La tassa minima per il sistema internazionale copre più di un paese allo stesso tempo e fino a tre classi di prodotti o servizi. Secondo il sistema nazionale cinese è possibile presentare sia una domanda separata per ciascuna classe, sia una domanda per più classi. Certificati: In teoria non vi è alcuna differenza nel tipo di tutela offerto dalla registrazione nazionale e da quella internazionale, tuttavia, per motivi pratici, potrebbe risultare più conveniente fare domanda attraverso il sistema nazionale cinese. In questo modo, infatti, si otterrà anche un certificato di marchio redatto in lingua cinese che può essere utile per intraprendere qualsiasi azione di tutela in Cina, e potrà velocizzare le procedure con le autorità locali. Se si utilizza il sistema internazionale sarà, invece, necessario richiedere un certificato in lingua cinese al CTMO, per la cui emissione potrebbero essere necessari fino a tre mesi. In Cina, i propri diritti posso essere tutelati solo attraverso un certificato di marchio, poiché le autorità amministrative e i tribunali richiederanno questo documento come prova del vostro diritto di marchio. Pertanto, quando si effettua la 2

3 Strumenti gratuiti per la gestione dei DPI in Cina registrazione internazionale, si consiglia di richiedere questo certificato al CTMO. Classificazioni: Sia il sistema di registrazione cinese che quello europeo utilizzano la Classificazione internazionale dei Beni e Servizi stabilita dalla Convenzione di Nizza, tuttavia, le classi cinesi comprendono anche sottoclassi che non sono utilizzate in Europa. Costo: Secondo il sistema di registrazione nazionale cinese, il costo della registrazione è di 800 RMB (circa 110 EUR) più gli onorari degli avvocati, fino a 10 articoli, cui si aggiungono 60 RMB (circa 8 EUR) per ogni articolo in più. Per il tariffario del sistema internazionale si veda: Copertura di tutte le classi e sottoclassi di prodotti e servizi Il diritto esclusivo di utilizzo di un marchio è limitato nella sua estensione a prodotti o servizi identici e similari. Per comodità, prodotti e i servizi sono stati classificati in 45 classi. La Cina è l unico paese che ha suddiviso queste classi in sottoclassi. I prodotti della stessa sottoclasse sono spesso trattati come identici o similari. Quando si registra un marchio, è importante che la registrazione copra prodotti e servizi di tutte le sottoclassi comprendenti prodotti e servizi che rilevanti per la propria impresa. È buona norma registrare prodotti e servizi in ciascuna sottoclasse che compone una classe, anche se i prodotti e i servizi in una sottoclasse sono collegati solo marginalmente alla propria attività. Ciò impedirà ai concorrenti o ai contraffattori di registrare un marchio identico o simile in una determinata sottoclasse e di utilizzarlo per indebolire il marchio. Attenzione alle sottoclassi! Assicurarsi di registrare il proprio marchio per la classe e le sottoclassi corrette. Per spiegare meglio le sottoclassi, facciamo l'esempio della classe 29. Nell'UE e in Cina i prodotti della classe 29 comprendono, tra l'altro, uova, latte, prodotti lattiero-caseari, oli e grassi commestibili. Nell'UE un marchio può coprire tutti i prodotti di questa classe. Invece, in Cina, dipende dalla sottoclasse a cui appartiene. Per esempio, il burro rientra nella sottoclasse , mentre il burro di arachidi nella sottoclasse Ciò significa che si potrebbe essere tutelati per il burro di arachidi, ma non per il burro. È importante selezionare attentamente le sottoclassi, altrimenti è l'esaminatore cinese del CTMO a decidere a quale sottoclasse appartiene un determinato prodotto. Se si opta per la registrazione internazionale invece che per la registrazione nazionale cinese, assicurarsi di designare tutte le sottoclassi desiderate per il marchio, in quanto non designarle potrebbe portare a una registrazione che non protegge i vostri prodotti o servizi nel modo desiderato. Marchi "noti In circostanze specifiche, nei casi di contraffazione o di opposizione, è anche possibile richiedere lo status di "notorietà" di un marchio (in Cina). Tuttavia, non esiste un registro ufficiale dei marchi noti e il riconoscimento del loro status di notorietà viene effettuato caso per caso, da parte delle autorità amministrative o giudiziarie. Una volta presa una decisione amministrativa o giudiziaria che dichiari che il marchio è notoriamente conosciuto e si pronunci a favore del suo titolare, la decisione viene registrata e il titolare può utilizzare tale decisione in casi futuri per godere di ulteriori vantaggi, come ad esempio ricevere un risarcimento danni più elevato e prevenire più facilmente la registrazione di marchi simili. Sebbene questo status esista, in pratica è molto difficile da ottenere, soprattutto per le imprese europee. Ad esempio, mentre a L'Oreal e Gillette è stato riconosciuto questo status, Louis Vuitton non ha avuto successo in questo tipo di richiesta in Cina. Le disposizioni SAIC sulla determinazione dei marchi noti stabiliscono il contenuto principale e la procedura per ottenere la registrazione di un marchio noto. Le Disposizioni sono disponibili sul sito web di IP Key: ip-protection-and-enforcement/3145-provisions-on-the- determinationand-protection-of-well-known-trademarks revision 3. La registrazione di un marchio in cinese Poiché la registrazione di un marchio in caratteri latini non protegge automaticamente il marchio dall uso o dalla registrazione dello stesso marchio o di un marchio simile in caratteri cinesi, si consiglia vivamente di registrare una versione cinese di un marchio straniero. Inoltre, se non esiste un nome cinese per un marchio straniero, è molto probabile che esso venga adottato dai consumatori locali sia per traduzione che per traslitterazione, e non avrà necessariamente la connotazione o l immagine giusta che l impresa straniera vorrebbe trasmettere. Poiché la Cina richiede nomi cinesi sui prodotti, non registrando il nome in caratteri cinesi di un prodotto, rende quel prodotto vulnerabile a registrazioni di marchi in malafede. Poiché la Cina è un paese in cui vige la regola del primo a depositare, la persona o la società che registra un marchio prima di altri, ne otterrà la tutela in Cina. Di conseguenza, si rischia di non poter utilizzare il nome cinese del proprio prodotto. Qui di seguito viene spiegato il procedimento per creare un marchio in caratteri cinesi. Nel 2015, New Balance, il produttore di calzature e articoli sportivi, ha perso un caso di marchio in cui un cittadino cinese aveva registrato il nome cinese " 新百伦 " (Xin Bailun). Poiché New Balance ha utilizzato questo nome anche per le loro merci cinesi, la Corte Intermedia di Guangzhou ha stabilito che New Balance ha violato i diritti del cittadino cinese e che New Balance doveva pagare 98 milioni di RMB (circa 13,5 milioni di euro) in danni, scusarsi pubblicamente e non ha ricevuto permesso di utilizzare il nome cinese " 新百伦 ". Queste situazioni possono essere evitate controllando che il proprio nome cinese sia ancora disponibile per la registrazione del marchio in Cina e registrandolo. Nel caso in cui il marchio cinese sia già registrato per prodotti e servizi identici o simili, si consiglia alle PMI di creare un nuovo nome del marchio, diverso per il mercato cinese. I consumatori cinesi e i marchi stranieri Un quarto dei consumatori mondiali è cinese e, pertanto, i titolari di marchi stranieri dovrebbero scegliere con attenzione i loro marchi in caratteri cinesi. Nella scelta di un nome cinese, è buona norma avvalersi di avvocati specializzati in materia di marchi, esperti di marketing e personale locale di madrelingua cinese per dare al proprio marchio la giusta immagine in Cina ed evitare i costi derivanti da scelte sbagliate. La scelta di un marchio cinese equivalente è particolarmente importante, non solo per il significato, ma anche per il suono, il tono e anche per l aspetto dei caratteri cinesi scelti che possono 1 NB. Malta non fa parte del protocollo di Madrid, ma le imprese maltesi possono estendere la domanda attraverso l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM). L'elenco completo dei membri del Protocollo di Madrid è disponibile sul sito ufficiale della WIPO (vedi la sezione "Link correlati"). 3

4 Guida alla tutela dei marchi in Cina influenzare la reputazione del marchio. Ad esempio, Quaker Oatmeal e Ralph Lauren sono due marchi noti che non hanno creato un marchio cinese al momento del loro ingresso in questo mercato. Pertanto, il grande pubblico ha creato i propri nomi per i due marchi, sulla base dei loro rispettivi loghi. Quaker Oatmeal ha ottenuto il soprannome di Lao Ren Pai ( 老人牌 ) che si traduce letteralmente in marchio dell uomo vecchio, mentre Ralph Lauren ha scoperto che il proprio marchio era conosciuto come San Jiao Ma ( San) in Cina, che letteralmente vuol dire cavallo a tre zampe. La lingua cinese ha caratteristiche uniche, e quindi il proprio marchio cinese deve essere attentamente sviluppato con l aiuto e la guida di esperti di marchio, marketing e pubbliche relazioni, così come madrelingua e traduttori. PMI vengono colte di sorpresa perché non registrano il loro marchio in Cina e poi, nel momento in cui vogliono entrare in quel mercato, scoprono che il loro marchio è già stato assegnato a un impresa cinese. Molto spesso, in questi casi, le società cinesi registrano il marchio con l intenzione di rivenderlo alla società straniera a un prezzo gonfiato. Questo tipo di registrazioni sono comunemente denominate registrazioni in malafede e rappresentano un problema significativo che molte imprese europee si trovano ad affrontare in Cina. Le registrazioni in malafede possono limitare la libertà d azione di una società straniera restringendo la sua capacità di entrare nel mercato cinese o, addirittura, di produrre in Cina, poiché il titolare del marchio cinese è in grado di intercettare merci che violano il marchio presso le dogane cinesi. È importante capire che le registrazioni in malafede, secondo la legge cinese, sono considerate in malafede se esiste un qualsiasi tipo di rapporto di tra la persona o l impresa che ha registrato il marchio in Cina e la PMI dell UE. Pertanto è fondamentale registrare i rapporti commerciali con le imprese cinesi, ma è ancora meglio registrare un marchio cinese il prima possibile. Azioni con l'ufficio dei marchi cinese I tre modi per scegliere il nome di un marchio cinese a) Creare una traduzione letterale Una traduzione letterale funziona quando il marchio ha un significato distintivo. Ad esempio, la Apple Computers ha scelto il marchio Ping Guo ( Ping), che è il corrispettivo cinese per mela. Similmente, Palmolive è conosciuta come Zong Lan ( 棕榄 ), una combinazione dell esatta traduzione di palma e oliva. Lo svantaggio di questo metodo è che i caratteri cinesi suonano in modo diverso rispetto al marchio originale. Ciò significa che è necessario investire tempo e denaro nella costruzione dell associazione tra il marchio in caratteri latini e quello in caratteri cinesi. b) Creare una traslitterazione fonetica Una traslitterazione fonetica comporta la creazione di un nome in carattere cinesi che suona come il marchio originale. Il Pinyin è l alfabeto fonetico ufficiale cinese che utilizza caratteri latini e può essere utilizzato per creare una traslitterazione. Ad esempio, McDonald s è conosciuto come Mai Dang Lao ( 麦当劳 ) dai consumatori cinesi. Siemens è chiamata Xi Men Zi ( 西门子 ), KFC è conosciuto come Ken De Ji ( 肯德鸡 ) e Audi è conosciuta come Ao Di ( 奥迪 ). Questo metodo è preferibile quando il marchio ha già una reputazione tra i consumatori di lingua cinese. Tuttavia, è necessario prestare attenzione nella scelta di una versione fonetica di un marchio straniero, perché i caratteri cinesi possono avere un significato indesiderato in uno o più dei sei principali dialetti cinesi. c) Combinare traduzione letterale e traslazione fonetica I marchi migliori sono quelli che suonano allo stesso modo e che fanno riferimento a una caratteristica distintiva del marchio o che hanno un significato positivo nella cultura cinese. La Coca-Cola, per esempio, dopo aver considerato centinaia di combinazioni delle quattro sillabe che compongono il suo nome, optò alla fine per Ke Kou Ke Le ( 可口可乐 ), che significa assaggiala e sii felice. Il marchio tedesco Fuchs, che in tedesco significa volpe, è stato tradotto in Fu Si ( 福斯 ), che significa buona fortuna e benedizione. 4. Registrazioni di marchi in malafede in Cina: fate attenzione! Poiché la Cina utilizza il sistema del primo a depositare, molte Cosa fare se un marchio viene rifiutato? Se un marchio viene rifiutato dal CTMO, il richiedente ha quindici giorni di tempo per presentare ricorso al TRAB da parte di un agente cinese per i marchi. Il TRAB ha a disposizione 9 mesi per prendere una decisione, che possono essere prorogati per altri tre mesi. Cosa succede se si scopre che qualcuno ha depositato un marchio che non si vuole registrare? In tal caso, è possibile presentare un ricorso presso il CTMO contro tale marchio. Tenere presente che ciò deve essere fatto entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale del marchio e dopo l'approvazione preliminare nella Gazzetta dei marchi. Il ricorso deve essere basato su fatti chiari e fondati e deve essere sostenuto da due copie di prove materiali pertinenti (vedere il collegamento alla Tabella di marcia di IP Key per i marchi e la proprietà intellettuale). Se si desidera produrre prove supplementari, si tenga presente che tale dichiarazione deve essere fatta nel ricorso originale e che le prove supplementari devono essere fornite entro tre mesi dalla data del ricorso. Si può prevedere che il periodo per una decisione su un opposizione contro la registrazione di un marchio, vari da 1 anno a 1,5 anni. Se l'opposizione fallisce, il marchio viene registrato e l'unica opzione resta quella di invalidarlo presso il TRAB. Cosa fare se un marchio è già registrato e si desidera ottenerlo? In tali casi, è possibile tentare di invalidare il marchio, ad esempio, se è stato registrato con frode o altri mezzi impropri (come la malafede), o perché viola un diritto precedente. Bisogna depositare la domanda di invalidazione presso il TRAB tramite un agente di marchi cinesi. Un altra opzione per ottenere la restituzione di un marchio è la revoca del CTMO. La revoca può essere ottenuta se il titolare di un marchio non lo utilizza entro tre anni o se il marchio è diventato una denominazione generica. Quando il proprio agente di marchio cinese richiede una revoca, il CTMO dà al titolare del marchio due mesi per produrre prove che il marchio viene utilizzato. È importante notare che l uso di una terza parte che è autorizzata a usare il marchio vale anche come uso del marchio (si veda anche il collegamento IP Key Trademark Roadmap). Il ricorso contro una decisione di revoca del CTMO può essere presentato entro 15 giorni tramite un agente cinese del marchio presso il TRAB. 4

5 Strumenti gratuiti per la gestione dei DPI in Cina Registrare i marchi in Cina se si produce nel paese (OEM) Non è ancora chiaro, ai sensi del diritto cinese, se è possibile fabbricare prodotti in Cina recanti un marchio destinato all esportazione solo se qualcun altro lo ha registrato. I tribunali, le autorità amministrative e le dogane trattano tali questioni in modo diverso nelle diverse città o regioni della Cina. Mostrare la registrazione del marchio del paese in cui si esporta potrebbe essere sufficiente per far passare i prodotti alla dogana. Tuttavia, il modo migliore per garantire la protezione di una PMI è quello di registrare il marchio in Cina. Questo potrebbe, anche, aiutare a fermare le aziende che vogliono produrre prodotti contraffatti in Cina con un marchi già registrati in altri paesi, che potrebbero poi voler vendere in Cina o all estero. È importate sapere che, in tal caso, è necessario utilizzare il marchio in Cina entro tre anni. La commercializzazione dei marchi È importante sapere che la vendita di un marchio registrato da parte del titolare è legale. In Cina esiste, infatti, una piattaforma Internet per la vendita di marchi, il cosiddetto supermercato dei marchi (si veda la sezione Link correlati ), affiliata alla China Technology Exchange e approvata dal Consiglio di Stato. Cosa succede se un impresa europea trova il suo marchio sul sito web del supermercato dei marchi in Cina? Vendere un marchio è legale, ma cosa succede quando la vendita riguarda un marchio che è stato originariamente dirottato dal suo titolare? La legge cinese sui marchi delinea le azioni da intraprendere per ottenere la revoca di marchi oggetto di controversie. Se ci si accerta che uno dei marchi presenti sul sito web indicato è stato venduto in violazione della legge, si può procedere per chiederne la cancellazione. La società che gestisce il sito web può vendere marchi validi, ma è molto probabile che gli stessi siano stati acquistati e/o registrati in malafede per trarne profitto. Ottenere elementi di prova permetterà di annullare tali marchi. Come invalidare marchi per il loro mancato utilizzo Un altra regola fondamentale della legge sui marchi in molti paesi riguarda l utilizzo dei marchi. Ciò implica che un marchio registrato deve essere utilizzato dopo un certo periodo iniziale, altrimenti può essere revocato (ad esempio, questo periodo è di cinque anni in Germania e di 3 anni in Cina, dopo la sua registrazione). L uso di un marchio potrebbe essere dimostrato dal suo uso su prodotti, imballaggi o contenitori, o su documenti commerciali, in pubblicità, in un esposizione o in qualsiasi altra attività commerciale, al fine di evitare una richiesta di cancellazione del marchio dovuta al mancato uso da parti terze. È probabile che una parte significativa dei marchi di fabbrica dirottati non sia utilizzata e, quindi, ne può essere richiesta la revoca. Cosa fare quando il proprio marchio è già stato registrato in Cina da qualcun altro? In Cina, i marchi (ad eccezione di quelli noti) non godono in pratica di alcuna protezione se non sono registrati. Si consiglia pertanto alle PMI dell UE di registrare i loro marchi in Cina. Tuttavia, se la propria azienda si trova di fronte alla situazione in cui qualcun altro ne ha già registrato il marchio desiderato in Cina, ci potrebbe essere ancora una maniera di opporsi a quella registrazione. In tutti i casi in cui uno specifico diritto di marchio è registrato in malafede, dovrebbero essere adottate misure adeguate per ottenerne la restituzione. Secondo la legge cinese è vietato agli agenti o ai rappresentanti registrare un marchio a proprio nome, senza l autorizzazione del legittimo titolare. Inoltre, se una PMI dell UE ha rapporti contrattuali, commerciali o di altro tipo con la parte che registra il suo marchio in Cina e tale parte conosce l esistenza del marchio non registrato, il marchio non può essere registrato se la PMI europea fa opposizione. Si prega di notare che l opposizione deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio e dopo il suo esame con la Gazzetta cinese dei marchi. Successivamente, vi è ancora la possibilità di presentare ricorso per invalidità. I diritti preesistenti, come quelli sui marchi, su disegni e modelli, i diritti d autore e le indicazioni geografiche, possono essere utilizzati per contrastare una registrazione in malafede. Per quanto riguarda i diritti d autore preesistenti, è importante disporre di prove notarili o di un diritto d autore registrato. Anche se il diritto d autore esiste al momento della sua creazione, è difficile dimostrare di essere il proprietario del copyright in Cina, senza avere prove notarili o una registrazione del copyright cinese. Nel caso in cui una persona o un impresa cinese registri lo stesso logo utilizzato dalla propria PMI UE per molti anni, potrebbe esservi un diritto d autore su tale logo e, quindi, è possibile far valere un diritto anteriore per ottenere la restituzione del proprio marchio per la Cina. Tuttavia, poiché il CTMO dovrà visionare la prova degli schizzi originali del disegno e dei documenti relativi all autore, potrebbe essere difficile dimostrarlo. Le PMI europee sono pertanto incoraggiate a registrare i loro diritti d autore in Cina, in quanto ciò può fornire prove preziose in caso di controversia. E importante che le PMI europee conoscano il tema delle registrazioni in malafede, perché queste si verificano spesso in Cina e sono fonte di crescente preoccupazione. Attualmente, se un impresa riesce a registrare questi marchi per metterli in vendita, può guadagnare molto; nel caso in cui, invece, tali registrazioni vengono invalidate, la stessa impresa ci rimette solo il costo di registrazione. I consulenti in materia di marchi di solito offrono ai loro clienti un servizio di vigilanza, nel quale monitorano i tentativi di registrazione di marchi simili a quelli dei loro clienti. Poiché alcuni marchi contraffatti possono essere depositati in lingua cinese, si raccomanda vivamente che questo servizio, così come la valutazione e la consulenza, sia affidato a professionisti di lingua cinese e che il servizio venga prestato in cinese. Le PMI che si imbattono in registrazioni in malafede dei propri marchi dovrebbero cercare la consulenza di un avvocato in grado di valutare ogni singolo marchio e la solidità di ogni singolo caso in relazione a una richiesta di decadenza deve essere presentata al Trade Review and Adjudication Board (TRAB). Questa procedura può anche essere gestita da un agente per marchi registrato. Monitorare la Gazzetta dei marchi e opporsi alle registrazioni In caso di opposizione è fondamentale che vengano utilizzate prove corrette, in quanto esiste una sola possibilità di opposizione. In caso di rigetto dell opposizione, il marchio viene direttamente registrato. L unico ricorso possibile in tal caso sarebbe quello di avviare una procedura di annullamento del marchio. Sarà necessario raccogliere prove specifiche per ogni singolo caso e compilare un dossier dettagliato che illustri: Le informazioni raccolte su ciascun marchio contraffatto, compresi i dettagli del marchio, come lo stato della registrazione, se è registrato in Cina, la misura in cui il marchio è utilizzato in Cina (se è utilizzato su merci solo prodotte o anche vendute in Cina). Informazioni sui canali di distribuzione Informazioni sull ampiezza della violazione (articoli venduti) Tutte le informazioni raccolte devono essere legalizzate/autenticate e devono essere fornite copie originali delle stesse. 5

6 Guida alla tutela dei marchi in Cina Caso pratico Fatti: Nel 2009 è stato avviato in Cina un importante procedimento per violazione di marchio, nel quale una società europea è stata citata in giudizio per un importo di 40 milioni di RMB (circa 5,4 milioni di euro) come risarcimento danni. La società europea utilizzava un marchio mondiale che ha cercato di registrare in Cina nel 2003, scoprendo, però, che un'impresa con sede a Shenzhen possedeva già tale marchio. La domanda di annullamento del marchio cinese, basata sul mancato utilizzo, è stata respinta, in quanto la società di Shenzhen aveva utilizzato il marchio e disponeva di negozi a Shenzhen che vendevano prodotti simili. Azione intrapresa: La società europea ha preso la decisione di fare rebranding, abbandonando, così, l'uso del marchio sui propri prodotti in tutto il mondo e introducendo un marchio completamente nuovo. Qual è la lezione? Il costo di registrazione è spesso citato come motivo per non registrare i DPI in Cina o per non registrare in altre classi di marchi. Tuttavia,tale strategia, ben lungi dal far risparmiare denaro, si è rivelata più volte molto costosa. La questione non si limita alle imprese europee, ma riguarda anche il mercato interno. Ad esempio, non registrando il proprio marchio, l azienda Harbin Zheng Yang He, produttrice di salsa di soia, ha risparmiato RMB (circa EUR 140) di tassa ufficiale più la parcella dell agente marchi, ma ne ha persi RMB (circa EUR) dovendo riacquistare il marchio successivamente. Le imprese straniere dovrebbero tutelarsi in anticipo e prendere in seria considerazione la registrazione dei propri marchi in Cina, anche se non hanno intenzione di fabbricare prodotti lì o entrare in quel mercato nel breve periodo. 5. Tutelare i propri diritti Sebbene vi siano ancora alcuni aspetti critici da risolvere, la tutela dei marchi attraverso il sistema giudiziario cinese è notevolmente migliorata, in particolare nelle grandi città come Pechino, Shanghai e Guangzhou, dove esistono attualmente tribunali per i diritti di proprietà intellettuale, che sono relativamente poco costosi rispetto alle spese legali di altre giurisdizioni. È inoltre possibile agire anche con misure amministrative (comprese quelle doganali) e penali. Queste vie di tutela possono anche essere combinate tra loro per ottenere un risultato positivo. Prima di iniziare qualsiasi azione ufficiale di tutela: raccogliere prove! In Cina, le prove ottenute, che potrebbero servire come prova di contraffazione, non sono considerate prove ai sensi del diritto cinese. In generale, i tribunali e le altre amministrazioni cinesi accettano solo le prove autenticate da un notaio. Pertanto, assicurarsi, nel riscontrare un infrazione, di ottenere prova notarile della violazione, attraverso un notaio cinese. Le fiere commerciali, ad esempio, possono essere un utile piattaforma per ottenere prove di violazioni della proprietà intellettuale. Per informazioni dettagliate su questo processo, consultare la guida dell Helpdesk DPI PMI della Cina Come raccogliere prove efficaci alle fiere (How to Collect Effective Evidence at Trade Fairs). Il deposito di una denuncia: Amministrazione per l Industria e il Commercio (AIC) È possibile depositare una denuncia presso l ufficio locale dei marchi dell Administration of Industry and Commerce (AIC), del luogo in cui è stata commessa la contraffazione (produzione, vendita, immagazzinamento, ecc.), specificando i diritti sul marchio di cui si è titolari (allegando una copia del certificato di registrazione del marchio) e fornendo le prove della contraffazione identificata (come, per esempio, campioni del prodotto in questione). Questa forma di azione di tutela può essere considerata pratica, avendo l obiettivo di indagare e sequestrare i prodotti contraffatti. Dopo la conclusione dell operazione di sequestro, l AIC valuterà l effettiva contraffazione e, se confermata, ordinerà al contraffattore di cessare l attività illegale e, soprattutto, dovrebbe confiscare e distruggere tutti i prodotti e gli strumenti specificamente utilizzati per la produzione degli articoli contraffatti. Inoltre, a seguito di un infrazione, l AIC può anche infliggere una sanzione; tuttavia, l importo della stessa è relativo all attività illecita e non può essere superiore a cinque volte il valore di tale attività. Nei casi in cui non è possibile calcolare l ammontare della sanzione, l AIC imporrà un importo fisso fino ad un massimo di RMB (circa EUR). L AIC ha la funzione mediatore nella risoluzione di casi di contraffazione e non può concedere risarcimenti. Pertanto, la valutazione e l attribuzione di un risarcimento sono di esclusiva competenza dei tribunali cinesi. Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, dell Ispezione e della Quarantena (AQSIQ) L AQSIQ è responsabile del monitoraggio della qualità dei prodotti, dello sviluppo e della definizione di standard nazionali, della certificazione della qualità dei prodotti e della gestione di azioni contro la contraffazione e la cattiva qualità delle merci. Poiché il ruolo principale di questa istituzione è legato alla qualità e non alla tutela di un diritto di proprietà intellettuale, chiunque può rivolgersi all AQSIQ per presentare un reclamo senza dover giustificare un interesse personale. Per poter presentare una denuncia è necessario che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: I prodotti sono di qualità inferiore agli standard. I prodotti sono venduti in confezioni contenenti nomi e indirizzi falsi o fuorvianti. L AQSIQ ha gli stessi poteri dell AIC durante un ispezione. La multa per la vendita di prodotti falsi e di scarsa qualità è, nella maggior parte dei casi, tra 2 e 5 volte il valore dei prodotti originali. Per vedere un breve video che documenta un caso pratico in cui una PMI europea operante in Cina ha chiesto un ispezione, si prega di consultare il canale Youtube dell Helpdesk al seguente indirizzo La tutela civile a) Protezione del marchio Per avviare un procedimento civile è necessario seguire i seguenti passi: Presentare un ricorso presso la sezione civile dei tribunali del popolo. Il tribunale fissa una data per un udienza preliminare durante la quale le parti esamineranno e discuteranno le prove dinanzi alla Corte. Anche se è possibile che il tribunale svolga indagini e ordini un ispezione, in realtà le prove sono di solito presentate dalle parti stesse. Prima di concludere il procedimento, il tribunale offrirà alle parti interessate la possibilità di risolvere la controversia. La pronuncia della sentenza può richiedere alcuni mesi, ma la durata specifica dipende in larga misura dalla complessità di ciascun caso. b) Rimedi offerti da un procedimento civile Il Corte può determinare una delle seguenti risoluzioni: Un ingiunzione di cessazione della contraffazione. 6

7 Strumenti gratuiti per la gestione dei DPI in Cina La confisca di tutte le merci contraffatte, nonché dei macchinari e delle attrezzature utilizzati per produrle. Concedere al titolare del marchio un risarcimento danni, a carico del contraffattore. c) L ammontare del risarcimento in caso di contraffazione è determinato in relazione a: Le perdite del titolare della proprietà intellettuale. I profitti generati dalla contraffazione. La data del pagamento dei diritti del marchio registrato, nel caso sia difficile determinare sia le perdite sia l interesse effettivo dei contraffattori. Qualora il calcolo dei suddetti tre punti sia difficile, il tribunale può, sulla base delle circostanze della violazione, imporre danni fino a di RMB (circa EUR). La tutela doganale La General Administration of Customs (GAC) è un autorità centralizzata che esercita il proprio controllo alla frontiera sulle merci in entrata ma anche su quelle in uscita. Ciò è molto utile per impedire che i container che trasportano merci contraffatte lascino il paese. La registrazione (c.d. recordal*) del marchio presso la GAC non è un prerequisito, ma è altamente raccomandata e, se eseguita, permette alla GAC di bloccare prodotti sospetti senza la necessità di una richiesta specifica da parte del titolare del marchio. Per ulteriori informazioni su come utilizzare le dogane per la propria tutela, si prega di consultare la nostra Guida all utilizzo delle dogane per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) in Cina. La tutela penale a) Quali sono le azioni che costituiscono un reato in materia di marchi? Le azioni che costituiscono reato sono le seguenti: La produzione o la vendita consapevole di prodotti contraffatti. La produzione di rappresentazioni contraffatte o non autorizzate di marchi. b) In generale è necessario denunciare un reato alla Procura del Popolo* al fine di avviare un procedimento penale dinanzi a una Corte. Gli organi di pubblica sicurezza hanno il potere di arrestare i sospetti e di interrogarli, nonché di perquisire e ispezionare i locali senza restrizioni. Le sanzioni penali per la violazione di un marchio sono la reclusione a tempo determinato fino a 3 anni o la reclusione e/o multa se le condizioni sono gravi o le vendite sono avvenute su larga scala e da tre a sette anni se le condizioni sono considerate estremamente gravi o la vendita è avvenuta su amplissima scala. Per ulteriori informazioni su come far valere i propri diritti in Cina, consultare la nostra Guida alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina. Glossario* Esame formale - Si veda il sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi - alla voce Informazioni generali: Procura del Popolo - Le procure del Popolo in Cina sono organi statali di controllo legale. La loro struttura organizzativa corrisponde a quella dei Tribunali del Popolo. Recordal - Il processo di registrazione di diverse forme di diritti di proprietà intellettuale. Punti principali Adottare misure per registrare quanto prima i propri marchi e loghi in Cina e chiedere la consulenza di un legale o di un agente marchi al fine di garantire un adeguata protezione nelle classi correlate. Registrare su larga scala in Cina - non limitarsi alla classe immediata per il prodotto da vendere, ma valutare se lo stesso marchio potrebbe essere utilizzato su articoli correlati o su confezioni, pubblicità e persino merchandising. Poiché la registrazione di un marchio in caratteri latini non protegge automaticamente il marchio dall uso o dalla registrazione dello stesso o di un marchio simile scritto in cinese, si consiglia di valutare la possibilità di registrare i propri marchi chiave in cinese, al fine di: (a) prevenire registrazioni cinesi indesiderate e (b) preparare il campo per le vendite in Cina in una data futura. Assicurarsi di pensare attentamente alla traduzione in cinese del proprio marchio e chiedere l assistenza di madrelingua ed esperti di marketing. Comprendere che i diversi diritti coprono diversi aspetti della proprietà intellettuale e che ciascuno di essi ha i suoi limiti (ad esempio, i brevetti di disegni e modelli hanno una portata relativamente limitata), quindi cercare di evitare di utilizzare un solo tipo di protezione e adottare invece un approccio combinato. In caso di dirottamento del marchio, prendere in considerazione l ipotesi di riacquistare il proprio marchio utilizzando uno studio legale cinese per la negoziazione. In alcuni casi, l utilizzo di un legale cinese, in qualità di mediatore, può consentire di riacquistare il proprio marchio ad un prezzo più conveniente di quello che si potrebbe ottenere negoziando direttamente con il venditore. Per ottenere risultati ottimali è possibile combinare tutti di azioni di tutela: un ispezione amministrativa può essere seguita da un contenzioso civile e un negoziato può essere stimolato dalla minaccia di un azione penale. Link correlati Risorse dell'helpdesk Cina in materia di DPI per le PMI Come trovare un agente per la Proprietà Intellettuale - Utilizzo delle dogane per la tutela della proprietà intellettuale in Cina - Il sistema della proprietà intellettuale Cina ed Europa a confronto - Il modulo di E-learning sui marchi commerciali - Risorse esterne Elenco degli agenti autorizzati in materia di marchi, dal sito web ufficiale del China Trade Mark Office (CTMO). Lista dei paesi membri del Protocollo di Madrid, dal sito web ufficiale del World Intellectual Property Office (WIPO) - treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf Amministrazione statale per l'industria e il commercio (SAIC) Ufficio dei marchi (OCM) - L'Ufficio dei marchi ha il compito di ctmo.gov.cn Amministrazione generale della supervisione della qualità, dell'ispezione e della quarantena (AQSIQ) - Ufficio di Stato per la proprietà intellettuale (SIPO) - Il "supermercato dei marchi Procura del Popolo IP Key - Tabella di marcia aggiornata di IP Key per la protezione del marchio in Cina (2015) - trademarks/ trademark-protection-roadmap 7

8 Co-finanziato da: Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare l'helpdesk: Room 2480, Beijing Sunflower Tower No. 37 Maizidian Street Chaoyang District Beijing , P.R. China T. +86 (10) F. +86 (10) question@china-iprhelpdesk.eu Per una consulenza gratuita, confidenziale e di taglio operativo in materia di DPI nel giro di tre giorni lavorativi, scrivete all indirizzo: question@china-iprhelpdesk.eu Il China IPR SME Helpdesk fornisce alle piccole e medie imprese (PMI) europee consulenza gratuita, confidenziale e di taglio operativo in relazione ai DPI in Cina. Lo sportello dell Helpdesk: Potete porre le vostre domande all'helpdesk telefonicamente, via (question@china-iprhelpdesk.eu) o di persona e riceverete una consulenza gratuita e confidenziale da parte di un esperto di PI in Cina nel giro di tre giorni lavorativi. Corsi: L'Helpdesk impartisce, in Cina ma anche in Europa, corsi di formazione sulla protezione e la tutela dei DPI in Cina, compresi Hong Kong, Macao e Taiwan, adattabili sulle base delle specifiche esigenze delle imprese. Materiali: Le guide dell Helpdesk e i materiali di formazione che affrontano svariate problematiche concernenti la PI in Cina sono scaricabili gratuitamente dal portale on-line. Servizi on-line: Il portale multilingue dell Helpdesk ( consente un accesso diretto alle guide, alla casistica, ai moduli di E-learning, alle informazioni sugli eventi in programma e ai seminari via web. Progetto realizzato da: Scaricare la guida: Clausola di esonero delle responsabilità: Il contenuto di questa pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l opinione della Commissione europea. Il servizio del China IPR SME Helpdesk non ha natura legale o di consulenza e non comporta l assunzione di alcuna responsabilità riguardo alle conseguenze di qualunque azione compiuta sulla base di questo servizio. Gli utenti sono invitati a ricorrere ad una consulenza indipendente prima di assumere qualsiasi azione specifica riguardo alla protezione o alla difesa di diritti di proprietà intellettuale. Ultimi aggiornamenti: 2018