UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 27 settembre 2012

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1 UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Commissioni di ricorso Nel procedimento R 2515/ DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 27 settembre 2012 La Tazza D'Oro S.r.l. Strada Consortile Ovest 8 IT Uta (CA) Italia richiedente / ricorrente rappresentata da CUCCIA & SIMINO S.r.l., Corso di Porta Romana, 23, IT Milano, Italia contro Tazza d'oro S.r.l. Via Pontina, Km. 27,400 IT Pomezia (RM) Italia opponente / resistente RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B (domanda di marchio comunitario n ) LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e S. Martin (Membro) Cancelliere: P. López Fernández de Corres ha adottato la seguente Lingua del procedimento: italiano

2 2 Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda del 9 luglio 2007, LA TAZZA D'ORO S.r.l. (in prosieguo la richiedente ) chiedeva la registrazione del seguente marchio figurativo: per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi: Classe 11 Macchine per fare il caffè espresso, macchine a filtro per fare il caffè e/o il tè, macchine per tostare il caffè. Class 21 Macchine per fare il caffè non elettriche, macinini per il caffè. Class 30 Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè, cioccolato, caramelle, gelati; caffè macinato, in chicchi ed in cialde, essenze ed estratti di caffè, caffè istantaneo, miscele per bevande liquide e in polvere e non compresi in altre classi, bevande a base di caffè, tisane, bevande al tè, cacao e preparati a base di cacao, bevande a base di cacao. Class 43 Servizi di ristorante, bar e caffetteria. 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 18/2008 del 5 maggio In data 1 agosto 2008 Tazza d'oro S.r.l. (in prosieguo l opponente ) proponeva opposizione, invocando gli impedimenti relativi di cui all articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, RMC. 4 L impedimento di cui all articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC era motivato con il rischio di confusione tra il marchio della richiedente e, tra gli altri, i seguenti marchi anteriori: a) marchio di tipo figurativo, contenente la dicitura TAZZA D ORO e disegno, come di seguito riprodotto: registrato in l Italia con il n con data di deposito del 31 luglio 2002 e data di registrazione del 25 novembre 2002, per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi: Classe 9 Macchine per la preparazione e distribuzione di bevande calde e fredde.

3 3 Classe 11 Apparecchi per la preparazione e distribuzione di bevande calde e fredde. Class 30 Caffè, te, cacao, orzo, erbe per la preparazione di bevande, decotti di erbe non per uso medico, zucchero e loro succedanei, pasticceria, confetteria, gelati. Class 43 Servizi di approvvigionamento di bevande e cibo, servizi di ristorazione, caffè, caffetterie, bar e snack bar, servizi di catering. registrato in Germania con il n con data di deposito del 19 giungo 1998 e data di registrazione del 29 giungo 2005, per Class 30 Riso, zucchero. registrato a Malta con il n CV con data di deposito del 1 maggio 2004 e data di registrazione del 22 marzo 2005, per depositato il 1 maggio 2004 in Polonia con il n. Z (registrazione pendente) per in Portogallo con il n con data di registrazione del 12 settembre 2007, per Class 30 Caffè, te, cacao, riso, zucchero, succedanei; registrato in Slovacchia con il n con data di deposito del 19 giugno 1998 e data di registrazione del 9 giugno 2005, per registrato in Slovenia con il n con data di deposito del 1 maggio 2004 e data di registrazione del 13 giugno 2005, per registrato in Spagna con il n con data di deposito del 19 giungo 1998 e data di registrazione del 3 giugno 2005, per b) marchio di tipo figurativo, contenente la dicitura CAFFE TAZZA D ORO e disegno, come di seguito riprodotto:

4 4 registrato in Italia con il n con data di deposito del 29 novembre 1984 e data di registrazione del 26 gennaio 1987 con corrispondente rinnovo, per Class 30 Caffe in grani. Class 32 Bevanda. c) marchio di tipo figurativo, contenente la dicitura TAZZA D ORO e disegno, come di seguito riprodotto: registrato in Italia con il n con data di deposito del 13 giungo 1996 e data di registrazione del 28 agosto 1998 con corrispondente rinnovo, per Class 30 Caffè, te, cacao, zucchero riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio. d) marchio di tipo denominativo TAZZA D ORO registrato in Italia con il n con data di deposito del 26 novembre 1984 e data di registrazione del 26 gennaio 1987 con corrispondente rinnovo, per Class 30 Caffè in grani. Class 32 Bevanda. L impedimento di cui all articolo 8, paragrafo 4, RMC era fondato sul seguente segno utilizzato in Italia nella normale prassi commerciale: e) denominazione sociale Tazza D Oro S.r.l. per torrefazione ed impacchettamento di caffè, zucchero e droghe; importazione e commercio all ingrosso di caffè crudo e tostato, zucchero, tè, cacao e droghe; produzione di macchinari per la preparazione di bevande calde e fredde; servizi di approvvigionamento di bevande e cibo, servizi di ristorazione, bar, caffetterie, servizi di catering.

5 5 5 L opposizione era diretta contro tutti i prodotti e servizi della domanda ( i prodotti e servizi in contestazione ) ed era basata su tutti i prodotti e servizi dei segni distintivi di cui sopra, dei quali è titolare o licenziatario (con delega ad agire). 6 La richiedente si difendeva con una memoria datata 22 marzo 2010, nella quale faceva valere l assenza di carattere distintivo, per un consumatore italiano, dell espressione Tazza d oro, in quanto elogiativa della qualità del caffè e produceva, al riguardo una sentenza del Tribunale di Milano pronunciata in una controversia tra le stesse parti nella quale il marchio Tazza d oro è stato giudicato non distintivo e la sentenza del Tribunale di Primo Grado del 5 aprile 2006, T-344/03, Selezione Oro Barilla. 7 L opponente non replicava. 8 Con decisione in data 26 ottobre 2010, la divisione di Opposizione accoglieva l opposizione nella sua totalità sulla base dell anteriorità italiana n che veniva giudicata suggestiva ma non priva di carattere distintivo e la domanda della richiedente veniva respinta per tutti i prodotti e servizi in contestazione. 9 In data 18 dicembre 2010 la richiedente proponeva ricorso avverso la decisione impugnata. Una memoria contenente i motivi perveniva in data 28 febbraio Il 17 maggio 2011 l opponente era invitata ad inviare eventuali osservazioni, ma a causa di un errore dell Ufficio, l invito non veniva recapitato. 11 L Ufficio rendendosi conto di questo disguido, invitava nuovamente, il 21 marzo 2012, l opponente a formulare osservazioni sul ricorso entro due mesi dalla ricezione della presente comunicazione. 12 L opponente non presentava osservazioni. Conclusioni e argomenti delle parti 13 La richiedente chiede che l opposizione venga rigettata. Fa valere i seguenti motivi: a) la divisione di Opposizione ha contraddetto la sentenza del Tribunale di Milano che ha deciso che Tazza d oro è descrittivo e non può costituire valido marchio; b) i marchi non sono confondibili per un consumatore italiano, considerata la mancanza di carattere distintivo del marchio anteriore; c) dal punto di vista visivo, vi sono evidenti differenze nella grafia del testo e nella presenza della tazzina stilizzata; d) dal punto di vista fonetico, vi sono chiare differenze; e) dal punto di vista concettuale, la differenza tra una tazza e una tazzina è evidente.

6 6 Motivazione 14 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMC e alla regola 48 REMC ed è pertanto ammissibile. 15 La decisione è annullata perché l opposizione basata sui diritti anteriori in Italia è infondata, ma il fascicolo dev essere restituito alla divisione di Opposizione per l esame dell opposizione fondata sui diritti nei restanti Stati membri. Le ragioni sono spiegate qui di seguito. Sul rischio di confusione con il marchio italiano n e con la ditta 16 La divisione di Opposizione ha dichiarato fondata l opposizione e ha respinto la domanda di registrazione sulla base dell anteriorità italiana n , avente ad oggetto il marchio figurativo TAZZA D ORO e disegno stilizzato di tazza. 17 La richiedente afferma che tale conclusione è errata, perché il proprio marchio si distingue a sufficienza dall anteriorità, alla quale deve oltretutto ascriversi un grado di distintività molto basso. 18 La Commissione concorda. Infatti, lo stesso Tribunale di Milano ha statuito, mediante sentenza passata in giudicato (pronuncia del 10 luglio 2006 nella causa iscritta al Reg. Gen. n /2003), che il caffè si serve abitualmente in una tazza e che il riferimento all oro serve ad indicare metaforicamente qualcosa di pregevole (si veda, in proposito, sentenza del 5 aprile 2006, T-344/03, Selezione Oro Barilla ). 19 Di conseguenza, per il consumatore italiano, l espressione tazza d oro indica un ottimo caffè servito in una tazza, non la provenienza commerciale del prodotto. Il Tribunale di Milano si è spinto fino ad affermare che non si ritiene che il termine Tazza d Oro possa costituire valido marchio d impresa distintivo di prodotti quale il caffè ovvero altra bevanda affine senza incorrere nel divieto [di registrazione] di cui all art. 18 lett. b) della Legge marchi, atteso che l espressione, con riferimento alle attività svolte [dalla titolare del marchio] è del tutto descrittiva e non è appropriabile come segno distintivo. 20 La motivazione fornita dal Tribunale di Milano è esauriente e la Commissione ne deve tenere conto. Il Tribunale, infatti, ha spiegato in maniera approfondita e precisa perché la parola tazza è descrittiva del contenitore dove si serve il caffè e perché la parola oro è compresa come indicazione della qualità. Il Tribunale ha spiegato in maniera convincente come il consumatore di lingua italiana, che conosce il significato di tazza e oro le ricongiungerà concettualmente e comprenderà l espressione come indicazione di un caffè di ottima qualità contenuto in una tazza. 21 La Commissione trova questo ragionamento assia persuasivo e non può non tenere conto di una sentenza resa da un tribunale specializzato in materia di proprietà industriale circa il carattere distintivo di un marchio nazionale. 22 La Commissione aderisce totalmente a quanto affermato dal Tribunale di Milano e fa suo il ragionamento e le conclusioni (si veda anche la sentenza della Corte di Giustizia resa il 24 maggio 2012, C-196/11 P, F1-Live ).

7 7 23 Al consumatore italiano, come ha indicato il Tribunale di Milano, non sfugge il contenuto puramente descrittivo del marchio della opponente e, pertanto, le differenze di grafica che il marchio della richiedente presenta rispetto all anteriorità basteranno sicuramente ad escludere il rischio di confusione. 24 La prima differenza sta nel fatto che il marchio della richiedente comprende solo del testo e non un disegno, come nel marchio dell opponente. Si tratta di una differenza osservabile a colpo d occhio e che pertanto non sfuggirà certo ad un consumatore attento. 25 La seconda differenza è nella grafia. Infatti, nel marchio della richiedente viene impiegato un carattere simile al manoscritto e l andamento è inclinato. Tutt altra grafica presenta invece il marchio anteriore, caratterizzato dall impiego di lettere maiuscole in stampatello. Una differenza ulteriore che non passerà inosservata è la presenza dell articolo La nel marchio della richiedente: il marchio, quindi, è più lungo anche perché invece di tazza è impiegata la parola tazzina che possiede due lettere in più. A ciò aggiungasi che è la parte iniziale dei marchi che maggiormente attira l attenzione. Si deve anche considerare la differenza nel tono cromatico dei marchi: nero in un caso, grigio nell altro. 26 Nel complesso quindi, i marchi producono un impressione visiva assai differente. 27 Dal punto di vista fonetico, le differenze non sono certo trascurabili. Il marchio della richiedente verrà infatti pronunciato la-taz-zi-na-do-ro, vale a dire dicendo sei sillabe, mentre il marchio anteriore suonerà come taz-za-do-ro, poiché solo totalizza quattro sillabe. 28 Concettualmente, vi è una debole somiglianza perché entrambi i marchi richiamano la stoviglia nella quale si serve il caffè e la metafora aurea. Questo fattore di somiglianza, tuttavia, è lungi dall essere decisivo ai fini della confondibilità perché riguarda aspetti descrittivi, come si è indicato in precedenza. 29 In conclusione, gli elementi di differenziazione presenti nel marchio della richiedente sono sufficienti a scongiurare qualsiasi rischio di confusione con il marchio anteriore n , anche se entrambi i marchi fossero usati per prodotti e servizi uguali o simili. 30 Le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, a fronte del marchio figurativo italiano n CAFFE TAZZA D ORO e disegno di tazza. 31 Anche rispetto al resto dei marchi italiani dell opponente, vale a dire il marchio figurativo TAZZA D ORO n , il marchio denominativo n TAZZA D ORO che il Tribunale di Milano ha ritenuto invalido si rilevano differenze di testo e di grafica che un consumatore mediamente avveduto non mancherà di rilevare. 32 Analoghe considerazioni valgono, infine, per la denominazione sociale Tazza d Oro S.r.l.. La tutela di tale segno esige, ai sensi della legislazione italiana, che sussista un rischio di confusione. 33 L opponente ha fatto valere, in sede di opposizione, che i propri marchi rivestono

8 8 un carattere distintivo elevato in Italia in virtù dell uso intensivo che degli stessi è stato fatto. L opponente ha depositato del voluminoso materiale. Al riguardo, la Commissione osserva quanto segue: le confezioni di prodotto (allegato D 11) non sono datate e non è pertanto possibile verificare se corrispondono a quelle utilizzate nel periodo recente o se documentano, come il design passato di moda sembra indicare, un uso risalente ad un epoca remota; le centinaia di fatture documentano vendite limitate alla città di Roma e zone limitrofe; la presenza commerciale in altre zone del Paese è pressoché nulla; i documenti di natura contabile (copie di bilanci) non comunicano alcuna informazione circa l uso dei marchi e, in particolare, la percezione che di essi ne ha il pubblico in generale. 34 Come già aveva osservato il Tribunale di Milano, la documentazione è idonea solo a dimostrare l acquisto di una rinomanza a livello locale (Roma) ma non a provare una penetrazione dei segni distintivi nel settore del caffè in Italia tale da assumere un significato individualizzante dell attività dell opponente. Sulla base del materiale prodotto, è pertanto da escludere che i marchi abbiano acquisito, attraverso l uso, l elevato carattere distintivo che rivendica l opponente. Manca la prova che il pubblico italiano (escluso quello della zona di Roma) sia stato esposto al marchio TAZZA D ORO in maniera sufficiente da far acquisire al segno quel carattere distintivo di cui è inerentemente privo. 35 L argomento basato sull elevato carattere distintivo dei segni sui quali è basata l opposizione per quanto riguarda l Italia dev essere quindi rigettato. 36 Alla luce di quanto sopra, la decisione impugnata dev essere annullata: infatti, non sussiste, rispetto ai segni distintivi italiani dedotti in opposizione marchi e ditta alcun rischio di confusione. 37 Poiché, tuttavia, l opposizione era basata su marchi registrati in altri Stati membri, è necessario rinviare la pratica alla divisione di Opposizione per il relativo esame della sussistenza del rischio di confusione. Spese 38 Poiché la presente decisione non risolve totalmente l opposizione, la Commissione ritiene, per motivi di equità, che le parti debbano affrontare le proprie spese, tanto nella fase dell opposizione quanto in quella di ricorso (articolo 85, paragrafo 2, RMC).

9 9 Dispositivo Per i suddetti motivi, LA COMMISSIONE così decide: 1. La decisione impugnata è annullata. 2. Il fascicolo è restituito alla divisione di Opposizione. 3. Le parti sopportano le proprie spese. Th. M. Margellos C. Rusconi S. Martin Cancelliere: P. López Fernández de Corres